聶 鑫

商業(yè)秘密不可避免披露原則的制度發(fā)展與移植設(shè)想

聶 鑫

內(nèi)容提要：不可避免披露原則是美國通過司法判例創(chuàng)設(shè)并確立的一項(xiàng)商業(yè)秘密保護(hù)方式，該原則對于員工“攜密跳槽”這一主要的商業(yè)秘密泄露方式具有主動的防御作用，因此該原則雖備受爭議，但在美國的發(fā)展大有擴(kuò)張之勢。我國對不可避免披露原則的移植兼具必要性和可能性，我國立法在對該原則的接納過程中應(yīng)適當(dāng)參鑒該原則在美國適用發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，對該原則適用條件進(jìn)行必要的規(guī)范和限制，以平衡前后雇主與雇員之間的利益。

商業(yè)秘密 不可避免披露 適用限制 移植

一、問題的提出

隨著全球化進(jìn)程的加快推進(jìn)和知識經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，企業(yè)所面臨的市場競爭日趨激烈，商業(yè)秘密作為企業(yè)知識和智慧的結(jié)晶，已成為企業(yè)核心競爭力的重要組成部分，具有愈加重要的無形資產(chǎn)價(jià)值。然而，對于企業(yè)而言，商業(yè)秘密的保護(hù)并非易事：商業(yè)秘密作為企業(yè)無形財(cái)產(chǎn)，首先基于客體非物質(zhì)性的本質(zhì)屬性，決定了其具有非競爭性和非排他性特征a非競爭性是指增加一個(gè)產(chǎn)品的消費(fèi)者，不會減少其他人對于產(chǎn)品的消費(fèi)數(shù)量和質(zhì)量。非排他性是指一旦將產(chǎn)品出賣給某個(gè)消費(fèi)者，由于傳遞費(fèi)用的費(fèi)用低，那個(gè)消費(fèi)者就會變成原始生產(chǎn)者的潛在競爭對手。參見羅伯特·D·考特、托馬斯·S·尤倫著：《法和經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版）》，施少華、姜建強(qiáng)等譯，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社2002年版，第92-94頁。，因此，相比有形財(cái)產(chǎn)，更加容易溢出產(chǎn)權(quán)人的控制，而被他人“搭便車”；其次，企業(yè)創(chuàng)造商業(yè)秘密的目的和初衷就是為了將其投入生產(chǎn)或經(jīng)營領(lǐng)域使用，這就意味著商業(yè)秘密必定要向一定范圍的員工公開，只有這樣才能發(fā)揮應(yīng)有的效用，而企業(yè)員工又是自由流動的，因此，員工“攜密跳槽”現(xiàn)象在實(shí)踐中屢見不鮮。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國目前商業(yè)秘密刑事案件中有60%與員工跳槽泄密有關(guān)，32%的員工會為了增加就業(yè)競爭力出賣原雇主的商業(yè)秘密；b《盤點(diǎn)2010年以來的30起企業(yè)泄密案件》，http：//news.cnfol.com/130907/101，1609，15936218，00.shtml，最后訪問日期：2016年5月16日。再則，由于我國的商業(yè)秘密相關(guān)立法還處于起步階段，從目前立法對于商業(yè)秘密侵權(quán)的救濟(jì)方式而言，主要提供的是事后救濟(jì)，即只有權(quán)利人舉證證明侵犯商業(yè)秘密事實(shí)已經(jīng)發(fā)生的前提下，才能以訴訟的方式對侵犯商業(yè)秘密的行為進(jìn)行法律追責(zé)c作為目前我國商業(yè)秘密保護(hù)立法依據(jù)的《反不正當(dāng)競爭法》，其中第10條關(guān)于侵犯商業(yè)秘密行為類型的列舉均為商業(yè)秘密侵權(quán)行為已經(jīng)發(fā)生的情形。即便是在2016年2月由國務(wù)院法制辦最新公布的《反不正當(dāng)競爭法（修訂草案送審稿）》中有關(guān)商業(yè)秘密的立法修訂，也并未改變對于商業(yè)秘密侵權(quán)事后救濟(jì)的性質(zhì)，僅在商業(yè)秘密權(quán)構(gòu)成要件、侵權(quán)處罰力度，舉證責(zé)任等方面做了一定程度的調(diào)整。。雖然商業(yè)秘密權(quán)利人可以通過訴訟追回一部分經(jīng)濟(jì)損失，但是技術(shù)或經(jīng)營信息的秘密點(diǎn)在侵權(quán)過程中被公開，最終導(dǎo)致商業(yè)秘密權(quán)喪失的結(jié)果也是常有之事，可謂得不償失。正是基于以上問題的存在，所以縱然商業(yè)秘密保護(hù)相對于專利保護(hù)具有天然的確權(quán)成本、時(shí)間維持、客體范圍等諸多優(yōu)勢dSee Melvin F. Jager， Trade Secrets Law， Clark Boardman Company， Ltd. ，1985. 63.，但我國很多企業(yè)仍顧慮使用商業(yè)秘密的保護(hù)方式保護(hù)其專有信息（特別是技術(shù)信息），會直接導(dǎo)致很多具有核心競爭力的專有信息保護(hù)缺失或不當(dāng)。

為解決目前我國商業(yè)秘密保護(hù)存在的問題，使我們將目光投向了美國法。美國法基于對商業(yè)秘密的保護(hù)，曾發(fā)展出獨(dú)有的不可避免披露原則（Inevitable Disclosure Theory），該原則適用于涉密雇員跳槽到競爭對手企業(yè)過程中不可避免泄露前雇主商業(yè)秘密之情形，前雇主通過向法院申請核發(fā)禁止令禁止雇員任職新工作的方式，可主動防范商業(yè)秘密的潛在泄露威脅。eSeeDavidLincicum. Inevitable Conflict？： California’s Policy of Worker Mobility and the Doctrine of “Inevitable Disclosure”， 75 S. CAL. L. REV. 1257 （2002）.由于不可避免披露原則之設(shè)計(jì)立足于解決作為侵犯商業(yè)秘密主要方式的“攜密跳槽”問題，并且為商業(yè)秘密權(quán)人預(yù)設(shè)了主動防御的法律武器，因此受到了商業(yè)秘密權(quán)利人的追捧。美國《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》（Uniform Trade Secret Act）以及《不正當(dāng)競爭法重述第三版》［Restatement （third） of Unfair Competition］中也均對不可避免披露原則提供了立法支撐。f《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》規(guī)定：“實(shí)質(zhì)或者潛在的侵犯商業(yè)秘密行為時(shí)，可以向法院核發(fā)禁止令”。《不正當(dāng)競爭法重述第三版》中亦規(guī)定：“持續(xù)的或者存在侵犯商業(yè)秘密威脅時(shí)，可以向法院申請核發(fā)禁止令”。然而，不可避免披露原則在美國的適用和推廣也并非一帆風(fēng)順，該原則雖然得到州法院判例支持有擴(kuò)張之勢，但是學(xué)界和司法界對其侵害員工自由流動權(quán)過甚的質(zhì)疑和批評之聲從未停歇過。然而本文始終認(rèn)為不可避免披露原則在我國的引入和借鑒，無論對于豐富我國商業(yè)秘密侵權(quán)理論，還是對于解決商業(yè)秘密保護(hù)在實(shí)踐中的問題都具有積極的作用和價(jià)值，只是在該原則的借鑒和移植過程中，需要通過追溯該原則的產(chǎn)生和適用發(fā)展歷程，吸取具體規(guī)則制定經(jīng)驗(yàn)，并立足我國的特殊國情，合理安排和設(shè)計(jì)規(guī)則，以重新建構(gòu)起前后雇主與雇員之間的利益衡平。

二、不可避免披露原則的確立

不可避免披露原則起源于1919年紐約州最高法院的Eastman Kodak v. Power Film Products一案。gEleanore R. Godfrey， Inevitable Disclosure of Trade Secrets： Employee Mobility v. Employer’s Rights， 3 J. High Tech. L. 161 （2004）.該案中被告Warren原來是原告柯達(dá)公司的員工，后準(zhǔn)備跳槽到柯達(dá)公司競爭對手的Power Film Products公司。雖然Warren與柯達(dá)公司簽訂了競業(yè)禁止協(xié)議和保密協(xié)議，但是柯達(dá)公司仍認(rèn)為如果Warren到競爭對手公司，在任職過程中會不可避免地披露其掌握的柯達(dá)公司商業(yè)秘密，因此其提出了訴訟，希望法院核發(fā)禁止令，阻止Warren到其競爭對手Power Film Products公司就職。盡管柯達(dá)公司沒有證明其實(shí)際侵犯商業(yè)秘密的行為存在，但法院還是支持了雙方簽訂的競業(yè)禁止協(xié)議和保密協(xié)議效力，認(rèn)為如果讓被告到原告競爭對手的公司就職會導(dǎo)致原告柯達(dá)公司商業(yè)秘密的泄露和會給其帶來不可彌補(bǔ)的損失，因此最終核發(fā)了禁止令。hEastman Kodak Co. v. Power Film Products. Inc.， 179 N. Y. S. 325， 330 （1919）.雖然Kodak案建立了不可避免披露原則，但是該原則卻沒有隨之得到廣泛的推廣，在接下來的幾十年里美國法院很少適用該原則。

直到1964年的E. I. DuPont v. American Potash案，美國法院才首次正式使用“不可避免披露”一詞。在該案中原告DuPont公司是美國唯一成功利用一種特別的氯化工藝制作二氧化鈦技術(shù)的廠商，而被告Hirsch作為原告的前員工，曾在原告公司工作了近七年，并負(fù)責(zé)氯化工藝的開發(fā)。1962年該案的另一被告Potash公司為了開發(fā)氯化工藝制作二氧化鈦技術(shù)的業(yè)務(wù)而招募新員工，Hirsch隨之就從DuPont公司辭職，準(zhǔn)備接受Potash公司提供的新崗位。DuPont公司隨即向法院申請禁止Hirsch到Potash公司就職的禁止令，并被法院核準(zhǔn)。該案法院在審理過程中，盡管是基于原告與Hirsch簽訂的保密協(xié)議為由，而沒有直接適用不可避免披露原則核發(fā)禁止令，但是法院認(rèn)為“披露可能性是否達(dá)到不可避免程度是判定存在潛在侵害（threat of disclosure）商業(yè)秘密的相關(guān)因素?！眎E. I. DuPont de Nemours & Co. v. American Potash & Chemical Corp.， 200 A. 2d 428 （Del. Ch. 1964）.與DuPont案同一時(shí)期的B.F Goodrich Co. v. Wohlgemuth案和Allis-Chalmers Manufacturing Co. v. Continental Aviation & Engineering Corp案中都曾出現(xiàn)了援引不可避免披露原則的判決。在B.F Goodrich Co. v. Wohlgemuth案中雖然沒有明確使用不可避免披露原則的用語，但是首次確立了即使雇傭雙方?jīng)]有簽訂競業(yè)禁止協(xié)議的情況下，法院仍可禁止前雇員到競爭對手處就職的先例。jB.F Goodrich Co. v. Wohlgemuth.， 192 N. E. 2d 99 （Ohio Ct. App. 1963）.Allis-Chalmers Manufacturing Co. v. Continental Aviation & Engineering Corp案中則是首例僅憑前雇員不可避免披露前雇主商業(yè)秘密的事實(shí)就核發(fā)禁止前雇員到競爭對手處任職禁止令的商業(yè)秘密判決。kAllis-Chalmers Manufacturing Co. v. Continental Aviation & Engineering Corp.， 255 F. Supp. 645 （E. D. Mich. 1966）.

雖然通過以上四個(gè)案例判決基本建構(gòu)了不可避免披露原則的理論雛形，但是一般認(rèn)為1995年的PepsiCo Inc. v. Redmond案才標(biāo)志著不可避免披露原則的正式確立，在該案中，美國第七巡回法院為防止商業(yè)秘密的潛在侵占，首次明確將不可避免披露原則作為核發(fā)禁止令的立法依據(jù)。該案中的原告PepsiCo公司與被告之一的Quaker公司是生產(chǎn)運(yùn)動飲料的競爭對手，該案另一被告Redmond曾在1984年到1994年間就職于PepsiCo公司，并且在1993年還擔(dān)任原告北美分公司的總經(jīng)理。1994年5月被告Redmond開始與Quaker公司公司洽談新工作事宜，并于同年11月接受了來自Quaker公司副總裁的職務(wù)。PepsiCo公司獲知該情況之后認(rèn)為Redmond進(jìn)入Quaker公司后會不可避免地泄露其在原任職期間掌握的關(guān)于戰(zhàn)略計(jì)劃、商品定價(jià)以及生產(chǎn)流程等經(jīng)營信息，因此向伊利諾伊州地方法院申請禁止令，以禁止Redmond到Quaker公司任職。一審地方法院經(jīng)審理后同意了原告PepsiCo公司的訴請，核發(fā)了禁止令。被告隨即向聯(lián)邦第七巡回法院提起上訴。第七巡回上訴法院經(jīng)審理認(rèn)為，除非Redmond具有分離信息的不可思議功能，否則在新公司的任職過程中必將會披露和使用到PepsiCo公司的商業(yè)秘密，因此支持了地方法院的不可避免披露的認(rèn)定，確認(rèn)了禁止令的核發(fā)。lPepsiCo Inc. v. Redmond.， 54 F.3d 1262， 1269 （7th Cir. 1995）.PepsiCo案之所以對于不可避免披露原則的確立具有標(biāo)志性意義，主要在于該案對該原則的發(fā)展具有以下兩方面的貢獻(xiàn)：首先，PepsiCo案擴(kuò)張了不可避免披露原則的適用范圍。美國法院在PepsiCo案之前對于不可避免披露原則適用范圍局限于科學(xué)、工程領(lǐng)域的技術(shù)信息，而該案則第一次將價(jià)格、銷售和市場戰(zhàn)略等方面的經(jīng)營信息納入了不可避免披露原則的適用范圍；其次，PepsiCo案建構(gòu)了不可避免披露原則的適用標(biāo)準(zhǔn)。PepsiCo案中法院提出的適用不可避免披露原則標(biāo)準(zhǔn)為：第一，確認(rèn)商業(yè)秘密以及員工知悉商業(yè)秘密事實(shí)的存在；第二，分析員工新舊職位之間的等同或相似程度；第三，權(quán)衡被告主觀心態(tài)的惡意程度。mJonathan O. Harris， the Doctrine of Inevitable Disclosure： A Proposal to Balance Employer and Employee Interests， 78 Wash. U. L. Q. 325 （2000）.

三、美國不可避免披露原則的適用和發(fā)展

PepsiCo案后，美國法院適用不可避免披露原則判例數(shù)量得到了顯著增長，原因主要有二：其一，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)競業(yè)禁止的地理限制變得失去了應(yīng)有的作用，而不可避免披露原則為雇主們提供了新的商業(yè)秘密保護(hù)手段；其二，由于美國統(tǒng)一州法委員會于1917年制定的統(tǒng)一商業(yè)秘密法讓各州商業(yè)秘密法的差異變小n據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前美國46個(gè)州政府及哥倫比亞特區(qū)均參考或采用了統(tǒng)一商業(yè)秘密法的范式。，統(tǒng)一商業(yè)秘密法中對于“潛在侵占威脅”的規(guī)定，實(shí)際為不可避免披露原則提供了立法依據(jù)和支撐。雖然如上所述PepsiCo案后不可避免披露原則的適用呈擴(kuò)張之勢，但是從美國各州法院對于不可避免披露原則的適用態(tài)度來看，仍存有較大爭議。

支持不可避免披露原則適用的州一般認(rèn)為，商業(yè)秘密是經(jīng)營者投入大量的時(shí)間、金錢和人力資源成本而獲得的，不可避免披露原則使得經(jīng)營者即使在沒有競業(yè)禁止協(xié)議的情況下，也可合法地阻止其商業(yè)秘密不被前雇員向競爭對手披露，使得離職員工和競爭對手因?yàn)槲窇衷V訟，而主動減少或避免通過雇傭雇員而獲取對手商業(yè)秘密的不正當(dāng)競爭方式，從而有利于維護(hù)市場商業(yè)道德，促進(jìn)市場的公平競爭秩序；其次，不可避免披露原則由于保護(hù)經(jīng)營者通過努力而獲得的商業(yè)秘密不被廣泛擴(kuò)散，因此會建立經(jīng)營者通過研發(fā)投入，生產(chǎn)高價(jià)值商品，建立市場優(yōu)勢的信心，因此也能起到促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的作用。目前在美國贊成不可避免披露原則具有代表性的州主要為：阿肯色州、伊利諾伊州、明尼蘇達(dá)州、俄亥俄州、康涅狄格州。在眾多贊成不可避免披露原則州的法院判例中，對于該原則適用條件的認(rèn)定和側(cè)重也不盡相同，部分法院要求：第一，前員工須知悉原雇主的商業(yè)秘密；第二，前員工所知悉的商業(yè)秘密對于原雇主而言具有高價(jià)值；第三，前員工到新雇主任職的職位須與原崗位高度相似，以至于不得不披露原雇主的商業(yè)秘密。明尼蘇達(dá)州地區(qū)法院在IBM v. Seagate案中則除要求以上條件外，還必須證明“迫在眉睫的實(shí)質(zhì)威脅的存在”。oIBMCorp. v. Seagate Technology， Inc.， 941 F. Supp. 98 （D. Minn. 1992）.而康涅狄格州則較為特殊，在Aetna v. Hug案中，盡管法院已經(jīng)證實(shí)前員工具有無可質(zhì)疑的正直和廣受尊重的誠實(shí)，但仍無視前員工主觀意思的特質(zhì)，認(rèn)為只要原雇主能證明前員工有將知悉商業(yè)秘密告知新雇主的可能，就可核發(fā)禁止令。pAetna Retirement Servs.， Inc. v. Hug， 1997 WL 396212， 10， 11 （Conn. Super. 1997）.

反對不可避免披露原則的州所秉持理由一般則是：不可避免披露原則雖然能夠保護(hù)經(jīng)營者的商業(yè)秘密權(quán)利，但同時(shí)會對比商業(yè)秘密權(quán)更為優(yōu)位的員工工作自由權(quán)帶來損害。每個(gè)人都可憑借自己的意愿而改變自己工作的自由權(quán)利。盡管員工不能自由帶走原雇主所創(chuàng)造的秘密、特定的計(jì)劃或工藝，但是員工卻有權(quán)占有、使用其在工作中學(xué)習(xí)到的基本技能和知識，而這些經(jīng)驗(yàn)或知識是員工獲得展現(xiàn)個(gè)人價(jià)值工作，并取得相匹配薪酬的前提條件。不可避免披露原則在不能區(qū)分或分割雇主商業(yè)秘密信息與員工基本技能知識的情況下，就武斷地阻礙員工到新崗位就職，會極大限制員工改變工作的自由以及其在最擅長領(lǐng)域開展工作的能力。在美國反對不可避免披露原則適用最為代表性的州包括：加利福尼亞州、佛羅里達(dá)州、維吉尼亞州，其中以加利福利亞州最為典型。加州擁有非常強(qiáng)有力的支持員工自由流動的公共政策，由于雇主能夠利用不可避免披露原則制止雇員在其競爭對手處任職，與公共政策相悖，因此加州法院拒絕該原則的適用。qBrandy L. Treadway， An Overview of individual States’ Application of Inevitable Disclosure： Concrete Doctrine or Equitable Tool？ 55 SMU L. Rev. 621 （2002）.在加州具有標(biāo)志性的拒絕適用不可避免披露原則案例是Bayer v. Roche案。在該案中，原告Bayer公司主張了幾個(gè)適用不可避免披露原則案例的條件，認(rèn)為應(yīng)符合核發(fā)禁止令的條件，而法院則認(rèn)為不可避免披露原則與加州支持員工自由流動的公共政策是相違背的，因此應(yīng)對該原則的適用嚴(yán)格予以限制，從而沒有支持原告的訴請。rBayer Corp. v. Roche Molecular System Inc.， 72 F. Supp. 2d 1111 （N. D. Cal. 1999）.最近的Electro v. White案中，原告Electro公司認(rèn)為，加州雖然沒有明確接納不可避免披露原則，但是這一規(guī)則已植入人們的常識之中（Common Sense），應(yīng)當(dāng)予以適用，然而，州最高法院仍強(qiáng)調(diào)加州對于不可避免披露適用的反對態(tài)度，最終確認(rèn)了下級法院拒絕核發(fā)禁止令的判決。sElectro Optical Industres， Inc v. White.， 90 C. Rptr. 2d 680 （Cal. Ct. App. 1999）.

對于不可避免披露原則還存在第三種折衷的觀點(diǎn)，秉持這種態(tài)度的州原則上是支持不可避免披露原則的適用的，只是顧忌該原則可能會對員工工作自由的權(quán)益造成較大損害后果，因此，主張應(yīng)將不可避免披露原則的適用限定在一定范圍之內(nèi)，如前員工所知悉前雇主的商業(yè)秘密至關(guān)重要、存在非誠信的欺詐行為、披露商業(yè)秘密會帶來不可修復(fù)的損害后果等，以衡平雇主與雇員之間的利益關(guān)系。在美國對于不可避免披露原則采用折衷觀點(diǎn)的州包括：康涅狄格州、馬薩諸塞州、紐約州、北卡羅來納州、德克薩斯州、賓夕法尼亞州，其中尤以第一個(gè)適用不可避免披露原則的紐約州為典型。t同注釋r。在Lumex v. Highsmith案中，紐約州地方法院將不可避免披露原則作為檢視競業(yè)禁止協(xié)議的重要標(biāo)準(zhǔn)，在該案中，盡管法院相信雇員本身是出于善意，但是當(dāng)其到原告競爭對手處任職后，對于所知悉商業(yè)秘密的披露是不可避免的，因此，按照競業(yè)禁止協(xié)議的約定核發(fā)了禁止令。uLumex， Inc. v. Highsmith.， 919 F. Supp. 624 （E. D. N. Y. 1996）.在International v. Suwyn案中，紐約州地方法院除審核肯定說所需各項(xiàng)要件之外，還將不可修復(fù)的損害（Irreparable harm）作為適用不可避免披露原則的必要條件，地方法院認(rèn)為，不可避免披露可作為申請臨時(shí)禁令的不可修復(fù)損害證明，但是損害必須被證實(shí)。vInternational Paper Co. v. Suwyn.， 996 F. Supp. 246 （E. D. N. Y. 1997）.在PSC v. Reiss案中，地方法院首次將公共政策納入了核發(fā)臨時(shí)禁令的考量依據(jù)。該案中原告PSC公司試圖禁止其銷售人員到其競爭對手處工作，法院認(rèn)為不可避免披露原則不應(yīng)在以下情況適用：1.雇員沒有與雇主簽署競業(yè)禁止協(xié)議，如果在這種情況下給予救濟(jì)無異于實(shí)際將保密協(xié)議轉(zhuǎn)化成了競業(yè)禁止協(xié)議；2.法院不想阻礙有效競爭；3.員工只是銷售人員，而非技術(shù)人員，員工知悉商業(yè)秘密的程度及重要性讓人懷疑。wPSC， Inc. v. Reiss.， 111 F. Supp. 2d 252 （E. D. N. Y. 1997）.還有的法院較為側(cè)重被告惡意欺詐行為，只要有證據(jù)顯示離職員工惡意欺詐行為的存在，即使在缺少合法有效競業(yè)禁止協(xié)議存在的情況下，法院就可能核發(fā)禁止令。此外，最近賓夕法尼亞州地方法院于2010年作出的BimboBakeries v. Chris Botticella案對不可避免披露原則的適用也體現(xiàn)了折衷說的觀點(diǎn)。該案原告Bimbo是美國四大面包烘培店之一，被告Botticella曾是原告加州分公司的副總裁，其知悉原告非常多的商業(yè)秘密，諸如很多產(chǎn)品的工藝參數(shù)和配方，而在原告公司只有不超過12個(gè)人能接觸到這些商業(yè)秘密。2009年9月，Botticella接到了原告主要競爭對手的InterstateBrands公司就職邀請。2010年1月Botticella遞交了辭職申請，并告知原告他將要到其競爭對手處就職。原告Bimbo公司隨之向法院申請禁止Botticella到其競爭對手處任職的禁止令。地方法院認(rèn)為被告從2009年9月接到InterstateBrands公司邀請到提出辭職期間，參與了多項(xiàng)Bimbo公司包括價(jià)格和市場計(jì)劃的重要會議，這是一種惡意欺詐行為（illintended deceit），是故法院認(rèn)為被告到原告競爭對手處任職會不可避免地披露其商業(yè)秘密，會給其商業(yè)利益帶來損害，因此核發(fā)了禁止被告到原告競爭對手處任職的禁止令。xBimbo Bakeries USA， Inc. v. Botticella， 613 F. 3d 102， 112 （3d Cir. 2010）.

基于以上不可避免披露原則在美國的發(fā)展趨向，可歸結(jié)出以下適用經(jīng)驗(yàn)：首先，不可避免披露原則是侵權(quán)法理論的延伸。雖然不可避免披露原則適用之情形，通常與競業(yè)禁止協(xié)議或保密協(xié)議并存，甚至有法院直接將其作為佐證競業(yè)禁止協(xié)議效力的根據(jù)，但是兩者之間存在性質(zhì)的區(qū)別，不可避免披露原則從其性質(zhì)而言源于侵權(quán)法中即發(fā)侵權(quán)理論，即侵權(quán)人正準(zhǔn)備進(jìn)行侵權(quán)，但由于侵權(quán)行為尚未實(shí)施，因此沒有對權(quán)利人造成實(shí)質(zhì)損害y鄭成思主編：《知識產(chǎn)權(quán)文叢》（第四卷），中國政法大學(xué)出版社2000年版，第18頁。，并不屬于合同范疇，其適用并不以競業(yè)禁止協(xié)議或保密協(xié)議的存在作為前提，2010年的Bimbo案中對于禁止令的核發(fā)沒有以競業(yè)禁止協(xié)議作為前提，就是對該原則性質(zhì)的驗(yàn)證。其次，對不可避免披露原則的適用具有擴(kuò)張之勢。如前所述，雖然在美國不同州之間對于不可避免披露原則之適用存有觀點(diǎn)之爭，但是不容否認(rèn)的是基于統(tǒng)一商業(yè)秘密法典的推廣力和傳統(tǒng)商業(yè)秘密保護(hù)手段的滯后性，不可避免披露原則在當(dāng)今社會的作用和意義愈加突顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在美國適用或附條件適用不可避免披露原則的州的數(shù)量已從剛開始的寥寥數(shù)個(gè)達(dá)到了目前的21個(gè)之多，并且還呈不斷擴(kuò)張的趨勢。zSee Ryan M. Wiesner， A State-By-State Analysis of Inevitable Disclosure： A Need for Uniformity and a Workable Standard， 16 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 211， 229 （2012）.第三，不可避免披露原則的適用需要考量雇主與雇員之間的利益平衡。從對不可避免披露原則適用持折衷說的判例來看，在該原則之上所增設(shè)之適用條件均是考慮平衡雇主與雇員之間的利益之故，因此，總體而言，折衷說一方面既保護(hù)經(jīng)營者投入時(shí)間、人力、金錢成本之商業(yè)秘密不被員工跳槽泄露，另一方面又顧及了員工自由流動和擇業(yè)權(quán)益之保障，因此無論較之支持說還是反對說都更具合理性。@7Wei-Lin Wang， Inevitable Disclosure Theory in the US Legal System and its Influence on other Jurisdictions， 98 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 74 （2016）.

四、不可避免披露原則的立法設(shè)想

不可避免披露原則通過禁止令的申請核發(fā)，可讓原雇主主動防范離職員工到競爭對手處任職時(shí)不可避免地披露其商業(yè)秘密，該原則既可解決實(shí)踐中我國商業(yè)秘密保護(hù)手段的滯后與乏力問題，理論上又可豐富商業(yè)秘密保護(hù)制度，因此該原則在我國的引入是具有必要性的。此外，不可避免披露原則在我國亦是具有引入可能性的，主要基于以下原因：首先，如前所述，不可避免披露原則衍生于侵權(quán)法即發(fā)侵權(quán)理論，目前雖然我國《侵權(quán)責(zé)任法》中沒有明確規(guī)定即發(fā)侵權(quán)，但在第21條中明確規(guī)定了預(yù)防性侵權(quán)責(zé)任@8秦?fù)P、張寶中：《論預(yù)防性侵權(quán)責(zé)任的立法完善》，載《青年與社會》2013年4期，第56頁。，因此《侵權(quán)責(zé)任法》已為不可避免披露原則的引入預(yù)設(shè)了一定的立法空間。@9我國《侵權(quán)責(zé)任法》第21條規(guī)定：侵權(quán)行為危及他人人身、財(cái)產(chǎn)安全的，被侵權(quán)人可以請求侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害、排除妨礙、消除危險(xiǎn)等侵權(quán)責(zé)任。其次，基于《TRIPS協(xié)定》第50條明確規(guī)定：對于權(quán)利人提出制止即將發(fā)生侵權(quán)的請求，成員國司法當(dāng)局應(yīng)當(dāng)采取迅速有效的措施，我國作為《TRIPS協(xié)定》成員國已分別于2000年和2001年分別落實(shí)和完成了《專利法》、《著作權(quán)法》、《商標(biāo)法》等知識產(chǎn)權(quán)立法對于知識產(chǎn)權(quán)即發(fā)侵權(quán)行為的規(guī)制任務(wù)。#02000年第二次修訂的《專利法》第61條、2001年第二次修改的《著作權(quán)法》第49條和《商標(biāo)法》第57條中均對即發(fā)侵權(quán)行為予以了明確規(guī)定。最高人民法院2001年公布實(shí)施的《關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》、《關(guān)于訴前停止侵犯商標(biāo)專用權(quán)行為適用法律問題的解釋》兩項(xiàng)司法解釋則是這一任務(wù)的具體配套落實(shí)。因此，作為商業(yè)秘密即發(fā)侵權(quán)形式的不可避免披露原則在我國移植是具有其他知識產(chǎn)權(quán)立法的參照和路徑可以遵循的。第三，在我國的司法實(shí)踐中，已有商業(yè)秘密侵權(quán)案例對不可避免披露原則進(jìn)行了實(shí)踐探索，如2003年由北京市第一中級人民法院審理的“一得閣案”，在該案中法官雖然沒有直接通過適用不可避免披露原則，規(guī)制即發(fā)侵權(quán)行為，但是創(chuàng)新性地將不可避免披露原則變通運(yùn)用到了證明已發(fā)生侵權(quán)行為的舉證責(zé)任分配上，也為不可避免披露原則在我國是商業(yè)秘密司法實(shí)踐中的引入進(jìn)行了初步的探索和嘗試。#1龍文懋、李元：《從“接觸加相似”到“不可避免披露”——從一得閣案看中國商業(yè)秘密侵權(quán)證明責(zé)任的進(jìn)展》，載《首都師范大學(xué)學(xué)報(bào)（社會科學(xué)版）》2007年第6期，第111頁。

具體到我國立法引入不可避免披露原則的方式上，本文認(rèn)為應(yīng)采納美國“折衷說”的作法，因?yàn)殡m然不可避免披露原則能夠起到對于商業(yè)秘密權(quán)利人權(quán)利有力保障的作用，但該原則的適用畢竟可能會侵犯到員工自由流動和擇業(yè)的權(quán)利，所以我國在對不可避免披露原則的引入過程中，應(yīng)注意平衡前后雇主與員工之間的利益關(guān)系，須對該原則的適用施以嚴(yán)格的條件限制。具而言之，應(yīng)對不可避免披露原則的適用附加以下條件：1.員工知悉商業(yè)秘密的程度和價(jià)值。知悉商業(yè)秘密是員工可能披露商業(yè)秘密的前提條件，因此不可避免披露原則適用首先需要前雇主證明商業(yè)秘密的存在，而被控員工知悉該商業(yè)秘密，并且訴爭的商業(yè)秘密須是對于前雇主而言是較為重要或具有重大經(jīng)濟(jì)價(jià)值的商業(yè)秘密，需要注意的是，在具體權(quán)衡訴爭商業(yè)秘密重要性的時(shí)候，經(jīng)營信息的要求一般要高于技術(shù)信息。2.新舊雇主之間的競爭關(guān)系。商業(yè)秘密的價(jià)值是一種比較優(yōu)勢或競爭優(yōu)勢，員工對商業(yè)秘密的披露導(dǎo)致前雇主競爭優(yōu)勢喪失是不可避免披露原則的正當(dāng)性基礎(chǔ)。如果新舊雇主不存在競爭關(guān)系，商業(yè)秘密的披露就不會存在競爭優(yōu)勢貶損的問題。#2朱謝群：《商業(yè)秘密保護(hù)中“不可避免披露”原則》，載《深圳大學(xué)學(xué)報(bào)（人文社會科學(xué)版）》2004年第5期，第37頁。因此，不可避免披露原則之適用還需要前雇主證明與新雇主之間存在直接的競爭關(guān)系。3.員工新舊職位之間的相似程度。員工新舊職位之間的相似程度是評判員工是否不可避免披露的依據(jù)和基礎(chǔ)。由于員工沒有區(qū)分一般知識或經(jīng)驗(yàn)與商業(yè)秘密信息的能力，因此如果新舊職位存在功能上的等同或相似性，決定了員工為履行工作職責(zé)，就必須使用其在前雇主處所知悉的技術(shù)信息或經(jīng)營信息，該條件亦是平衡員工自由流動和擇業(yè)權(quán)利的關(guān)鍵條款。4.員工和新雇主的主觀意圖。員工或者新雇主的主觀意圖在審核不可避免披露原則的適用過程中雖然并非決定性因素，但是也應(yīng)當(dāng)予以考慮。#3彭學(xué)龍：《不可避免披露原則再論——美國法對商業(yè)秘密潛在侵占的救濟(jì)》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2003年第6期，第64頁。因?yàn)槿绻麊T工在接到新雇主的邀請

（下轉(zhuǎn)第103頁）

The doctrine of inevitable disclosure is a theory by which US. court crafts a way of trade secret protection， the doctrine can help to proactively prevent the problem of “job-hopping with secret”， which is a major way of trade secret disclosure. Although this doctrine is highly controversial， its development is experiencing a great upsurge in the US. Transplantation of the inevitable disclosure doctrine into our country is both necessary and possible. During the process of transplantation， we should learn from the experiences of the US， meanwhile， to a certain degree of regulation and restriction should be imposed on its application， in order to balance the interests between employer and employee.

trade secret； inevitable disclosure； application restriction； transplantation

聶鑫，南京理工大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，江蘇省知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心、知識產(chǎn)權(quán)與區(qū)域發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心研究員

本文是中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目（項(xiàng)目編號：30916013128、3095012102、30916014111）的中期研究成果。