譚英強

外觀設計專利侵權判定的案例分析與思考

譚英強★

外觀設計專利訴訟案件數(shù)量大，一直在中國知識產權案件中占較大的比例。司法實踐中對于相同侵權一般都容易把握，但是對于不完全相同或者存在區(qū)別的外觀設計專利侵權判定卻較難以作出準確的認定。本文首先介紹外觀設計專利侵權判定的原則，接著分別分析了4個外觀設計專利侵權糾紛案件，然后從原告和被告的角度剖析了外觀設計專利實務的不同操作及其導向的案件最終結果。本文希望分別從原告角度和被告角度，總結出外觀設計專利侵權訴訟的應對策略，從而提高專利代理人處理外觀設計侵權訴訟的能力，為當事人爭取應有的合法權益，以維護社會的公平正義。

外觀設計 專利侵權判定 案例分析 應對策略

一、外觀設計專利侵權訴訟的特點

如今，我國專利申請量和專利侵權訴訟案件量都非常大，其中，外觀設計專利申請量不斷攀升，專利侵權訴訟案件中外觀設計專利侵權訴訟比重居高。

我國專利制度設計中，外觀設計專利申請不需要實質審查，這意味著外觀設計專利申請文件只需要初步形式審查合格就能獲得授權。設計圖樣可以是六面視圖圖片或照片，這意味著一個新設計只需要對六個面進行拍照就能申請外觀設計專利，并且在實踐中，提交照片的外觀設計申請具有補正率低的特點。受益于電子申請系統(tǒng)的廣泛應用和審查速度的提升，外觀設計專利申請一般幾個月就能獲得授權。

外觀設計專利侵權訴訟案件數(shù)量大的原因包括：首先，有效授權外觀設計專利基數(shù)較大；其次，由于不涉及技術對比，法官相對較容易判定外觀設計專利侵權是否成立，一般無須申請司法鑒定；再次，授權速度快和維權速度快，能快速有力地打擊侵權行為；最后，無效外觀設計專利相對來說不太容易，檢索在先設計時除了使用產品名稱和外觀設計分類輔助篩選過濾以外，檢索過程需要人工對比在先設計與涉案專利是否相同或相近似。

而外觀設計專利侵權判定主要是依靠法官從一般消費者的角度主觀判定是否侵權。在司法實踐中，如果被控侵權產品與外觀設計專利二者完全相同，則法官比較容易作出正確的判定，但是如果二者不是完全相同，而是存在區(qū)別設計特征，則法官往往很難準確判定是否侵權。

二、外觀設計專利侵權的判定原則

1.外觀設計專利的保護范圍

我國《專利法》第59條規(guī)定，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。

2.判斷主體

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第10條規(guī)定，人民法院應當以外觀設計專利產品的一般消費者的知識水平和認知能力，判斷外觀設計是否相同或者近似。結合《專利審查指南》（2010版），不同類別的被比設計產品具有不同的消費者群體。作為某類外觀設計產品的一般消費者應當具備下列特點：①參見廣州市中級人民院（2013）穗中法知民初字第192號民事判決書。對被比設計產品的同類或者相近類產品的外觀設計狀況具有常識性的了解。②參見廣州知識產權法院（2015）粵知法專民初字第424號民事判決書。對外觀設計產品之間在形狀、圖案以及色彩上的差別具有一定的分辨力，但不會注意到產品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。

3.整體觀察，綜合判斷

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第11條規(guī)定，人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時，應當根據(jù)授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷；對于主要由技術功能決定的設計特征以及對整體視覺效果不產生影響的產品的材料、內部結構等特征，應當不予考慮。被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。

4.要部觀察和設計要點分析

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第11條規(guī)定下列情形，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響：①產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；②授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征相對于授權外觀設計的其他設計特征。而對整體視覺效果更具有影響的設計特征不相同或不近似，則應當認定兩者不相同或不近似。

三、外觀設計專利侵權判定的案例分析

【案例1】江門市輝捷塑膠五金制造有限公司訴揭陽市永升實業(yè)有限公司侵犯外觀設計專利權糾紛案①

涉案專利為腳踏式垃圾桶，被控侵權產品與專利高度相似。二者的相同點為：①圓柱形的桶身；②下寬上窄圓錐形底座；③微微向上翹起的腳踏板；④上寬下窄的方形鉸接耳連接件。二者唯一的區(qū)別在于：專利的桶蓋是圓弧形凸起的形狀，而被控侵權產品的桶蓋頂部是偏心的圓形平面，桶蓋頂部與側面有環(huán)形的斜面過渡。如果僅僅對比二者，由于相同的設計特征較多，并且在外觀設計專利圖片中所占的比例較大，而區(qū)別設計特征只有一個，在外觀設計專利圖片中所占的比例較小，因此，根據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則，二者應當構成相近似。被告在該外觀設計專利侵權訴訟案中提交了9份在先設計證據(jù)，用于現(xiàn)有設計抗辯，然而9份在先設計與被控侵權產品單獨對比，卻沒有一份在先設計能同時完全披露所有專利和被控侵權產品相同的設計特征，因此，現(xiàn)有設計抗辯不成立。但是，這9份在先設計中的一份或多份文件卻分別公開了專利與被控侵權產品相同的所有設計特征，證明了專利和被控侵權產品相同的所有設計特征均為現(xiàn)有設計的慣常設計特征。專利的設計要點被重新歸納為桶蓋的形狀。相對于授權外觀設計的其他設計特征，桶蓋的形狀屬于授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征，而且相對于其他部位，桶蓋也屬于產品正常使用時容易被直接觀察到的部位。由此，法院認定了桶蓋的形狀對外觀設計的整體視覺效果更具有影響。而二者的桶蓋的形狀不相同和不近似，因此，二者不相同和不近似，被控侵權產品沒有落入外觀設計專利的保護范圍。

【案例2】伊洪良訴廣州市三項教學儀器有限公司侵犯外觀設計專利權糾紛案②

涉案專利為模塊化皮帶運輸設備。該外觀設計包含以下5個設計特征：①傳送帶部件；②傳送帶部件兩端的支撐腳；③傳送帶部件下方的電機及由電機驅動的傳動件；④參見東莞市中級人民法院（2014）東中法知民初字第153號民事判決書。傳送帶部件上方的拱形門；⑤傳送帶部件兩側上方的護欄及配件。對比外觀設計專利和被控侵權產品，二者設計特征①～④相同或實質相似。唯一區(qū)別是：涉案專利設有護欄，而被控侵權產品沒有護欄。根據(jù)整體觀察、綜合判斷原則，二者應當構成相近似。但是，被告在百度文庫中檢索到在先設計證據(jù)，并且做了網頁公證，該證據(jù)公開了模塊化皮帶運輸設備產品的設計特征①～④，證明了設計特征⑤“傳送帶部件兩側上方的護欄及配件”是授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征，外觀設計專利的設計要點被重新歸納為傳送帶部件兩側上方的護欄及配件。而被控侵權產品沒有護欄及其配件，因此，法院最終判決兩者不相同也不相近似，被控侵權產品沒有落入外觀設計專利的保護范圍。

【案例3】北美乒乓球有限公司訴林亮侵犯外觀設計專利權糾紛案③參見汕頭市中級人民法院（2013）汕中法知民初字第17號民事判決書。

涉案專利為乒乓球自動發(fā)球裝置。該案中被告仿冒了兩款產品：第一款產品是完全抄襲專利的設計，被認定為相同侵權，沒有任何爭議；而第二款產品是略作修改的設計，被告把專利中乒乓球自動發(fā)球裝置的底座和置球口由圓形改為帶有圓形倒角的方形。該案的爭議焦點落在第二款產品的修改設計與專利是否構成相近似。

涉案專利是一款新的乒乓球自動發(fā)球裝置，整體形狀為兩頭寬中間窄圓弧形的“小蠻腰”設計，上下左右完全對稱，而在先設計的乒乓球自動發(fā)球裝置外觀一般都是機架形狀和盛球盤的設計。雖然被告提交了化妝瓶、花瓶和廣州塔3個“小蠻腰”形狀的在先設計證據(jù)作現(xiàn)有設計抗辯，但是由于這3個在先設計產品的外觀設計分類號與專利乒乓球自動發(fā)球裝置的外觀設計分類號完全不同，而且產品分類相差甚遠，因此，被告提交的這3個在先設計的產品與專利屬于不相同和不相近種類的產品，不能將兩者的外觀設計進行對比。

在外觀設計專利的簡要說明中聲明，該專利的設計要點是產品的形狀。把外觀設計專利與第二款被控侵權產品進行對比，二者的主視圖、后視圖、左視圖和右視圖的設計特征完全相同。底座屬于產品正常使用時不容易被直接觀察到的部位；而置球口在使用時被裝滿的乒乓球阻擋，也同樣屬于不容易被直接觀察到的部位。因此，法院最終認定二者構成相近似。

【案例4】楊建華、佛山市南海萊諾家具有限公司訴東莞市協(xié)紀家具有限公司侵犯外觀設計專利權糾紛案④

涉案專利為椅子，包括五爪底座、椅座、椅背和扶手。外觀設計專利的簡要說明第6點為“本外觀設計的設計要點：產品的形狀”。在庭審過程中，原告堅持外觀設計的設計要點是產品的整體形狀。

以涉案外觀設計專利與被控侵權產品對比，二者基本形狀相同，但是在椅背形狀及花紋、扶手等方面存在差別。

被告在該案一審、二審的庭審過程中始終沒有提交任何證據(jù)證明被控侵權產品與專利相同的設計特征是現(xiàn)有設計的設計特征。最終法院認定，二者區(qū)別僅屬于細微差別，不足以導致二者在整體視覺效果上產生實質性差異。因此，二者構成近似，被訴侵權產品落入外觀設計專利的保護范圍。

四、外觀設計專利侵權訴訟應對策略

在外觀設計專利侵權訴訟中作為原告方：①申請外觀設計專利的時候，簡要說明的描述應陳述保護產品的整體形狀，而不適宜歸納太多細小的設計要點。②在提起專利侵權訴訟之前應當請求國家知識產權局作出外觀設計專利權評價報告，評估外觀設計專利的穩(wěn)定性，以減少外觀專利訴訟中可能存在的風險。③專利訴訟庭審過程中，適宜堅持專利的保護范圍是整體形狀，不適宜重新歸納太多微小的設計要點，同時應避免提交任何在先設計作為對比證據(jù)，爭取適用整體觀察、綜合判斷原則，使略作修改的被控侵權產品落入專利的保護范圍。

在外觀設計專利侵權訴訟中作為被告方：①應當對比涉案專利與被控侵權產品，歸納出二者的相同點和不同點。②針對二者的相同點，全面檢索在先對比設計，爭取每一個相同點都檢索到一項或多項相同種類產品的在先設計，證明這些相同點是該種類產品的在先慣常設計。③詳細分析二者的不同點，重新歸納涉案外觀設計專利的設計要點就是不同點的設計特征。④根據(jù)要部觀察和設計要點分析的原則，相對于授權外觀設計的其他設計特征，二者的不同點屬于授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征；或者相對于其他部位，二者的不同點所在部位屬于產品正常使用時容易被直接觀察到的部位，因而二者區(qū)別設計特征對外觀設計的整體視覺效果更具有影響，因此，專利與被控侵權產品二者不相同和不相近似。

五、結束語

外觀設計專利侵權判定中的整體觀察、綜合判斷原則的立法本意，是對于原創(chuàng)性的全新外觀設計，應該有較大的保護范圍，侵權人如果只是在全新外觀設計的基礎上作細微修改，根據(jù)整體觀察、綜合判斷原則，理應判定細微修改對整體視覺效果不具有顯著影響，二者構成相近似。而對于在現(xiàn)有設計的基礎上，僅僅對于某一個或多個小設計要點作進一步二次設計修改，則該二次設計專利的保護范圍應被限制在二次設計修改的設計要點。根據(jù)外觀設計專利要部觀察和設計要點分析的判定原則，如果被控侵權物只是在現(xiàn)有設計特征上與專利相同，而二次設計要點的設計特征不相同，由于產品的一般消費者已經熟悉現(xiàn)有設計的設計特征，因而二次設計要點的設計特征更具有顯著影響，一般消費者不會產生混淆，因此，二者不構成近似。作為外觀設計專利侵權訴訟的專利代理人，要發(fā)揮自己的專業(yè)所長，幫助法官查明事實，作出正確的判決，以維護社會的公平正義。

廣州嘉權專利商標事務所有限公司。