王海玲

從一個(gè)經(jīng)典判例看日本特許廳對權(quán)利要求解釋的相關(guān)規(guī)定

王海玲★

在專利審查實(shí)踐以及專利行政訴訟和侵權(quán)訴訟中，都需要確定權(quán)利要求用語的含義，以清楚、明確地確定/解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍。本文通過一個(gè)具體判例介紹日本特許廳和日本最高裁判所在確定權(quán)利要求范圍時(shí)，說明書和附圖能否用于對權(quán)利要求用語解釋的相關(guān)做法，梳理了相關(guān)的法條及發(fā)展脈絡(luò)，強(qiáng)調(diào)了權(quán)利要求中用語解釋的重要性，給專利審查實(shí)踐和專利申請文件的撰寫提供參考。

權(quán)利要求 用語 解釋 判例

日本現(xiàn)行專利法規(guī)定，說明書和附圖是解釋權(quán)利要求的主要參考依據(jù)，在解釋專利權(quán)利要求時(shí)，可以參考說明書和附圖。除了說明書和附圖外，還可參考其他因素來確定權(quán)利要求中用語的含義。例如參考字典等專業(yè)書籍，考慮申請時(shí)的現(xiàn)有技術(shù)狀況，參考專利申請檔案等。

日本學(xué)術(shù)界認(rèn)為，解釋專利權(quán)利要求應(yīng)堅(jiān)持以下指導(dǎo)思想。

專利權(quán)對發(fā)明的保護(hù)，是在發(fā)明人創(chuàng)造、認(rèn)識和公開的技術(shù)思想的范圍內(nèi)，在申請人申請授予的請求范圍內(nèi)給予的。這種技術(shù)思想的公開和授予專利的申請，是通過提出說明書來進(jìn)行的。專利權(quán)利要求的解釋是對撰寫和提出專利權(quán)要求這一表示行為的客觀澄清，不是探求當(dāng)事人內(nèi)心可能隱藏的意思。權(quán)利要求是申請人要求授予專利的意思表示，應(yīng)當(dāng)對這一意思表示的全部內(nèi)容進(jìn)行合理、統(tǒng)一的理解。

一方面，不能忽視權(quán)利要求的解釋承擔(dān)著以下任務(wù)：向第三人公示專利權(quán)的效力及客觀范圍。因此，不能離開權(quán)利要求的文字記載來確定專利的技術(shù)范圍。說明書是向第三人公示發(fā)明內(nèi)容的技術(shù)文獻(xiàn)。在專利侵權(quán)訴訟的過程中，應(yīng)當(dāng)重視專利的技術(shù)范圍。解釋超出權(quán)利要求文字記載范圍以外的內(nèi)容，而對技術(shù)范圍進(jìn)行主觀的解釋，這會損害日本專利法的權(quán)威性，違背日本專利法第70條的立法目的。

另一方面，在解釋權(quán)利要求時(shí)，專利的技術(shù)范圍的確定應(yīng)當(dāng)與專利的實(shí)質(zhì)價(jià)值對應(yīng)起來。也就是說，作為技術(shù)問題的解決手段而創(chuàng)造的專利，與在先技術(shù)相比具有一定的進(jìn)步性，從這一點(diǎn)上進(jìn)行考查，應(yīng)當(dāng)對這一發(fā)明值得保護(hù)的程度進(jìn)行實(shí)質(zhì)性評價(jià)，以確定專利的技術(shù)范圍。例如，如果專利的全體就是公知技術(shù)，或者通過文字解釋發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求包含公知技術(shù)，專利權(quán)的效力不及公知技術(shù)。公知技術(shù)本來是人人可用的，如果將公知技術(shù)包括在專利權(quán)下，會違背日本專利法的立法目的。

解釋權(quán)利要求，首先應(yīng)當(dāng)非常注意專利權(quán)的技術(shù)方面的特殊性。其次，專利權(quán)是私權(quán)，不能忘記對其他私權(quán)的解釋規(guī)則同樣適用于對專利權(quán)利要求的解釋。該法條指出解釋權(quán)利要求時(shí)應(yīng)當(dāng)參考說明書和附圖。在1994年日本專利法第70條“專利發(fā)明的技術(shù)范圍”修改前，最有影響的判例是1991年3月8日，日本最高裁判所對lipase（脂酶）案件作出的判決。本文以該判例為基礎(chǔ)，介紹了日本特許廳、東京高等裁判所和日本最高裁判所在確定權(quán)利要求范圍時(shí)，說明書和附圖能否用于對權(quán)利要求用語解釋的相關(guān)做法，對于日本專利法第70條和第36條的發(fā)展進(jìn)行深入的分析，以提供在專利審查實(shí)踐和專利申請文件撰寫中對權(quán)利要求用語的解釋進(jìn)一步理解和把握。

一、判例介紹

該案涉及使用Ra lipase（脂酶的一種類型）診斷高血脂的方法，權(quán)利要求使用lipase進(jìn)行診斷，而說明書中僅提及使用lipase的一種即Ra lipase進(jìn)行測定，來達(dá)到聲稱的技術(shù)效果。日本特許廳及其復(fù)審委員會均作出駁回決定，東京高等裁判所撤銷了日本特許廳的決定，認(rèn)為根據(jù)說明書的描述，權(quán)利要求中的lipase應(yīng)當(dāng)解釋為Ra lipase。日本最高裁判所認(rèn)為東京高等裁判所對該案的必要特征部分解釋有誤，有否定該部分創(chuàng)造性的違法行為，撤銷東京高等裁判所的錯(cuò)誤判決，發(fā)回重審。

該案權(quán)利要求如下：

一種甘油三酯的測定方法，其特征在于通過使用lipase作為酵素的甘油三酯皂化反應(yīng)，測量游離的甘油三酯的情況下，實(shí)施羧酸和碳原子數(shù)10～15的烷基堿金屬或堿土金屬-烷基硫酸鹽的皂化反應(yīng)。

東京高等裁判所認(rèn)為：①該案說明書中記載的測定方法是利用脂酶與甘油三酯的皂化反應(yīng)測定游離甘油三酯；②說明書的測定方法中，除Ra lipase以外的脂酶不能像Ra lipase一樣，具有在允許時(shí)間內(nèi)完全分解甘油三酯的能力，使用它們測定游離甘油三酯是不合適的，不能用于解釋權(quán)利要求中所包含的lipase的含義；③說明書中詳細(xì)記載了lipase的含義為ra lipase；④說明書實(shí)施例部分通過使用Ra lipse來對現(xiàn)有測定方法進(jìn)行改良。

然而日本最高裁判所不認(rèn)可上述觀點(diǎn)，認(rèn)為權(quán)利要求中沒有關(guān)于皂化反應(yīng)使用Ra lipase的記載，權(quán)利要求的lipase不能解釋成Ra lipase。該申請為現(xiàn)有測定方法的改良發(fā)明，這種改良后的技術(shù)方案證明只能使用Ra lipase才能實(shí)現(xiàn)有效測定。在該申請技術(shù)領(lǐng)域中，用Ra lipase以外的脂酶進(jìn)行測定不屬于本領(lǐng)域的公知常識。說明書只使用了Ra lipase，權(quán)利要求中的lipase不能用Ra lipase進(jìn)行限定。東京高等裁判所將權(quán)利要求中的lipase解釋為Ra lipase存在錯(cuò)誤。根據(jù)日本專利法第29條第1～2款，發(fā)明審查是新穎性、創(chuàng)造性的審查，是否具備新穎性、創(chuàng)造性是審查的前提，采用Ra lipase限定是該申請具備創(chuàng)造性的前提。

其中日本最高裁判所的判決從以下四點(diǎn)來說明東京高等裁判所的判決缺乏論據(jù)：①日本特許廳與申請人的爭議在于申請人所摘錄的該案說明書中的“公知方法”僅在申請人內(nèi)部所公知。該案是現(xiàn)有技術(shù)中測量方法的改良方法，權(quán)利要求中沒有對lipase進(jìn)行限定，也沒有記載皂化反應(yīng)時(shí)使用Ra lipase，僅在說明書記載使用Ra lipase。該案以使用Ra lipase為前提，東京高等裁判所的判決是沒有任何根據(jù)的，是錯(cuò)誤的判決。②根據(jù)現(xiàn)有測量方法的記載，該案發(fā)明人認(rèn)為Ra lipase以外的lipase在Ra lipase允許的時(shí)間內(nèi)不具有完全分解甘油三酯的能力，不適于測量游離的甘油三酯。進(jìn)而推斷不是所有的脂酶，也就是權(quán)利要求中記載的“l(fā)ipase”，都適于測量。該案中使用Ra lipase分解甘油三酯是意外發(fā)現(xiàn)，其他脂酶特別是公知的胰脂酶就不合適。因而，將權(quán)利要求中的lipase解釋為包含lipase的一類物質(zhì)是不合適的。③該案說明書記載的lipase都是指Ra lipase，Ra lipase在甘油三酯的分解中有效，能夠節(jié)省皂化時(shí)間，降低成本，其他有效的脂酶均沒有記載在說明書中。④該申請作為現(xiàn)有測量方法的改良技術(shù)方案，只能使用Ralipase來實(shí)現(xiàn)測定。綜上所述，權(quán)利要求中沒有用Ra lipase對lipase進(jìn)行限定，考慮說明書的記載，東京高等裁判所將權(quán)利要求中的lipase解釋為Ra lipase，是基于對該案說明書的誤解，其論據(jù)有缺陷，判決違法。

二、判例分析

lipase案判決書明確指出：“本案訴訟的要旨應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載來確定，除非有特殊情況。專利說明書的詳細(xì)描述，也只有在特殊的情況下予以考慮，例如，權(quán)利要求的記載不能通過單一且清楚的方式理解，或者與專利說明書中的描述相比，一眼看上去權(quán)利要求的記載有明顯的錯(cuò)誤?！痹摪干婕皺?quán)利要求的范圍與說明書記載之間的關(guān)系。日本最高裁判所通過該案對參考說明書和附圖進(jìn)行權(quán)利要求解釋的條件進(jìn)行了限定，提出了參考說明書的條件，即在一般情況下，并不考慮說明書，只有在特殊的情況下，才參考說明書。

lipase案作為知識產(chǎn)權(quán)的確權(quán)案件，涉及認(rèn)定發(fā)明要點(diǎn)時(shí)對權(quán)利要求的解釋，也就是確定申請人想要獲得的權(quán)利要求的范圍。申請人有權(quán)設(shè)定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，申請人想通過說明書的限定來使得權(quán)利要求保護(hù)范圍變寬。但是，在權(quán)利要求保護(hù)范圍設(shè)置較寬的情況下，想通過說明書的內(nèi)容來要求一個(gè)較窄的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，日本最高裁判所是不認(rèn)可的。同時(shí)日本最高裁判所在判決書中進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了參考說明書的條件，即只有在特殊情況下才能參考說明書。東京高等裁判所判決時(shí)之所以要參考說明書進(jìn)行解釋，主要在于與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)分開來。

日本最高裁判所的判決是在日本專利法第70條第2款的出臺前作出的，并且該判決是針對行政案件作出的，它不能約束下級法院，讓下級法院只有在特殊情況下才參考說明書對權(quán)利要求中的用語進(jìn)行解釋。在該案判決后的1994年，日本專利法的修改增加了現(xiàn)行法第70條的第2款“在上述情況，在解釋專利權(quán)利要求范圍記載的用語的含義時(shí)，應(yīng)參考專利申請書附屬的說明書以及附圖”。即該法條指出解釋權(quán)利要求時(shí)應(yīng)當(dāng)參考說明書和附圖。日本專利法第70條第2款涉及與侵權(quán)訴訟有關(guān)的權(quán)利要求的解釋。在侵權(quán)案件中，參考說明書并不以是否存在“有沒有明確的唯一的含義”為條件，而應(yīng)該直接參考說明書的記載。因此，參考說明書和附圖解釋權(quán)利要求中的用語，不需要特定的條件。

日本專利法中涉及權(quán)利要求解釋的法條為第70條和第36條。第36條的標(biāo)題是“發(fā)明申請”，該條規(guī)定了專利申請時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的文件，其中第1～4款規(guī)定專利申請文件所應(yīng)包含的內(nèi)容。受lipase案的影響，平成六年（1994年）日本特許廳對專利法第36條第5款、第6款也進(jìn)行了修改，將第5款的內(nèi)容由“想要獲得專利權(quán)的發(fā)明，權(quán)利要求的范圍不可缺少構(gòu)成發(fā)明的特征”，修改為“想要獲得專利權(quán)的發(fā)明，權(quán)利要求的范圍中必須記載構(gòu)成發(fā)明的與現(xiàn)有技術(shù)有區(qū)別的全部的特征”。

“權(quán)利要求的范圍”最重要的意義或功能在于，公告說明書中所記載的發(fā)明和專利權(quán)人受保護(hù)的、能夠行使權(quán)利的、權(quán)利要求限定的范圍。對于“權(quán)利要求的范圍”，日本特許廳的原要求是，要通過對發(fā)明的詳細(xì)說明，適宜地記載所要求的發(fā)明的范圍，而“專利權(quán)利要求的范圍”，僅是一種賦予專利權(quán)利的預(yù)想，一旦基于上述前提進(jìn)行防守的話，要參考說明書中關(guān)于發(fā)明內(nèi)容的詳細(xì)說明，也要參考本領(lǐng)域技術(shù)人員對技術(shù)用語的解讀，依照專利申請的范圍，給予發(fā)明人以專利保護(hù)的范圍。由于考慮對該技術(shù)用語的解釋不應(yīng)以超出說明書的解釋范圍為前提，就可能不會對第三方的權(quán)利產(chǎn)生不當(dāng)?shù)那趾Α?/p>

日本專利法第36條是對說明書和權(quán)利要求書撰寫的要求，日本專利法第70條是關(guān)于專利保護(hù)范圍以及權(quán)利要求解釋的基本規(guī)定，其明確了發(fā)明的技術(shù)范圍必須根據(jù)權(quán)利要求的范圍的記載來確定，因此，對于發(fā)明的詳細(xì)說明部分記載的內(nèi)容，而權(quán)利要求范圍中并沒有記載，這部分內(nèi)容是不包括在專利發(fā)明要求的保護(hù)范圍內(nèi)。第36條和第70條相結(jié)合，構(gòu)成了解釋權(quán)利要求、確定專利保護(hù)范圍的法律依據(jù)。第70條的規(guī)定受制于第36條的規(guī)定，特別是第5～6款。

三、結(jié) 語

日本最高裁判所的裁決促使了對日本專利法相關(guān)條款的修改，進(jìn)而凸顯了日本專利法對于權(quán)利要求范圍的記載的重視程度，有利于提高授權(quán)質(zhì)量，防止權(quán)利要求獲得不當(dāng)利益。對比來看，我國《專利法》和《專利審查指南》①《專利審查指南》（2010版）之前各版，名稱均為“審查指南”，此處為表達(dá)方便，統(tǒng)一稱為《專利審查指南》。也作了相關(guān)規(guī)定，如專利權(quán)的范圍應(yīng)以權(quán)利要求記載的全部內(nèi)容作為基礎(chǔ)，使用說明書和附圖作為解釋依據(jù)；權(quán)利要求的用語的定義按一般、通常的含義解釋，不能考慮實(shí)施例進(jìn)行限定等?？傊瑢?quán)利要求的解釋是在每一個(gè)專利侵權(quán)案件中都會出現(xiàn)的問題。專利權(quán)利要求的解釋決定企業(yè)的興衰。權(quán)利要求解釋的目的在于澄清權(quán)利要求中的含糊不清之處和調(diào)和專利權(quán)人與社會公眾之間的利益沖突。如果專利審查員在專利審查實(shí)踐以及專利代理人在專利代理的撰寫中能切實(shí)把握這一點(diǎn)，那么在后續(xù)的無效和侵權(quán)判決過程中就能夠有效節(jié)約司法程序，避免浪費(fèi)司法資源。

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［2］清川 寬.わが國における知的財(cái)産権を巡る動向とその評価（90 年代後半以降のプロパテント化の評価－特に特許制度について－）［EB/OL］.［2016-07-25］.Http//www.rieti.go.ip/publications/dp/06j060.pdf.

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國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局光電技術(shù)發(fā)明審查部。