陳　娟

西南民族大學(xué)法學(xué)院，四川　成都　610041

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商標(biāo)許可使用后增值利益的歸屬問(wèn)題探討

陳娟

西南民族大學(xué)法學(xué)院，四川成都610041

摘要：隨著“中國(guó)包裝裝潢第一案”的一審結(jié)果新鮮出爐，學(xué)界對(duì)商標(biāo)許可使用后增值利益的歸屬問(wèn)題的討論愈發(fā)熱烈，然而，由于《商標(biāo)法》對(duì)此并沒(méi)有規(guī)定。對(duì)于該問(wèn)題，我們應(yīng)該依照民法的“意思自治”原則，首先可以允許雙方當(dāng)事人在許可使用合同中約定，如果沒(méi)有約定，則按照“公平原則”對(duì)增值利益部分進(jìn)行公平的劃分。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)法；增值利益；許可使用；公平原則；意思自治

有“中國(guó)包裝裝潢第一案”之稱的某公司“紅罐之爭(zhēng)”一審結(jié)果如今已經(jīng)出爐，然而，對(duì)該案的討論并沒(méi)有結(jié)束，其中就包括商標(biāo)許可使用后增值利益的歸屬問(wèn)題。對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，我國(guó)《商標(biāo)法》并沒(méi)有做出詳細(xì)的規(guī)定，因此，很多學(xué)者發(fā)表了自己的意見(jiàn)，可是學(xué)者們的意見(jiàn)卻大相徑庭。

一、商標(biāo)增值部分應(yīng)當(dāng)歸屬于商標(biāo)所有權(quán)人

持該觀點(diǎn)的學(xué)者從《商標(biāo)法》確定的商標(biāo)權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬性出發(fā)，認(rèn)為商標(biāo)持有人可以將自己的商標(biāo)許可給他人使用是基于商標(biāo)權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬性，以換取財(cái)產(chǎn)上的對(duì)價(jià)，謀取財(cái)產(chǎn)利益。而且從該案的判決書(shū)可以看出，該案中的商標(biāo)許可的合同性質(zhì)屬于普通許可合同，也明確約定了許可期限，盡管原被告雙方對(duì)約定的使用期限有爭(zhēng)議，但不可否認(rèn)的是，被許可使用人應(yīng)該到期返還商標(biāo)使用權(quán)。因此，有學(xué)者認(rèn)為商標(biāo)的增值部分作為商標(biāo)的附加值自然也應(yīng)歸屬商標(biāo)所有權(quán)人。①

然而這種觀點(diǎn)有失公平。畢竟商標(biāo)被許可使用人為此做出了較大的付出。如果商標(biāo)的增值利益全部歸屬于商標(biāo)所有人，會(huì)極大的打擊使用者的積極性。一來(lái)會(huì)打擊被許可使用人在使用商標(biāo)的過(guò)程中充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，不能將商標(biāo)的價(jià)值發(fā)揮到極致；二來(lái)會(huì)影響商標(biāo)許可使用的交易，跟《合同法》的鼓勵(lì)交易原則相違背。

二、商標(biāo)增值利益歸被許可使用人所有

贊成該觀點(diǎn)的學(xué)者認(rèn)為，商標(biāo)的增值利益可以按照物權(quán)法的“添附規(guī)則”，商標(biāo)的增值利益歸屬于被許可使用人所有。所謂“添附規(guī)則”，即在使用物租賃期限屆滿之后，使用者有權(quán)拆下添附物，歸自己所有，即使是添附后不可拆分的，使用者也有權(quán)請(qǐng)求返還添附物上的增值部分。而且如果商標(biāo)許可使用合同的當(dāng)事人未約定商標(biāo)增值的利益歸屬時(shí)，雙方就此可能構(gòu)成無(wú)因管理、侵權(quán)或不當(dāng)?shù)美姆申P(guān)系，按照所構(gòu)成的法律關(guān)系來(lái)斷定商標(biāo)增值利益的歸屬。但是，有學(xué)者認(rèn)為此觀點(diǎn)存在不妥之處。會(huì)削弱商標(biāo)注冊(cè)及其公示的穩(wěn)定性；難以量化評(píng)估商標(biāo)及其增值；不具有現(xiàn)實(shí)可行性。

三、根據(jù)民法中的公平原則對(duì)其進(jìn)行利益分配

也有學(xué)者從商標(biāo)的價(jià)值出發(fā)，認(rèn)為商標(biāo)的價(jià)值是在商標(biāo)使用過(guò)程中不斷地增值。而被許可人作為商標(biāo)的使用者，是商標(biāo)價(jià)值的貢獻(xiàn)者之一，其對(duì)商標(biāo)增值所付出的投入理應(yīng)有所回報(bào)。被許可人在使用商標(biāo)的過(guò)程中，對(duì)商標(biāo)做出了宣傳廣告等投入，從而使商標(biāo)更具有價(jià)值，因此如果在這種情況下，不對(duì)被許可人進(jìn)行一定的利益分配的話顯失公平。在雙方當(dāng)事人在許可使用合同中沒(méi)有就商標(biāo)增值利益如何分配的情況下，應(yīng)當(dāng)在許可協(xié)議終止后，基于公平原則對(duì)涉案商標(biāo)的增值利益進(jìn)行合理的分配。②這種觀點(diǎn)較為合理公平。

四、關(guān)于“后發(fā)商譽(yù)”

陶鑫良與張冬梅兩位學(xué)者因此還提出了“后發(fā)商譽(yù)”的概念?！昂蟀l(fā)商譽(yù)”是相對(duì)于“先發(fā)商譽(yù)”而言的，所謂“先發(fā)商譽(yù)”，是指在許可他人使用注冊(cè)商標(biāo)或者他人“傍名牌”而擅自使用該注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)之前，已通過(guò)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的在前充分使用，使得該注冊(cè)商標(biāo)在上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)前已產(chǎn)生了顯著的巨大商譽(yù)，即“先發(fā)商譽(yù)”。③“后發(fā)商譽(yù)”是指在許可他人使用該注冊(cè)商標(biāo)或者他人擅自使用該注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)之前，該注冊(cè)商標(biāo)還沒(méi)有較高的知名度或美譽(yù)度，即還沒(méi)有顯著商譽(yù)。在該時(shí)間節(jié)點(diǎn)之后，或者是被許可使用人在后的被許可使用過(guò)程中的貢獻(xiàn)所致，或者是在擅自使用該注冊(cè)商標(biāo)者在后的擅自使用過(guò)程中的效果所致，才使得該注冊(cè)商標(biāo)“后發(fā)”產(chǎn)生了顯著商譽(yù)。

五、意思自治原則的運(yùn)用

筆者認(rèn)為，不論是從什么角度出發(fā)，我們首先應(yīng)該適用民法的意思自治原則以及《合同法》的合同自由原則。根據(jù)民法的意思自治原則以及《合同法》的合同自由原則，我們應(yīng)該允許雙方當(dāng)事人在商標(biāo)許可使

用合同中互相約定關(guān)于商標(biāo)許可使用后商標(biāo)增值利益的歸宿問(wèn)題。所謂合同自由原則，是指當(dāng)事人在法律允許的范圍之內(nèi)，就與合同有關(guān)的事項(xiàng)享有選擇和決定的自由。④合同自由原則包括締約自由、選擇相對(duì)人自由、決定合同內(nèi)容的自由、變更或者解除合同的自由、選擇合同形式的自由。我們都知道商標(biāo)的許可使用是通過(guò)合同的形式完成的，既然商標(biāo)許可合同具備合同的所有要件，那么，合同雙方的當(dāng)事人就可以對(duì)相關(guān)的事項(xiàng)在不違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的情況下，可以在合同中自由約定。因此按照合同自由原則，合同相對(duì)人可以自由決定合同內(nèi)容，就此可以在合同中約定關(guān)于商標(biāo)許可之后增值利益的歸屬問(wèn)題。

當(dāng)合同雙方當(dāng)事人并沒(méi)有就商標(biāo)增值利益做出約定時(shí)，我們應(yīng)該依照民法的公平原則，對(duì)其進(jìn)行合理的劃分，至于怎樣合理的劃分，這就要有很多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，比如商標(biāo)在被許可使用之前的知名度，是已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)有了知名度還是在某個(gè)省亦或是某個(gè)市或者根本沒(méi)有知名度。還要注意在被許可使用之后被許可使用方對(duì)這個(gè)商標(biāo)的知名度付出的成本，包括一切宣傳費(fèi)用，包括電視廣告費(fèi)、紙質(zhì)宣傳費(fèi)或者是活動(dòng)宣傳費(fèi)等等。

如果商標(biāo)在被許可使用之前就已經(jīng)有很大的知名度，而且被許可使用方也沒(méi)有就此商標(biāo)的宣傳花費(fèi)太大的成本，那么商標(biāo)被許可使用之后的增值利益就不算是“后發(fā)商譽(yù)”，因此被許可使用方可以少分增值利益的部分，比如等許可使用期限已到之后，如果雙方就該合同要不要繼續(xù)續(xù)約沒(méi)有達(dá)成一致意見(jiàn)，法院就可以裁定或者判定該商標(biāo)的所有權(quán)以及增值利益歸商標(biāo)所有人所有，但是商標(biāo)所有人也要給予商標(biāo)使用人一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，該補(bǔ)償按照使用人之前就該商標(biāo)的價(jià)值做出的貢獻(xiàn)的多少來(lái)決定。

如果商標(biāo)使用人對(duì)商標(biāo)的價(jià)值增長(zhǎng)有很大的貢獻(xiàn)，而且此商標(biāo)已經(jīng)成為了該商標(biāo)使用人所產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)志的話，那結(jié)果就另當(dāng)別論了。如果在許可使用之前該商標(biāo)并沒(méi)有知名度，之后有知名度完全是靠商標(biāo)使用人對(duì)該商標(biāo)做宣傳，法院做判決或者裁定的時(shí)候應(yīng)該考慮商標(biāo)使用人就該商標(biāo)付出的成本，做出有利于商標(biāo)使用者的決定，或者是對(duì)商標(biāo)使用人來(lái)說(shuō)公平的決定。

六、總結(jié)

某公司包裝裝潢的案子讓我們知道我國(guó)《商標(biāo)法》還有很多不完善的地方，我們都知道，如果我國(guó)《商標(biāo)法》對(duì)商標(biāo)的增值利益有詳細(xì)的規(guī)定，就不會(huì)有這些糾紛，會(huì)減少人力物力財(cái)力的浪費(fèi)。當(dāng)然，任何國(guó)家的任何一部法律都需要經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的時(shí)間去修改和完善，只有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，才可以解決問(wèn)題，才可以有更完美的結(jié)果。

雖然我國(guó)《民法》以及《合同法》有很多原則，而且也有好幾個(gè)原則適用解決關(guān)于商標(biāo)許可使用之后商標(biāo)增值利益這個(gè)問(wèn)題，但是筆者依然堅(jiān)持首先應(yīng)該適用合同自由原則，其次是公平原則。

[注釋]

①段曉珊.從“王老吉”商標(biāo)案看商標(biāo)增值利益的歸屬與分配[J].商場(chǎng)現(xiàn)代化，2013(15).

②段曉珊.從“王老吉”商標(biāo)案看商標(biāo)增值利益的歸屬與分配[J].商場(chǎng)現(xiàn)代化，2013(15).

③陶鑫良，張冬梅.被許可使用“后發(fā)商譽(yù)”及其移植的知識(shí)產(chǎn)權(quán)探析，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2012.

④崔建遠(yuǎn).合同法(六版)[M].法律出版社，2016.2.

[參考文獻(xiàn)]

[1]崔建遠(yuǎn).合同法(六版)[M].法律出版社，2016.2.

[2]陶鑫良，張冬梅.被許可使用“后發(fā)商譽(yù)”及其移植的知識(shí)產(chǎn)權(quán)探析[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2012.

[3]段曉珊.從“王老吉”商標(biāo)案看商標(biāo)增值利益的歸屬與分配[J].商場(chǎng)現(xiàn)代化，2013(15).

[4]鄭其斌.論商標(biāo)權(quán)的本質(zhì)[M].北京：人民法院出版社，2009.

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[9]胡燦.商標(biāo)使用許可中利益與風(fēng)險(xiǎn)之博弈——以王老吉商標(biāo)糾紛案為視角[J].東方企業(yè)文化·商業(yè)文化，2012.

中圖分類號(hào)：D923.43

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2095-4379-(2016)22-0184-02

作者簡(jiǎn)介：陳娟，漢族，青海大通人，西南民族大學(xué)法學(xué)院，2014級(jí)民商法學(xué)碩士研究生。