文/劉慶輝

我國專利復(fù)審制度的性質(zhì)、問題與重構(gòu)

文/劉慶輝

一、問題的提出

根據(jù)我國《專利法》第41條第1款的規(guī)定，專利申請人對專利局作出的駁回專利申請的決定不服的，可以向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審。這是我國《專利法》確立的專利復(fù)審制度。但是，專利復(fù)審在程序構(gòu)造上究竟如何定位？復(fù)審的客體是什么？復(fù)審的范圍有多大？這些問題在最近幾年的專利復(fù)審實踐中，引起了較大的爭議。其中，爭議最大的是專利復(fù)審委員會依職權(quán)進(jìn)行的“明顯實質(zhì)性缺陷”審查。1.“明顯實質(zhì)性缺陷”是2010版《專利審查指南》明確提到的一個概念，意指專利申請中存在的明顯不符合《專利法》及《專利法實施細(xì)則》規(guī)定的授權(quán)條件的缺陷。例如，在贏創(chuàng)德固賽有限責(zé)任公司訴專利復(fù)審委員會“表面改性的沉淀二氧化硅”發(fā)明專利申請復(fù)審行政糾紛案中，2.參見北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第2876號行政判決書、北京市高級人民法院（2012）高行終字第1486號行政判決書及最高人民法院（2014）知行字第2號行政裁定書。專利局駁回該發(fā)明專利申請的依據(jù)是其權(quán)利要求1-31的修改不符合《專利法》第33條的規(guī)定，但是在復(fù)審階段，專利復(fù)審委員會認(rèn)定該發(fā)明專利申請不符合《專利法》第23條第3款關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定，并據(jù)此維持專利局作出的駁回決定（以下簡稱駁回決定）。贏創(chuàng)德固賽有限責(zé)任公司提起行政訴訟，認(rèn)為專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)審查駁回決定是否正確，不應(yīng)當(dāng)審查駁回決定未提及的《專利法》第23條第3款的問題。但是，專利復(fù)審委員會認(rèn)為其依據(jù)2010年修正的《專利審查指南》（以下簡稱《專利審查指南》）的規(guī)定，可以依職權(quán)審查專利申請是否具有駁回決定未提及的“明

依據(jù)我國《專利法》第41條和《專利法實施細(xì)則》第63條的規(guī)定，專利復(fù)審是救濟程序。但是，《專利審查指南》將其修正為具有救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)。專利復(fù)審委員會在復(fù)審實踐中依據(jù)《專利審查指南》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行續(xù)審的做法，雖然缺乏充分的上位法依據(jù)，但在專利申請及復(fù)審數(shù)量大幅攀升的情況下，具有現(xiàn)實合理性。基于復(fù)審實踐的需要，我們應(yīng)當(dāng)參考域外的立法例，重構(gòu)我國的專利復(fù)審制度，賦予復(fù)審以救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)。

專利申請；專利審查；專利復(fù)審顯實質(zhì)性缺陷”。該案歷經(jīng)一審、二審和最高人民法院申訴審查，反映出各方當(dāng)事人在專利復(fù)審這一問題上的認(rèn)識嚴(yán)重分歧。

最近幾年來，上述類型的案件呈日益增長的趨勢，在實務(wù)界引起了廣泛的爭議。這給我們提出了新的問題——在法解釋論上，我們應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)識現(xiàn)行專利復(fù)審制度，如何界定復(fù)審的審查客體及范圍？在立法論上，我們應(yīng)當(dāng)如何平衡復(fù)審請求人的程序利益和專利授權(quán)程序的效率？現(xiàn)行專利復(fù)審制度是否需要改進(jìn)？2015年4月1日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《專利法修改草案（征求意見稿）》，3.參見國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/20150401-1095939.html，2015年6月2日訪問。對專利復(fù)審制度進(jìn)行了改造，明確規(guī)定專利復(fù)審具有救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)。4.《專利法修改草案（征求意見稿）》第41條第2款規(guī)定，“專利復(fù)審委員會對復(fù)審請求進(jìn)行審查，必要時可以對專利申請是否符合本法有關(guān)規(guī)定的其他情形進(jìn)行審查”。該款前一句表明復(fù)審針對復(fù)審請求進(jìn)行，具有救濟性質(zhì)；后一句表明復(fù)審具有續(xù)審性質(zhì)，專利復(fù)審委員會可以依職權(quán)審查駁回決定未提及的其他情形，即在專利局審查的基礎(chǔ)上延續(xù)審查專利申請是否符合授權(quán)條件（續(xù)審）。這為專利復(fù)審制度的反思、檢討提供了契機。本文主要討論現(xiàn)行《專利法》中專利復(fù)審的性質(zhì)，檢討專利復(fù)審實踐中的做法，并結(jié)合域外法制經(jīng)驗，探討專利復(fù)審制度重構(gòu)的問題。

二、我國專利復(fù)審的法律性質(zhì)

關(guān)于專利復(fù)審的法律性質(zhì)和功能定位，專家學(xué)者的認(rèn)識并不相同。一種觀點認(rèn)為復(fù)審是救濟程序。5.參見尹新天：《中國專利法詳解》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第452-456頁；另一種觀點認(rèn)為復(fù)審既有救濟的性質(zhì)，也有續(xù)審的性質(zhì)。6.參見湯宗舜：《專利法教程》，法律出版社2003年版，第143-145頁；李揚：《知識產(chǎn)權(quán)法基本原理》，中國社會科學(xué)出版社2010年版，第469頁。還有一種觀點認(rèn)為，復(fù)審是行政監(jiān)督程序。7.參見文希凱主編：《專利法教程》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第205-206頁。

法律研究區(qū)分解釋論研究和立法論研究。解釋論，研究法律是什么及如何適用法律的問題。立法論，研究法律應(yīng)當(dāng)如何的問題。8.參見李揚：《知識產(chǎn)權(quán)法基本原理》，中國社會科學(xué)出版社2010年版，第169頁。討論我國專利復(fù)審的法律性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)站在解釋論的角度，從現(xiàn)行立法規(guī)定中總結(jié)、提煉?！秾＠ā返?1條規(guī)定，“國務(wù)院專利行政部門設(shè)立專利復(fù)審委員會。專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)，向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審?！睋?jù)此，專利復(fù)審是專利申請人不服駁回決定而啟動的審查程序，旨在對專利申請人可能受到駁回決定的不利影響提供救濟?！秾＠▽嵤┘?xì)則》第63條第1款規(guī)定，“專利復(fù)審委員會進(jìn)行復(fù)審后，認(rèn)為復(fù)審請求不符合專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知復(fù)審請求人，要求其在指定期限內(nèi)陳述意見。期滿未答復(fù)的，該復(fù)審請求視為撤回；經(jīng)陳述意見或者進(jìn)行修改后，專利復(fù)審委員會認(rèn)為仍不符合專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)作出維持原駁回決定的復(fù)審決定?！钡?款規(guī)定，“專利復(fù)審委員會進(jìn)行復(fù)審后，認(rèn)為原駁回決定不符合專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，或者認(rèn)為經(jīng)過修改的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應(yīng)當(dāng)撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)進(jìn)行審查程序?！币罁?jù)前述第1款規(guī)定，復(fù)審請求不成立的，應(yīng)當(dāng)維持原駁回決定；依據(jù)第2款規(guī)定，原駁回決定不成立或者修改后的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應(yīng)當(dāng)撤銷駁回決定，發(fā)回原審查部門重審。根據(jù)前述第1、2款的文義，可以確認(rèn)專利復(fù)審的審查對象是駁回決定，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)依據(jù)復(fù)審請求人的請求和理由，對駁回決定的事實認(rèn)定、法律適用等進(jìn)行審查。如果復(fù)審請求成立、駁回決定錯誤的，應(yīng)當(dāng)撤銷駁回決定；如果復(fù)審請求不成立、駁回決定正確的，應(yīng)當(dāng)維持駁回決定。因此，依據(jù)《專利法》第41條及《專利法實施細(xì)則》第63條的規(guī)定，復(fù)審是一種救濟程序，應(yīng)屬無疑。

但是，《專利審查指南》對專利復(fù)審的定位，與《專利法》及《專利法實施細(xì)則》的規(guī)定有所不同?！秾＠麑彶橹改稀返谒牟糠值诙轮?.引言”規(guī)定，“復(fù)審程序是因申請人對駁回決定不服而啟動的救濟程序，同時也是專利審批程序的延續(xù)。因此，一方面，專利復(fù)審委員會一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進(jìn)行審查，不承擔(dān)對專利申請全面審查的義務(wù)；另一方面，為了提高專利授權(quán)的質(zhì)量，避免不合理地延長審批程序，專利復(fù)審委員會可以依職權(quán)對駁回決定未提及的明顯實質(zhì)性缺陷進(jìn)行審查。”此項規(guī)定可被概括為“雙重性質(zhì)說”，9.參見李越：《專利復(fù)審程序中依職權(quán)審查的理解與典型適用》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報》2013年12月27日，第11版。即專利復(fù)審具有救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)?！秾＠ā泛汀秾＠▽嵤┘?xì)則》均未明確規(guī)定專利復(fù)審具有續(xù)審的性質(zhì)，依據(jù)其相關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋，也得不出專利復(fù)審兼具救濟和續(xù)審雙重性質(zhì)的結(jié)論。因此，《專利審查指南》規(guī)定專利復(fù)審兼具救濟和續(xù)審雙重性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)是修正了《專利法》和《專利法實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，這一修正是否合理合法，應(yīng)有檢討的空間。

《專利法》和《專利法實施細(xì)則》是法律法規(guī)，是上位法；《專利審查指南》是部門規(guī)章，是下位法。當(dāng)下位法與上位法的規(guī)定不一致時，應(yīng)當(dāng)以上位法的規(guī)定為準(zhǔn)。因此，專利復(fù)審應(yīng)是救濟程序。

專利復(fù)審的法律性質(zhì)決定了復(fù)審的客體和審查范圍，明確專利復(fù)審的法律性質(zhì)，具有重要意義。如果復(fù)審是救濟程序，則復(fù)審應(yīng)當(dāng)圍繞復(fù)審請求人的請求和理由，針對駁回決定的事實認(rèn)定及法律適用等進(jìn)行審查，以確定駁回決定是否合理合法，而不應(yīng)當(dāng)對駁回決定未提及的事實和理由進(jìn)行審查。如果復(fù)審具有救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)，則專利復(fù)審委員會不僅要審查駁回決定是否合法合理，還可以審查駁回決定未提及的專利申請中的其他缺陷。由于我國專利復(fù)審是救濟程序，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)圍繞復(fù)審請求人的請求和理由，針對駁回決定的事實認(rèn)定及法律適用等進(jìn)行審查，以確定駁回決定是否合理合法。

三、我國專利復(fù)審制度的實踐及其問題

由于《專利審查指南》第四部分第二章明確規(guī)定，專利復(fù)審委員會可以依職權(quán)對駁回決定未提及的專利申請中的“明顯實質(zhì)性缺陷”進(jìn)行審查，在目前的專利復(fù)審實踐中出現(xiàn)了一個明顯的趨勢，專利復(fù)審委員會在很多復(fù)審案件中過于強調(diào)專利授權(quán)程序效率，強調(diào)依職權(quán)續(xù)審，而對復(fù)審的救濟性質(zhì)重視不夠。在下文列舉的諸多案件中，專利復(fù)審委員會均未針對復(fù)審請求人的請求和理由，審查駁回決定的事實認(rèn)定及法律適用是否合理合法，而是依職權(quán)審查駁回決定未提及的專利申請中的“明顯實質(zhì)性缺陷”。表1是筆者檢索到的專利復(fù)審委員會依職權(quán)審理專利申請的“明顯實質(zhì)性缺陷”的典型案例：10.復(fù)審決定號是指專利復(fù)審委員會作出的專利復(fù)審案件的決定號，駁回法條是指專利局審查并駁回專利申請所依據(jù)的法條，復(fù)審法條是指專利復(fù)審委員會審查并據(jù)以作出復(fù)審決定所依據(jù)的法條。例如，法22.3是指《專利法》第22條第3款，細(xì)則20.1是指《專利法實施細(xì)則》第20條第1款，其他類推。（見表1）

從表1，我們可以發(fā)現(xiàn)：第一，專利復(fù)審委員會引入了新的事實和理由維持駁回決定。例如，在第30895號駁回復(fù)審決定中，駁回決定依據(jù)的理由是專利申請的修改不符合《專利法》第33條的規(guī)定，而專利復(fù)審委員會未審查該駁回決定是否正確，就直接引入《專利法》第22條第3款關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定進(jìn)行審查，并以專利申請不符合該條規(guī)定為由（即變更了駁回決定的理由）維持駁回決定。這一做法有兩點值得檢討。首先，專利復(fù)審委員會依職權(quán)引入駁回決定未提及的事實和理由對專利申請進(jìn)行審查，雖然在《專利審查指南》中有依據(jù)，但是缺乏上位法依據(jù)。其次，即使專利復(fù)審委員會可以依職權(quán)進(jìn)行審查，而且發(fā)現(xiàn)專利申請確實存在駁回決定未提及的“明顯實質(zhì)性缺陷”，亦不應(yīng)當(dāng)以駁回決定未提及的事實和理由維持駁回決定，而應(yīng)當(dāng)駁回復(fù)審請求人的復(fù)審請求或?qū)＠暾垺５诙?，專利?fù)審委員會依職權(quán)進(jìn)行“明顯實質(zhì)性缺陷”審查的范圍相當(dāng)寬泛。由于《專利審查指南》的“復(fù)審”部分未對“明顯實質(zhì)性缺陷”的范圍進(jìn)行明確界定，專利復(fù)審委員會在實踐中對“明顯實質(zhì)性缺陷”的掌握相當(dāng)寬松，如表1所示，幾乎任何法條都屬于“明顯實質(zhì)性缺陷”審查的范圍。

總結(jié)最近幾年來復(fù)審實踐中的問題，突出表現(xiàn)為以下幾個方面：

一是復(fù)審的法律定位問題。前文已述，依據(jù)《專利法》和《專利法實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，復(fù)審是救濟程序；但是，依據(jù)《專利審查指南》的有關(guān)規(guī)定，復(fù)審既是救濟程序，也是專利審批程序的延續(xù)，具有救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)。實踐中，專利復(fù)審委員會往往直接依據(jù)《專利審查指南》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)審，在很多復(fù)審案件（如表1所示）中沒有圍繞復(fù)審請求人的請求和理由進(jìn)行審查，而是直接依職權(quán)審查駁回決定未提及的專利申請的其他缺陷，忽視了復(fù)審的救濟性質(zhì)。

二是復(fù)審客體的問題?！秾＠麑彶橹改稀芬?guī)定，專利復(fù)審請求的客體是駁回決定。11由于復(fù)審請求的客體是駁回決定，復(fù)審是針對復(fù)審請求而言，因此，復(fù)審的客體也應(yīng)當(dāng)是駁回決定。依據(jù)《專利法實施細(xì)則》第63條進(jìn)行解釋，也能得出這一結(jié)論。對此，《專利審查指南》第四部分第二章之“1.引言”也明確規(guī)定，“專利復(fù)審委員會一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進(jìn)行審查”。但是，在很多復(fù)審案件中，專利復(fù)審委員會根本不審查駁回決定是否合理合法，而是變更審查客體，直接對駁回決定未提及的專利申請中的其他“明顯實質(zhì)性缺陷”進(jìn)行審查，并以專利申請具有“明顯實質(zhì)性缺陷”為由，維持駁回決定。復(fù)審請求人對專利復(fù)審委員會的這種做法意見很大，近年來訴至法院的此類案件日益增多。這種做法應(yīng)當(dāng)檢討。復(fù)審請求人是對駁回決定不服提出復(fù)審的，其復(fù)審請求是撤銷駁回決定，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第63條的規(guī)定，對駁回決定是否合理合法進(jìn)行審查，不應(yīng)當(dāng)將復(fù)審客體變更為專利申請。

表1：“明顯實質(zhì)性缺陷”依職權(quán)審查典型案例

三是復(fù)審范圍的問題。根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第63條的規(guī)定，復(fù)審范圍應(yīng)當(dāng)是駁回決定的事實認(rèn)定及法律適用。對此，《專利審查指南》第四部分第二章之“4.1理由和證據(jù)的審查”也規(guī)定，“在復(fù)審程序中，合議組一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進(jìn)行審查?！钡?，《專利審查指南》的該項規(guī)定同時指出，專利復(fù)審委員會還可以對駁回決定未提及的專利申請中的其他“明顯實質(zhì)性缺陷”進(jìn)行審查。實踐中，專利復(fù)審委員會往往忽略《專利法實施細(xì)則》第63條的規(guī)定，直接依據(jù)《專利審查指南》的前述規(guī)定，依職權(quán)引入相關(guān)理由進(jìn)行審查。而且，由于《專利審查指南》的“復(fù)審”部分未對“明顯實質(zhì)性缺陷”的范圍進(jìn)行界定，專利復(fù)審委員會在實踐中對“明顯實質(zhì)性缺陷”范圍的掌握相當(dāng)寬松。這種復(fù)審做法引起復(fù)審請求人的不滿，引發(fā)了許多行政訴訟案件（如表1所示）。

四是復(fù)審決定主文的問題。根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第63條的規(guī)定，駁回決定正確、復(fù)審請求不成立的，應(yīng)當(dāng)維持駁回決定；駁回決定錯誤、復(fù)審請求成立的，應(yīng)當(dāng)撤銷駁回決定，發(fā)回專利局重新審查。專利局作出駁回決定是法律推理三段論過程，只有在駁回決定的事實認(rèn)定、法律適用正確且專利審查程序合法時，才能維持駁回決定，而不得引入駁回決定未提及的事實和理由維持駁回決定。但是，如前文表1所示，專利復(fù)審委員會在復(fù)審實踐中經(jīng)常引入駁回決定未提及的事實和理由維持駁回決定。這種做法顯然偏離了《專利法實施細(xì)則》第63條的規(guī)定，也背離了專利復(fù)審的救濟制度目標(biāo)。

以上總結(jié)了四個方面的問題。客觀地說，這些問題的出現(xiàn)具有現(xiàn)實原因?！秾＠麑彶橹改稀芬?guī)定復(fù)審具有救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)，專利復(fù)審委員會在實踐中依職權(quán)審查專利申請中的其他缺陷的做法，是基于提高專利授權(quán)程序效率的考量，應(yīng)當(dāng)說具有一定的合理性。近年來，我國專利申請數(shù)量呈大幅增長的趨勢，復(fù)審案件也相應(yīng)地大幅攀升，12.根據(jù)專利復(fù)審委員會審查員劉洋在2015年1月9日北京市高級人民法院組織的專利復(fù)審程序法律問題研討會上的主題發(fā)言，2010年我國的復(fù)審案件數(shù)為12369件，2011年為12946件，2012年為17320件，2013年為18829件。如果專利復(fù)審委員會可以依職權(quán)審查駁回決定未提及的專利申請中的其他缺陷，而不退回專利局重新審查，在客觀上確實可以避免程序拖延，提高專利授權(quán)程序的效率，具有合理性。我國專利復(fù)審制度的法律定位是救濟，而實踐中為了提高專利授權(quán)程序的效率，將其修正為救濟和續(xù)審。復(fù)審實踐與法律規(guī)定發(fā)生了偏離，這是由專利申請及復(fù)審數(shù)量大幅增長的現(xiàn)實壓力造成的。

社會現(xiàn)實是第一性的, 法是第二性的，法以社會現(xiàn)實為調(diào)整對象,應(yīng)當(dāng)回應(yīng)社會現(xiàn)實的需要，而不能無視社會現(xiàn)實。13.參見李?。骸斗ǖ牡诙栽砼c知識產(chǎn)權(quán)概念》，載《中國人民大學(xué)學(xué)報》2004年第1期。面對復(fù)審實踐中的問題，我們有必要檢討我國專利復(fù)審的法律定位。最近，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《專利法修改草案（征求意見稿）》，對專利復(fù)審制度進(jìn)行了改造，為我們重新思考、檢討專利復(fù)審制度提供了契機，我們應(yīng)當(dāng)參考域外的經(jīng)驗，結(jié)合我國實踐中的問題，反思專利復(fù)審制度的定位，重構(gòu)專利復(fù)審制度。

四、我國專利復(fù)審制度改革的比較法視角

專利復(fù)審制度應(yīng)當(dāng)如何定位？專利復(fù)審委員會依職權(quán)對專利申請進(jìn)行續(xù)審是否具有合理性和必要性？比較法考察可以為我們提供經(jīng)驗。

（一）各國專利復(fù)審法制概況14.此部分內(nèi)容參考了專利復(fù)審委員會審查員劉洋和北京律盟知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司專利代理人宋獻(xiàn)濤在2015年1月9日北京市高級人民法院組織的專利復(fù)審程序法律問題研討會上的主題發(fā)言，特此致謝。

1.美國

根據(jù)美國《專利法》第6條的規(guī)定，美國專利商標(biāo)局設(shè)置專利審理和上訴委員會（the Patent Trial and Appeal Borad），處理專利復(fù)審等事宜。該法第134條的規(guī)定，專利申請人對專利商標(biāo)局作出的駁回決定，可以向?qū)＠麑徖砗蜕显V委員會申訴。15.參見裘安曼等譯：《十二國專利法》，清華大學(xué)出版社2013年版，第619-750頁。根據(jù)美國《專利審查程序手冊》（37 C.F.R.41.39 MPEP 1207）的規(guī)定，專利審理和上訴委員會在復(fù)審中可以基于新的駁回理由駁回復(fù)審申請中的一個或者多個權(quán)利要求，其中包括審查員在駁回決定中未反對的權(quán)利要求。針對專利審理和上訴委員會在復(fù)審決定中引入新的駁回理由，申訴人（Appellant，即專利申請人）可以選擇：（1）重新啟動實審。申訴人可以修改專利權(quán)利要求，提交新證據(jù)，并請求發(fā)回由專利商標(biāo)局的審查員重新審查；（2）請求專利審理和上訴委員會重新審查。

由上文可知，美國的專利復(fù)審不限于審查專利商標(biāo)局作出駁回決定所依據(jù)的事實和理由，而是可以引入新的事實和理由駁回專利申請。但是，美國非常注重保護(hù)專利申請人的程序利益，針對專利審理和上訴委員會在復(fù)審決定中引入新的駁回理由，專利申請人可以修改專利權(quán)利要求，提交證據(jù)，并請求發(fā)回由審查員重新審查，也可以要求專利審理和上訴委員會再次審查?？偨Y(jié)起來，一方面，專利審理和上訴委員會可以依職權(quán)引入新的事實和理由對專利申請進(jìn)行審查，另一方面，專利審理和上訴委員會又注重保護(hù)專利申請人的程序利益，給予其選擇發(fā)回重審或請求再次審查的權(quán)利。

2.歐洲

根據(jù)《歐洲專利公約》（The European Patent Convention，簡稱EPC）的規(guī)定，歐洲專利局設(shè)立上訴委員會（The Board of Appeal），對專利申請人不服受理處、審查部、異議部與法律部等部門所作的決定提出的上訴進(jìn)行審查。上訴委員會可以行使原作出被申訴決定的部門職權(quán)以內(nèi)的任何權(quán)力，也可以發(fā)回作出被申訴決定的部門重審（EPC 111(1)）。在復(fù)審程序中，上訴委員會的審查不局限于當(dāng)事人的請求及所提供的事實、證據(jù)和論點（EPC 114(1)）。在歐洲專利局G10/93復(fù)審案的裁決書中明確提到，擴大上訴委員會（ Enlarged Board of Appeal）在復(fù)審程序中：（1）有引入新理由的權(quán)力；（2）沒有全面審查的義務(wù)；（3）沒有發(fā)回重審的義務(wù)。擴大上訴委員會的審查需要考量的因素包括：（1）是否需要做進(jìn)一步的調(diào)查；（2）是否發(fā)生了程序違法并阻礙了實體判斷；（3）與被訴決定相比，是否發(fā)生了重大的事實改變；（4）申請人對“審級損失”的態(tài)度如何；（5）擴大上訴委員會的決定是否將明顯加快程序；（6）對發(fā)回重審有利和不利的其他理由?？偨Y(jié)起來，歐洲專利局的專利復(fù)審是可以依職權(quán)引入新的事實和理由進(jìn)行審查的。

3.日本

根據(jù)日本《專利法》第121條的規(guī)定，專利申請人對駁回專利申請的審查官決定不服的，可以在收到審查官決定之日起30日內(nèi)請求對該決定進(jìn)行審判（亦即復(fù)審）。又依該法第153條的規(guī)定，在審判過程中，特許廳審判院可以就當(dāng)事人未主張的任何理由進(jìn)行審理，但必須給與當(dāng)事人陳述意見的機會。16.同注釋15，裘安曼譯書，第223-302頁。由此可見，在日本，審判院可以依職權(quán)引入新的事實和理由對復(fù)審請求進(jìn)行審查。

4.韓國

根據(jù)韓國《專利法》第132條之二，韓國知識產(chǎn)權(quán)局設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)審判院，負(fù)責(zé)專利、實用新型、外觀設(shè)計和商標(biāo)的審判和復(fù)審。該法第132條之三規(guī)定，專利申請人收到拒絕授權(quán)的決定后，可以在30日內(nèi)請求審判。依該法第159條的規(guī)定，審判院在審判中可以審查當(dāng)事人沒有提出的理由，但必須給當(dāng)事人在指定期間內(nèi)就有關(guān)理由陳述意見的機會。17.同注釋15，裘安曼譯書，第389-478頁。由此可見，在韓國，審判院也可以依職權(quán)引入新的事實和理由對復(fù)審請求進(jìn)行審查。

5.臺灣地區(qū)

在臺灣地區(qū)，臺灣知識產(chǎn)權(quán)局（TIPO）進(jìn)行專利初審作出核駁決定后，專利申請人不服的，進(jìn)入再審查程序。18.參見臺灣《專利法》第40條及《臺灣專利審查基準(zhǔn)》（2011）第一編第七章的有關(guān)內(nèi)容。臺灣TIPO在2008年出版的《專利法逐條釋義》針對第46條的說明中寫到“由于再審查屬于復(fù)審之性質(zhì)，…其於進(jìn)行審查時，可重新全面審查，不以初審審定所引據(jù)之資料為限…”綜上，在臺灣，再審查為專利復(fù)審程序，也可以依職權(quán)進(jìn)行全面審查，而不限于初審的范圍，再審查程序中可以引入新的核駁理由，并根據(jù)申請人的答復(fù)和修改作出核駁決定。

（二）域外經(jīng)驗及啟示

根據(jù)上文的介紹，美國、歐盟、日本、韓國及我國臺灣地區(qū)的法律均規(guī)定，專利復(fù)審機構(gòu)可以依職權(quán)引入新的事實和理由對專利申請進(jìn)行審查，而不完全受當(dāng)事人的請求范圍和駁回決定所依據(jù)的事實和理由的限制。在前述國家和地區(qū)，雖然復(fù)審機構(gòu)有依職權(quán)審查的權(quán)力，但是特別注重保障專利申請人的程序權(quán)益，給予其陳述意見的機會。尤其是在美國和歐盟，復(fù)審機關(guān)發(fā)現(xiàn)專利申請具有新的駁回理由后，一般會盡量避免直接依據(jù)新的事實和理由駁回專利申請人的復(fù)審請求，而是發(fā)回專利實審機構(gòu)再次審查，或者根據(jù)申請人的申請由復(fù)審機構(gòu)再次進(jìn)行審查。

根據(jù)前述國家的立法和實踐經(jīng)驗，復(fù)審機構(gòu)依職權(quán)引入新的事實和理由審查專利申請的缺陷的做法，并不是問題，關(guān)鍵是要保障請求人的程序利益，給予其充分的陳述意見的機會。這是其一。其二，雖然復(fù)審具有救濟的性質(zhì)，但根本上要解決的問題是專利申請是否應(yīng)該得到授權(quán)，是發(fā)回專利實質(zhì)審查機構(gòu)重審還是由復(fù)審機構(gòu)依職權(quán)審查，取決于一系列因素，這些因素包括但不限于專利申請量、復(fù)審量以及行政資源配置等情況。參考上述國家及地區(qū)的法制經(jīng)驗，在構(gòu)造我國的專利復(fù)審制度時，第一，可以賦予專利復(fù)審委員會依職權(quán)審查的權(quán)力；第二，專利復(fù)審委員會依職權(quán)審查時，應(yīng)當(dāng)保障復(fù)審請求人的程序利益；第三，復(fù)審的主要功能是救濟，依職權(quán)進(jìn)行續(xù)審是第二位的功能，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎行使依職權(quán)審查的權(quán)力。

五、我國專利復(fù)審制度的重構(gòu)

在專利申請及復(fù)審數(shù)量日益攀升的現(xiàn)實情況下，專利復(fù)審委員會在審查駁回決定是否正確的同時，基于提高專利授權(quán)程序效率的考量，依職權(quán)對駁回決定未提及的專利申請中的其他缺陷進(jìn)行審查，這一做法雖然偏離了《專利法》第41條及《專利法實施細(xì)則》第63條的規(guī)定，但無疑具有實踐合理性，是實踐理性的表現(xiàn)。19.關(guān)于實踐理性，參見許傳璽：《從實踐理性到理性實踐：比較、比較法與法治實踐》，載《浙江大學(xué)學(xué)報（人文社會科學(xué)版）》第44卷第5期（2014年9月）。因此，面對現(xiàn)實需要，我們有必要反思、檢討并重構(gòu)專利復(fù)審制度。

（一）復(fù)審的功能定位

復(fù)審的第一功能定位是救濟，旨在對專利申請人可能受到駁回決定的不利影響提供救濟。對專利申請人的救濟可分為司法救濟和行政機關(guān)內(nèi)部救濟。與司法救濟相比，行政機關(guān)內(nèi)部救濟可能更加便捷、高效，更有利于糾錯，正因為此，《專利法》設(shè)置了專利復(fù)審這一內(nèi)部救濟制度。但是，由于我國專利申請及復(fù)審數(shù)量大幅攀升，如果堅守復(fù)審的救濟功能定位，則可能無法滿足復(fù)審實踐的需要，導(dǎo)致專利授權(quán)程序效率的降低。為了適應(yīng)復(fù)審實踐的需要，提高專利授權(quán)程序的效率，有必要在堅持復(fù)審的救濟功能的同時，賦予其續(xù)審的功能，允許專利復(fù)審委員會根據(jù)具體情況，依職權(quán)對駁回決定未提及的專利申請的其他缺陷進(jìn)行續(xù)審。上文的比較法考察為我們提供了域外法制經(jīng)驗，我們可以借鑒。正如上文提到的，賦予專利復(fù)審以救濟與續(xù)審的雙重定位，并不是問題，關(guān)鍵是在復(fù)審程序中要保障復(fù)審請求人的程序利益，給予其充分的陳述意見的機會。

我國的商標(biāo)申請復(fù)審制度也可供借鑒。2005年修訂的《商標(biāo)評審規(guī)則》第27條規(guī)定，“商標(biāo)評審委員會審理不服商標(biāo)局駁回商標(biāo)注冊申請決定的復(fù)審案件，除應(yīng)當(dāng)適用商標(biāo)法第十條、第十一條、第十二條和第十六條第一款規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)針對商標(biāo)局的駁回決定和申請人申請復(fù)審的事實、理由、請求以及評審時的事實狀態(tài)進(jìn)行評審。”根據(jù)上述規(guī)定，商標(biāo)評審委員會可以超出當(dāng)事人的請求和答辯范圍，依職權(quán)審查對商標(biāo)申請是否符合《商標(biāo)法》第10條、第11條、第12條和第16條第1款的規(guī)定進(jìn)行審查。2014年修訂的《商標(biāo)法實施條例》將上述規(guī)定納入了該條例的第52條第2款，“商標(biāo)評審委員會審理不服商標(biāo)局駁回商標(biāo)注冊申請決定的復(fù)審案件，發(fā)現(xiàn)申請注冊的商標(biāo)有違反商標(biāo)法第十條、第十一條、第十二條和第十六條第一款規(guī)定情形，商標(biāo)局并未依據(jù)上述條款作出駁回決定的，可以依據(jù)上述條款作出駁回申請的復(fù)審決定?！睆纳鲜鲆?guī)定可以看出，商標(biāo)申請復(fù)審除具有救濟的性質(zhì)外，還具有續(xù)審的性質(zhì)。商標(biāo)評審委員會除了針對商標(biāo)復(fù)審申請人的復(fù)審請求和理由進(jìn)行審查，還可以依職權(quán)對商標(biāo)申請是否符合《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定（商標(biāo)局的駁回決定未涉及的事項）進(jìn)行審查，并依法作出復(fù)審決定。

賦予專利復(fù)審以續(xù)審的性質(zhì)，可以提高專利授權(quán)程序的效率，避免專利申請在專利局和專利復(fù)審委員會之間來回振蕩。只要保障復(fù)審請求人的正當(dāng)程序權(quán)利，多數(shù)復(fù)審請求人基于及早獲得專利授權(quán)的意愿，也愿意讓專利復(fù)審委員會延續(xù)專利局的審查，進(jìn)行續(xù)審。因此，此次《專利法》修訂，將專利復(fù)審定位為救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)，具有合理性，也是現(xiàn)實需要的呼喚。

（二）復(fù)審的范圍

復(fù)審范圍的確定，應(yīng)當(dāng)考量兩個主要因素，第一是復(fù)審請求人的權(quán)益保障；第二是專利授權(quán)程序的效率。復(fù)審請求人的權(quán)益保障是復(fù)審應(yīng)當(dāng)首先考慮的因素，這是由復(fù)審的救濟性質(zhì)所決定的。復(fù)審是應(yīng)復(fù)審請求人的請求所進(jìn)行的救濟程序，旨在保護(hù)復(fù)審請求人可能受到損害的權(quán)益，因此復(fù)審請求人的權(quán)益保障是復(fù)審的首要價值。基于此，復(fù)審的范圍應(yīng)當(dāng)是駁回決定所依據(jù)的事實和理由，否則就無法確定駁回決定是否正確，復(fù)審請求人的權(quán)益是否受到損害。但是，另一方面，復(fù)審畢竟還具有續(xù)審的性質(zhì)，還應(yīng)當(dāng)考慮專利授權(quán)程序的效率。有的時候，駁回決定可能存在錯誤，應(yīng)當(dāng)撤銷。但是，由于專利申請存在駁回決定未指出的其他缺陷，不可能獲得授權(quán)，如果發(fā)回專利局重新審查并再次作出駁回決定，則可能過分注重程序價值而犧牲了效率價值。在此種情況下，由專利復(fù)審委員會依職權(quán)審查駁回決定未指出的缺陷，更加合理。

為了兼顧復(fù)審請求人的程序利益和專利授權(quán)程序的效率價值，復(fù)審范圍應(yīng)當(dāng)作如下界定：

1.基本審查范圍：由于復(fù)審是救濟程序，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)依據(jù)復(fù)審請求人的請求和理由，對專利局的駁回決定所涉及的事實認(rèn)定、法律適用及審查程序進(jìn)行審查，并對駁回決定進(jìn)行評價。這是最基本的審查范圍，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)對此范圍內(nèi)的事項進(jìn)行審查，否則就違背了請求原則，背離了專利復(fù)審的救濟制度目標(biāo)。

2.續(xù)審范圍：由于復(fù)審還具有續(xù)審的性質(zhì)，是專利審批程序的延續(xù)，因此除了上述基本審查范圍外，根據(jù)情況的需要，專利復(fù)審委員會還可以基于專利授權(quán)程序效率的考量，依職權(quán)續(xù)審駁回決定未提及的專利申請中的其他缺陷。正如上文比較法考察所顯示的，續(xù)審范圍不應(yīng)當(dāng)受到任何限制，只要是影響專利申請授權(quán)的任何缺陷，都可以列入續(xù)審范圍。

專利復(fù)審委員會進(jìn)行復(fù)審，應(yīng)當(dāng)首先審查上述第1項的內(nèi)容，即依據(jù)復(fù)審請求人的請求和理由，對駁回決定的事實認(rèn)定、法律適用及審查程序進(jìn)行審查，駁回決定正確的，予以維持，駁回決定錯誤的，予以撤銷。這點是由復(fù)審的請求原則決定的，如果不作這部分審查，就違反了請求原則。其次，根據(jù)情況審查上述第2項的內(nèi)容，即如果駁回決定所依據(jù)的理由均不成立，應(yīng)當(dāng)予以撤銷，專利復(fù)審委員會為了提高專利授權(quán)程序的效率，還可以進(jìn)一步續(xù)審查上述第2項的內(nèi)容，在確認(rèn)專利申請還存在上述第2項續(xù)審范圍的缺陷的，應(yīng)當(dāng)撤銷駁回決定，同時駁回復(fù)審請求人的專利申請。這點是由復(fù)審的續(xù)審性質(zhì)決定的，也是基于行政效率和程序節(jié)約的考慮。

（三）復(fù)審決定的類型

《專利審查指南》對復(fù)審決定的類型規(guī)定了三種情形：（1）復(fù)審請求不成立，維持駁回決定；（2）復(fù)審請求成立，撤銷駁回決定；（3）專利申請文件經(jīng)復(fù)審請求人修改，克服了駁回決定所指出的缺陷，在修改文本的基礎(chǔ)上撤銷駁回決定。20.參見《專利審查指南》第四部分第二章之“5.復(fù)審請求審查決定的類型”。上述復(fù)審決定的類型是基于復(fù)審的救濟性質(zhì)。如果賦予復(fù)審以救濟和續(xù)審雙重性質(zhì)，則上述決定類型無法滿足需要，應(yīng)當(dāng)針對復(fù)審的續(xù)審性質(zhì)，相應(yīng)增加復(fù)審決定類型。具體應(yīng)當(dāng)包括如下復(fù)審決定類型：

（一）維持駁回決定。復(fù)審請求不成立，亦即駁回決定在事實認(rèn)定、法律適用及審查程序上基本正確的，應(yīng)當(dāng)維持駁回決定。

（二）撤銷駁回決定，責(zé)令專利局重新作出決定。復(fù)審請求成立，亦即駁回決定在事實認(rèn)定、法律適用或?qū)彶槌绦蛏洗嬖谥卮箦e誤，影響復(fù)審請求人的權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)撤銷駁回決定，責(zé)令專利局重新作出決定。

（三）專利申請文件經(jīng)復(fù)審請求人修改，克服了駁回決定所指出的缺陷，在修改文本的基礎(chǔ)上撤銷駁回決定。

（四）撤銷駁回決定，駁回復(fù)審請求人的專利申請。雖然駁回決定存在部分錯誤，但并非完全錯誤，而且其結(jié)論正確的；或者雖然駁回決定錯誤，但是專利申請具有駁回決定未提及的其他缺陷而不應(yīng)當(dāng)獲得授權(quán)的，應(yīng)當(dāng)撤銷駁回決定，同時駁回復(fù)審請求人的專利申請。該類型主要適用于以下兩類情形：

1、駁回決定在事實認(rèn)定、法律適用上部分正確、部分錯誤，且正確認(rèn)定的部分足以支持其駁回結(jié)論的，應(yīng)當(dāng)撤銷駁回決定，同時駁回復(fù)審請求人的專利申請。

2、駁回決定的全部事實認(rèn)定及法律適用均存在嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)撤銷，但是專利復(fù)審委員會進(jìn)行續(xù)審后認(rèn)為專利申請存在駁回決定未指出的前述“續(xù)審范圍”的缺陷而應(yīng)當(dāng)駁回的，應(yīng)當(dāng)撤銷駁回決定，同時駁回復(fù)審請求人的專利申請。

（四）程序利益保障

《專利審查指南》之“實質(zhì)審查”和“復(fù)審”部分關(guān)于程序利益的保障具有很大的區(qū)別。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，在實質(zhì)審查程序階段，審查員一般要向?qū)＠暾埲税l(fā)出兩次“審查意見通知書”，專利申請人答復(fù)“第一次審查意見通知書”的期限為四個月，答復(fù)“再次審查意見通知書”的期限為兩個月。21而在復(fù)審程序階段，審查員一般僅向復(fù)審請求人發(fā)出一次“復(fù)審?fù)ㄖ獣?，?fù)審請求人的答復(fù)期限是一個月。22由此可見，在實質(zhì)審查程序和復(fù)審程序中，專利申請人能享受的程序利益是有極大差別的。目前專利復(fù)審實踐中，專利復(fù)審委員會依職權(quán)進(jìn)行續(xù)審，給予復(fù)審請求人的程序利益保障是一次“復(fù)審?fù)ㄖ獣奔耙粋€月的答復(fù)期限。如果發(fā)回專利局審查，專利申請人就能享受更好的程序利益保障。程序利益保障的重大差別，是造成復(fù)審請求人反對專利復(fù)審委員會依職權(quán)續(xù)審的重要原因之一。

在重構(gòu)專利復(fù)審制度，賦予專利復(fù)審委員會續(xù)審的權(quán)力的同時，應(yīng)當(dāng)對續(xù)審的程序利益保障機制作出調(diào)整，在續(xù)審中給予復(fù)審請求人的程序利益保障不得低于實質(zhì)審查程序中專利申請人能享受的程序利益保障。

結(jié)語

我國現(xiàn)行《專利法》及《專利法實施細(xì)則》對專利復(fù)審的制度定位是救濟，但是《專利審查指南》對此予以了修正，賦予其救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)。實踐中，專利復(fù)審委員會亦經(jīng)常依職權(quán)審查專利申請中駁回決定未提及的“明顯實質(zhì)性缺陷”，因此引發(fā)很多行政訴訟案件。在當(dāng)前我國專利申請及復(fù)審數(shù)量大幅攀升的現(xiàn)實情況下，有必要反思、檢討并重構(gòu)我國的專利復(fù)審制度。為了兼顧專利復(fù)審請求人的程序利益和專利授權(quán)程序的效率，應(yīng)當(dāng)賦予專利復(fù)審以救濟和續(xù)審的雙重性質(zhì)。因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《專利法修改草案（征求意見稿）》對專利復(fù)審制度進(jìn)行重構(gòu)的嘗試值得肯定。在賦予專利復(fù)審委員會續(xù)審權(quán)力之后，應(yīng)當(dāng)對續(xù)審的范圍作進(jìn)一步的界定，這些工作可以留待《專利法實施細(xì)則》或者《專利審查指南》修訂時予以處理。

21.參見《專利審查指南》第二部分第八章“實質(zhì)審查程序”之“4.10第一次審查意見通知書”及“4.11.3再次審查意見通知書”。

22.參見《專利審查指南》第四部分第二章“復(fù)審請求的審查”之“4.3審查方式”。

Construction and Reconstructing of China's Patent Reexamination System

According to Article 41 of the Patent Law and Article 63 of the Implementing Rules of the Patent Law, patent reexamination is a remedy procedure, which, however, has been changed by the Patent Examination Guidelines into having a dual nature of remedy and ex offi cio examination.The higher level law doesn't provide suffi cient basis for the Patent Reexamination Board to conduct ex offi cio examination in patent reexamination practice according to the relevant provisions of the Patent Examination Guidelines. However, in view of the great leap in the number of patent applications and reexamination cases, ex offi cio examination has a certain practical rationality. Based on the requirements in reexamination practice, we should refer to the foreign law systems to reconstruct the patent reexamination system of China, empowering the dual nature of remedy and ex offi cio examination to the reexamination procedure.

Patent application;Patent examination;Patent reexamination

劉慶輝，北京師范大學(xué)法學(xué)院博士研究生，北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭法官。