孫筱晨

商標的正當使用早在2007年就已經是知識產權界的熱點話題，也已經成為商標侵權抗辯的首選理由。商標行政執(zhí)法和司法實踐中也有諸多案例依據(jù)商標的正當使用認定不構成侵權。2014年5月1日頒布的新《商標法》，也就商標的正當使用抗辯進行了完善，并加入了“在先使用”的抗辯理由。

但是否所有的正當使用都是“正當”的，即不構成商標專用權侵權的，還需要個案分析。

一、描述性使用

相關法律依據(jù)《商標法》

第五十九條：注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。

三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。

《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》

第二十六條：正當使用商標標識行為的構成要件有哪些？構成正當使用商標標識的行為應當具備以下要件：

1、使用出于善意；

2、不是作為自己商品的商標使用；

3、使用只是為了說明或者描述自己的商品。

二、商標描述性正當使用

商標的描述性使用是指商標的內容或含義表述了該商標指定使用商品的內容，或者該商品的成分、性質、用途、功能、特點、質量、重量、數(shù)量或其他特點。

對商標描述性合理使用主要是為了保護經營者對自己商品進行描述的自由，通常使用的都是具有“第二含義”的，由通用名稱或圖形、地名構成的顯著性較弱的商標。通常情況下，不具有顯著性的標識，如商品的通用名稱、圖形、型號，或僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的標識，不得注冊為商標。然后這種標識經過長期使用而具有了顯著性，能夠將商品與服務的來源和出處區(qū)別開來的，可以注冊為商標。這就是所謂的因使用而具有了“第二含義”的標識，可以注冊為商標。當這些普通詞匯獲得“第二含義”而注冊為商標，如果非商標所有人只是在詞匯的第一含義上作描述性使用，而這種使用又不會導致消費者對商品或服務來源的誤認或混淆，則這樣的使用即為商標的描述性正當使用。

所以，如果他人將上述這種因取得“第二含義”而成功注冊的商標，使用在自己的商品上，僅僅是為了善意的表示商品的名稱、種類、地點等，這樣的使用不會被判定為侵犯了注冊商標的專用權。但不是所有的描述性使用都可以被視為“正當使用”，如上文列出的《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》，描述性的使用須滿足上述三個要件，才能被視為“正當使用”。據(jù)此，法院并沒有在以下案件中認定“正當使用”的抗辯：

七糧液案件

原告宜賓五糧液股份有限公司是知名白酒品牌“五糧液”的所有人。本案被告為北京寅午寶酒業(yè)有限公司。原告稱被告大量生產和銷售以“七糧液”為酒名的53度白酒；并在其生產的產品上使用“中原七糧液”，并將“七糧液”作為商品名稱突出使用，因此侵犯了原告對“五糧液”商標的所有權。

被告抗辯稱“七糧液”和“中原七糧液”是描述性的、商品名稱意義上的使用，并非商標性使用，因此屬于合理使用；且被告對“七糧液”的使用是善意的，不存在“傍名牌”的意圖等。

后經北京第二中級人民法院審理：被告所稱的描述性的合理使用應當滿足以下條件：1）只是為了描述自己的產品；2）這種使用是善意的、合理的；3）應當是描述性的使用，而非商標意義上的使用。本案中，被告稱其產品是由七種糧食釀造，但未提供充分證據(jù)予以證明。況且，即使為了向消費者介紹、推銷、說明其生產的白酒中含有七種糧食，完全可以通過在配料表上標注或者在廣告、宣傳中說明等方式來描述其成分。但被告的使用行為是突出使用“七糧液”文字的行為，已經超出了將“七糧液”作為商品名稱來描述產品原料的合理范疇，故被告使用“七糧液”文字應當有所限制，要在合理、正當?shù)姆秶鷥茸雒枋鲂缘氖褂?，否則就不能以正當使用為由來抗辯原告的訴訟請求。

最終，法院判決被告對“七糧液”的使用侵犯了五糧液的商標專用權，并責令被告停止生產、銷售“七糧液”的酒產品；賠償原告5萬元經濟損失等。

三、商標指示性正當使用

商標指示性使用是指產品所有人為了清楚的描述自己的產品，不可避免的需要提及他人已經注冊的商標，否則對其產品的描述會模糊不清。出于這一目的對已經注冊商標的使用可以視為正當使用，而不構成對注冊商標專用權的侵犯。

對于商標指示性正當使用，商標法中對其并沒有明確的規(guī)定，但在實際案件的判定中，上述所列的《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》的三個要件仍然是審查和判定的主要依據(jù)。

VOLVO案件

原告沃爾沃商標控股有限公司，是注冊商標“VOLVO”的所有人。被告浙江省瑞安市長生濾清器有限公司，向海關申報出口敘利亞濾清器，該產品上以醒目的、大號的英文標有“FOR VOLVO”字樣，下方有一個小字體的單詞“REPLACE”；在商品或外包裝盒上未明確制造者被告的名稱，也沒有被告客戶的名稱。

上海浦東新區(qū)人民法院認為：被告的行為不屬于對注冊商標的合理使用。由于被告未經原告許可，在其生產的濾清器上以較大的字體突出使用了“FOR VOLVO”文字，且其使用的“FOR VOLVO”文字含義不清，又未在產品上表征產品制造商名稱等能夠識別商品來源的文字，客觀上易使消費者聯(lián)想到該商品的來源與“VOLVO”商標注冊人存在某種聯(lián)系，因此被告的行為不屬于對注冊商標的合理使用，已構成對原告注冊商標專用權的侵犯。

總結

區(qū)分商標正當使用和侵權使用的界限，仍然是這種使用是否會導致相關公眾產生對商品來源的混淆和誤認的可能性。該判斷可以從使用人的主觀方面、其行為的客觀表現(xiàn)、行為的客觀結果以及被使用商標本身的顯著性和知名度等方面進行考慮。因此“正當使用”的抗辯是對善意使用者的救濟措施，而不能隨意被惡意使用者所濫用。