文 / 曲丹 / 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作天津中心

美國專利制度中有關重復授權的規(guī)定

文 / 曲丹 / 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作天津中心

美國是知識產權保護比較完善的國家，禁止重復授權原則是美國專利法中的一項基本原則，但美國專利制度中有關重復授權的規(guī)定與中國專利制度有著較大差別。本文從美國專利法重復授權的起源、發(fā)展、類型以及如何克服等各方面進行了詳細的介紹，對于我國專利制度如何避免不公正地延長專利權的保護期限，發(fā)揮專利制度的激勵作用，具有一定的實踐操作性和理論前瞻性。

美國；專利；重復授權

禁止重復授權原則是各國專利法中的一項基本原則，來源于專利權本身的“獨占性”和“排他性”特征，對于一國專利制度目標的實現(xiàn)有著重要意義。美國作為世界上專利制度最為成熟的國家之一，對禁止重復授權制度的重視程度非同一般，但是，由于中美專利制度之間的差異，很多中國申請人還不了解美國專利法中的重復授權制度，也不了解該制度的法律后果，這將給中國申請人在專利申請、無效及訴訟程序中帶來難以彌補的嚴重后果。

一、美國專利法禁止重復授權制度的起源

美國專利法禁止重復授權原則最早源于1819年1. 參見Walterscheid, Edward C., Historical Development of the Law of Double Patenting up through the 1952 Patent Act, 4 APLA Q. J. 243 (1976).，兩件專利實質上屬于同樣的發(fā)明，并且授權時間不同，法院基于同樣的第二件及之后的專利延長了不為法律允許的壟斷期間，判決在后專利無效2. 參見Odiorne v. Amesbury, Fed. Cas. 10430 (Mass. 1819), 1 Robb Pat. Cas. 300, 2 Mason 28.，當時普遍采納僅有一件專利有效的重復授權原則。

美國聯(lián)邦最高法院1866年Suffolk Mfg Co. v. Hayden一案的判決為現(xiàn)代的禁止重復授權原則奠定了基礎【1】。1854年12月，美國人海頓（Hayden）就其發(fā)明的棉布清洗劑提出專利申請，其后對清洗劑稍作改進后，于1855年11月又提出第二項專利申請，結果海頓的兩項專利申請都被授予專利權。該院的判決表明，同一發(fā)明人就同樣的發(fā)明獲得兩項專利權的，第二項專利權無效。其理論依據是專利激勵論，即國家建立專利制度的目的是激勵人們進行新的和創(chuàng)造性的研究，同樣的發(fā)明重復授權將導致憲法規(guī)定的一定期限的壟斷權被延長，最終使人們產生惰性。

二、美國專利法禁止重復授權制度的發(fā)展

禁止重復授權按時間可以大致劃分為以下四個階段3. 參見Robert A. Armitage, Everything You Ever Wanted to Know About Double Patenting But Never Realized That You Needed to Ask (From the Makers of Prozac), Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana,2002.：

（一）1952年“非顯而易見性”之前的階段

從1819年到1866年乃至此后的1952年，禁止重復授權不屬于專利法的核心概念，沒有寫入專利法，上述期間后半段特別是從1929年3月到1952年6月期間，美國專利季刊（The United States Patents Quarterly）摘錄了此期間屬于重復授權265件中的部分行政和司法判決。在此漫長的階段里，雖然重復授權的數量不少，但是卻沒能解決并澄清重復授權的問題。禁止重復授權原則松散地聯(lián)系于法官制定的“發(fā)明”規(guī)定，但法院適用的重復授權決定為公眾所知，不屬于重復授權的情況是在后專利相對于在先專利具有可專利的新穎性，即作為區(qū)別發(fā)明而獨立于在先專利，或作為基礎發(fā)明而盡管其改進專利在先授權。

（二）1952年至1984年美國專利法修法的階段

自1952年起專利法新增了“非顯而易見”專利性的規(guī)定，追加了當時美國專利法第103條簡化施行并澄清重復授權原則，以非顯而易見性法定規(guī)則替代了“發(fā)明”規(guī)定，現(xiàn)今重復授權中的“顯而易見重復授權”得名于法官作出禁止重復授權原則和非顯而易見專利性之間的關系。當時情況是，專利審查員感到很多的繼續(xù)專利申請幾乎是同樣的發(fā)明，專利發(fā)明人唯一需要決定的是是否應該提出終止宣誓書（Terminal Disclaimer）。1967年起，美國專利商標局（The United States Patent and Trademark Office, USPTO）采用“非顯而易見性”規(guī)則建立兩項發(fā)明的區(qū)別性，用于禁止重復授權的駁回（Rejection），不再允許同一發(fā)明人或發(fā)明實體可以申請并獲得多個“顯而易見”的專利。如果在后專利沒有要求一個在先專利主題所“明顯變化”的方案，那么海關與專利上訴法院（The Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）會作出不屬于重復授權的決定。1952 年專利法修正20年后，USPTO和CCPA逐漸形成簡單、有度、整合的重復授權原則，并持續(xù)到1984年。

（三）1984年至2001年Lilly v. Barr4. 參見Eli Lilly and Company v. Barr Laboratories, 58 USPQ 2d 1865, 251 F. 3d 955 (Fed. Cir. 2001).的階段

1984年專利法修正案包含了國會授權USPTO立法以擴展重復授權法規(guī)，將不再只排除同一發(fā)明實體專利，專利法修正案在現(xiàn)行35U.S.C.103(c)中明確了現(xiàn)有技術的排除，不但限定了在同一發(fā)明人/發(fā)明實體的專利，還限定了共同受讓人的專利。當35U.S.C.103(c)將共有者已授權的發(fā)明排除在現(xiàn)有技術以外時，USPTO 還應繼續(xù)考慮規(guī)范兩項專利如何實施，聯(lián)邦巡回上訴法院開始依據單向/雙向判斷法分析重復授權案件，在極少情況下，當在先授權專利不屬于“明顯變型”時，在后授權專利不屬于重復授權。專利保護期限自1994年開始基于申請日計算，由于重復授權基于繼續(xù)申請的專利授權與其父專利，因此不再有任何額外專利期限的放棄，終止宣誓書（Terminal Disclaimer）問題趨于消失，重復授權在當時看起來僅僅是技術性上使專利所有者保持專利族。

（四）2001年Lilly v. Barr之后的階段

就在重復授權看起來要消失時，聯(lián)邦巡回上訴法院（The Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）于2000年8月9日在Lilly v. Barr 案中采用了顯而易見重復授權原則。在Lilly v. Barr案之后，CAFC 現(xiàn)在要求在重復授權原則下評估所有共有的專利對之間是否具有35U. S.C.103規(guī)定的專利性區(qū)別。當發(fā)明次序不符合專利授權次序，兩件共有專利滿足兩個不同的有效性規(guī)定：第一，專利發(fā)明之一需要相對于另一個作為現(xiàn)有技術是非顯而易見的；第二，要求保護的在后授權專利相對于在先授權專利是非顯而易見的。在 Lilly案中假定授權次序顛倒的情況下，重復授權原則變?yōu)殡p向—非顯而易見性原則，即專利發(fā)明任一項都需要相對另一項專利發(fā)明是非顯而易見的。因此，重復授權自兩個世紀以來在以下兩方面第一次影響到專利授權：一是在每一個共同擁有的專利族時必須仔細辨別專利臨時的重復授權，二是要及時采取措施避免重復授權，否則將導致不可挽救的無效理由。

三、美國專利法重復授權的類型

（一）法定重復授權

在一項發(fā)明獲得授權后，禁止對同樣的該發(fā)明再次或者多次授權依據的是美國法典第35部分第101條（35 U.S.C.101），故稱之為法定重復授權（Statutory Double Patenting）。35 U.S.C.101于1952年專利法法案引入，規(guī)定了一項發(fā)明獲得專利的條件：“任何人，就其發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新的且有用的方法、機器、產品或物質的組分，或者其它任何新的且有用的改進，可以獲得一項專利，只要該發(fā)明或發(fā)現(xiàn)也滿足本法的其他規(guī)定”，其中的“一項”被解釋為專利權人就一項特定的發(fā)明僅能獲得一件專利，這就是美國禁止重復授權原則在制定法上的來源，實際上確立了“一發(fā)明一專利”的原則，以控制專利排他權的合理期限，促進專利保護與公眾利用間的平衡。因此，法定重復授權也稱之為同樣發(fā)明重復授權（Same Invention Double Patenting），這與中國專利法第9條中禁止重復授權規(guī)定的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權”的含義相同，即申請人針對單一發(fā)明，提出兩項不同的專利申請，且兩項專利申請存在至少一項權利要求保護范圍相同時，即權利要求實質同一，則構成同樣發(fā)明重復授權。

對于同樣發(fā)明重復授權，其中的“相同發(fā)明”（Same Invention）是指兩項權利要求所使用的語言或者術語可以不同，但是涉及相同主題（Identical Subject Matter）5. 參見MPEP804之II-A.，并且美國的專利審查程序手冊（The Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）給出了基于字面侵權的判斷原則：以申請中的權利要求不對專利中對應的權利要求構成字面侵權為準，即申請的權利要求是否會被專利的權利要求字面侵權；或者對于所涉及的兩項發(fā)明來說，是否存在一個落入一項發(fā)明的權利要求范圍中，卻不會落入另一項發(fā)明對應的權利要求范圍中的技術方案。如果存在這樣的技術方案，就不構成法定的重復授權；如果僅有一個實施例落入權利要求的保護范圍內，其它部分并沒有，此時權利要求并沒有構成同一主題，不存在重復授權的問題。

法定重復授權的判斷重點在于，在涉及法定重復授權的申請和專利之間，是否具有實質同一的權利要求，這種相同并不要求具有完全相同的文字或者術語。例如，具有鹵素取代基化合物限定的權利要求與具有除了將鹵素取代基替換為氯取代基、而其它成分相同的化合物限定的權利要求并不是實質相同的同一主題，這是因為，鹵素的范圍大于氯的范圍。另一方面，雖然權利要求的表述不同，但實質仍然是相同的同一主題。例如，限定為具有36英寸長度的權利要求與限定為具有3英尺長度的權利要求為實質上相同的發(fā)明。

MPEP 規(guī)定了構成法定重復授權的申請主體或權利要求擁有者應當至少部分相同，如果不相同的話，那么也應當是基于相關法案規(guī)定屬于共同研究，即兩件或更多件專利或專利申請必須具有至少一個共同的發(fā)明人，和/或共同的受讓人/所有人，或雖非具有共同的受讓人/所有人，但是卻符合依據CREATE 法案6. Pub. L. 108-453, 118Stat. 3596（2004）.設置在35 USC.103c(2)和(3)一個共同的聯(lián)合研究協(xié)議的情況7. 參見MPEP804之I-A～D.。

（二）非法定重復授權

非法定重復授權是指一項申請的權利要求相對于一項專利的權利要求之間存在專利性區(qū)別，也就是，申請的權利要求與專利的權利要求之間存在除實質同一之外的新穎性問題或者創(chuàng)造性問題。非發(fā)明重復授權中，申請和專利的擁有者之間的關系與法定重復授權完全相同8. 參見MPEP804之II-B-1.。非法定的重復授權沒有在專利法和細則中予以規(guī)定，僅存在于MPEP規(guī)定中，是典型的法官制法的概念和規(guī)定，秉承了法定重復授權的立法宗旨，禁止對發(fā)明顯而易見的改進或者變型進行授權的依據是判例法所闡述的法理原則，將重復授權權利要求之間的比較由完全相同的同一擴展到非顯而易見，由此擴展了禁止重復授權的范圍，故稱之為非法定重復授權（Nonstatutory Double Patenting）。

MPEP闡述了重復授權設立的司法理論（Judicially Created Doctrine）在于阻止一項專利權到期后的不公平的延長，該司法理論背后的公共利益準則（Public Policy）是指：公眾能夠假定在專利權期限屆滿之后，不僅可以自由地使用該專利所要求保護的發(fā)明，還可以自由地使用對于本領域技術人員來說在完成發(fā)明時，考慮了本領域的技能以及該專利所要保護的發(fā)明之外的其他現(xiàn)有技術后認為本發(fā)明的顯而易見的改進或者變型，公眾正是基于這樣的認識而規(guī)范他們的行為。因此，如果對一項發(fā)明以及該發(fā)明的顯而易見的改進或者變型先后進行了兩次甚至多次授權，就使得第一件授權專利的排他權期限因為其后的相同發(fā)明或者其顯而易見的改進或者變型的專利授權而不斷延長，從而排除了公眾在第一個授權專利期限屆滿之后自由使用該發(fā)明以及該發(fā)明的顯而易見的改進或者變型的權利，可見，非法定重復授權的立法宗旨在于避免發(fā)明人或專利擁有者不正當地延期其專利保護期限的目的，保障公眾可自由地利用到期專利及其改進的權利。

非法定重復授權是基于建立在公共利益準則上創(chuàng)立的司法理論提出的，以便防止不公正或不正確地從時間上延長專利授權的排他權，具體而言，非法定重復授權包括兩種類型：一種是顯而易見型（Obviousness-Tpye）的非法定重復授權，另一種是其它類型的非法定重復授權（Another Type of Nonstatutory Double Patenting）。

對于顯而易見型的非法定型重復授權，導致沖突的權利要求并不屬于“相同發(fā)明”，但至少一個被審查的權利要求存在與對應的權利要求不可專利的區(qū)別（Patentably Distinct），通常來說，當一件專利申請中的權利要求的主題存在與共同擁有（Commonly Owned）的另一件授權專利或者非共同擁有（Non-commonly Owned）、但符合35 U.S.C. 103(c)(2)和(3)闡述的聯(lián)合研究協(xié)議（Joint Research Agreement）的另一件授權專利的對應權利要求主題不可專利的區(qū)別時，對第二件專利的授權會導致不公正地延長專利授權的排他權，因此需要提出顯而易見型非法定型重復授權的駁回（Rejection）。

對于顯而易見型重復授權的駁回，如果不是基于能夠預期的理由，顯而易見型重復授權的駁回與35U.S.C.103的不滿足非顯而易見性要求相似。因此，顯而易見型重復授權駁回理由的分析采用與35U.S.C.103對于顯而易見決定相似的分析原則。判定顯而易見型重復授權的法律依據是35 U.S.C. 103(a)的禁止性規(guī)定，該條款規(guī)定禁止對下列主題授予專利：“當尋求專利保護的主題與現(xiàn)有技術之間的差異，在發(fā)明完成時就該主題作為一個整體對于本領域的普通技術人員而言，是顯而易見的”?？梢?，對于顯而易見型重復授權的判定和對于35U.S.C.103規(guī)定的顯而易見的判定原則是相似的，即分析前后專利權利要求間的實質差異，進而判斷其在可專利性上是否存在明顯區(qū)別。具體可參照1966年美國聯(lián)邦最高法院在“Graham v. John Decree Co. of Kansas City案”和2009年美國聯(lián)邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）在“Amgen Inc. v. F. Hoffmann-LaRoche Ltd 案”中對“非顯而易見性”專利實質要件判斷標準，即Graham 判斷標準9. 參見Graham v. John DeereCo., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).，只不過所比對的文件不屬于現(xiàn)有技術，而是同一發(fā)明主體的在先申請的權利要求。Graham 判斷標準概括為：(A) 確定在先專利申請的權利要求的內容和范圍和在后申請對應的權利要求的內容和范圍；(B)確定步驟(A)中確定在先申請的權利要求與在后申請對應權利要求的區(qū)別；(C)確定與審查中專利申請的主題相關的本領域普通技術人員的水平；(D)評估顯而易見性的任何客觀表現(xiàn)。對任何顯而易見型重復授權的認定都應該在上述事實判定基礎上作出，以保證結果的客觀性與公正性。

當判斷在后申請的權利要求是否為在先申請專利的明顯變型時，應當關注申請和專利的權利要求。在先申請專利公開的內容不能用作背景技術，但這并不意味著在先申請專利公開的所有內容都被排除在外。說明書可以用于理解專利權利要求中術語的含義，說明書中用以支持權利要求的部分可以用來幫助判斷權利要求之間是否為顯而易見的改進或變型。除此之外，即便是與其他現(xiàn)有技術相結合來作出非法定重復授權的駁回，也是以專利的對應權利要求與其他現(xiàn)有技術相結合，而不能使用專利說明書的內容。如1999年美國聯(lián)邦法院（Fed. Cir）在“Toro Co.v. White Consol. Indus., Inc.”案中提出：權利要求中的術語具有其在本領域的一般含義，除非專利中對于術語的特殊含義給出了明確的說明；又如1998年美國聯(lián)邦法院在“Renishaw PLC v. MarpossSocieta' per Azioni”一案中提出：如果權利要求中的術語具有多種通常含義，專利中公開的內容能夠使其指向適當的含義而遠離不適當的含義10. 參見MPEP804之III.。

雖然顯而易見型重復授權的顯而易見判斷與依據現(xiàn)有技術作出的新穎性和創(chuàng)造性判斷的原則相同，但是依據申請和專利的申請日的先后關系，同時考慮其他因素，必須分別采用單向顯而易見（One-Way Obviousness）判斷法和雙向顯而易見（Two-Way Obviousness）判斷法11. 參見MPEP804之II-B-1-(a)～(b).。

正常情況下，USPTO的審查是按序審查，因此理論上來說在先申請應當被在先授予專利。但是，在先申請由于專利局的審查延誤或者由于申請人選擇了不同的具體程序或者提出過延長答復期限的要求等各種原因，導致審查程序拖長，可能造成在后提出的申請早于在先申請而獲得授權。因此，如果所審查的申請相對于相關專利屬于在后申請，或者二者的申請日在同一天，或者雖然所審查的申請雖然相對于相關專利屬于在先申請，但是沒有證據表明是USPTO的審查延誤造成了該申請不能被在先授權，并且沒有證據表明這些存在重復授權問題的權利要求原來不是在同一個申請中提出的，此時適用單向顯而易見判斷法。具體地說，僅判定能否從專利的權利要求中限定的發(fā)明預期（Anticipated）或者顯而易見（Obvious）地得到申請的權利要求的限定的發(fā)明，即僅從單向判斷申請的權利要求中限定的發(fā)明相對于專利的權利要求的發(fā)明是否具有新穎性或者創(chuàng)造性，而不必考慮專利的權利要求的發(fā)明是否相對于申請的權利要求限定的發(fā)明不具有新穎性或者創(chuàng)造性。

反之，如果所審查的申請相對于專利屬于在先申請，并且有證據表明是專利局的審查延誤造成了該申請不能被在先授權，以及有證據表明這些存在重復授權問題的權利要求原來不是在同一個申請中提出的，此時須適用雙向顯而易見判斷法，從而排除授權專利的權利要求是否隨著時間延長是合理或者不合理而必須明確的問題。采用雙向顯而易見判定方式時，需要采用Graham判斷標準進行兩次顯而易見分析，既需要判斷申請權利要求中限定的發(fā)明相對于專利權利要求的發(fā)明是否具有新穎性或者創(chuàng)造性，而且還需要判斷專利權利要求的發(fā)明相對于申請權利要求限定的發(fā)明是否具有新穎性或者創(chuàng)造性，僅當兩次判斷的結果均為顯而易見時，才可以提出顯而易見重復授權的駁回，若其中一次的判斷結果不為顯而易見時，不能提出顯而易見重復授權的駁回。

對于其它類型的非法定重復授權，主要是針對通過繼續(xù)申請或再審程序導致兩個或多個之間相互顯而易見從而使用其它類型的非法定型重復授權駁回的特殊情況，其目的也是為了避免專利權人通過對專利技術稍加改變而獲得多個專利，使得專利權人無法不合理地超期占有本應進入公有領域的技術，從而避免專利權人延長保護期，維持了專利制度中專利權人和社會公眾之間的利益平衡。

四、如何克服美國專利法的重復授權

對于法定重復授權的駁回，可以通過刪除或者修改涉及同一保護范圍的權利要求以使它們的保護范圍不再相同來進行克服，而無法通過提交終止宣誓書（Terminal Disclaimer）來克服基于35USC.101的重復授權駁回。

而對于非法定重復授權，則可以通過提交終止宣誓書（Terminal Disclaimer）來克服，所謂終止宣誓書就是申請人通過聲明同意在后授權的專利的保護期限與在先授權的專利的保護期限相同，放棄在后申請專利獲得的“超期保護”，使得兩件專利的保護期限同時屆滿，而避免重復授權對社會公眾的損害?？梢姡绹淖龇ㄊ羌舫欠ǖ摹把娱L期”，對之前的“重合期”并不關心，這也體現(xiàn)了美國專利法對于申請人要獲得延期保護企圖的阻止和維護公眾正當的使用利益。

五、總結

美國作為世界上專利制度最為成熟的國家之一，對禁止重復授權制度的重視程度非同一般，通過成文法和大量的判例法形成了完善、系統(tǒng)的禁止重復授權制度，并對禁止重復授權制度中的核心概念有具體明晰的解釋。這些解釋對我國合理確立并明確“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”這一概念的判斷標準具有很大的借鑒意義。REFERENCE DOCUMENTATION

【1】曹新明. 禁止重復授權原則解讀【J】. 法治研究, 2009(8).