薛 松

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心，湖北 武漢430070

隨著國家對自主創(chuàng)新政策和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的推進，我國的發(fā)明專利申請數(shù)量已經(jīng)連續(xù)四年位居全球第一。對國內(nèi)申請人而言，在完成發(fā)明創(chuàng)造之后，提交專利申請對其智慧成果進行保護的意識也日益增強。但是，僅僅提交一件專利申請，卻未必能夠充分保護申請人的相關(guān)利益。來自美日等國的申請人在中國申請專利時，往往通過主動分案的方式衍生出多件專利申請，從“一枝獨秀”變成“多點開花”。

關(guān)于分案，見于專利法實施細則第四十二條[1]的規(guī)定:一件專利申請包括兩項以上發(fā)明的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請;但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

在實踐中，常見的情況是申請人基于審查員提出的單一性審查意見被動地進行分案。此外，申請人也可以根據(jù)需要主動提出分案，由于分案享有與原始申請(下稱母案)相同的申請日，因此，在實行先申請制的我國，提出分案申請相較于重新提出一件申請具有時間上的優(yōu)勢。下面結(jié)合分案申請的相關(guān)規(guī)定和實際案例的操作方法，論述如何通過主動分案充分保護申請人的利益。

一、主動分案的提出時機

主動分案并非在母案提出后的任何時間內(nèi)均可提出。上述細則第五十四條

第一款規(guī)定的期限，是指收到國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的授予專利權(quán)通知之日起兩個月內(nèi)。也就是說，如果母案經(jīng)實質(zhì)審查具有授權(quán)前景，申請人可以提出分案的最晚時間點是在收到母案的授予專利權(quán)通知之日起再加上兩個月。超出上述期限，則不能再請求分案。

此外，細則第五十四條規(guī)定的“專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請?！鄙鲜鏊Q“駁回、撤回”是指最終生效的狀態(tài)，并非是指申請人收到國家知識產(chǎn)權(quán)局相關(guān)決定的狀態(tài)。以駁回為例，盡管母案經(jīng)過審查被駁回，由于申請人在收到駁回決定起三個月內(nèi)仍有權(quán)向復(fù)審委員會請求復(fù)審，因此此時駁回決定并未最終生效，申請人在這一階段仍然能夠提出分案;相似地，在復(fù)審階段，或者申請人對復(fù)審維持駁回的決定不服而向法院提出上訴的階段，由于此時駁回決定仍未最終生效，申請人仍然能夠提出分案。

從以上內(nèi)容可以看出，從申請人提出母案申請之日起，到母案最終結(jié)案生效的時間階段內(nèi)，申請人均能夠提出分案申請。由于從提出申請到審查結(jié)案的時間周期通常在二十個月以上，這就意味著申請人有較為充分的時間去設(shè)計和完善分案請求保護的內(nèi)容。需要注意的是，對于基于一件分案再次提交分案的情形，其提交分案的時間期限是以最原始的母案來計算。

二、主動分案的保護內(nèi)容

主動進行分案，其目的是為了完善母案權(quán)利要求書的保護范圍。需要注意的是，分案申請必須滿足的一個前提是:分案申請不能超出母案記載的范圍。也就是說，在分案申請中不能出現(xiàn)母案未記載的技術(shù)方案。一般而言，分案的說明書和母案說明書的內(nèi)容完全相同，區(qū)別主要在于兩者權(quán)利要求書請求保護的內(nèi)容不同。也就是說，主動分案主要用于保護在母案說明書中有所記載，但是未在母案權(quán)利要求書中請求保護的技術(shù)方案。而申請人主動分案提出通常出于以下兩種考慮:

(一)彌補母案權(quán)利要求的撰寫缺陷

根據(jù)專利法第五十九條的規(guī)定，發(fā)明的保護范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準。然而，由于申請人或代理人經(jīng)驗水平有限或者時間準備不足，有可能最初在母案的撰寫過程中將權(quán)利要求的保護范圍限制過小。而根據(jù)《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3 節(jié)的規(guī)定[2]，在發(fā)明的實質(zhì)審查過程中，申請人不得主動刪除獨立權(quán)利要求中的特征，或者主動改變獨立權(quán)利要求中的特征，以擴大請求保護的范圍。

但是，申請人通過主動分案，在分案中進行上述修改，則可以不受上述規(guī)定的限制。例如，申請人可以在分案中主動將母案權(quán)利要求中出現(xiàn)的“螺旋彈簧”特征修改為更加上位的“彈性部件”，只要在母案說明書相關(guān)的技術(shù)方案中記載了“彈性部件”即可。又如，對于母案的權(quán)利要求存在多余指定了非必要技術(shù)特征的情形，申請人可以通過分案將上述多余特征進行刪除，以擴大保護范圍。

(二)保護其它可挖掘的技術(shù)方案

對于經(jīng)驗豐富的申請人而言，其更多是在母案說明書中挖掘出未請求保護的技術(shù)方案，并通過分案予以保護。方案的挖掘一般可以從兩方面展開:一是尋找與母案發(fā)明點相近似的變型實施方式:另一是尋找與母案發(fā)明點相關(guān)聯(lián)的其它技術(shù)內(nèi)容，例如沿著相關(guān)發(fā)明所處的產(chǎn)業(yè)鏈位置，向上游或下游進行搜索。例如，母案請求保護一種新的產(chǎn)品A，那么可以考慮母案說明書中是否還記載了該產(chǎn)品A的其它變型形式，例如產(chǎn)品的材質(zhì)、形狀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否存在可替換的其它實施方式;從產(chǎn)品A的關(guān)聯(lián)性來看，可以考慮產(chǎn)品A的制造方法;用于制造產(chǎn)品A的設(shè)備;產(chǎn)品A的工作方式;產(chǎn)品A的使用方法;產(chǎn)品A的核心部件，該產(chǎn)品A可應(yīng)用的設(shè)備或系統(tǒng);上述內(nèi)容都是分案申請可以尋求保護的內(nèi)容。通過上述內(nèi)容的挖掘，能夠?qū)崿F(xiàn)圍繞一個主要發(fā)明點的專利布局。

由于分案能夠請求保護的內(nèi)容與母案說明書所記載的內(nèi)容是息息相關(guān)的。我們在分析分案申請可以挖掘哪些內(nèi)容進行保護的同時，事實上也是對母案說明書撰寫內(nèi)容的提出的要求。也就是說，在撰寫母案的說明書時，宜記載與主要發(fā)明點相關(guān)聯(lián)的多方面內(nèi)容，并盡可能以多種變形的實施例予以呈現(xiàn)，從而確保說明書有充足的技術(shù)方案供申請人能夠通過分案予以保護。

三、主動分案的應(yīng)用實例

以日本為代表的國外申請人在利用主動分案進行專利布局具有比較豐富的經(jīng)驗。下面以日本企業(yè)古河電氣工業(yè)株式會社(下稱申請人)的專利申請為例，分析一下申請人的分案策略。

申請人于2007年6月27日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了一件申請?zhí)枮?00710109515.5的專利申請，其涉及一種把持件，該把持件用于將內(nèi)置有光纖的金屬箍進行把持，使用該把持件可將內(nèi)置有光纖的金屬箍搬運至熔接機進行光纖熔接作業(yè)。

該申請(下稱母案)共包括9項權(quán)利要求，其獨立權(quán)利要求如下:

(一)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉?柄部，其在所述把持部的相反側(cè)延設(shè)。

經(jīng)過實質(zhì)審查，申請人根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局提出的審查意見進行了修改，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2012年5月16日發(fā)出授予專利權(quán)通知書，授權(quán)的獨立權(quán)利要求如下:

(二)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉?柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側(cè)相反的一側(cè)延設(shè)，所述柄部由富于撓性的繩或沒有撓性的棒構(gòu)成。

可見，最終獲得授權(quán)的獨立權(quán)利要求的保護范圍比申請人預(yù)想獲得的范圍要小。申請人于2012年7月25日基于上述母案分別提出兩件分案申請20121026 0611.0(下稱分案一)和20121026018.9(下稱分案二)。

我們首先注意一下分案遞交的時間，由于推定申請人收到授予專利權(quán)通知書的時間是在國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出通知書之日起加上兩周的時間，即2012年5月30日。因此，申請人提交分案的時間滿足收到授予專利權(quán)通知書后的兩個月內(nèi)。并且由于申請人主動分案的時間距離截止日期非常之近，表明該分案很大程度上是申請人基于母案授權(quán)范圍所作出的策略性調(diào)整。

上述分案一包括19項權(quán)利要求;分案二包括9項權(quán)利要求。在上述分案中，申請人請求保護與母案的把持件結(jié)構(gòu)特征略有不同的把持件，更進一步地，申請人在分案中進一步要求保護夾持有上述把持件的金屬箍夾具，固定有上述金屬箍夾具的光纖熔接機，以及使用上述金屬箍把持件的光纖制造方法?？梢?，申請人通過主動分案一方面將保護范圍擴大至相對母案具有簡單變形的把持件，另一方面把保護范圍延展至把持件所應(yīng)用的下游裝置，把持件的使用方法，有意實現(xiàn)多層次，多方位的權(quán)利保護。

我們再看一下兩件分案中關(guān)于把持件的獨立權(quán)利要求和母案有何不同。

其中，分案一涉及的獨立權(quán)利要求如下:

(一)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉?，所述金屬箍中配置有?nèi)置光纖;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側(cè)相反的一側(cè)延設(shè)，所述把持部和所述柄部由包括塑料、PVC和橡膠在內(nèi)的彈性材料構(gòu)成。

(二)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉?，所述金屬箍中配置有?nèi)置光纖;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側(cè)相反的一側(cè)延設(shè)，與所述把持部一體地形成。

分案二涉及的獨立權(quán)利要求如下:

(一)一種金屬箍把持件，其特征在于，具有:把持部，其將金屬箍的筒狀部從該金屬箍的連接端面?zhèn)炔迦氩殉郑鼋饘俟恐袃?nèi)置有需要與光纖心線連接的光纖;柄部，其在所述把持部的與把持所述筒狀部的一側(cè)相反的一側(cè)延設(shè)，呈繩狀。

可見，申請人在分案中分別對把持件柄部的材質(zhì)、形態(tài)、結(jié)合方式進行了進一步限定，從而分別請求保護不同的把持件。盡管母案最終獲得的保護范圍比申請人的預(yù)期要小，但是申請人通過分案，將把持件可能存在的實施形式均涵蓋在分案的保護范圍中，一定程度上彌補了母案保護范圍受限的缺陷。

此外，在母案的審查過程中，申請人于2011月3月31日還提交一件分案申請(分案三)，其涉及一種用于加持金屬箍把持件的金屬箍夾具，包括15項權(quán)利要求。

從上述案例可以看到，最初的母案僅包括9項權(quán)利要求，保護的內(nèi)容僅涉及金屬箍把持件以及金屬箍的搬運方法。申請人通過主動提交三件分案申請，母案和分案總計包括52項權(quán)利要求，可保護的內(nèi)容涉及金屬箍把持件、夾持金屬箍把持件的金屬箍夾具，具有金屬箍夾具的光纖熔接機、金屬箍的搬運方法，以及帶有金屬箍的光纖的制造方法。可見，通過主動分案，申請人獲得了內(nèi)容更多樣，層次更豐富，范圍更廣闊的保護范圍。上述策略值得我們國內(nèi)申請人借鑒，以充分保護申請人的智慧成果。

本文通過對分案申請相關(guān)規(guī)定的介紹和實際案例的分析，論述了通過分案實現(xiàn)利益保護最大化的常見方法。希望對國內(nèi)創(chuàng)新主體和廣大申請人制定專利保護策略時具有一定的啟示意義。

[1]＜中華人民共和國專利法實施細則＞2009年修訂.

[2]專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.