摘 要 我國對實用新型專利申請采初審制，，基本上不對實審。由此引起初審與實質(zhì)授權(quán)條件之間的矛盾，使授權(quán)后的實用新型專利權(quán)利穩(wěn)定性差、社會公眾認識混亂等，而且隨著我國實用新型申請量的逐年增加，該問題呈現(xiàn)出越為嚴重的趨勢。因此，專利局逐漸對實用新型專利申請進行實審，提高實其授權(quán)質(zhì)量，并依法駁回不屬于保護客體、不具有新穎性、公開不充分的實用新型專利申請。

關(guān)鍵詞 實用新型 審查 保護客體 新穎性 公開不充分

2012年以后，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局（以下簡稱專利局）多次加強質(zhì)量管理，實用新型的審查標準越來越嚴格，使實用新型的授權(quán)質(zhì)量穩(wěn)步提升。然而，對于申請人來說，獲得授權(quán)的難度則越來越大。2013年以后，大量的實用新型申請收到了關(guān)于存在實質(zhì)性缺陷的審查意見，甚至是駁回決定。筆者試圖對這類審查意見及駁回決定進行了深入的剖析，以期能夠拋磚引玉。

一、保護客體

根據(jù)專利法第2條第3款規(guī)定，實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。審查指南第一部分第二章 6.1 節(jié)中規(guī)定：實用新型專利只保護產(chǎn)品。所述產(chǎn)品應(yīng)當是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實體。由此可見，實用新型專利僅保護產(chǎn)品的形狀和構(gòu)造，形狀很好理解，而構(gòu)造則相反。審查指南第一部分第二章 6.2.2 節(jié)中規(guī)定：產(chǎn)品的構(gòu)造是指產(chǎn)品的各個組成部分的安排、組織和相互關(guān)系。產(chǎn)品的構(gòu)造可以是線路構(gòu)造，線路構(gòu)造是指構(gòu)成產(chǎn)品的元器件之間的確定的連接關(guān)系。

因此，在電學領(lǐng)域，實用新型保護的結(jié)構(gòu)主要是指連接關(guān)系。此外，通常情況下，電學產(chǎn)品還需要借助計算機軟件才能實現(xiàn)一定的技術(shù)功能，并且在多數(shù)情況下是硬件加軟件共同實現(xiàn)了技術(shù)功能。然而，軟件并不是“有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實體”，不屬于作為實用新型的保護客體。因此，目前在電學領(lǐng)域，如果實用新型申請涉及軟件，專利局可能會因該申請不屬于實用新型的保護客體而駁回其申請。鑒于此，筆者認為，有必要對因不屬于實用新型的保護客體而被專利局駁回的情形進行分析。

常見的不屬于實用新型保護客體的情形：

（一）純計算機軟件類的實用新型。此類申請又包括兩種，一種是只有計算機軟件，不含有硬件；一種是既包括計算機軟件，又包含硬件，但技術(shù)方案未對硬件做任何改進。筆者認為，從本質(zhì)上來看，該兩種申請在本質(zhì)上是一樣的，即技術(shù)方案對硬件本身沒有做進一步改進，甚至沒有硬件，其技術(shù)效果全部由軟件實現(xiàn)。由于軟件本身不屬于實用新型的保護客體，在實踐中出現(xiàn)了一種變通方法：將計算機軟件虛擬成硬件模塊來申請實用新型專利。此種方法曾使申請人在一定程度上達到了就軟件申請實用新型專利并獲得授權(quán)的目的。筆者結(jié)合一具體案例，說明如下：

某實用新型的要求保護的主題為：數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng)，權(quán)利要求1如下：

1、一種數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng)，其特征在于，包括：

網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽模塊（200），通過網(wǎng)關(guān)與網(wǎng)絡(luò)連接，將所述網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)包的進行過濾、分析，獲得數(shù)據(jù)信息，并加以記錄；

數(shù)據(jù)包處理模塊（300），與所述網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽模塊（200）連接，將所述網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽模塊（200）過濾的所述數(shù)據(jù)包進行處理，剝離出目標信息；

數(shù)據(jù)庫操作模塊（400），與所述網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽模塊（200）連接，將所述網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽模塊（200）監(jiān)聽到的所述數(shù)據(jù)信息保存到數(shù)據(jù)庫中，連同捕獲的日期、時間、接收端IP地址、發(fā)送端IP地址，以及數(shù)據(jù)庫操作類型一同保存到數(shù)據(jù)庫的指定表中去；

……

由上述權(quán)利要求可以看出，雖然“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽模塊”“數(shù)據(jù)包處理模塊”“數(shù)據(jù)庫操作模塊”在形式上表現(xiàn)為硬件，但實質(zhì)上都是軟件，并且權(quán)利要求中亦未體現(xiàn)其技術(shù)方案的結(jié)構(gòu)特征。因此，對于此類實用新型申請，專利局將不再授予專利權(quán)。

（二）既涉及硬件的改進，又涉及軟件的改進。對于此類實用新型，通常做法是在權(quán)利要求中僅保留硬件的結(jié)構(gòu)特征，對于軟件部分則在說明書中進行說明。然而，根據(jù)當前的審查情況來看，只要根據(jù)說明書的內(nèi)容顯示該實用新型專利申請所要解決的技術(shù)問題需要軟件才能實現(xiàn)，就不能獲得授權(quán)。即使說明書中的技術(shù)方案對軟件只字未提，審查員根據(jù)硬件的結(jié)構(gòu)并結(jié)合該申請要解決的技術(shù)問題以及達到的技術(shù)效果，推斷該硬件一定要加載軟件才能實現(xiàn)，且技術(shù)效果主要是由軟件實現(xiàn)，對于該申請也不能授予專利權(quán)。筆者結(jié)合一具體案例，簡要說明如下：

該實用新型申請要求保護一種多頻點接收機，權(quán)利要求1如下：

1、一種多頻點接收機，其特征在于：包括 FPGA，以及分別與 FPGA相連接的溫度傳感器、單片機和被控制器件；所述單片機采用 UART方式與設(shè)置在接收機外部的上位機通訊，所述單片機采用 SPI 方式與FPGA 通訊。

在申請中，權(quán)利要求和說明書在對技術(shù)特征的描述中均未提到軟件的內(nèi)容，但在說明書中的技術(shù)效果部分提到了“通過對多頻點接收機電路建立硬件配置，再借助自動測試技術(shù)，通過軟件程序可高效完成多頻點接收機量產(chǎn)工作，減少了多頻段多頻點接收機人工調(diào)試工作量；通過程序編制，數(shù)據(jù)可在線修改，回讀保存，使用方便可靠”。審查員根據(jù)說明書中這些技術(shù)效果的描述，認為該申請的改進利用了有關(guān)軟件，而 FPGA、單片機都是通用的執(zhí)行軟件程序的部件。因此可以認為該申請的主要技術(shù)效果需要借助權(quán)利要求 1 中各部件或部分部件的內(nèi)部軟件來實現(xiàn)。因此，審查員認為權(quán)利要求 1 涉及軟件程序的改進，實質(zhì)是對方法本身的改進，不涉及對硬件的改進。故，該申請不屬于專利法的保護客體。

因此，針對此類既涉及對硬件的改進，又涉及對軟件的改進的實用新型專利申請，除在技術(shù)特征描述中避免出現(xiàn)對軟件的改進外，還需要在描述技術(shù)問題和技術(shù)效果時避免出現(xiàn)對軟件的描述，而是突出由結(jié)構(gòu)特征產(chǎn)生的有益效果。如果實用新型專利申請出現(xiàn)對軟件的描述，且大部分技術(shù)效果均由軟件實現(xiàn)，則很難獲得授權(quán)。

二、新穎性

根據(jù)專利法第22條第2款之規(guī)定，新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。專利審查指南第一部分第二章第11節(jié)中規(guī)定：初步審查中，審查員一般不通過檢索來判斷實用新型是否明顯不具備新穎性；審查員可以根據(jù)未經(jīng)其檢索獲得的有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請的信息判斷實用新型是否明顯不具備新穎性。但是，實用新型涉及非正常申請的，例如明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)或者屬于內(nèi)容明顯實質(zhì)相同的專利申請重復(fù)提交，審查員應(yīng)當根據(jù)檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息判斷實用新型是否明顯不具備新穎性。

以上是專利法對實用新型新穎性的定義以及審查指南對實用新型新穎性審查的相關(guān)規(guī)定。從審查指南的規(guī)定來看，審查員在審查實用新型的新穎性時，通常不主動進行檢索，除非涉及非正常申請。然而，從目前的審查意見來看，大部分關(guān)于新穎性的審查意見針對的都是普通申請，而不是針對非正常申請，也就是說即便是普通申請，只要審查員認為有可能不具有新穎性，就會進行檢索。因此，實用新型新穎性的審查已不再是“一般不檢索”了。尤其對于結(jié)構(gòu)、形狀簡單的或者幾種現(xiàn)有技術(shù)特征簡單組合的申請最容易遭到審查員的“懷疑”，并被檢索到相關(guān)的對比文件，以排除該實用新型的新穎性。例如，在以前的實用新型審查中，審查員在判斷實用新型申請的新穎性時，只要技術(shù)方案與對比文件相比具有一些結(jié)構(gòu)上的區(qū)別，且該結(jié)構(gòu)上的區(qū)別能產(chǎn)生一定的有益效果即可獲得授權(quán)。然而，現(xiàn)在諸如此類的實用新型申請已經(jīng)很難獲得授權(quán)。筆者結(jié)合一具體案例，簡要說明。

一件實用新型專利申請的權(quán)利要求如下：

一種止血鉗，包括鉗體（2）和鉗面（1），其特征在于：所述鉗面（1）設(shè)置在鉗體（2）前端，且所述鉗體的前端為弧形狀，所述鉗面為半圓形，且兩鉗面相互咬合面上設(shè)有防滑槽（3）。

在現(xiàn)有技術(shù)中，對比文件1公開了以下的技術(shù)內(nèi)容：“一種止血鉗，包括鉗柄和鉗口，鉗口設(shè)置在鉗柄的前端，鉗柄的前端彎曲成弧形。”

對比文件1沒有公開“鉗面為半圓形，且設(shè)有防滑槽”技術(shù)特征，按照以前的審查制度肯定是能獲得授權(quán)的。但是就目前的申請情況來看，審查員很有可能會認為該“鉗面為半圓形，且設(shè)有防滑槽”為本領(lǐng)域內(nèi)的慣用手段，等同于對比文件中“鉗口”，屬于“慣用手段的直接替換”。盡管該區(qū)別特征能帶來“防滑、夾持更穩(wěn)固”的有益效果，但審查員會認為該區(qū)別特征“對所要解決的技術(shù)問題沒有明顯影響”。

因此，申請人在日后申請實用新型時，須事先進行相應(yīng)的檢索。如果經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)申請文件與對比文件是相同或相似的技術(shù)方案，且屬于相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域或是解決相同或相近的技術(shù)問題，即使稍作改進，也很難獲得授權(quán)。

三、公開不充分

根據(jù)專利法第26條第3款規(guī)定：說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。審查指南對“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)”作出了定義，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該實用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

因此，筆者認為，若實用新型專利申請中說明書不滿足上述要求，即為所說的“公開不充分”。通常，專利局在審查發(fā)明專利時，可能會認為申請存在“公開不充分”的實質(zhì)性缺陷，極少有實用新型會因“公開不充分”而被駁回。然而，隨著實用新型審查越來越嚴格，實用新型專利申請被認為“公開不充分”的情形逐漸增多。專利局認為“公開不充分”的情形，主要發(fā)生在電學領(lǐng)域的實用新型專利申請中，原因在于，電路的集成化程度越來越高，目前絕大多數(shù)的電學類申請都會以“XX模塊”“XX單元”這種功能元件來指代某一具體的電路，并在說明書附圖中給出一個總體的結(jié)構(gòu)框圖，以方框來表示功能元件，常見的功能元件如“輸入單元”、“輸出單元”、“顯示單元”、“濾波單元”等。筆者結(jié)合一具體案例，說明如下：

本申請要求保護一種多層神經(jīng)元優(yōu)化算法的諧波設(shè)備，權(quán)利要求1如下：

1、一種多層神經(jīng)元優(yōu)化算法的諧波設(shè)備，其特征在于，包括依次相連接的輸入模塊、多層神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)和輸出模塊，所述多層神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)包括多個記憶模塊和多個學習模塊，所述多個記憶模塊分別和所述多個學習模塊相連接。

該申請的說明書中未能對記憶模塊和學習模塊的構(gòu)造、工作原理等進行描述，本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容判斷出記憶模塊和學習模塊所表述的電路為現(xiàn)有技術(shù)，根據(jù)說明書的記載的技術(shù)方案無法實現(xiàn)該申請所欲體現(xiàn)的技術(shù)效果。因此，該申請是不能獲得專利局授權(quán)的。

隨著實用新型審查日趨嚴格，針對此類申請，發(fā)明人在提交申請文件時，應(yīng)當提供實現(xiàn)技術(shù)效果的主要功能元件的具體電路原理圖及芯片型號，尤其是針對概念比較模糊功能元件。如果對于某一功能元件不能判斷出其所表述的電路為現(xiàn)有技術(shù)，則屬于“公開不充分”。當然，如果是能準確判斷出具體電路結(jié)構(gòu)的功能元件，則可以不公開具體電路原理圖及芯片型號。

四、結(jié)語

國知局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2012年全年實用新型審查部全部的明顯新穎性檢出量占案件入審總數(shù)的1.47%。這種改進既有效提高了實用新型專利的整體授權(quán)質(zhì)量，也在社會上形成了一種正面的導(dǎo)向，引導(dǎo)申請人和代理人提交質(zhì)量較高的實用新型專利申請，進而提高實用新型專利的授權(quán)質(zhì)量。因此，筆者認為，無論是申請人還是代理人，均應(yīng)作出相應(yīng)的策略調(diào)整，以使自己的實用新型專利申請能夠獲得專利局的授權(quán)。

（作者單位：華東政法大學）