2014年1月22日,美國聯(lián)邦最高法院針對申請人Medtronic公司與Mirowski公司確認不侵犯專利權(quán)案作出終審判決,撤銷了二審法院聯(lián)邦巡回上訴法院的判決并發(fā)回重審。該案的基本案情:Medtronic公司與Mirowski公司簽署了一份專利權(quán)許可使用協(xié)議,Mirowski公司系專利權(quán)人,Medtronic公司系被許可使用人,在協(xié)議履行期間,Mirowski公司發(fā)現(xiàn)Medtronic公司未經(jīng)許可使用了自己享有專利權(quán)的幾項技術(shù)方案,遂向Medtronic公司發(fā)出警告,要求其立即停止侵權(quán)行為并支付許可使用費。Medtronic公司不認為自己的行為構(gòu)成侵權(quán),并且認為Mirowski公司主張權(quán)利的幾項專利應當被宣告無效,遂向聯(lián)邦地區(qū)法院提起宣告式判決(Declaratory Judgement Action)之訴,請求法院確認自己的行為不構(gòu)成侵權(quán),并宣告Mirowski主張權(quán)利的專利權(quán)無效。對于不構(gòu)成侵權(quán)一節(jié),地區(qū)法院將舉證責任分配給宣告式判決案件的被告,即專利權(quán)人Mirowski公司。聯(lián)邦地區(qū)法院認為Mirowski公司作為專利權(quán)人系主張專利侵權(quán)的主體,因此其應當對Medtronic公司構(gòu)成專利侵權(quán)承擔舉證責任;然而聯(lián)邦巡回上訴法院改變了這種舉證責任的分配方式,并認為宣告式判決案件的原告,即專利被許可人Medtronic公司應當承擔沒有侵犯專利權(quán)的舉證責任。
聯(lián)邦最高法院首先分析了管轄權(quán)問題,認為美國《專利法》授權(quán)聯(lián)邦地區(qū)法院受理所有與專利相關的民事案件,聯(lián)邦巡回上訴法院當然有權(quán)審理聯(lián)邦地區(qū)法院的上訴案件。雖然本案系宣告式判決案件,但由于本案避免了本來可能出現(xiàn)的由專利權(quán)人提起的侵權(quán)之訴,而該侵權(quán)之訴是根據(jù)《專利法》的規(guī)定提起的,因此本案本質(zhì)上屬于與專利有關的民事訴訟,可以由聯(lián)邦地區(qū)法院管轄;其次,聯(lián)邦最高法院認為在確認不侵權(quán)之訴中,專利權(quán)人負有證明構(gòu)成專利侵權(quán)的舉證責任,原因主要有三點:1、之前的判例中,專利權(quán)人在專利侵權(quán)案件中通常負有證明侵權(quán)的舉證責任;2、確認不侵權(quán)之訴只是一種訴訟策略的選擇,該訴訟中的實質(zhì)問題仍然是專利侵權(quán)問題;3、舉證責任的分配是訴訟中的實體問題,而非程序問題。
我國司法實踐中已經(jīng)出現(xiàn)了多起比較典型的確認不侵權(quán)之訴案件,從北京市第一中級人民法院于2003年6月受理的中國社會科學出版社訴費德里克.沃恩有限責任公司確認不侵犯注冊商標專用權(quán)案開始,我國司法實踐中對該類案件進行了有益的探索,并在最高人民法院專利侵權(quán)案件司法解釋中對這類案件的立案條件進行了立法意義上的規(guī)定,該司法解釋第十八條規(guī)定:“權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告,被警告人或者利害關系人經(jīng)書面催告權(quán)利人行使訴權(quán),自權(quán)利人收到該書面催告之日起一個月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內(nèi),權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟,被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權(quán)的訴訟的,人民法院應當受理?!逼渌愋偷闹R產(chǎn)權(quán)案件,包括商標侵權(quán)、版權(quán)侵權(quán)和不正當競爭案件可以類比適用該規(guī)定。
根據(jù)我國《民事訴訟法》和最高人民法院民事證據(jù)規(guī)則的規(guī)定,民事訴訟堅持“誰主張、誰舉證”的原則,即當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實負有舉證義務,沒有提供證據(jù)或者提供證據(jù)不足的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。學界的主流觀點認為,待證事實包括積極性事實和消極性事實,主張積極性事實者承擔舉證責任,而主張消極性事實者不承擔舉證責任。按照該觀點,原告有關自己沒有侵犯被告合法權(quán)利所依據(jù)的事實屬于消極性事實,不負舉證責任,而被告則需對于原告侵犯自己合法權(quán)利所依據(jù)的積極性事實承擔舉證責任。原告作為起訴方,在舉證證明起訴符合確認不侵權(quán)案件受理條件之后,舉證責任即轉(zhuǎn)移到被告,被告需要承擔證明原告侵犯其合法權(quán)利的舉證責任。
由此可見,美國聯(lián)邦最高法院對這類案件舉證責任的分配意見與我國的立法與司法實踐基本一致,筆者也贊同這種透過現(xiàn)象追求本質(zhì)的審理態(tài)度,這也符合這類案件從根本上仍然是侵權(quán)案件的本質(zhì)特征。