2011年最高院作出的墨盒案、江蘇先聲案、曾關生案都對復審委乃至專利局專利法第33條的審查造成不小的沖擊，尤其是墨盒案提出了支持論認為可以用支持的標準來判斷權利要求修改是否超范圍，還有顯而易見論認為可以修改加入對本領域技術人員來說顯而易見的內容，以及技術貢獻論認為可以加入沒有對發(fā)明要解決的技術問題做出技術貢獻的技術特征，從而引發(fā)了業(yè)界極大的爭議和很多人深度的思考。為此，國家知識產權局專利復審委員會組織專門人員就此專題進行了大量的比較研究，從歐洲和美國對修改超范圍的立法本意入手，以期進一步探尋我國專利法第33條的立法本意。課題成果非常豐富，鑒于篇幅所限，筆者僅就歐美與我國關于修改超范圍的相關規(guī)定和立法本意進行比較，以澄清一些界內有失偏頗的觀點。

一、專利申請文件修改的法律規(guī)定

（一）歐洲相關規(guī)定

在歐洲，與修改超范圍有關的規(guī)定是歐洲專利公約第123條。其中在第（2）項規(guī)定，歐洲專利申請和歐洲專利的修改不得增加超出原始申請內容的主題，此項規(guī)定適用于所有程序中進行的修改，也適用于對說明書、權利要求書和附圖的修改，是對修改的最根本要求。EPO的審查指南中對歐洲專利公約第123條（2）項的立法本意進行了進一步的詮釋，即不允許專利申請人通過加入原申請未公開的主題來改善其地位，因為這種增加將使其不當獲利并會損害依賴于原申請內容的第三方的法律安全性。然而，如何判斷修改是否屬于“超出原始申請內容的主題”呢？EPO給出了更進一步的判斷原則，也就是所謂的“公開測試原則”，即：如果申請內容的所有變化（通過增加、改變或刪除）導致本領域技術人員看到的信息不能依據原申請的信息中直接和毫無疑義地導出，即使考慮了對本領域技術人員來說隱含公開的內容也不能導出，那么應當認為該修改引入了超出原始申請內容的主題，因此不允許。在評判修改是否符合A123（2）的要求時，公開測試原則是最為普適的判斷原則，可以適用于任何修改情形，其可謂是一個金子般的判斷原則。

（二）美國相關規(guī)定

正如大家所熟知的，美國針對權利要求書的修改和說明書的修改適用不同的法條，分別是35U.S.C. 132和35 U.S.C. 112（a），也正如以往很多的研究報告中的結論一樣，很容易使人聯想到二者的審查標準不同，甚至有些學者建議我國專利法也應當采取區(qū)別對待說明書和權利要求書修改的方式。尤其是在我們看到最高院關于墨盒案的裁決結論之后（因為他們引入了支持的標準來判斷權利要求修改超范圍的問題），我們專門研究了美國相關的法律規(guī)定和立法本意，試圖去探究一下為什么要對權利要求書和說明書的修改采用不同的審查標準，是否真的有值得我們借鑒之處？然而，研究結果卻大大出乎我們的預料：美國對權利要求書和說明書的修改采用的審查標準完全相同。那么，既然兩者的標準完全相同，卻為什么采取不同的法條來適用呢？就此，筆者想從美國的歷史沿革來探尋一下他的立法本意。

在1793年前，美國專利法中不需要提供權利要求，用35 U.S.C.112（a）對原說明書的撰寫提出要求，用35 U.S.C.132對其修改進行限制，各司其職，在1793年之后要求提供權利要求書，于是權利要求書和說明書的修改也都適用35 U.S.C.132。直到1967年的In re Ruschig這個判例之后，法院提出對權利要求書和說明書的修改加以區(qū)分，但是執(zhí)行并不徹底，在很長的一段時間里對于權利要求的修改既有用用35 U.S.C.112（a）的，也有用用35 U.S.C.132的，直到1981年，在In re Rasmussen 判例中， CCPA明確強調只能使用35 U.S.C.112（a）處理涉及權利要求的修改，不能使用35 U.S.C.132，35 U.S.C.132僅用于處理說明書、摘要和附圖中的修改問題。從上述“歷史沿革”的介紹可以看出，USPTO適用兩個法條的目的是為了避免程序的混亂，且MPEP§ 2163.06中的這句話“盡管對于書面描述要求和新主題內容的測試和分析是相同的，但指出這些問題的審查過程和法條基礎是不同的”，也進一步證實了在修改超范圍的標準上，對權利要求書適用35 U.S.C.112（a）時的標準和對說明書適用35 U.S.C.132時的標準一樣，即均是基于“原始申請應當清晰地向本領域技術人員傳達出，在申請日申請人就已經擁有了其所要求保護的發(fā)明”的立法本意，根據“從原始提交的申請文件中明確地、隱含地或固有地支持”的判斷標準進行判斷。

（三）我國相關規(guī)定

在我國，涉及修改超范圍的法條是專利法第33條，它是判斷修改是否超范圍的根本性規(guī)定，也是專利法實施細則和審查指南相關規(guī)定的根源所在。專利法歷經3次修改，從其歷史沿革來看，雖然由1984年的“不得超出原說明書記載的范圍”修改為“不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”，但有一點是始終沒變的，即修改不得超出原說明書和權利要求書“記載的范圍”。也就是說，專利法第33條的規(guī)定始終強調的都是“記載的范圍”，而非記載本身，判斷修改是否超范圍的根本原則始終都未曾改變過。因此，我們始終應當關注并立足的是“記載的范圍”。

二、各國立法本意的分析與比較

（一）歐美規(guī)定

大家可能會有疑惑，歐洲關于修改的立法本意說的是不能使申請人通過修改使其不當獲利并且損害第三方的利益，美國強調的卻是擁有原則，看起來似乎相差甚遠，但是仔細分析就會發(fā)現二者其實是站在不同的角度上表達了同樣的意思。前者規(guī)定必須通過申請日提交的申請文件確定申請人與第三方的權益界限，其可以在該權益界限范圍內進行修改，不能超出該界限，否則會使得申請人不當獲利，損害依賴于原申請的第三方的法律安全性。而后者規(guī)定修改不應當違背“擁有”原則，即原始申請應當清晰地向本領域技術人員傳遞了有關申請人在申請日時已經擁有了其所要求保護的主題，修改不能超出其擁有的范圍。

可見，美國側重于站在申請人的角度上強調必須在原申請文件中清楚描述申請日其已經擁有的發(fā)明創(chuàng)造，只能就其“擁有”范圍內的這些發(fā)明創(chuàng)造尋求專利保護，不能通過修改加入不是申請人已經擁有的發(fā)明創(chuàng)造，而歐洲則側重于站在社會公眾的角度強調不能通過修改破壞界定申請人和第三方的權益界限，從而使申請人不當獲利、損害第三方的利益。兩者雖然側重點不同，卻是站在不同的角度上表達了同樣的意思，即申請人通過申請日提交的申請文件均表明自己完成了什么樣的發(fā)明創(chuàng)造，就從申請日起給其什么樣的權益，申請人可以且僅可以在此權益范圍內進行修改。

（二）我國規(guī)定

我國專利法第33條無論如何修改，但始終強調的都是不得超出原說明書和權利要求書“記載的范圍”。這個范圍是“內容”或“信息”的集合，因此，判斷修改是否超出原說明書和權利要求書記載的范圍的根本在于如何根據原說明書和權利要求書記載的內容或信息來確定這些內容或信息的集合是什么，即如何確定“記載的范圍”。對此，審查指南給出了進一步原則性的規(guī)定，即根據原說明書和權利要求書記載的內容“直接地、毫無疑義地確定”，也就是說，通過判斷原說明書和權利要求書記載的內容能夠直接地、毫無疑義地確定什么是“記載的范圍”。雖然審查指南將判斷依據從“原申請公開的信息”改為“原申請記載的信息”，將“導出”改為“確定”曾經困擾了許多人，很多人都在想這種修改是不是表明我們的標準和尺度趨于更加嚴格，所以一度出現了一種沒記載就超范圍的判斷標準，但是這種做法完全忽視了相關的法律規(guī)定及其根本原義和精神，這是因為專利法第33條始終都是在說修改不得超出的是一個“記載的范圍”，而不是記載本身。

可以看出，我國與歐洲和美國有關申請文件修改的立法本意非常相似，都是基于申請人與第三方權益界限的產生始于申請日，需要且必須通過申請日提交的申請文件表達、固定申請人在申請日完成的發(fā)明，確定權益是否可以獲得以及權益的范圍，一旦在申請日固定下來即權益界限劃定之后就不允許隨意修改內容、改變權利的界限。簡而言之，就是說允許對申請文件修改，但是要有限制，這個限制就是歐洲的界定申請人和第三方的“權益界限”，美國的申請人“擁有”的范圍以及中國的“原說明書和權利要求書記載的范圍”。

三、研究之新的發(fā)現-美國相關規(guī)定的具體說明

在比較研究的過程中，發(fā)現目前業(yè)界對于美國有關修改超范圍規(guī)定的理解存在著偏頗之處，這也是我們比較研究的一個突破性的成果，在此，將有關內容介紹如下。

1、說明書和權利要求書的修改標準是否一致

從前述美國的歷史沿革可知，在美國，權利要求書和說明書的修改適用不同的法條是為了避免程序上混亂，在具體審查標準上，對權利要求書適用35 U.S.C.112（a）時的標準和對說明書適用35 U.S.C.132時的標準一樣，即均是基于“原始申請應當清晰地向本領域技術人員傳達出，在申請日申請人就已經擁有了其所要求保護的發(fā)明”的立法本意，根據“從原始提交的申請文件中明確地、隱含地或固有地支持”的判斷標準進行判斷。這一點是課題組的重要研究成果，與以往界內關于兩者審查標準不一致的結論截然不同，供各位同仁參考。

2、判斷超范圍與支持的標準是否相同

一直以來都有觀點認為，美國專利法判斷修改是否超范圍的標準和判斷能否得到說明書支持的標準是相同的，只要審查員認為修改內容能得到說明書的支持，就不會發(fā)出修改超范圍的反對意見。

筆者通過大量詳盡的比較研究發(fā)現，一方面，MPEP中明確規(guī)定“如果原始披露的內容沒有為權利要求限定的每個特征提供支持，或者申請人描述為必要或關鍵的特征沒有出現在權利要求中，那么新的或者修改后的權利要求必須以缺少足夠的書面描述不符合35 U.S.C.112第一段為由被拒絕”，由此可以看出，MPEP是有意將“必要或關鍵的特征”從支持判斷的方法中獨立出來作為拒絕的理由。另一方面，MPEP在關于申請時“概括的權利要求”滿足書面描述要求中明確規(guī)定“是否存在對于有代表性數目的特定類的描述（對各個特征類的描述需要綜合考慮上述因素），‘代表性數目的特定類’意思是，被充分描述的特定類是整個上位概念的代表。”，而在“增加上位概念的權利要求”中也明確了相似的規(guī)定“如果說明書中對具有代表性數目的子類（species）有足夠的描述，則針對上位大類的權利要求的書面描述要求得到滿足?！?，也即申請時和修改后的概括均要滿足說明書中對具有代表性數目的子類（species）有足夠的描述，此時申請的修改和概括標準是一致的。

因為美國是用一個法條規(guī)制申請時和修改后的書面描述要求，從MPEP層面上并沒有明確規(guī)定兩個標準是一致的，但基于上述兩個方面，至少可以明確刪除申請人描述為必要或關鍵的特征的修改不需要以支持為標準，概括類的修改在申請修改和支持的標準是一致的。其實，雖然超范圍和支持是否可以一致是我們一直想探究的，但是，我們始終不能忽略美國所遵循著“在申請日，申請人就已經擁有了現在所要求保護的發(fā)明”的原則和立法本意，支持其修改的內容是明確地、隱含地或固有地公開的內容。美國的支持和修改的立法本意是一致的，而我國兩者的立法本意存在區(qū)別，由此亦不能簡單地認為美國的修改標準和我國的支持一致。

3、判斷修改超范圍時是否需要考慮現有技術

MPEP2163Ⅱ中指出了判斷的主體是本領域技術人員，該主體具有掌握申請?zhí)岢鲋畷r所屬技術領域的技術常識的能力，且如果該領域相關技術常識越多，說明書需要詳細描述的越少。而涉及到現有技術僅提到在基于現有技術作出駁回時，審查員應當考慮加入權利要求的主題，因為新內容的駁回可以被申請人克服?；诖?，筆者認為，“被原始公開內容明確地、隱含地或固有地支持”的判斷時我們需要考慮本領域的技術常識，但不能引申到申請日之時的現有技術這一層面上。同時，在Chisum on Patents（7.04部分）一書中還提及另外一個案例，巡回法院同樣認為修改僅僅延伸到所公開的內容，而不是本領域技術人員根據所述公開中認為顯而易見的內容，對此筆者認為，基于“擁有”原則，判斷修改是否超范圍不應當包括顯而易見的內容。

四、歐美相關規(guī)定之借鑒

1、立法本意的一脈相承

從前面歐美關于修改超范圍判斷的立法本意的介紹來看，我國有關修改超范圍的規(guī)定和立法本意與歐美的立法本意都是非常相似的，都是允許申請人在申請日通過其提交的申請文件界定的一定范圍內進行修改，而且這種修改不能違背申請人的真實意思表示，也不能超越其真實的意思表示，否則就會損害依賴于該申請內容的第三方的法律安全性。

我國專利法第33條規(guī)定修改超范圍的判斷依據一直就是“記載的范圍”，從來沒有變化，也就是說，判斷修改是否超范圍的立法宗旨始終未曾改變過，其立法本意應是：依據申請人于申請日提交的申請文件在申請日確定申請人與第三方的權益界限，避免通過修改使得申請人不當獲利，損害依賴于原申請的第三方的法律安全性。無論是指南中的“公開的信息”還是“記載的信息”，也無論是“導出”還是“確定”，從根本上來講就是要依據原申請文件確定其“記載的范圍”。因此，對于專利法第33條的立法宗旨應當一脈相承地來理解。

2、“記載的范圍”不能延伸至顯而易見的內容

結合我國專利法第33條的立法本意來看，申請人只能就其作出的發(fā)明創(chuàng)造獲得相應的權益，修改引入不是申請人在原申請文件中表明其作出的發(fā)明創(chuàng)造的技術方案就會導致申請人不當獲利，損害第三方的法律安全性。因此，申請人應當在申請日通過在申請文件中清楚、完整地表達其作出的技術方案，使本領域技術人員閱讀后即可理解并再現其技術方案，這是專利法確定的公開換保護原則的基礎。為此，申請人在撰寫申請文件時應當直接地表達其希望被閱讀者關注并接收到的技術信息，實現真實意思表示的目的，而非隱晦的表達或者拒絕表達。對于申請人在申請文件中沒有做出表達，而本領域技術人員在閱讀之后花費創(chuàng)造性勞動聯想到的技術信息，不能成為劃分申請人和社會公眾權利界限的基礎。當然對于與發(fā)明技術貢獻無關，本領域技術人員從技術的角度上不言而喻即可明了的技術信息，即隱含公開的技術信息，則可以在申請文件中不予記載。

3、專利法第33條與專利法第26條第4款兩者本質不同

首先，兩者的立法本意不同，專利法第33條的立法本意是依據申請日提交的申請文件確定申請人與第三方的權益界限，在允許申請人對申請文件進行修改的同時，不能破壞第三方的法律安全性，其考慮的是本領域技術人員從原申請記載的內容中能直接、毫無疑義確定的范圍。專利法第26條第4款的立法本意是是本領域技術人員員從說明書充分公開的內容中得到或概括得出的技術方案是否與其技術貢獻相適應。

其次，兩者的判斷基礎不同。專利法第33條的判斷基礎是“原說明書和權利要求書記載的范圍”，并且本領域技術人員僅僅利用其原本知曉的本領域普通技術知識和原申請文件明確指引的現有技術，直接、毫無疑義確定原申請本應表達出的信息。而專利法第26條第4款的判斷基礎是“說明書公開的范圍”，是指本領域技術在原說明書文件明確記載的信息的基礎山，考慮與之相關的現有技術，利用常規(guī)的實驗或者分析方法，并進行合理預測之后所確定的內容，其明顯與專利法第33條的“記載的范圍”不同。

當然我們并不否認，支持的范圍（說明書公開的范圍）和記載的范圍是有重疊的部分，比如，如果墨盒案中說明書記載了足夠多“存儲裝置”的實質區(qū)別的所有變型，那么“存儲裝置”的修改就沒有超出原申請記載的范圍，且也得到了說明書的支持。但是不能因為上述范圍有重疊我們就可以將兩個法條的判斷標準進行混用，因為按目前我國專利法的構架很難界定清楚同時滿足支持和不超出原申請記載的范圍的要求的界限在哪，由此也會混淆了不同的判斷思路。

五、結論與建議

將我國規(guī)定與歐美有關修改超范圍的規(guī)定進行比較，之間的立法本意非常一致，并且一些具體規(guī)定也與我國目前的操作是一致的，但是，界內仍然存在著多年來一直想當然地認為的一些錯誤觀點，例如認為美國有關修改是否超范圍和支持的標準是一致的，就不加思索地想把我國關于修改超范圍的標準也放松到支持的標準，這些都是我們需要糾正的觀點。另外，不同的法條有其不同的設置目的，專利法第33條用于規(guī)范申請人在申請日之時已經意識到并且明確向社會表達的技術信息集合，從而確定劃分其與社會公眾之間的權益界限的基礎，即原說明書和權利要求書記載的范圍。而專利法第26第4款則在此記載范圍的基礎上允許本領域技術人員在付出合乎邏輯的推理和有限實驗的非創(chuàng)造性的勞動范圍內，將該記載的范圍擴展至說明書公開的范圍并予以保護。至于顯而易見則是基于特定的“三步法”的方法論對發(fā)明是否具有（突出的）實質性特點的判定標準。因此，在一些觀點中提及的支持論和顯而易見論等判斷標準，混淆了不同法律條款的立法目的，是不能被接受的。

一份專利申請文件自申請日后常有修改之情形，有時是申請人發(fā)現問題后主動修改，有時是針對審查過程中指出的申請文件存在的缺陷進行修改。因此，修改是否超范圍的判斷常常是我們審查工作的重點和難點，導致我們在很多案件的處理過程中仍然問題不斷，困擾依舊。

在我國，涉及修改超范圍的法條是專利法第33條，它是判斷修改是否超范圍的根本性規(guī)定，也是專利法實施細則和審查指南相關規(guī)定的根源所在。