2008年12月27日，第十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)專利法>的決定》，并宣布第三次修改后的《專利法》自2009年10月1日起施行，接著《專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱細(xì)則）在2010年2月1日起施行。這是中國(guó)專利制度發(fā)展史上又一個(gè)重要的里程碑，標(biāo)志著中國(guó)專利制度的發(fā)展進(jìn)入日臻完善的新階段。為了促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提高我國(guó)自主創(chuàng)新能力，專利法第四次修改已經(jīng)提上日程，2012年國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒布的征求意見(jiàn)稿主要涉及了與執(zhí)法相關(guān)的六個(gè)方面。但是對(duì)于法條涉及的與確權(quán)有關(guān)的內(nèi)容尚未提及。

筆者基于實(shí)質(zhì)審查程序中專利法修改前后的變化，重點(diǎn)分析了其在實(shí)質(zhì)審查程序中的重大變化，并且發(fā)現(xiàn)，該幾條的修改均與駁回條款相關(guān)，且該幾個(gè)法條的內(nèi)容并未發(fā)生實(shí)質(zhì)變化，只是體現(xiàn)在法律地位的變化，即從細(xì)則上升為法，而駁回條款中的細(xì)則20.2、細(xì)則43.1在該次修改中并未寫入法，至此，筆者對(duì)為何作此修改的原因作出了進(jìn)一步的分析，并且提出了一些新的觀點(diǎn)，希望對(duì)專利法的修改提供一些可參考的意見(jiàn)。

一、實(shí)質(zhì)審查相關(guān)重要法條的修改分析

2009年的專利法涉及了對(duì)法2條、法9條、法22條、法26條的修改，其修改的方向也比較一致（法22條除外，其主要是更加嚴(yán)謹(jǐn)清晰），都是將原來(lái)寫在細(xì)則中的相關(guān)規(guī)定補(bǔ)入了相應(yīng)的法條中，即：原細(xì)則2.1補(bǔ)入法2、原細(xì)則13.1補(bǔ)入法9、原細(xì)則20.1補(bǔ)入法26.4；上述幾個(gè)法條的修改均涉及了駁回條款。而在細(xì)則第53條可以駁回的情形中，除細(xì)則20.2、細(xì)則43.1之外，全部補(bǔ)入了立法地位較高的專利法中予以規(guī)定。

那么，該種修改的原因又是什么呢？

2009年修改的法及其細(xì)則已經(jīng)實(shí)施4年左右的時(shí)間，目前實(shí)審中各法條的操作已經(jīng)趨于順暢，為了更加清晰地得出修改的宗旨，筆者就現(xiàn)行的法及其細(xì)則關(guān)于上述修改的目的和原因進(jìn)行了深入的理解與思考。

二、相關(guān)法條修改的原因分析

1、法及其細(xì)則的關(guān)系

《專利法》是由全國(guó)人大常委會(huì)制定的專利法律，其是規(guī)范專利活動(dòng)的最基本的法律，在整個(gè)專利法律體系中具有最高的法律效力。

《專利法實(shí)施細(xì)則》是由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的專利行政法規(guī)，其要根據(jù)《專利法》的立法原則和精神，對(duì)《專利法》內(nèi)容作進(jìn)一步的細(xì)化，對(duì)專利活動(dòng)中需要通過(guò)立法予以明確而《專利法》未予明確，以及《專利法》未作詳細(xì)規(guī)定的內(nèi)容作出進(jìn)一步的明確和具體，以增強(qiáng)《專利法》的可操作性。

即：兩者是上位法與下位法的關(guān)系，法的地位高于細(xì)則，細(xì)則要在法的基礎(chǔ)上對(duì)其進(jìn)行明確和具體。

2、駁回的重要性

駁回是對(duì)一份發(fā)明專利申請(qǐng)能否獲得專利權(quán)的完全否定，對(duì)申請(qǐng)人而言關(guān)系重大。一旦審查員發(fā)出駁回決定，一份專利申請(qǐng)就只能進(jìn)行復(fù)審等后續(xù)法律程序，不但要增加很多經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，還會(huì)增加很多額外的工作。而且，細(xì)則53條指出的應(yīng)對(duì)予以駁回的情形中所涉及的各個(gè)駁回條款對(duì)申請(qǐng)人來(lái)講同樣重要，都是其專利法否定的法律依據(jù)。

那么，是否應(yīng)當(dāng)將全部駁回條款均寫在地位同等的法條中呢？

通過(guò)前述分析發(fā)現(xiàn)：除細(xì)則20.2以及細(xì)則43.1外其他駁回條款均在此次修改中寫入了專利法中，下面筆者從自己的理解以及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，分別針對(duì)該兩個(gè)條款未寫入法的原因進(jìn)行分析。

3、關(guān)于細(xì)則20.2（原細(xì)則21.2）

（1）細(xì)則20.2：獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反應(yīng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。

該規(guī)定是對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的撰寫要求，其要求獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)該從整體上反映出某技術(shù)方案，包含所要解決的技術(shù)問(wèn)題需要的必要技術(shù)特征，以區(qū)別于背景技術(shù)中的其他方案，是獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)滿足的最低標(biāo)準(zhǔn)?！皬恼w上”包括兩個(gè)含義：

第一，從權(quán)利要求的整個(gè)技術(shù)方案來(lái)看，是否反映發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案；第二，對(duì)必要技術(shù)特征的判斷基于說(shuō)明書的包括背景技術(shù)和實(shí)施例部分的整體，要考慮說(shuō)明書描述的整體內(nèi)容。

（2）法26.4：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。

該法條將原來(lái)分列于法和細(xì)則中對(duì)權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)滿足的規(guī)定合并至一個(gè)法條，對(duì)權(quán)利要求提出了整體的實(shí)質(zhì)性要求，并對(duì)權(quán)利要求做出了總的規(guī)定。

權(quán)利要求必須滿足兩方面的要求：

第一，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，即：同一申請(qǐng)文本中權(quán)利要求的保護(hù)范圍與說(shuō)明書及其附圖公開的內(nèi)容相適應(yīng)，權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說(shuō)明書中充分公開的內(nèi)容得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說(shuō)明書公開的范圍。

權(quán)利要求以說(shuō)明書為依據(jù)，除了“得到”之外還可以“概括得出”?！暗玫健笔侵刚f(shuō)明書中直接記載的技術(shù)方案或者是從說(shuō)明書中直接記載的技術(shù)方案中唯一得出的技術(shù)方案；“概括得出”是指可以從說(shuō)明書公開的實(shí)施方式中能夠合理預(yù)測(cè)的所有等同替代方式或者明顯變形方式，但不得超出說(shuō)明書公開的范圍，這就可以使申請(qǐng)人在合理的情況下獲得更寬的保護(hù)范圍以鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造。

第二，權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍，即：1、每項(xiàng)權(quán)利要求的類型必須清楚；2、每項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚；3、權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為整體應(yīng)該清楚；4、每一項(xiàng)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要；5、構(gòu)成權(quán)利要求整體也應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要。

其實(shí)質(zhì)上是要求權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)寫入技術(shù)特征，并清楚明白的表述，以確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

這兩方面的要求從整體上規(guī)定了權(quán)利要求應(yīng)該根據(jù)說(shuō)明書充分公開的內(nèi)容，清楚、簡(jiǎn)要的限定要求專利保護(hù)的范圍。

（3）法26.4與細(xì)則20.2（原細(xì)則21.2）之間的關(guān)系

一直以來(lái)，關(guān)于獨(dú)立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征的問(wèn)題就與權(quán)利要求不清楚、權(quán)利要求得不到說(shuō)明書的支持有著密切的關(guān)系。

A.當(dāng)僅僅羅列元件、部件的名稱，而缺少對(duì)它們之間的必要關(guān)聯(lián)和配合方式的時(shí)侯，也屬于一種不當(dāng)概括，這種必要技術(shù)特征缺少的同時(shí)使得該權(quán)利要求本身不清楚且得不到說(shuō)明書支持；

B.當(dāng)獨(dú)立權(quán)利要求因?yàn)槿鄙僖恍┍匾夹g(shù)特征而概括了一個(gè)較寬的上位的保護(hù)范圍時(shí)，由于說(shuō)明書為解決某一問(wèn)題僅僅記載了包括該必要技術(shù)特征的方案，那么，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法從說(shuō)明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出：沒(méi)有該特征時(shí)的技術(shù)方案也能夠?qū)崿F(xiàn)，這樣該獨(dú)立權(quán)利要求必然也是得不到說(shuō)明書支持的。

因此，就筆者的理解，當(dāng)獨(dú)立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征的時(shí)候，其實(shí)質(zhì)問(wèn)題還是權(quán)利要求得不到說(shuō)明書支持的問(wèn)題，即權(quán)利要求的技術(shù)方案不能與說(shuō)明書中記載的最大保護(hù)范圍的技術(shù)方案不一致，不能解決相同的技術(shù)問(wèn)題，其概括不合理，那么可以直接采用法26.4來(lái)清楚完整的說(shuō)明獨(dú)立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征的問(wèn)題，而不必使用細(xì)則20.2（原細(xì)則21.2），且目前在實(shí)審操作過(guò)程中，使用細(xì)則20.2（原細(xì)則21.2）進(jìn)行駁回的案例極少，采用該法條大多是在缺少合適現(xiàn)有技術(shù)的情況下退而求其次的一種做法，目的在于讓申請(qǐng)人縮小保護(hù)范圍，筆者認(rèn)為，在審查員指出缺少必要技術(shù)特征的情況下，完全可以用得不到說(shuō)明書的支持的方式來(lái)進(jìn)行說(shuō)理，不僅從根本上突顯了說(shuō)明書技術(shù)方案記載的清楚完整的重要性，也能使得權(quán)利要求的保護(hù)范圍從根本上要滿足以說(shuō)明書的記載為依據(jù)。

4、關(guān)于細(xì)則43.1

細(xì)則43.1款規(guī)定：分案申請(qǐng)可以保留原申請(qǐng)日、享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請(qǐng)記載的范圍，作為駁回理由的應(yīng)該是分案申請(qǐng)不得超出原申請(qǐng)記載的范圍，關(guān)于該條款的適用，存在一定的爭(zhēng)議，部分人認(rèn)為應(yīng)該在分案時(shí)刻才能使用該條款指出超范圍的問(wèn)題，也有部分人認(rèn)為對(duì)分案申請(qǐng)，無(wú)論何時(shí)修改都可以使用該條款對(duì)于分案申請(qǐng)進(jìn)行規(guī)范，由于存在以上的爭(zhēng)議，因此在具體的操作過(guò)程中，為了避免以上爭(zhēng)議，有部分人直接選擇法33條對(duì)超范圍進(jìn)行審查。

關(guān)于此駁回條款未寫入專利法中，筆者認(rèn)為主要基于所有有關(guān)分案申請(qǐng)的提出條件以及相關(guān)規(guī)定都在細(xì)則中進(jìn)行規(guī)范，單獨(dú)將該條款移入專利法中不太合適，至于具體的實(shí)質(zhì)意思，由于《專利審查指南》第二部分第六章第3.3節(jié)對(duì)于分案申請(qǐng)超范圍的審查也給出了解釋，即對(duì)于分案申請(qǐng)的內(nèi)容超出原申請(qǐng)記載的范圍時(shí)，當(dāng)符合駁回條件，可以適用細(xì)則43.1款或者適用法33條做出駁回決定。即細(xì)則43.1的實(shí)質(zhì)問(wèn)題還是超范圍的問(wèn)題，可以直接采用法33來(lái)駁回分案申請(qǐng)。

目前，對(duì)于分案超范圍的問(wèn)題，部分人仍采用細(xì)則43.1進(jìn)行說(shuō)理，但大多數(shù)人已經(jīng)默認(rèn)細(xì)則43.1與法33相同，即，法33在實(shí)際應(yīng)用中已經(jīng)可以替代細(xì)則43.1。

三、小結(jié)

基于上述的分析考慮，筆者認(rèn)為：實(shí)質(zhì)上，所有駁回理由全部都在具有最高專利法律地位的專利法中有所體現(xiàn)，而細(xì)則20.2（原細(xì)則21.2）、細(xì)則43.1是對(duì)法26.4以及法33在特定情況下進(jìn)行的具體和細(xì)化，一般對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行駁回時(shí)，均可以采用寫在專利法中涉及駁回條款的予以駁回，從而體現(xiàn)駁回條款法律地位的一致性。

筆者建議，未來(lái)修改可以考慮文中提到的觀點(diǎn)，使各個(gè)駁回條款處于同等重要的法律地位，這樣能夠全面、準(zhǔn)確的反映駁回的法律依據(jù)，凸顯了駁回這一實(shí)審程序在整個(gè)專利流程中的重要性，并能更好的體現(xiàn)和保障專利權(quán)主體的利益。通過(guò)這樣的修改，能夠使專利法更加嚴(yán)密、更加合理、更具有可操作性，有效保障了專利活動(dòng)中各種專利行為。

2013年7月8日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在江蘇南京召開專利法修改專題調(diào)研會(huì)，希望本文的建議能夠?qū)ο麓螌＠ǖ男薷淖鞒鲂⌒∝暙I(xiàn)，筆者提出大膽的想法：希望未來(lái)的法律修改能夠以合適合理的方式實(shí)現(xiàn)駁回條款法律地位上真正的統(tǒng)一，如：細(xì)則20.1并入法26.4；細(xì)則43.1并入法33，統(tǒng)一駁回條款的法律地位，進(jìn)一步保證法更加嚴(yán)謹(jǐn)、縝密。

本文通過(guò)比較在2009年時(shí)專利法修改中涉及實(shí)審重要條款的變化，分析了該修改的動(dòng)因及其解決的問(wèn)題，并且，筆者發(fā)現(xiàn)，在實(shí)審部分的修改內(nèi)容均涉及駁回條款，且除“細(xì)則20.2”和“細(xì)則43.1”以外的駁回條款均從《專利法實(shí)施細(xì)則》寫入了《專利法》中，筆者對(duì)該種修改的原因進(jìn)行了探討和分析，為更好地貫徹執(zhí)行專利法提供了一定的參考，并對(duì)未來(lái)專利法的修改提出了一定的建議。

一旦審查員發(fā)出駁回決定，一份專利申請(qǐng)就只能進(jìn)行復(fù)審等后續(xù)法律程序，不但要增加很多經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，還會(huì)增加很多額外的工作。