《專利審查指南》在專利創(chuàng)造性判斷相關(guān)章節(jié)規(guī)定了“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮的其他因素”，其中包括發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果。在專利創(chuàng)造性判斷過(guò)程中，為什么要考慮意料不到的技術(shù)效果？什么時(shí)候考慮意料不到的技術(shù)效果？意料不到的技術(shù)效果是不是充分條件？如何認(rèn)定是否取得意料不到的技術(shù)效果？本文擬結(jié)合專利授權(quán)確權(quán)審判實(shí)踐對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

一、為什么要考慮意料不到的技術(shù)效果

之所以在專利創(chuàng)造性判斷過(guò)程中考慮是否取得意料不到的技術(shù)效果，是因?yàn)閷＠麆?chuàng)造性判斷應(yīng)當(dāng)遵守綜合原則。綜合原則是指在判斷發(fā)明和實(shí)用新型是否具備創(chuàng)造性時(shí)，不僅要考慮技術(shù)解決方案本身，而且要考慮要解決的技術(shù)問(wèn)題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將其作為一個(gè)整體來(lái)看待。按照專利創(chuàng)造性判斷綜合原則，發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)手段或者技術(shù)效果中只要有一項(xiàng)是非顯而易見，技術(shù)方案整體上都有可能是非顯而易見的。按照綜合原則，在有的情況下，以本領(lǐng)域技術(shù)人員常見的技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)了本領(lǐng)域技術(shù)人員意料不到的技術(shù)效果，也可能使得發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谡w上具備創(chuàng)造性。在專利創(chuàng)造性判斷過(guò)程中考慮意料不到的技術(shù)效果，是符合專利創(chuàng)造性判斷的綜合原則的。

用途發(fā)明的創(chuàng)造性判斷很明顯地體現(xiàn)了前面所述的綜合原則。已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明，是指將已知產(chǎn)品用于新的目的的發(fā)明。在進(jìn)行已知產(chǎn)品新用途發(fā)明的創(chuàng)造性判斷時(shí)通常需要考慮：新用途與現(xiàn)有用途技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近、新用途所帶來(lái)的技術(shù)效果等。如果新的用途僅僅是使用了已知材料的已知的性質(zhì)，則該用途發(fā)明不具備創(chuàng)造性，但如果新的用途是利用了已知產(chǎn)品新發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)，并且產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則按照綜合原則來(lái)看，這種用途發(fā)明在整體上相對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性。例如，將作為木材殺菌劑的五氯酚制劑用作除草劑而取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，該用途使得該發(fā)明在整體上是非顯而易見的，因此具備創(chuàng)造性。在專利創(chuàng)造性判斷過(guò)程中考慮意料不到的技術(shù)效果是很多國(guó)家的普遍做法，例如日本和歐洲專利局。

二、什么時(shí)候考慮意料不到的技術(shù)效果

意料不到的技術(shù)效果是在專利創(chuàng)造性判斷一開始就考慮，還是在專利創(chuàng)造性判斷的常規(guī)步驟完成后仍然無(wú)法得出結(jié)論的情況下予以考慮呢？意料不到的技術(shù)效果常常被認(rèn)為是專利創(chuàng)造性判斷的輔助因素之一。在專利創(chuàng)造性判斷中，輔助因素實(shí)際上有兩個(gè)方面的作用。輔助因素的第一個(gè)作用，是幫助專利創(chuàng)造性判斷者獲得與發(fā)明創(chuàng)造相關(guān)的完整的技術(shù)信息，幫助判斷者更加準(zhǔn)確地判斷相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)而言，作出發(fā)明創(chuàng)造的難度有多大，發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。對(duì)于能夠提供更加完整的技術(shù)信息從而有利于直接判斷是否顯而易見的輔助因素，應(yīng)當(dāng)借鑒美國(guó)Graham要素的做法，在專利創(chuàng)造性判斷的一開始就予以考慮。輔助因素的第二個(gè)作用，是在常規(guī)常規(guī)方法難以明確地得出是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論時(shí)，成為影響天平傾斜方向的籌碼。例如，在常規(guī)的創(chuàng)造性判斷步驟完成后仍然難以認(rèn)定是否具備創(chuàng)造性時(shí)，商業(yè)成功這一輔助因素可以也應(yīng)當(dāng)成為判斷者是否授予專利權(quán)的考慮因素。對(duì)于具有第二個(gè)作用的輔助因素，應(yīng)當(dāng)借鑒歐洲專利局的做法，將其作為補(bǔ)救性的考量因素在專利創(chuàng)造性判斷有困難時(shí)才予以考慮。很顯然，是否取得意料不到的效果，能夠幫助判斷者更加完整地掌握作出發(fā)明創(chuàng)造是否有難度的相關(guān)技術(shù)信息，能夠幫助判斷者認(rèn)定相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)而言，發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。因此，是否取得意料不到的技術(shù)效果在專利創(chuàng)造性判斷中具有第一種作用，應(yīng)當(dāng)在專利創(chuàng)造性判斷的一開始就予以考慮。

三、意料不到的技術(shù)效果是不是充分條件

是不是只要取得了意料不到的技術(shù)效果，就必然認(rèn)定發(fā)明或?qū)嵱眯滦途邆淞藙?chuàng)造性呢？我國(guó)《專利審查指南》的答案是肯定的。我國(guó)《專利審查指南》規(guī)定，當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，一方面說(shuō)明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時(shí)也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。但是，筆者認(rèn)為，上述規(guī)定并不嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)當(dāng)修正。

歐洲專利局上訴委員會(huì)在T 21/81案中認(rèn)為，如果相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)，發(fā)明取得的技術(shù)進(jìn)步是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠依照技術(shù)啟示進(jìn)行改進(jìn)而自然得出，無(wú)論是否獲得意外的技術(shù)效果，該發(fā)明都不具備創(chuàng)造性。歐洲專利局上訴委員會(huì)在T 506/92案中還指出，本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)上基礎(chǔ)上沒有付出任何努力而不可避免地取得的預(yù)料不到的技術(shù)效果并不能支持具備創(chuàng)造性的認(rèn)定。在T 154/87案中歐洲專利局上訴委員會(huì)認(rèn)為，預(yù)料不到的技術(shù)效果并不是創(chuàng)造性的前提條件，必要的條件是確認(rèn)相關(guān)的技術(shù)方案不能被本領(lǐng)域技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中以顯而易見的手段獲得。日本《專利審查指南》也規(guī)定，如果發(fā)明申請(qǐng)相對(duì)于引證發(fā)明具有有益的技術(shù)效果，創(chuàng)造性判斷應(yīng)當(dāng)予以考慮。但是無(wú)論有無(wú)有益的技術(shù)效果，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員容易做出發(fā)明申請(qǐng)，都應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不具備創(chuàng)造性。

歐洲和日本的相關(guān)規(guī)則是合理的，應(yīng)當(dāng)借鑒。筆者認(rèn)為，取得預(yù)料不到的技術(shù)效果并不是具備創(chuàng)造性的充分條件，具備創(chuàng)造性的充分條件條件是技術(shù)方案在整體上非顯而易見。在下列情形中，即使發(fā)明取得了意料不到的技術(shù)效果，也不能認(rèn)定其具備創(chuàng)造性：第一，如果技術(shù)進(jìn)步能夠依照技術(shù)啟示進(jìn)行改進(jìn)而自然得出，無(wú)論是否取得意料不到的技術(shù)效果，都不具備創(chuàng)造性。第二，如果缺乏選擇而構(gòu)成一個(gè)“單行道”的情形，本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)上基礎(chǔ)上沒有付出任何努力不可避免地取得了意料不到的技術(shù)效果，也不具備創(chuàng)造性。

四、如何認(rèn)定是否取得意料不到的技術(shù)效果

如何在各種千變?nèi)f化的具體案例中認(rèn)定是否取得意料不到的技術(shù)效果呢？我國(guó)《專利審查指南》規(guī)定值得借鑒?！秾＠麑彶橹改稀芬?guī)定，發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，事先無(wú)法預(yù)測(cè)或者推理出來(lái)。在上述原則規(guī)定基礎(chǔ)上，筆者在審理（2013）高行終字第820號(hào)“銅合金阻隔防爆材料”發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案中，還歸納了兩個(gè)具體規(guī)則。

在該案中，本專利權(quán)利要求1為：“1、一種銅合金阻隔防爆材料，其特征是：由銅合金制成，為蜂窩網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，所述的銅合金的化學(xué)成分質(zhì)量百分比為：鋅28%，鋁0.9%，鈹0.06%，鉛0.15%，鎳0.2%，銅為余量?！北緦＠麢?quán)利要求1和在案的現(xiàn)有技術(shù)相比，本專利權(quán)利要求1進(jìn)一步限定了銅合金的化學(xué)成分的質(zhì)量百分比，現(xiàn)有技術(shù)未具體限定各成分的質(zhì)量百分比。本專利說(shuō)明書具體地記載了多個(gè)元素參數(shù)共同產(chǎn)生了不同于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)效果，即“本發(fā)明的阻隔防爆材料的屈服強(qiáng)度大于130MPa，抗拉強(qiáng)度可以達(dá)到300MPa以上，同時(shí)，還可以提高延伸率，延伸率可以達(dá)到3～12%”，上述具體元素參數(shù)組合及相應(yīng)技術(shù)效果參數(shù)均沒有被在案現(xiàn)有技術(shù)公開。

北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，要主張本專利的具體技術(shù)效果屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員“意料得到的”，應(yīng)當(dāng)對(duì)該主張承擔(dān)舉證責(zé)任，否則不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定上述技術(shù)效果是“意料得到的”。筆者認(rèn)為：如果某個(gè)技術(shù)手段在本專利中的技術(shù)效果不同于其在現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)效果，應(yīng)當(dāng)在說(shuō)明書中特別地記載，必要時(shí)需要實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)予以佐證。否則，應(yīng)當(dāng)推定該技術(shù)手段在本專利中產(chǎn)生的技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)中的相同或者是本領(lǐng)域技術(shù)人員“意料得到的”。如果本專利說(shuō)明書中記載的該技術(shù)手段的技術(shù)效果在質(zhì)和量上不同于其在現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)效果，則在本專利中采用該技術(shù)手段有可能需要本領(lǐng)域技術(shù)人員付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。

在該案中，對(duì)比文件并沒有對(duì)各個(gè)元素參數(shù)在銅合金中的技術(shù)效果進(jìn)行定量描述，只是進(jìn)行了定性描述，但本專利說(shuō)明書對(duì)這些元素參數(shù)組合的技術(shù)效果進(jìn)行了定量描述。因此，二審法院認(rèn)為，不能認(rèn)定這些元素參數(shù)組合在現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)效果與本專利中的相同或“意料得到”。筆者認(rèn)為：某個(gè)技術(shù)手段的技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)中的是否相同或類似，是否本領(lǐng)域技術(shù)人員“意料得到的”，應(yīng)分為定性描述和定量描述兩種情況進(jìn)行分析。如果現(xiàn)有技術(shù)對(duì)該技術(shù)手段的技術(shù)效果是定性描述，沒有定量描述，從現(xiàn)有技術(shù)的定性描述中不能推導(dǎo)或預(yù)測(cè)本專利說(shuō)明書中記載的定量描述，則這種“量”的變化屬于無(wú)法預(yù)測(cè)或推理的，不能認(rèn)定本專利中的技術(shù)效果是“意料得到的”。在該案中，二審判決撤銷了一審判決和無(wú)效決定。

取得預(yù)料不到的技術(shù)效果并不是具備創(chuàng)造性的充分條件，在有些情形中，即使發(fā)明取得了意料不到的技術(shù)效果，也不能當(dāng)然認(rèn)定其具備創(chuàng)造性?！秾＠麑彶橹改稀返囊?guī)定并不嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)當(dāng)修正。