常 雁

(機械工業(yè)信息研究院 情報研究所，北京 100037)

美國37條款下國內產業(yè)要件的判例釋義

常 雁

(機械工業(yè)信息研究院 情報研究所，北京 100037)

適用美國337條款的前提是知識產權權利人必須證明其已經在美國建立了或正在建立與專利、版權、商標、或設計保護有關產品的產業(yè)，該要求即所謂的國內產業(yè)要件。而在美國《1930年關稅法》337條款下，對“國內產業(yè)”術語并無明確的界定。近年來，美國337調查數量猛增，截至2013年底，中國已連續(xù)12年位居美國337調查之首，337調查無疑已成為中國產品出口美國的最大貿易壁壘。正確掌握337條款下的“國內產業(yè)要件”更加迫切。

337條款；國內產業(yè)；技術標準；經濟標準

美國“337條款”是美國《1930年關稅法》的第337節(jié)的簡稱，現匯編在《美國法典》第19編的第1337節(jié)?！?37條款”主要是用來反對進口貿易中的不公平競爭行為，特別是保護美國知識產權人的權益不受涉嫌侵權進口產品的侵害。而按照“337條款”進行的調查(以下簡稱“337調查”)因其發(fā)起門檻低、申請立案容易、程序簡單易行、打擊面廣、不易招致報復且能有效排斥進口，近年來已成為美國保護本國產業(yè)和市場的有力武器。而“337條款”適用的前提是在美國國內必須實際存在或將要存在相關產業(yè)，且該產業(yè)應用或實施了該條款所保護的美國知識產權。因此，深刻理解“國內產業(yè)要件”，尤其是時刻關注美國國際貿易委員會(以下簡稱ITC)判例對“國內產業(yè)要件”的釋義極其重要。

一、美國337條款下“國內產業(yè)”要件的法律規(guī)定

《美國法典》第19編第1337節(jié)關于國內產業(yè)的規(guī)定主要體現在(a)(2)項和(a)(3)項。其中，1337(a)(2)項規(guī)定，只有美國存在或正在建立與專利、版權、商標、或設計保護有關產品的產業(yè)時，上述(1)項中的(B)、(C)、(D)段才適用；第1337(a)(3)項規(guī)定，就第(2)項而言，存在以下情形之一時，應認為關于專利、版權、商標、或涉及保護有關產品的美國產業(yè)存在：(A)對工廠和設備的重大投資；(B)存在大量勞動力的雇傭或重大資金的投入；(C)在其開發(fā)，包括工程、研究、發(fā)展或發(fā)放許可證方面進行了實質性投資。

根據上述法律規(guī)定，美國ITC對337調查申訴正式立案，要求申訴人證明與受保護的美國知識產權有關的國內產業(yè)存在或正在建立，且要求申訴人不僅具有受美國法律保護的知識產權而且要在美國實施了該權利，即與受保護知識產權相關的產業(yè)開發(fā)活動的存在。國內產業(yè)可以是相關產品的產業(yè)生產開發(fā)，也可以是一定水平的商業(yè)經營活動(如大學、研究機構轉讓其知識產權的商業(yè)許可活動)。337條款下的“國內產業(yè)”不同于普通用語，甚至不同于美國ITC在美國反傾銷法中適用的定義。美國ITC在進行337調查時，一般不適用國內產業(yè)的“產品市場”概念，而適用“生產環(huán)節(jié)”概念，涉案產品與知識產權相聯系，因而在確定國內產業(yè)時，就要考慮產品從研究開發(fā)到制造、銷售的全過程，甚至包括包裝、檢測、修理、質量控制等增值服務在內?；旧?，只要制造行為發(fā)生在美國，ITC就認為其為國內產業(yè)；否則，ITC將考慮在美國國內所發(fā)生的行為的性質及其重要性，并要求在美國境內產生實質性附加值。

337條款下“國內產業(yè)”的含義似乎一目了然，但事實并非如此。實踐中，人們對337條款下國內產業(yè)的含義極其困惑。而ITC在多個337調查案件判決中均提到了國內產業(yè)要件的各個方面，分析這些案例，能夠更清晰和深刻地理解337條款下的國內產業(yè)要件。

二、從判例中看“國內產業(yè)”要件

在變速風力渦輪機337調查案(337-TA-376)中，ITC為了確定申訴方是否滿足國內產業(yè)要件，制定了兩項標準，即經濟標準和技術標準。而在用于角膜屈光手術的準分子激光器337調查案(337-TA-419)中，ITC在變速風力渦輪機337調查案的基礎上對國內產業(yè)的經濟標準和技術標準作了進一步的說明，指出技術標準主要考慮“申訴方(或者被許可人)是否正在實施或從業(yè)于涉案的具體知識產權”，經濟標準主要關注“國內投資”。下文將通過美國ITC的337調查案件，對337條款下國內產業(yè)要件的兩項標準進行解析。

(一)技術標準

國內產業(yè)要件中“技術標準”的執(zhí)行并非根據僵化的公式，而是根據產品和市場的實際情況綜合考慮的。美國ITC對337調查案件的裁決中有關國內產業(yè)要件的技術標準的裁決，基本上都是對涉案專利權利要求的分析，且ITC認為“申訴方只要證明其產品符合涉案專利的一項權利要求即可”。而在分析權利要求時，ITC通常先考慮內部證據，包括權利要求的語言及其詳述的內容等；其次，ITC會考慮外部證據，包括發(fā)明者的證詞、專家證詞和學術論文等。

1.具有知識產權≠具有國內產業(yè)資格

實踐中，符合國內產業(yè)要件中“技術標準”的要求，“具有知識產權所有權”僅是其一，還應“使用或開發(fā)了爭議所涉及的具體知識產權”。這在以下假設中可以更清楚地理解：

案情：A公司在美國生產電子設備并擁有其相關的美國專利，但公司現在或計劃的活動與使用或與電子設備專利無關，且該專利下也無現有或預期的被許可人，即A公司的電子設備專利未被公司或任何被許可人使用或被尋求使用。

B公司是一家向美國出口電子設備的外國企業(yè)，其侵犯了A公司的電子設備專利權。

A公司以B公司侵犯其電子設備專利權為由，向美國ITC提起337調查申請。

問題：美國ITC會根據A公司的申請，通過337調查最終排除B公司的電子設備產品嗎？

答案：不會。因為A公司雖然擁有電子設備的美國專利權(具有知識產權所有權)，但其并未使用其該項專利，因此A公司不符合337條款關于國內產業(yè)要件的技術標準要求，不具有獲得337條款救濟的資格。

通過上述假設的案例不難看出，337條款下的“國內產業(yè)”不同于普遍意義上的“國內產業(yè)”。根據美國對“國內產業(yè)”的普遍理解，A公司會被分類為美國國內電子設備生產產業(yè)，但337條款所定義的“國內產業(yè)”卻完全排除了A公司的國內產業(yè)資格。在美國ITC的諸多337調查案件的判決中，也不乏因申訴方僅具有知識產權而未使用，從而被判定不具有國內產業(yè)資格，最終敗訴的案件。例如，在地板337調查案(337-TA-443)中，ITC終裁決定，適用行政法官的初步裁定，即申訴方并未證明其使用或開發(fā)了涉案專利的任意一項權利要求，因此未能滿足國內產業(yè)要件，并最終裁定侵權不成立。在腕關節(jié)休息裝置337調查案(337-TA-456)中，ITC決定適用行政法官的判決，即申訴方的腕關節(jié)休息裝置并未使用或開發(fā)涉案專利的任何一項權利要求，因此無法滿足國內產業(yè)要件的技術標準要求，并最終裁定侵權不成立。

2．外國公司≠沒有國內產業(yè)資格

由于對337條款下“國內產業(yè)”要件的困惑，致使許多擁有美國知識產權的外國企業(yè)錯誤地認為他們的權利不受337條款的保護。事實上，美國國外公司擁有涉案專利與337條款下“國內產業(yè)”要件無關，并不必然導致其不具有國內產業(yè)資格。這在以下假設中可以更清楚地理解：

案情：B公司擁有與電子設備相關的美國專利權，且其未在美國實施任何活動。但是，B公司在美國有被許可人，該被許可人在美國進行電子設備的相關生產活動，而被許可人生產的此類電子設備被B公司的專利權所涵蓋。

A公司在美國組裝電子設備，但其使用的是進口部件，且其電子設備和部件都侵犯了B公司的美國專利權。

B公司以A公司侵犯其電子設備專利權為由，向美國ITC提起337調查申請。

問題：B公司作為外企是否可獲得337條款的救濟，從而排除A公司進口部件呢？

答案：可以。因為B公司的美國被許可人的活動很可能滿足337條款規(guī)定的國內產業(yè)要件。

通過上述假設的案例不難看出，美國專利被外國企業(yè)擁有的事實，并不排除根據337條款獲得救濟的可能。近年來，外國企業(yè)在美國申請適用337條款，啟動337調查的案件逐步增多，日本夏普公司、索尼公司，韓國LG電子公司，以及臺灣飛思卡爾半導體有限公司、HTC公司等作為申請人頻繁地出現在美國337調查中。因此，正確理解“外國公司”與“國內產業(yè)”要件的關系，對于外國企業(yè)通過337調查維護自身權益至關重要。

3．美國ITC對技術標準的最新釋義分析

基于對《美國法典》第19編第1337節(jié)(a)(3)(C)規(guī)定的理解，長久以來，美國ITC判例并不要求337調查的申訴方為了滿足337條款下“國內產業(yè)”要件的技術標準要求，而證明基于許可活動而使用涉案專利存在具體產品。例如，在袖珍組裝的半導體芯片337調查案(337-TA-432)、數字處理器與數字處理系統(tǒng)337調查案(337-TA-559)、多媒體顯示器及導航設備337調查案(337-TA-694)、液晶顯示器337調查案(337-TA-741)、自動化媒體庫設備(337-TA-746)、移動設備337調查案(337-TA-749)以及半導體芯片337調查案(337-TA-753)中，美國ITC并不要求申訴方證明，基于許可活動的國內產業(yè)存在受涉案專利保護的產品。雖然在ITC以往的337調查案件中，通常都存在受涉案專利保護的產品，但申訴方并不被強制要求予以證明。

然而，在2014年1月15日，美國ITC發(fā)布的針對計算機、計算機外圍設備337調查案(337-TA-841)的裁決意見中，ITC卻主張，在滿足國內產業(yè)要件的技術標準要求時，需要證明存在“受涉案專利保護的產品”(articles protected by the patent)，即使關于國內產業(yè)要件的主張是基于授權許可活動的。在ITC的裁決中，其參考了美國聯邦巡回上訴法院最新的關于1337(a)(3)(C)項是否要求存在“產品”的裁定，即2014年1月10日，美國聯邦巡回上訴法院關于“InterDigital 訴ITC”案的裁決意見(2010—1093)。在該裁決意見中，美國聯邦巡回上訴法院認為，“在專利開發(fā)，包括工程、研究、發(fā)展或發(fā)放許可證方面進行了實質性投資”必須存在“受該專利保護的相關產品”，這就意味著，“工程、研發(fā)、發(fā)展或發(fā)放許可證”行為必須附屬于受涉案專利覆蓋的產品，因此，正如(a)(3)(A)條規(guī)定的“工廠和設備的重大投資”必須存在受專利保護的產品一樣，(a)(3)(C)條規(guī)定的“工程、研究、發(fā)展或發(fā)放許可證”行為也必須存在受專利保護的產品。同時，聯邦巡回上訴法院通過分析指出，美國國會于1988年對337條款修訂并增加了1377(a)(3)(C)項關于“許可”等的規(guī)定，是用法律的形式鼓勵和支持專利產品的國內生產。

在視聽設備337調查案(337-TA-837)中，ITC適用了上述關于(a)(3)(C)項的最新釋義，駁回了行政法官初裁中關于國內產業(yè)的裁定。在該案中，ITC裁定，行政法官初裁中關于國內產業(yè)要件的裁定有悖于最近ITC在計算機、計算機外圍設備337調查案中的裁定以及法院的判決。而ITC目前“對(a)(3)(C)項國內產業(yè)要件的規(guī)定適用‘產品’要求”。同時，ITC強調，單純而未產生實際實施和生產效果的專利授權活動并不足以滿足國內產業(yè)要件，由于原告并不能證明其基于美國注冊專利的授權許可活動產生或可能產生實際和生產相關產品的結果，因此不能認定其滿足了國內產業(yè)要件的規(guī)定。

(二)經濟標準

為滿足國內產業(yè)的經濟標準要求，申訴方必須證明，其已經根據《美國法典》第19編第1337節(jié)(a)(3)條規(guī)定的3項內容(詳見上文論述)中的任意一項建立了或正在建立國內產業(yè)。ITC在裁決中關于經濟標準的考量也無固定的公式，而是通過對每個337調查案件的實際情況、涉案產品以及市場的實際情況的考量得出最終的結論。因此，通過ITC在具體337調查案件中的判決，更能對國內產業(yè)要件的經濟標準作出準確的理解。其中，首先需要理解“重大(significant)投資”和“實質性(substantial)投資”的判斷方法、標準及證據因素；其次要清楚ITC判例中對經濟標準的幾個重要釋義，如，申訴方停止生產專利產品不影響經濟標準的認定、產業(yè)規(guī)模與國內產業(yè)要件分析無關，以及經濟標準并不限定為申請人的直接活動等。

1．ITC判例對“重大投資”和“實質性投資”的評判標準

關于“重大投資”，主要體現在(a)(3)(A)項：工廠和設備的重大投資，以及(a)(3)(B)項：大量勞動力的雇傭或重大資金的投入。關于“實質性投資”，主要體現在(a)(3)(C)項：包括工程、研究、發(fā)展或發(fā)放許可證等開發(fā)方面的實質性投資。

一般情況下，制造活動如果全部在美國進行，通?？梢苑蠂鴥犬a業(yè)要件的經濟標準，但如果外國公司僅在美國進行了部分制造活動，那么ITC通常會考慮其在美國實施的活動的性質和意義。在隱藏式柜的鉸鏈及安裝板337調查案(337-TA-289)中，ITC適用增值或對比分析，將歸因于外國活動的價值量與歸因于在美國活動的價值量進行了比較，并裁定“……國內投資分配給(在美國制造且受涉案專利保護的)產品的部分，相較于專利發(fā)明開發(fā)的整個活動，并不能滿足1337(a)(3)條關于‘重大’的規(guī)定?！?在避孕套337調查案(337-TA-546)中，申訴方Portfolio Technologies,Inc.(PEI)從中國進口的半成品的避孕套，并在美國涂潤滑油、包裝并測試。ITC在進口的散裝避孕套單位成本和避孕套涂油、包裝和測試的單位成本的基礎上，裁定了34%的增值。ITC最終裁定，PTI在避孕套生產方面的勞動力的雇傭和資金投入的國內活動是“重大的”，滿足了國內產業(yè)要件的經濟標準要求。

雖然，對比或增值分析不是ITC考量國內產業(yè)要件的唯一方法，而且在諸多案例中不受重視，但其作為判定申請人是否滿足國內產業(yè)要件的分析方法之一，ITC從未排除其適用。

在縮微平板印刷機337調查案(337-TA-468)的初步裁定中，行政法官認為，“雖然比較分析適用于‘工廠和設備的重大投資’或‘大量雇工或重大資金投入’兩個國內產業(yè)要件是否滿足的考量中，但比較分析不得適用于‘實施所涉知識產權過程中是否存在實質性投資’的考量中”，“第三個標準僅要求按絕對的方式檢驗美國的活動”。由此可見，在根據(a)(3)(C)項考量“實質性投資”時，ITC不會像“重大投資”那樣與外國活動進行比較而得出結論，它會考慮與知識產權利用相關的活動中國內投資的絕對數量。而對于實質性投資的數量的要求，ITC在數字衛(wèi)星系統(tǒng)接收器337調查案(337-TA-392)中作出了最好的指引。在本案中，申訴方在美國僅有5名員工，從事潛在許可人的查明、談判等工作，且進行了4次許可，行政法官認為，“申訴方的許可計劃已經作出了實質性投資，包括起訴費等均可被認為是實質性投資的一部分?！倍诎l(fā)光二極管和激光二極管337調查案(337-TA-640)中，行政法官的命令特別強調，“實質性投資的證據可包含很多因素，如被許可公司的數量、許可收益、許可費、雇員數量、法律服務費以及時序活動是否活躍并持續(xù)等?！?/p>

2．ITC判例關于經濟標準的幾個重要釋義

(1)申訴方停止生產專利產品不影響經濟標準的認定

從美國ITC的諸多判例中可以看出，即使申訴方已經停止生產專利產品，也不影響ITC對國內產業(yè)要件的經濟標準的認定。最早的，在電池供電的玩具車337調查案(337-TA-314)中，ITC支持了行政法官的初裁，認為雖然專利權人為了生產新產品而已經停止生產專利產品，但其仍符合國內產業(yè)要件的經濟標準。這種情況下，“國內產業(yè)要件”的證明主要依賴于專利權人在工廠、設備、雇工、資金以及為獲得專利及開發(fā)產品方面的先前的投入，或者以維修備件的形式繼續(xù)銷售現有庫存的專利產品，即使這種繼續(xù)銷售未獲得重大的收益。

在變速風力渦輪機337調查案(337-TA-376)中，申訴方破產重組，停止生產專利產品后，ITC仍認定符合國內產業(yè)要件，因為：申訴方在裁定作出前3個月停止制造風力渦輪機，因此其已經進行了重大的國內投資；申訴方通過繼續(xù)服務、維修風力渦輪機及其相關部件，可見其仍在使用專利。

在高級圖形顯示控制器337調查案(337-TA-412)中，行政法官遵循先例，最終判定，申訴方滿足了國內產業(yè)要件的經濟標準，因為申訴方雖然已經停止生產專利產品，但其已經在產品的開發(fā)和生產中投入了大量的資金，仍在銷售并試圖繼續(xù)銷售產品，同時許可了涉案專利。

(2)產業(yè)規(guī)模與國內產業(yè)要件分析無關

美國337條款并未就國內產業(yè)要件中的“產業(yè)”規(guī)模作出規(guī)定，而ITC的判例也不認為“產業(yè)”必須達到特定的規(guī)模。在靜態(tài)隨機存儲器337調查案(337-TA-325)中，ITC允許很小的企業(yè)獲得根據337條款申訴的機會，因為小企業(yè)可能變成大企業(yè)，而且存在保護他們的財產權益不受不公平行為侵害的公共利益。在復合木地板337調查案(337-TA-545)中，ITC也認為，法律并未要求國內產業(yè)必須達到特定的規(guī)模。

(3)經濟標準并不限定為申請人的直接活動

從ITC的337調查判例中可以看出，ITC認可將申訴人的承包人、分包人或被許可人完成的工作認定為國內產業(yè)的部分投資，以判定申訴方是否滿足國內產業(yè)要件的經濟標準，甚至連本身為被許可人的分許可人、承包人的次承包人在美國進行的投資及從事的活動都會被考量在內。在家用真空包裝器337調查案(337-TA-496)中，ITC認為，對國內產業(yè)活動的考量可以包括申訴方的次承包人在美國國內從事的活動。

(4)國內產業(yè)無需生產直接與進口產品競爭的產品

在可移動電動卡片337調查案(337-TA-396)中，被訴方主張，申訴方生產的受涉案專利保護的產品與進口產品間不存在競爭，而競爭關系的缺失，致使其根據337條款提起的337調查申請并不符合根據337條款保護美國國內產業(yè)利益的要求。ITC對此予以了否定，認為無論何地的立法歷史都沒有標明，國內產業(yè)必須生產直接與進口產品競爭的產品。由此可見，國內產業(yè)是否生產了與進口產品直接競爭的產品，與337條款下國內產業(yè)要件的分析無關。

(5)“國內投資”無須是源自美國的資金

美國ITC的判例顯示，工廠、設備等的“投資”無需必須源自美國。在顯示控制器337調查案(337-TA-491)中，申請人從其美國銀行賬戶支付設備和器械的款項，該筆資金自其加拿大的姐妹公司轉發(fā)，ITC認為，因該款項的支付是為美國的設施和設備在美國進行的，資金來源于加拿大與國內產業(yè)要件分析無關。

三、結 語

綜上所述，通過美國337調查案例，從技術標準和經濟標準兩方面的分析，能更好地理解作為適用337條款前提的國內產業(yè)要件。就技術標準而言，目前，美國ITC在計算機、計算機外圍設備337調查案中對自1988年337條款修正案生效以來20多年間的政策作出了重大改變，要求基于授權許可活動的企業(yè)在證明其達到國內產業(yè)要件的技術標準時，也必須證明存在“受專利保護的產品”。就經濟標準而言，當申訴方的涉案專利產品的生產經營活動部分在美國開展時，關于申訴方是否符合國內產業(yè)要件的認定變得較為困難，而了解337調查案例對其所作的主要釋義顯得更為必要。

近年來，美國337調查數量呈迅速增長之勢。據統(tǒng)計，自1972年4月4日美國發(fā)起首起337調查開始到2013年底，美國共發(fā)起337調查906起，其中涉華337調查案件已達196起，中國已經連續(xù)12年位居美國337調查之首。337調查無疑已成為中國產品出口美國的最大貿易壁壘。因此，對那些出口美國的企業(yè)，尤其是中國出口企業(yè)而言，深刻理解337條款下的國內產業(yè)要件，對于其應訴美國337調查或適用337條款啟動337調查都具有深遠的意義。

[1]韓立余.美國對外貿易中的知識產權保護[M].北京：知識產權出版社，2006.

[3]Certain Variable Speed Wind Turbines and Components Thereof,USITC,investigation No.337-TA-376,Commission Opinion at 20～25(Sep.1996).

[4]Certain Excimer Laser Systems for Vision Correction Surgery and Components Thereof and Methods for Performing Such Surgery,USITC,investigation No.337-TA-419,Commission Opinion at 30～36(Apr.2000).

[5]Certain Floor Products,USITC,investigation No.337-TA-443,Commission Opinion at 1(Apr.2002).

[6]Certain Gel-filled Wrist Rests and Products Containing Same,USITC ,investigation No.337-TA-456,Commission Opinion at 21(Jan.2003).

[7]Certain Computers and Computer Peripheral Devices,and Components Thereof,and Products Containing Same,USITC,investigation No.337-TA-841,Commission Opinion at 24(Jan.2014).

[8]Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same,USITC,investigation No.337-TA-837,Commission Opinion at 32(Mar.2014).

[9]Certain Concealed Cabinet Hinges and Mounting: Plates,USITC,Investigation No.337-TA-289,Commission Opinion at 22～23,(Jan.1990).

[10]Certain Male Prophylactic Devices,USITC,Investigation No.337-TA-546,Commission Opinion at 43 (Aug,2007).

[11]Microlithographic Machines,USITC,investigation No.337-TA-468,Initial Determination at 362 (Jan.2003).

[12]Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes,Laser Diodes and Products Containing Same,USITC,investigation No.337-TA-640,Order No.72 at 5～6 (May,2009).

[13]Certain Variable Speed Wind Turbines and Components Thereof,USITC,Investigation No.337-TA -376,Commission Opinion at 25～26 (Sep,1996).

[14]Certain Static Random Access Memories and Integrated Circuit Devices Containing Same,Processes for Making Same,Components Thereox and Products Containing Same,USITC,investigation No.337-TA-325,Order No.9 at 4 (May,1991).

[15]Certain Home Vacuum Packaging Products,USITC,Investigation No.337-TA-496,Order No.36 at 143 (May ,2004).

[16]Certain Removable Electronic Cards and Electronic Card Reader Devices and Products Containing Same,USITC,Investigation No.337-TA-396,Commission Opinion at 20 (Aug,1998).

[17]虞文燕.如何定義美國337調查條款中的“國內產業(yè)”[J].法制與社會，2009，(6)：136.

[責任編輯：李其光]

CaseDefinitionsontheDomesticIndustryRequirementofSection337ofUnitedStates’TariffAct

CHANG Yan

(Research Institute of Machinery Industry,Information Institute,Beijing 100037,China)

The prerequisite of the application of Section 337 is to prove that an industry in the United States,relating to the articles protected by the patent,copyright,trademark,mask work or design concerned,exists or is in the process of being established.While in Section 337 of the United States’ Tariff Act of 1930,the term of "domestic industry" has no clear definition.And in recent years,the number of Section 337 investigation increases rapidly,by the end of 2013,China ranked first in the Section 337 investigation for 12 consecutive years.The Section 337 investigation has undoubtedly become the largest trade barriers of China.We urgently need to know "domestic industry requirement" of Section 337.Based on the studies about cases of Section 337 investigation.

Section 337；domestic industry requirement；technical prong；economic prong

2013-12-15

D971.2

：A

：1671-7112(2014)04-0109-06