2013年8月30日全國人大常委會通過新《商標法》，其中第五十九條第三款涉及在先使用商標的繼續(xù)使用，條文如下：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識”。從最初的草案看，并沒有“先于商標注冊人使用”及“并有一定影響”的要求，這兩個要求是今年6月份二讀時才加上的，目前還不太清楚具體的立法背景或解釋。此外，條文中雖然沒有“在中國”的措辭，但從立法目的看，該條應該只保護發(fā)生在中國的在先使用。

修改前如何處理已經(jīng)使用的商標？

商標注冊制度建立以后如何處理已經(jīng)使用的商標，事關商標制度的公平，一直以來都廣受關注。我國1982年商標法出臺以后，關于在后注冊商標是否可以對抗在先使用商標的爭論就沒有停止過，甚至出現(xiàn)了兩種針鋒相對的意見。

一種意見是絕對的注冊優(yōu)先原則，即一旦發(fā)生沖突只有注冊商標受《商標法》的保護，在先使用的商標不得繼續(xù)使用。這次修改之前，一般的通說均認可注冊絕對原則，因為2001年《商標法》僅僅規(guī)定已經(jīng)使用并有一定影響的商標可以禁止他人以不正當?shù)氖侄螕屜茸?，以及達到馳名程度的在先使用商標可以禁止在后商標的注冊和使用；《商標法實施條例》中有一項對1993年前已經(jīng)使用的服務商標的例外規(guī)定，但除了這些規(guī)定外，并沒有其他可以限制商標專用權的條款，也沒有允許在先商標對抗注冊商標或繼續(xù)使用的規(guī)定。

另一種意見則是絕對的使用優(yōu)先原則，該商標不僅可以繼續(xù)使用，而且還可以在其使用的區(qū)域內(nèi)禁止在后注冊商標的使用，即可以用來對抗在后的注冊商標；以歐盟商標法及其各成員國為代表，具體還可以細分為兩種情況：一是《共同體商標條例》第八條第四款允許不止在一地使用的商標可以阻止在后商標申請注冊，二是《共同體商標條例》第一百一十一條允許僅限一地的在先使用的商標在該地域內(nèi)禁止注冊商標使用，且該商標繼續(xù)使用的權利不會受到在后注冊商標的任何干擾?！稓W共體協(xié)調(diào)成員國商標立法一號指令》（下簡稱《一號指令》）第六條第二款和《英國商標法》第十一條第三款也有類似規(guī)定，且有相應的判例。此外，由于美國實行的使用在先原則，因此在先使用也會受到很好的保護。

應該說，我國1993年制定的《反不正當競爭法》秉持的也是保護在先使用的原則，而且知名商品的特有名稱、包裝或裝潢已經(jīng)通過《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十六條成為外觀設計專利的在先權利，應該也可以類推成為《商標法》第三十一條所指的在先權利的一部分，雖然這些知名商品的特有名稱、包裝或裝潢在知名地域內(nèi)是否可以對抗在后注冊商標的使用還有一些爭論，但《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》并沒有完全排除這種可能。

商標法第三次修改為何明確允許在先商標繼續(xù)使用？

從尊重歷史的角度來看，確立任何一種新的法律秩序都不能完全忽略已經(jīng)存在的事實。例如，制定《澳門特別行政區(qū)基本法》時，就在確立國有土地所有制的原則下對特區(qū)成立前的私有土地給予了承認，該法第七條規(guī)定：澳門特別行政區(qū)境內(nèi)的土地和自然資源，除在澳門特別行政區(qū)成立前已依法確認的私有土地外，屬于國家所有。

這一思想在我國《專利法》中也有體現(xiàn)，該法第六十九條第二項規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權。

如果我們將商標注冊制度比為飯店的訂餐制度，那么已經(jīng)在飯店用餐的客人就好比已經(jīng)使用的商標，日常經(jīng)驗顯然是不能驅(qū)逐正在用餐的客人。事實上，《巴黎公約》第六條之五反對“侵犯他人既得權利”的商標獲得注冊保護；TRIPs協(xié)定第十六條第一款最后一句話也特別規(guī)定商標注冊所賦予的權利“不得損害在先權利”。

我國在1993年《商標法》修改時引入服務商標注冊制度，由于不允許并存注冊，最后也是遵循這一原則，允許已經(jīng)使用的服務商標繼續(xù)使用。當時的《商標法實施細則》第四十八條規(guī)定，連續(xù)使用至1993年7月1日的服務商標，與他人在相同或者類似的服務上已注冊的服務商標（公眾熟知的服務商標除外）相同或者近似的，可以依照國家工商行政管理局有關規(guī)定繼續(xù)使用。近10年后的《商標法實施條例》第五十四條作了一些微調(diào)，連續(xù)使用至1993年7月1日的服務商標，與他人在相同或者類似的服務上已注冊的服務商標相同或者近似的，可以繼續(xù)使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用。

實際上，在先使用的商標的繼續(xù)使用問題并不限于1993年以前的歷史遺留個案。雖然我國早已確立注冊產(chǎn)生權利的制度，但一方面《商標法》除了人用藥品外并未要求強制注冊，另一方面廣大生產(chǎn)、經(jīng)營者的注冊意識并不到位，總會出現(xiàn)先使用后注冊甚至不注冊的情況，而嚴格按照絕對的注冊原則處理就會造成事實上的不公，不利于維護相關生產(chǎn)、經(jīng)營者以及消費者的合法利益。

因此，美國、日本以及我國的臺灣地區(qū)都允許將在先使用作為一種抗辯理由：美國《蘭哈姆法》第三十三條（b）（5）規(guī)定，在商標注冊人申請意圖使用的商標前已經(jīng)連續(xù)使用的當事人可以主張先用抗辯權；《日本商標法》第三十二條第一項也規(guī)定，在他人提出商標注冊申請前，在日本國內(nèi)已在該商標注冊申請指定的商品或類似商品上使用與申請注冊商標相同或近似商標，該使用非以不正當競爭為目的，且當他人提出該商標注冊申請時，與該商標相同或近似的商標作為與先使用人業(yè)務有關的商品的標志已在消費者中馳名，先使用人在其商品上持續(xù)使用該商標的可以繼續(xù)使用；我國臺灣地區(qū)商標法第二十三條第二款則規(guī)定：在他人申請商標注冊前，善意使用相同或者近似之商標圖樣于同一或類似之商品，不受他人商標專用權所拘束，但以原使用的商品為限。

正是因為上述考慮，我國這次修改《商標法》時，特別考慮了在先使用商標的繼續(xù)使用權的問題，對于在先使用的商標，即使沒有直接規(guī)定可以禁止在后注冊商標使用，但至少可以繼續(xù)使用，亦即當在后注冊的商標對其提起訴訟時可以作為抗辯的理由。

如何處理與其他法條的關系？

需要指出的是，雖然從打擊搶注他人已經(jīng)使用商標的角度出發(fā)，這次《商標法》同時還引入了第十五條第二款，即“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊”，但由于該條并不要求在先使用商標必須具有一定影響，因此即使依據(jù)第十五條第二款對在先商標進行保護，也并不意味著可以同時依據(jù)第五十九條第三款進行抗辯。

類似的問題還存在于第十五條第一款乃至第十三條第二、三款上。盡管從理論上講，在后面這幾種情況下，利害關系人都可以禁止在后商標的使用，但超過五年時限且不能證明惡意時，如果這些被代理人或被代表人的商標，哪怕是馳名商標，沒有使用的話，則同樣無法啟動第五十九條第三款獲得保護。

至于第三十二條規(guī)制的商標搶注行為已經(jīng)不是一種善意的注冊行為，因此其商標注冊只能是一個形式上注冊、實質(zhì)上無效的商標。不過，如果在先使用人錯過異議及無效的期限，則會有一個在后惡意注冊的商標是否可以限制在先使用并有一定影響的商標繼續(xù)使用的問題。雖然原則上不應該允許惡意在后注冊人限制善意在先使用人，但當在后商標注冊確實不可能被無效掉時，在先商標按照第五十九條第三款的規(guī)定繼續(xù)使用就需要限制范圍，甚至附加區(qū)別標志。當然，如上說述，在先商標依據(jù)《反不正當競爭法》仍應具有在其已經(jīng)使用并有一定影響的范圍內(nèi)阻止注冊商標使用的權利。

此外，在后善意使用人如果獨立地取得了知名商品特有名稱、包裝或裝潢，雖然按照《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》（下簡稱“反法司法解釋”）第一條第二款的規(guī)定，該善意在后使用人可以附加適當標識后繼續(xù)使用，但根據(jù)第五十九條第三款的字面含義，由于沒有同時具備在申請日及注冊人使用之前開始使用且有一定影響的條件，似乎不能適用第五十九條第三款的規(guī)定繼續(xù)使用。

如何理解“原使用范圍”？

允許繼續(xù)使用也不意味著在先使用可以隨意使用。我們?nèi)匀豢梢詮姆丈虡说睦^續(xù)使用權說起。1994年，為了落實《商標法實施細則》的要求，國家工商行政管理局發(fā)布了《關于服務商標繼續(xù)使用問題的通知》，即當服務商標繼續(xù)使用時，使用人須遵守下列規(guī)定：不得擴大該服務商標的使用地域；不得增加該服務商標使用的服務項目；不得改變該服務商標的圖形、文字、色彩、結構、書寫方式等內(nèi)容，以同他人注冊的服務商標相區(qū)別為目的而進行的改變除外；不得將該服務商標轉讓或者許可他人使用。

這個通知在2004年被廢止，表面的原因是為了落實《行政許可法》，實際的原因更像是《行政法規(guī)制定程序條例》統(tǒng)一將行政法規(guī)的解釋權收歸國務院，因此廢止本身并不意味著通知中的限制條件本身有違商標法的宗旨或原則。事實上，商標局在處理“眼鏡88”案件時就再次就繼續(xù)使用的范圍明確表示，繼續(xù)使用必須保持在原地域范圍內(nèi)。因此，當?shù)谖迨艞l第三款在更一般的意義上承認在先使用商標的繼續(xù)使用權時，就更需要就繼續(xù)使用的條件和范圍做出規(guī)定，以免顧此失彼。

換一個角度，我們也可以將在先使用商標的繼續(xù)使用看作是對商標專用權的一種限制，但正如TRIPs協(xié)定第十七條所規(guī)定的那樣，這種限制必須考慮到“商標所有人的合法利益”，而且任何限制都應該做嚴格解釋，不能與注冊商標專用權發(fā)生根本的沖突，以至于使其喪失基本的區(qū)別功能。例如，《法國知識產(chǎn)權法典》第L.713-6條明確規(guī)定，商標注冊并不妨礙在下列情況下使用與其相同和近似的標記： 用公司名稱、廠商名稱或標牌，只要該使用先于商標注冊。但是，這種使用損害注冊人權利的，注冊人可以要求限制或禁止其使用。

目前爭議的焦點主要體現(xiàn)在是否需要進行地域限制。就歐盟而言，如前所述，《共同體商標條例》以及《一號指令》都規(guī)定在先使用只能在原有地域繼續(xù)使用。美國也認為抗辯應當局限于該在先使用的特定地域范圍。美國第一巡回上訴法院1987年10月28日在一個關于租車的案件中認為，在先使用需要繼續(xù)使用時，應當限于已經(jīng)持續(xù)使用的地域。第三十三條（b）（5）就只允許在已經(jīng)使用的地域內(nèi)適用在先使用抗辯。

類似地，我國上海市浦東新區(qū)人民法院在“蘇菲雅”一案中也認為，即便被告青浦蘇菲雅店對于字號“蘇菲雅”享有在先權利，這種在先權利也同樣受到原告2002年1月獲得的“蘇菲雅”注冊商標權的制約，即2002年10月之后，青浦蘇菲雅店只能在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用期登記在先的“蘇菲雅”字號，而難以將這種在先權利再擴展到南匯蘇菲雅店。

而且，最高人民法院在鴨王一案中也認為，“北京鴨王在先使用所形成的在先權益應該得到保護，其有權在北京地域范圍內(nèi)繼續(xù)使用其在先使用的鴨王標識”。

事實上，在先使用一旦遭遇在后商標申請，相當于立即被“凍結”在已經(jīng)使用的地域，不能再越雷池半步。如果允許其不斷擴大，在后的注冊商標等于完全沒有安全感，隨時會遭到在先商標的侵擾，消費者也會感到困惑，最終必然會危及商標專用權本身。

如何“附加適當區(qū)別標識”？

有時候，在先使用商標與在后注冊商標十分接近，單純允許其繼續(xù)使用免不了發(fā)生混淆誤認的情況，因此，正如反法司法解釋第一條第二款規(guī)定的那樣，“因后來的經(jīng)營活動進入相同地域范圍而使其商品來源足以產(chǎn)生混淆，在先使用者請求責令在后使用者附加足以區(qū)別商品來源的其他標識的，人民法院應當予以支持”。

實際上，商標局1994年的通知中也規(guī)定：繼續(xù)使用與注冊人的使用發(fā)生實際混淆，造成消費者誤認的，繼續(xù)使用人應在使用服務商標時，增加地理名稱標志，以便于與注冊人使用的服務商標相區(qū)別。稻香村被保定注冊后，北京的稻香村使用時就是在前面加“三禾”或“北京”的字樣。

如何看待在他人商標申請之后的使用？

如果說注冊商標不能阻止個別“沒有注冊但在先使用并有一定影響”的商標是注冊商標的一種讓步，但這一規(guī)定也否定了任何商標注冊申請?zhí)岢鲋蟮氖褂眯袨榈恼斝?。這一時間節(jié)點不是實際注冊日，而是主張權利的商標的申請日。我們可以這樣來推導，在先使用人尚且不能超出原有范圍繼續(xù)使用，在后使用的商標又如何能將在他人沒有申請注冊之前沒有使用的商標從零或從負到正、越做越大呢？事實上，申請日之后的使用不可能具有正當性。最近，最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭在給商標局關于“榮華月餅”是否為知名商品特有名稱等有關問題的復函中就明確表態(tài)，即“商標核準注冊后，在其核定使用的商品范圍內(nèi)，與其相同或者近似的標識，不能再通過實際使用行為而產(chǎn)生未注冊商標權或者知名商品特有名稱權，否則將損害商標注冊制度的基本價值”。因此，再去主張“盡管有在先權利，仍然可以甚至應該考慮在后商標使用的規(guī)?！保赡芫团c第五十九條第三款的原意不相吻合了。

如果在先注冊商標尚未在某一地域使用，美國在Dawn Donut案的做法也許可以作為參考，即在后使用可以一直持續(xù)到在先注冊人也到該地域使用為止。不過，與其先允許其使用再禁止，還不如堅決傳遞不能使用的信號，除非在先商標注冊人自身怠于行使權利，故意容忍在后商標使用人的使用。