一、背景分析

近年來，在利益的誘惑下，以專利為盈利目的非執(zhí)業(yè)實(shí)體（Non-Practicing Entities， NPE）（下文簡稱NPE）發(fā)起的侵權(quán)訴訟量呈現(xiàn)出明顯增長的趨勢。本文將對NPE專利侵權(quán)訴訟情況作出梳理及分析，并且對如何防御來自NPE的侵權(quán)訴訟提出應(yīng)對策略。

隨著專利在市場競爭中的作用日漸深入，越來越多的企業(yè)開始外包其部分或者全部的專利業(yè)務(wù)，隨之而來的是專利權(quán)的作用也從原始傳統(tǒng)意義上的技術(shù)保護(hù)逐漸向一種全方位的投資轉(zhuǎn)變，各類以此為業(yè)的專利運(yùn)營公司也如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。高額的專利許可費(fèi)和侵權(quán)損害賠償費(fèi)刺激了NPE數(shù)量快速增長，很多專業(yè)律師將其視為發(fā)財(cái)?shù)暮脵C(jī)會，囤積備戰(zhàn)專利；一些實(shí)體企業(yè)認(rèn)為將專利資產(chǎn)剝離獨(dú)立運(yùn)營，更有助于企業(yè)回收研發(fā)投入，盡快獲取超額利潤，紛紛與NPE進(jìn)行合作，甚至成立自己的NPE子公司，例如高通、諾基亞、愛立信、三星、英國電信、華碩等。

根據(jù)普華永道會計(jì)師事務(wù)所（PWc）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，1995-2011年間，電子消費(fèi)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件和電信業(yè)都居于排名前十的高發(fā)專利侵權(quán)訴訟領(lǐng)域中，其中，電信領(lǐng)域的專利持有人獲賠平均額度高踞榜首，接近3000萬美元，近乎第二名的兩倍。在此種高額獲利的誘惑下，電信領(lǐng)域的侵權(quán)訴訟高發(fā)不足為奇。在2001-2006年期間，NPE獲賠的金額達(dá)6900萬美元，而PE（Practicing Entities， 執(zhí)業(yè)實(shí)體）獲賠額僅為3700萬美元。NPE在專利侵權(quán)訴訟中獲得的平均賠償額是PE的兩倍。

一些大的通信公司為了獲取利潤、轉(zhuǎn)型或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，紛紛與NPE進(jìn)行專利交易或者構(gòu)成合作模式，這也為NPE頻繁發(fā)起訴訟起到推波助瀾的作用。比如愛立信在2013年初將2500項(xiàng)專利出售給專利運(yùn)營公司Unwired Planet，并從這些專利的營收中抽取提成，如果Unwired Planet從這些專利中獲取凈收入1億美元，愛立信將抽取20%，1-5億美元抽取50%，5億美元以上抽取70%，由此可見，愛立信通過與NPE的合作可以獲得非?？捎^的收入。諾基亞將其500項(xiàng)專利賣給專利運(yùn)營公司Vringo。Vringo在兩個(gè)月后即用買到的專利發(fā)起侵權(quán)訴訟。專利運(yùn)營公司與通信巨頭的雙方互惠合作使得NPE成為訴訟主流，尤其是對專利布局不夠完善成熟的發(fā)展中國家來說，專利侵權(quán)訴訟的風(fēng)險(xiǎn)增加，中國的通信企業(yè)也勢必面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。

二、應(yīng)對NPE訴訟的策略

NPE的顯著特點(diǎn)是不從事生產(chǎn)制造或銷售，研發(fā)或在收購專利后要求目標(biāo)公司繳納專利費(fèi)或?qū)ζ浒l(fā)起侵權(quán)訴訟。難以承擔(dān)高額訴訟費(fèi)用的組織，往往被迫選擇交納專利費(fèi)。NPE往往在起訴初期向被告提供遠(yuǎn)低于訴訟成本的和解費(fèi)用，大多數(shù)被告最終同意支付費(fèi)用。因此，很多研究學(xué)者、政府及相關(guān)組織已經(jīng)逐步意識NPE的行為很可能會阻礙行業(yè)的發(fā)展，影響消費(fèi)者的利益。如何對這些行為進(jìn)行規(guī)制才能實(shí)現(xiàn)既保護(hù)創(chuàng)新又不會影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，分析借鑒一些應(yīng)對NPE的策略則可能將被告損失降低到最小，建議如下：

1、以NPE不滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要求為由駁回NPE在美國國際貿(mào)易委員會（ITC）立案要求。

ITC的特色在于頒發(fā)產(chǎn)品禁售令和排除令，且審判速度快，因而備受NPE青睞。ITC發(fā)起訴訟要求原告證明其所主張的知識產(chǎn)權(quán)滿足美國國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)要求。337（a）（3）的條款規(guī)定：原告若證明美國境內(nèi)有專利技術(shù)的重大廠房或設(shè)施，或雇傭大量員工、投入大量資本，或相關(guān)開發(fā)商進(jìn)行重大投資，包括工程上的設(shè)計(jì)、研發(fā)或授權(quán)，則滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要求。對此，被告如果被訴至ITC，則可以考慮以NPE不滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要求為由提出抗辯，對NPE所依賴的活動和投資進(jìn)行基于事實(shí)的質(zhì)詢，要求對這些投資活動進(jìn)行充分的證據(jù)開示。比如：2008年，美國游戲科技公司Motiva向ITC告任天堂的Wii游戲機(jī)專利侵權(quán)，該案被ITC認(rèn)為，Motiva起訴任天堂的主要目的是獲取賠償金，而非保護(hù)其專利產(chǎn)品，且Motiva的唯一投資行為就是起訴任天堂，而不是用其專利進(jìn)行授權(quán)許可鼓勵專利技術(shù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此Motiva不符合ITC國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要求。而且2013年5月13日美國聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決也支持ITC的觀點(diǎn)，上訴法院認(rèn)為根據(jù)專利保護(hù)法案的規(guī)定，Motiva的專利技術(shù)商業(yè)化規(guī)模并未達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，其唯一的產(chǎn)品模型尚處雛形，還欠缺諸多開發(fā)測試步驟；Motiva從未致力于專利技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，也從未有任何有興趣的合作伙伴，從未期望與制造商達(dá)成伙伴關(guān)系或刺激投資，從Motiva向ITC提告任天堂的三年以來，沒有證據(jù)表明Motiva努力致力于建立其美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。

2、盡早進(jìn)行馬克曼聽證。

Eon-Net（NPE公司）發(fā)起過100多起專利侵權(quán)訴訟，其中大部分被告在案件初期與之和解，但是Flagstar公司卻拒絕和解，而是要求法院進(jìn)行馬克曼聽證，在馬克曼聽證后法院認(rèn)定Flagstar未侵權(quán)，F(xiàn)lagstar隨即提出動議要求對Eon-Net進(jìn)行簡易判決，并依據(jù)美國聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則第11條（該規(guī)則規(guī)定對無合理事實(shí)依據(jù)的濫訴予以制裁）提出動議，認(rèn)為Flagstar的產(chǎn)品、軟件和技術(shù)并未侵權(quán)，而Eon-Net和其律師未對被訴產(chǎn)品進(jìn)行侵權(quán)調(diào)查就隨意發(fā)起毫無依據(jù)的侵權(quán)指控，因此要求對Eon-Net予以制裁，法院授予該動議，F(xiàn)lagstar還根據(jù)美國專利法285節(jié)（該法條規(guī)定在訴前未進(jìn)行充足的調(diào)查就貿(mào)然發(fā)起不合理訴訟等情況下，法院可以給勝訴方判賠合理的律師費(fèi)）要求獲賠律師費(fèi)，F(xiàn)lagstar最后成功的依據(jù)聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則第11條獲賠對Eon-Net和其律師制裁費(fèi)14.1萬美元，并依據(jù)美國專利法285節(jié)獲賠48.9萬美元的律師費(fèi)，且聯(lián)邦巡回法院也對地方法院的判決結(jié)果予以支持。Flagstar勝訴的關(guān)鍵在于案件初期時(shí)積極尋求馬克曼聽證，及早界定雙方有爭議的權(quán)利范圍，當(dāng)事人更加清晰案件的走勢，以判斷下一步是維持訴訟還是盡早和解。被告在馬克曼程序中勝訴后，往往會要求法院不再開庭審理專利侵權(quán)問題，直接宣告被告不侵權(quán)，并駁回原告的訴訟請求。法院一般會支持被告的動議。而且一些法院可能會中止事實(shí)取證程序直到馬克曼聽證結(jié)束，這樣會節(jié)省專利侵權(quán)訴訟中最耗費(fèi)財(cái)力的取證費(fèi)用。

3、規(guī)避開利于NPE的法院。

在美國，NPE普遍選擇一些傾向于保護(hù)專利權(quán)人，審理速度快的法院發(fā)起侵權(quán)訴訟，這樣他們可以盡快的獲得侵權(quán)賠償。比如：德克薩斯州地區(qū)法院就是NPE的喜好法院之一，因其快速的審理速度以及偏好專利權(quán)人的特點(diǎn)，一度被喻為“NPE可以快速提款的ATM機(jī)”。還有特拉華州地區(qū)法院，由于該法院往往將馬克曼聽證會和簡易判決推遲到取證之后進(jìn)行，因此在訴訟的早期階段，較難估測出案件的走勢情況，取證費(fèi)用是非常耗資的，如果被告非常擔(dān)心訴訟費(fèi)用高昂并覺得訴訟風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)測時(shí)，則原告在此時(shí)間內(nèi)很容易說服被告達(dá)成和解以接受原告開出的和解條件，因此NPE也很喜歡在特拉華州注冊并提起訴訟。如果想規(guī)避開不利于被告的法院，被告可以選擇提交轉(zhuǎn)移法院的動議。但由于很多NPE公司都在有利于NPE的法院所在州注冊，從管轄區(qū)法院將案件轉(zhuǎn)出也要有充分依據(jù)，比如聯(lián)邦巡回上訴法院曾經(jīng)在兩起案件中同意被告請求，下令允許將案件從原告注冊州所在法院轉(zhuǎn)走：案件一滿足的轉(zhuǎn)院條件：雙方當(dāng)事人在原告注冊州都沒有辦事處且關(guān)鍵證據(jù)和證人都在其他州。案件二滿足的轉(zhuǎn)院條件：被告的總部、幾乎所有的被告雇員、原告的相關(guān)公司、專利發(fā)明人和發(fā)明相關(guān)證據(jù)都在請求轉(zhuǎn)移的目標(biāo)法院。

對于被告來說，還有一種規(guī)避NPE在有利于其法院起訴的方式是利用“首次提告原則”。該原則規(guī)定兩個(gè)聯(lián)邦法院審理本質(zhì)相似案件時(shí)，后提告法院可以拒絕受理案件或轉(zhuǎn)移法院。當(dāng)企業(yè)收到律師函后，可以先在有利于自己的法院提起專利無效訴訟，日后NPE再次起訴侵權(quán)可根據(jù)“首次提告原則”要求侵權(quán)訴訟轉(zhuǎn)到前法院或更適合雙方的法院。

4、以衡平法提起抗辯。

針對專利權(quán)人在被控侵權(quán)人侵權(quán)期間遲延提起訴訟的行為，被控侵權(quán)人可以利用懈怠制度進(jìn)行抗辯。專利懈怠行為需要滿足兩個(gè)條件：首先，專利權(quán)人從知道或者應(yīng)道知道可以提出訴訟請求之日起到提出訴訟請求，經(jīng)過了一段無正當(dāng)理由且不合理的時(shí)間，也就是說專利權(quán)人提出的訴訟時(shí)間存在不合理的延遲。其次，專利權(quán)人延遲訴訟的行為導(dǎo)致了侵權(quán)人實(shí)質(zhì)上的損害，即經(jīng)濟(jì)上的損害和證據(jù)上的損害。但適用懈怠制度抗辯的前提是被告不存在惡意行為，如果被訴侵權(quán)人從事特別惡意行為則即便具備上述兩個(gè)條件，懈怠抗辯也不能成立。

5、及早提起侵權(quán)專利復(fù)審和無效。

被訴侵權(quán)人可以盡早的提起專利復(fù)審和無效。實(shí)際上，從2011年9月16日美國發(fā)明法案修改后，很多條款直接或間接影響了公司的訴訟策略，尤其是顯著影響到一些NPE的行為。比如新設(shè)立了專利授權(quán)后復(fù)審（post-grant review，PGR）、雙方復(fù)審（Inter Partes review，IPR）。這為第三方挑戰(zhàn)已授權(quán)專利提供了更方便的機(jī)制。PGR程序和IPR程序都由美國專利商標(biāo)局的專利審判和上訴委員會負(fù)責(zé)，費(fèi)用總體低于法院訴訟程序，程序也較簡單，因此降低專利無效成本且更加便捷。

通過復(fù)審或無效都有很大可能性促使NPE將專利權(quán)利要求范圍縮小，迫使其降低和解條件。需要注意的是：復(fù)審的缺點(diǎn)是存在風(fēng)險(xiǎn)，很有可能弄巧成拙，反而確認(rèn)了專利的有效性和穩(wěn)定性，另外，復(fù)審時(shí)間有不確定性，若復(fù)審小組事務(wù)繁忙或復(fù)審的專利為熱門技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠?，則復(fù)審程序通常會比較緩慢。

6、合理利用中止動議。

由于結(jié)案速度對于NPE十分重要，他們希望迅速裁決以降低訴訟成本，所以可以考慮拖延訴訟進(jìn)程，提交動議中止審判或禁令。中止理由可以是：

第一，以等待專利復(fù)審結(jié)果請求中止。但復(fù)審中止審判的情況十分有限，不是所有法庭都同意在等待復(fù)審結(jié)果期間中止訴訟程序的。比如NTP起訴RIM案，RIM請求中止審理等待復(fù)審的動議未果。是否作出中止專利訴訟的決定也取決于法官的偏好。例如，加利福尼亞州地區(qū)法院的法官通常會作出中止決定，以等待復(fù)審結(jié)果；而德克薩斯州東區(qū)的法院則很少作出中止決定。

第二，以重大公眾利益提出中止禁令。RIM遭到NTP的侵權(quán)起訴和禁令時(shí)，RIM根據(jù)美國聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則62（c），提出在向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴期間請求地方法院中止禁令，且美國政府根據(jù)28 U.S.C.§517，以給RIM禁令會使重大公眾利益受損為由出面要求法院中止禁令，法官顧及到公眾利益同意中止禁令。而且在ITC，法官在判決時(shí)也是非常重視重大公眾利益這一因素。

近年來，在利益的誘惑下，以專利為盈利目的非執(zhí)業(yè)實(shí)體（NPE）發(fā)起的侵權(quán)訴訟量呈現(xiàn)出明顯增長的趨勢。本文將對NPE專利侵權(quán)訴訟情況作出梳理及分析，并且對如何防御來自NPE的侵權(quán)訴訟提出應(yīng)對策略。

NPE的顯著特點(diǎn)是不從事生產(chǎn)制造或銷售，研發(fā)或在收購專利后要求目標(biāo)公司繳納專利費(fèi)或?qū)ζ浒l(fā)起侵權(quán)訴訟。