文 / 張鵬 / 中南財經政法大學知識產權研究中心、國家知識產權局保護協(xié)調司

功能性限定權利要求認定與解釋的制度完善

文 / 張鵬 / 中南財經政法大學知識產權研究中心、國家知識產權局保護協(xié)調司

功能性限定權利要求保護范圍的相關法律問題，已經成為權利要求保護范圍解釋的突出法律問題。功能性限定權利要求的認定、審查與解釋規(guī)則具有內在法律邏輯。美國功能性限定權利要求的認定、審查與解釋構成具有內在法律邏輯的制度體系：具有特定的撰寫表征，對于該類權利要求是否得到說明書支持不加以審查，在專利侵權判定中根據說明書實施例重新確定保護范圍。建議我國司法解釋的適用中區(qū)分功能性限定和功能性描述；在功能性限定解釋中明確實施例及其等同中的“等同”與等同侵權中的“等同”存在的區(qū)別以及必需特征的判斷規(guī)則。

功能性限定；功能性描述；認定；解釋；等同

在20世紀90年代，美國聯(lián)邦法院Giles法官將專利法制度稱為“名為權利要求的游戲”【1】?？梢哉f，權利要求保護范圍的解釋是專利法領域一個永恒的研究課題【2】。在我國法律實踐中，功能性限定權利要求保護范圍的相關法律問題，已經成為權利要求保護范圍解釋中最為突出的法律問題。

就法律規(guī)則而言，功能性限定權利要求的保護范圍確定規(guī)則，已經成為在制定法層面專利授權確權制度與專利侵權制度中直接沖突的唯一一處?！秾＠麑彶橹改稀泛妥罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱《專利侵權司法解釋》）對于功能性限定權利要求保護范圍的確定采取截然不同的規(guī)則?！秾＠麑彶橹改稀芬?guī)定，“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式?！弊罡呷嗣穹ㄔ褐R產權庭認為，“專利保護的是技術方案，而不單單是功能或者效果，而且，目前的專利審查實踐，實際上也難以按照專利審查指南的規(guī)定，對所有實現(xiàn)所述功能的實施方式進行檢索和審查”【3】，因此在《專利侵權司法解釋》第四條中規(guī)定，“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容?！笨梢姡跈嗪痛_權標準選擇了“覆蓋了所有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式”的保護范圍，侵權標準選擇了“具體實施方式及其等同的實施方式”的保護范圍。就法律適用而言，在專利授權確權制度和專利侵權制度中采用不同的權利要求保護范圍解釋規(guī)則具有制度性損害。專利實質審查階段的重要法律意義在于，給予發(fā)明創(chuàng)造適宜的保護范圍，在專利權的保護和專利權的公示作用之間尋求平衡。如果在專利授權和專利確權過程中根據“覆蓋了所有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式”確定保護范圍，而在專利權的保護過程中根據“結合具體實施方式及其等同的實施方式確定的內容”確定保護范圍，那么由于專利侵權判定中需要重新確定專利權的保護范圍，對于該權利要求保護范圍是否清楚、該權利要求是否得到說明書支持等的審查缺乏實際意義。

上述專利侵權司法解釋的規(guī)定很大程度上借鑒了美國經驗，而《專利審查指南》的規(guī)定借鑒了歐盟經驗，為了深入分析制度原理，需要從整體制度的角度將美國、歐盟的立法例進行分析。

一、美國功能性限定權利要求認定與解釋的制度體系

以功能或者效果表述技術特征的撰寫方式，源自美國。美國《專利法》第112條第6款規(guī)定，采用“用于實現(xiàn)某種特定功能的機構或者步驟”的方式撰寫的權利要求應當被解釋為覆蓋了說明書中記載的相應結構、材料或者動作以及其等同物 。1.“ element in a claim for a combination may be expressed as means or step for performing a speci-fied function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be con-strued to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”就美國功能性限定權利要求的解釋而言，第一步結合功能性描述術語、專利審批歷史以及說明書實施例的描述確定功能2.參見下述判決中的相關表述，Multiform Desiccants, Inc v. Medzam, Ltd案（296F.3d1106），UNIDYNAMICS CORPORATION v. Automatic Products International, Ltd.案（157F.3d1311）。，也就是說，必須將功能性限定權利要求中的功能解釋為包含在權利要求語言中的限制，并且僅僅包含上述限制，不能超越權利要求的文字擴大功能的范圍，同樣不能超越權利要求的文字縮小功能的范圍；第二步確定對應功能的結構，在確定權利要求中所要求的功能之后，應當確定說明書中所記載的與權利要求中所涉及的功能相對應的結構，不僅要求該結構必須執(zhí)行所聲稱的功能，而且要求說明書必須清晰地將執(zhí)行該功能的結構與功能相關聯(lián)3.參見下述判決中的相關表述，Medtronic, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.案（248F.3d1303），Asyst Techs Inc案（268F.3d1364），Northrop Grumman Crop. 案（325F.3d1346）。，類似于我國關于必要技術特征的判定思路，區(qū)別之處在于必要技術特征判定需要考慮解決其技術問題所不可缺少的技術特征，功能性限定權利要求解釋中必需特征判定則需要考慮完成所述功能所不可缺少的結構特征。第三步，根據對應功能的結構確定等同范圍。在判定等同范圍中，要求被控侵權產品與涉案專利權利要求中的相應部件必須以基本相同的手段、執(zhí)行相同的功能、達到基本相同的效果4.參見140F.3d1009,1022.。

美國功能性限定權利要求的認定、審查與解釋構成具有內在法律邏輯的制度體系：具有特定的撰寫表征，對于該類權利要求是否得到說明書支持不加以審查，在專利侵權判定中根據說明書實施例重新確定保護范圍。

首先，美國功能性限定權利要求的審查與解釋之間具有內在法律邏輯。一方面，就歷史邏輯而言，在專利侵權判定中根據實施例及其等同方式確定功能性限定權利要求的保護范圍，與特定歷史時期美國專利商標局對于權利要求是否得到說明書支持的審查較為寬松具有直接關系。另一方面，鑒于美國《專利法》第112條第6款有關將功能性限定技術特征解釋為覆蓋說明書中記載的相應功能、材料、結構或者步驟及其等同的規(guī)定，對于功能性限定權利要求是否得到說明書支持不再進行審查。亦即，鑒于在專利侵權判定中需要根據實施例及其等同方式重新確定，在專利授權階段對于權利要求保護范圍是否得到說明書支持不再進行審查。5.需要指出的是，在美國專利商標局2011年2月9日發(fā)布的《涉及美國專利法第112條的補充審查指南》恰恰證明了這一點。美國專利商標局《涉及美國專利法第112條的補充審查指南》是在對于權利要求清楚以及得到說明書支持等問題審查過于寬松的背景下提出的，并且上述指南明確，鑒于功能性限定權利要求按照實施例及其等同方式確定其保護范圍，不再進行說明書支持方面的審查。亦即，Determine Whether Each Claim Limitation Invokes35U.S.C.112,6or Not: As part of the claim interpretation analysis, examiners should determine whether each limitation invokes35U.S.C.112,6(112,6) or not. If the claim limitation invokes112,6, the claim limitation must “be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”

其次，美國功能性限定權利要求的認定與解釋之間具有內在法律邏輯。就美國功能性限定權利要求的認定規(guī)則而言，當當事人使用了“裝置，用于（means for）…”或“步驟，用于（step for）…”這樣的詞匯時，專利審查部門和法院即可以假設認為申請人試圖采用功能性限定的特征，從而啟動《專利法》第112條第6款的審查。但是如果在進一步的審查中發(fā)現(xiàn)，申請人在該特征中記載了實現(xiàn)功能的具體結構、材料或步驟特征，則該假設將被否定，可以認定該特征不屬于《專利法》第112條第6款所適用的功能性限定特征。亦即，《專利法》第112條第6款將功能性限定特征的撰寫規(guī)定為“means plus function”這種封閉式的結構，而不允許加入為實現(xiàn)上述功能所采用的結構、材料和動作等特征。

再次，美國功能性限定權利要求的認定與審查之間具有內在法律邏輯。一方面，在根據撰寫方式推定為功能性限定技術特征的情況下，不再適用《專利法》第112條第2款的規(guī)定對權利要求是否得到說明書支持進行審查。亦即，在當事人使用了“裝置，用于（means for）…”或“步驟，用于（step for）…”這樣的標志性詞匯時，專利審查部門和法院即可以假設認為申請人試圖采用功能性限定的特征，從而啟動《專利法》第112條第6款的審查，不再適用《專利法》第112條第2款進行審查。另一方面，在根據撰寫方式等認定并非功能性限定技術特征的撰寫方式的情況下，適用《專利法》第112條第2款的規(guī)定對權利要求是否得到說明書支持進行審查。

由此可見，在美國，將功能性限定技術特征解釋為實施例及其等同的功能性限定權利要求解釋規(guī)則、對于功能性限定權利要求是否得到說明書支持的審查規(guī)則以及基于means for撰寫表征作用的功能性限定權利要求認定規(guī)則構成內在統(tǒng)一的制度體系，改變制度體系中上述任何因素，則法律制度的制度價值將會喪失。

二、歐盟功能性限定權利要求認定與解釋的制度體系

歐盟功能性限定權利要求的認定、審查與解釋也同樣構成具有內在法律邏輯的制度體系：不具有特定的撰寫表征，對于該類權利要求是否得到說明書支持嚴格加以審查，在專利侵權判定中根據本領域技術人員能夠想到的實施方式加以解釋。

首先，歐盟功能性限定權利要求的審查與解釋之間具有內在法律邏輯。一方面，由于在專利審查過程中對于權利要求是否得到說明書支持嚴格加以審查，所以在權利要求的解釋中按照審查過程中相同的解釋規(guī)則解釋為本領域技術人員能夠想到的所有實施方式是公平的。在專利審查過程中，如果使用功能性權利要求，本領域技術人員根據該功能性的技術特征，可以毫不費力地在功能定義的全部領域實施該發(fā)明，也就是說技術教導足以使他人可以充分實施。必須提供有關的解決手段，不能只記載發(fā)明的課題。必須使本領域技術人員可以在涉及功能性權利要求的全部范圍內將該技術特征一般化。而對于功能性權利要求的專利性的判斷，應當將功能性權利要求一般化到全部范圍進行判斷。在這種情況下，在權利要求的解釋中亦應當按照審查過程中相同的解釋規(guī)則，解釋為本領域技術人員能夠想到的所有實施方式。另一方面，鑒于在權利要求的解釋中按照審查過程中相同的解釋規(guī)則解釋為本領域技術人員能夠想到的所有實施方式，因此在專利審查過程中應當對于權利要求是否得到說明書支持嚴格加以審查。

其次，歐盟功能性限定權利要求的認定與解釋之間具有內在法律邏輯。一方面，鑒于在權利要求的解釋中按照審查過程中相同的解釋規(guī)則解釋為本領域技術人員能夠想到的所有實施方式，因此，在權利要求的撰寫中不需要表征。就歐盟對于功能性限定權利要求的審查而言，對于功能性權利要求的專利性的判斷，應當將功能性權利要求一般化到全部范圍進行判斷。就功能性限定權利要求的保護范圍而言，與專利權利要求中記載的權利要求具有同一效果和特性的所有手段，都在專利的保護范圍之內；專利的保護范圍并不只限于說明書所公開的實施例。另一方面，在權利要求的撰寫沒有表征的背景下，將功能性限定權利要求解釋為本領域技術人員能夠想到的所有實施方式，并以此作為判斷是否得到說明書支持以及權利要求保護范圍的依據是公平的。

再次，歐盟功能性限定權利要求的認定與審查之間具有內在法律邏輯。一方面，在權利要求的撰寫沒有表征的背景下，功能性限定權利要求是否得到說明書支持的判斷需要和其他權利要求能否得到說明書支持的判斷采用相同的判斷標準。另一方面，在對功能性限定權利要求是否得到說明書支持進行嚴格審查的背景下，亦沒有必要對于功能性限定權利要求的撰寫提出特殊的要求。

通過對美國和歐盟功能性限定的認定、審查與解釋的法律規(guī)則的分析，可以得出兩個觀點：美國和歐盟功能性限定的認定、審查與解釋的法律規(guī)則各自形成相互配合的自恰體系；雖然美國和歐盟功能性限定的認定、審查與解釋的法律規(guī)則的各自自成體系，但是上述法律規(guī)則體系達到的實體法律后果基本相同。

三、我國功能性限定權利要求的認定

在我國《專利侵權司法解釋》背景下，將功能性限定解釋為實施例及其等同方式必須具有特定的適用前提。尤其是，需要具備功能性限定權利要求的專門撰寫方式作為適用前提。將功能性限定權利要求保護范圍解釋為實施例及其等同方式的規(guī)則，需要有如下制度配合：

（一）功能性限定權利要求的撰寫方式

《專利侵權司法解釋》關于功能性限定權利要求解釋的觀點，需要具備功能性限定權利要求的專門撰寫方式加以支持。借鑒美國法律實踐經驗，“means for”作為一種標志性的模版式詞匯，來提醒社會公眾和專利局或法院對此類特征是否采用特殊的解釋規(guī)則，即適用《專利法》第112條第6款進行解釋。我國對于功能性限定權利要求采取特殊的解釋規(guī)則，亦應當有專門撰寫規(guī)則加以表征，從而避免在專利侵權階段就是否構成功能性限定權利要求造成爭議。

因此，建議我國明確要求專利申請人在提交的權利要求書中，對于功能性權利要求采取特定撰寫方式，例如“一種實現(xiàn)……功能的裝置，其特征在于”。從而，在專利審查、確權和侵權判定中，均可以考慮將其作為特殊類型的權利要求加以處理。

（二）功能性限定權利要求的公知術語排除

專利侵權司法解釋關于功能性限定權利要求解釋的觀點，需要本領域技術人員普遍知曉的公知術語排除規(guī)則等相關配合性法律規(guī)則。也就是說，對于已經成為本領域普遍知曉的公知術語，即使從功能角度加以概括描述，亦不應當被認定為我國《專利侵權司法解釋》所述的功能性限定。例如濾波器、變壓器、整流器、限流器等從功能角度概括的公知術語均不應當被認定為功能性限定。

上述觀點在司法實踐中亦有支持。最高人民法院在梁錦水與李昌眾、上海歐納包裝制品有限公司侵犯專利權糾紛一案的民事裁定書中也表達了與本領域技術人員普遍知曉的公知術語排除規(guī)則類似的觀點：“并不是所有以功能或者效果表述的技術特征均屬于功能性特征，因為在同一技術領域中有很多已成熟技術的既定概念也使用了功能性的表述，如‘變壓器’、‘放大鏡’、‘發(fā)動機’等，本領域技術人員能夠明了這些概念所指的技術是如何實現(xiàn)的，其基本結構如何。二審判決以涉案專利技術特征A、B、C、D、E、F、G、H、I均只是陳述了相應裝置的功能而未描述相應裝置的具體結構為由認定這些技術特征一律為功能性特征，不盡準確?！薄?】

（三）功能性限定權利要求的具體結構材料或者動作排除規(guī)則

在認定功能性限定權利要求的過程中，還需要把握具體結構材料或者動作排除規(guī)則，也就是說，對于功能性限定權利要求的認定而言，核心不在于有功能，而在于無結構。功能性限定權利要求需要同時具備有功能和無結構兩個方面的要件。對于功能和結構共同限定的權利要求，應當稱之為功能性描述權利要求，將其功能解釋為實現(xiàn)該功能的所有方式與權利要求中限定的結構共同限定權利要求的保護范圍，不應當將功能性描述權利要求中的功能描述解釋為實施例及其等同。

上述觀點在我國司法實踐中亦有所體現(xiàn)。例如在曲聲波與新世界（中國）科技傳媒有限公司等實用新型專利侵權糾紛案中，對于權利要求1“一種多線路公交電子站牌，由站名顯示器，到站預報電子顯示屏，多線路車站列表顯示板，和支撐固定座組成，其特征在于：a)站名顯示器位于站牌的頂部；b)到站預報電子顯示屏位于站牌的上部，連接在站名顯示器的下方；c)多線路車站列表顯示板固定在到站預報電子顯示屏和支撐固定座之間”中的“到站預報電子顯示屏”，上海市高級人民法院認為：“根據專利說明書的描述，該‘到站預報電子顯示屏’中的電子顯示屏是多行顯示LED點陣顯示屏，但權利要求與說明書均未記載或者描述采取什么具體技術手段，使該采用多行顯示LED點陣顯示屏的‘到站預報電子顯示屏’能夠滾動顯示各條線路最近到達車輛的預計到站時間和到達本站距離等動態(tài)信息。本案中，沒有相應的證據可以證明，在所屬技術領域中，已經存在技術結構相對固定且為所屬領域一般技術人員所熟知的，能夠滾動顯示各條線路最近到達車輛的預計到站時間和到達本站距離等動態(tài)信息的‘到站預報電子顯示屏’。權利要求中的 ‘到站預報電子顯示屏’技術特征只是描述了該特征所要實現(xiàn)的‘到站預報’功能（根據說明書可以進一步確定‘到站預報’功能是指預報‘各條線路最近到達車輛的預計到站時間和到達本站距離等動態(tài)信息’的功能），但權利要求中并未記載實現(xiàn)該功能的具體技術手段，故該‘到站預報電子顯示屏’是一項功能性技術特征?！薄?】

四、我國功能性限定權利要求的解釋

我國《專利侵權司法解釋》需要從以下兩個方面加以完善：

（一）實施例及其等同的整體判斷思路

就實施例及其等同的判斷思路而言，需要首先結合功能性描述術語、專利審批歷史以及說明書實施例的描述確定功能，然后根據說明書以及審批歷史的明確記載判斷構成實現(xiàn)所述功能“必需特征”的結構，最后判斷被控侵權產品的結構與涉案專利實施例的結構“必需特征”的等同范圍。

其中，需要在確定功能之后，進行“必需特征”的判斷?！氨匦杼卣鳌钡呐袛嗫梢圆扇☆愃朴凇氨匾夹g特征”的判斷思路，確定實施例中存在的哪些技術特征是完成相應功能必不可少的技術特征。在這一判斷中，可以采取“若無——則不”的判斷規(guī)則。亦即，如果這一技術特征不存在，那么就無法實現(xiàn)所確定的功能，只有在這種情形下才應當確定為完成該功能的“必需特征”。在確定“必需特征”之后，僅將完成功能的“必需特征”解釋到權利要求中，而不應當將實施例中的所有技術特征全部解釋到權利要求中。可以想見，如果將實施例中的所有技術特征全部解釋到權利要求中，那么權利要求的保護范圍與直接將實施例照抄到權利要求中無異，從而使得權利要求的保護范圍和實施例完全相同，喪失了權利要求存在的法律意義。

在司法實踐中亦可以體現(xiàn)上述觀點。在胡貝爾和茹納股份公司訴常州市武進鳳市通信設備有限公司發(fā)明專利侵權糾紛一案中，法院認定涉案權利要求1中“緊固套設置”技術特征屬于以功能或者效果表達的技術特征，且雙方認可涉案專利說明書的“具體實施方式”中載明“該緊固套設有軸向縫隙并構成多個彈性卡舌。在這些卡舌的前端形成徑向內向的卡鉤。在外面分別通過軸肩構成止檔。如圖所示，緊固套的端面突出于外導體套的接觸面”的內容系涉及緊固套設置技術特征的內容，其中“在外面分別通過軸肩構成止檔”的內容非為實現(xiàn)卡鎖-壓緊的功能而設定，不屬于涉案專利權利要求1中緊固套設置技術特征的內容?！?】可見，在上述案件考慮過程中分析了哪些技術特征是實現(xiàn)該功能的必需特征。

另外，在這一判斷過程中，如果說明書中缺乏具體實施方式，那么應當認定為侵權不成立。例如，在曲聲波與新世界（中國）科技傳媒有限公司等實用新型專利侵權糾紛上訴案中，“說明書中沒有記載實現(xiàn)相應功能的具體實施方式，故依據最高人民法院的前述司法解釋，不能確定涉案專利權利要求1中技術特征‘到站預報電子顯示屏’的內容，進而也無法確定涉案專利權利要求1的保護范圍。由于涉案專利權利要求1的保護范圍不能確定，故無論被控侵權站亭的技術方案如何，上訴人曲聲波的侵權指控均不能成立。”【5】

（二）實施例及其等同的等同判斷

有學者認為，“判斷功能性限定特征的等同應當采用與等同原則相同的判斷標準”【7】，筆者認為上述觀點值得商榷。功能性限定技術特征解釋中的等同范圍，與等同侵權中的“等同”含義并不相同，需要明確該等同的判斷規(guī)則。

一方面，功能性限定解釋中的“等同”與等同侵權中“等同”的判斷時間不同。眾所周知，判斷等同侵權的時間界限應當是侵權行為發(fā)生的時間，而不是以專利申請、專利公開或者專利授權的時間【8】。借鑒美國法律實踐經驗，同時考慮到功能性限定解釋中的等同主要價值在于確定專利權的保護范圍，需要充分考慮到專利權的公示所用，因此，功能性限定解釋中的等同結構應以專利申請日作為判斷時間。也就是說，以專利申請日的技術水平判斷實施例及其等同的范圍。

另一方面，功能性限定解釋中的“等同”與等同侵權中“等同”的范圍亦有不同。在功能性限定解釋中，被控侵權產品與涉案專利權利要求中的相應部件以基本相同的手段、執(zhí)行相同的功能、達到基本相同的效果。等同侵權判定中，被控侵權產品與涉案專利權利要求中的相應部件可以以基本相同的手段、執(zhí)行基本相同的功能、達到基本相同的效果。也就是說，“以基本相同的手段、執(zhí)行相同的功能、達到基本相同的效果”的被控侵權技術構成功能性限定權利要求的字面侵權。同時，對于執(zhí)行基本相同的功能的被控侵權技術，則構成功能性限定權利要求的等同侵權。將功能性限定解釋為實施例及其等同后，其等同侵權的范圍體現(xiàn)在從“執(zhí)行相同的功能”到“執(zhí)行基本相同的功能”之間的情況。

綜上所述，我國專利侵權司法解釋得以正確適用的前提是，需要在認定規(guī)則和解釋規(guī)則兩個方面加以完善。尤其是，在認定規(guī)則方面需要具備功能性限定權利要求的專門撰寫方式作為適用前提，在解釋規(guī)則方面需要確定必需特征的判斷步驟和等同的范圍。

【1】GILES S. RICH. The extent of the protection and interpretation of claims-american perspectives【J】.21International Rev. Indus. Prop. & Copyright L.,1990(2):497-499.

【2】張鵬.論權利要求保護范圍解釋的原則、時機與方法【C】//國家知識產權局條法司。專利法研究（2009）.北京：知識產權出版社,2010:264-276.

【3】 孔祥俊等.《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》的理解與適用【EB/OL】.(2010-03-12).【2013-05-28】 . http://www.chinaiprlaw.cn/file/2010031216564.html.

【4】最高人民法院（2009）民監(jiān)字第567號民事裁定書.

【5】上海市高級人民法院(2010)滬高民三(知)終字第89號民事判決書.

【6】江蘇省常州市中級人民法院（2010）常知民初字第99號民事判決書.

【7】尹新天.中國專利法詳解【M】.北京:知識產權出版社,2011:592.

【8】尹新天.專利權的保護【M】. 第二版.北京:知識產權出版社,2005:448.