文 / 潘劍 解靜 / 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心

隨著全球經(jīng)濟一體化以及科技創(chuàng)新進程的加快，技術(shù)轉(zhuǎn)讓及企業(yè)資產(chǎn)并購、重組頻發(fā)，專利證券化、專利質(zhì)押融資等“為天才之火添加金融之油”的市場行為也方興未艾，專利資產(chǎn)價值評估日益成為理論與實務(wù)界的關(guān)注熱點。

專利資產(chǎn)評估需要解決的基本問題包括：專利資產(chǎn)價值界定、評估方法的選擇與指標(biāo)體系的建立、專利資產(chǎn)價值的價格形式確定等。評估過程中，無論采取何種評估模型，如成本法、市場法、收益法抑或?qū)嵨锲跈?quán)法等，都要首先確定影響專利資產(chǎn)價值的主要因素。有學(xué)者認為，法律因素、技術(shù)因素、市場狀態(tài)和技術(shù)轉(zhuǎn)移相關(guān)的因素是上述影響因素的幾個主要方面【1】，也有學(xué)者認為應(yīng)從法律、技術(shù)、經(jīng)濟、風(fēng)險四個方面加以衡量【2】，其無一例外地都提到了法律因素。專利權(quán)是專利法基于“公開換保護”契約理論而賦予技術(shù)創(chuàng)新者的一種有限壟斷權(quán)，是一種法定權(quán)利而非自然權(quán)利，因此，在法律范疇內(nèi)對專利進行價值考量，應(yīng)當(dāng)說是重中之重。

一、專利權(quán)基本法律狀況分析

專利資產(chǎn)權(quán)益是專利資產(chǎn)評估的評估對象，具體包括專利所有權(quán)和專利使用權(quán)。專利申請權(quán)也受到專利法的保護，可以進行交易和轉(zhuǎn)讓，并且在專利公布后到授權(quán)前可以享受臨時保護 ，1.我國《專利法》第13條規(guī)定，發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適合的費用。因而也屬于專利資產(chǎn)，當(dāng)然，其與專利所有權(quán)的價值有所差異。

分析專利權(quán)的基本法律狀況應(yīng)主要從如下方面進行：首先，要通過專利的國別和地區(qū)判定專利的有效地域范圍，對于國外專利，應(yīng)按照該國法律進行評判。其次是專利類型，我國專利法保護的三種專利類型為發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計，三種專利的審批程序、保護范圍、保護期限等各有不同。其中，發(fā)明和實用新型專利的保護范圍以其權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)，外觀設(shè)計專利的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準(zhǔn)。而實用新型和外觀設(shè)計不經(jīng)

注 釋過實質(zhì)審查，權(quán)利的穩(wěn)定性相對較差，發(fā)明專利的技術(shù)創(chuàng)新程度通常較高。再次，必須查閱專利登記簿上記載的專利法律狀態(tài)，包括所有權(quán)人及其變更情況、專利所處的審批階段、專利權(quán)的終止和恢復(fù)、是否正常繳納年費、剩余保護期限、質(zhì)押情況、是否涉及法律訴訟以及無效宣告。

對于已被宣告無效、失效或終止的專利，均不屬于專利資產(chǎn)評估的對象。Nordhaus 早在上世紀(jì)60年代就基于專利本身時效性提出了專利資產(chǎn)的時間價值這一概念，并提出了最優(yōu)專利生命周期理論【3】，“專利長度”成為必須加以考慮的因素。實踐中，判斷剩余保護期限對專利價值的影響，則應(yīng)結(jié)合市場和技術(shù)等因素具體分析。

在某些情況下，專利評估對象可能不是單項專利，而是多項專利的資產(chǎn)組合，尤其在通信、電子等新興技術(shù)領(lǐng)域，單項專利的價值較弱或不具備獨立價值，企業(yè)往往會在資產(chǎn)交易中將多項專利組成的集合甚至是專利池打包轉(zhuǎn)讓，如2011年谷歌并購摩托羅拉移動所花費的125億美元中，55億美元用于購買摩托羅拉的1.7萬件專利權(quán)以及7000余件專利申請權(quán)【4】。在涉及專利打包的情況下，通常是單項專利必須與其他專利結(jié)合才能發(fā)揮應(yīng)用價值，此時應(yīng)準(zhǔn)確界定核心專利和外圍專利，進而對專利組合或?qū)＠?lián)盟的價值總和作出整體評估。

對于專利使用權(quán)而言，應(yīng)了解和查證專利許可的有關(guān)情況，專利許可可具體劃分為專利權(quán)獨占許可、獨家許可、普通許可、交叉許可等。專利權(quán)使用的范圍以及限制條件因不同的許可類型有所區(qū)別，專利使用費的評估應(yīng)以專利實施許可合同為依據(jù)，相關(guān)權(quán)益會受到當(dāng)事人約定的制約。需要注意的是，對于獨占許可形式，在專利質(zhì)押資產(chǎn)評估中，因?qū)＠褂脵?quán)受到限制，而無法進行正常質(zhì)押。

此外，專利引證其他專利及非專利技術(shù)文獻的情況，在其他專利文獻或重要會議、論文中被引證的情況，同族專利的數(shù)量，發(fā)明和實用新型專利的權(quán)利要求項數(shù)，可以一定程度上反映專利的技術(shù)復(fù)雜程度、在企業(yè)專利布局中的重要性；專利是否為多個權(quán)利人共有，以及發(fā)明人和所有人的身份特點等，也可以作為專利法律因素中的輔助因素予以考量。

專利的保護范圍均以權(quán)利要求為準(zhǔn)，因此，權(quán)利要求的解釋和分析，是決定專利資產(chǎn)評估成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。專利權(quán)保護范圍的界定主體必須是待評估專利所屬技術(shù)領(lǐng)域中的‘本領(lǐng)域技術(shù)人員’；界定客體為有效專利文本；界定依據(jù)是我國《專利法》第五十九條第一款的規(guī)定?！?/p>

二、價值評估中的專利權(quán)保護范圍界定

發(fā)明、實用新型專利是專利資產(chǎn)評估的主要對象，而這兩種專利的保護范圍均以權(quán)利要求為準(zhǔn)，因此，權(quán)利要求的解釋和分析，是決定專利資產(chǎn)評估成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

專利權(quán)保護范圍也被稱為“專利寬度”，專利權(quán)保護范圍的解釋，是資產(chǎn)評估程序中在確定了專利基本法律狀態(tài)后，真正涉及專利實體價值界定的第一個步驟。美國聯(lián)邦法院Giles法官將專利制度稱為“一場名為權(quán)利要求的游戲”，專利制度雖在世界范圍內(nèi)歷史并不長，但相關(guān)理論與實踐不斷演進，關(guān)于專利權(quán)保護范圍界定的研究也從未停止。

專利權(quán)保護范圍的界定應(yīng)明確如下幾個問題：首先，界定主體必須是待評估專利所屬技術(shù)領(lǐng)域中的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”，在應(yīng)然狀態(tài)下，評估人員應(yīng)當(dāng)與這一法律擬制主體的判斷標(biāo)準(zhǔn)保持一致。其次，界定客體為有效專利文本。第三，界定依據(jù)是我國《專利法》第五十九條第一款的規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求；2009年施行的《專利資產(chǎn)評估指導(dǎo)意見》也要求注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)行專利資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)分析專利權(quán)利要求書、專利說明書及其附圖的內(nèi)容。

然而，“以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”卻是知易行難。毋庸置疑，權(quán)利要求保護范圍應(yīng)以權(quán)利要求書為準(zhǔn)，但說明書及其附圖何時“可以”用于解釋權(quán)利要求，答案卻是莫衷一是。行政機關(guān)基于專利法以及豐富的專利審查實踐，通常主張只有在特定技術(shù)術(shù)語不清楚或存在特殊含義時需要引入說明書進行解釋，對說明書能否限制或擴張權(quán)利要求保護范圍持保留態(tài)度；司法機關(guān)則在侵權(quán)訴訟中更為主動，經(jīng)常出現(xiàn)用說明書實施例解釋權(quán)利要求的情況，雙方在實踐中的沖突與探討從未停止。

近年來，通信技術(shù)迅猛發(fā)展、相關(guān)專利訴訟頻發(fā),有關(guān)計算機、通信、電子領(lǐng)域?qū)＠麢?quán)利要求中的“功能性限定技術(shù)特征”的爭議也不斷升級。對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，我國《專利審查指南》規(guī)定應(yīng)理解為“覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式”，而最高人民法院的司法解釋則要求人民法院“結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容” ，2.最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第4條。實踐中的種種不一致做法，更是給權(quán)利要求解釋蒙上了“普洛透斯”式的面紗。

此外，專利保護范圍有可能存在“重疊”情況，即不同專利的保護范圍重疊，在此情況下，一項專利的實施可能侵犯其他專利，因此需要交叉許可；還可能是一種專利落入了另一種專利的保護范圍，從而構(gòu)成基礎(chǔ)專利與從屬專利的關(guān)系，從屬專利的實施會受到基礎(chǔ)專利的制約。

關(guān)于上述問題難以一言蔽之，需要評估人員深入理解發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)涵與相關(guān)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，認真做好專利壟斷范圍與公共技術(shù)領(lǐng)域之間的劃界，判斷合法壟斷范圍的大小，并針對具體個案和不同的資產(chǎn)交易主體與環(huán)境，在不破壞專利權(quán)公示作用的前提下進行權(quán)利人與公眾之間的利益平衡，既不能機械地一概采取字面解釋，又不能突破現(xiàn)有法律法規(guī)的制度框架而隨意解釋。

新穎性和創(chuàng)造性的審查很大程度上取決于現(xiàn)有技術(shù)的狀況，專利審查員只能基于個體技術(shù)認知和審查經(jīng)驗進行現(xiàn)有技術(shù)查新，在理論上無法窮盡所有現(xiàn)有技術(shù)，而且專利審查員在審查實踐中通常不對使用公開進行調(diào)查。這使得新穎性、創(chuàng)造性往往成為專利穩(wěn)定性的最大隱患?！?/p>

三、價值評估中的專利法律穩(wěn)定性分析

專利權(quán)作為一種有生命周期的權(quán)利，自其獲得生命之日起，就存在被“顛覆”的風(fēng)險，無效宣告作為專利的重要制度設(shè)計，如同懸在專利上方的一把達摩克里斯之劍。我國《專利法》第四十五條規(guī)定，自國

注 釋務(wù)院專利行政部門公告授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效?！秾＠▽嵤┘殑t》第六十五條具體規(guī)定了可作為無效宣告請求理由的多種情形。而被宣告無效的專利權(quán)將視為自始即不存在。有鑒于此，對于一項專利權(quán)的價值評估，必須對其被宣告無效的風(fēng)險即法律穩(wěn)定性加以分析。

許多學(xué)者通過構(gòu)建數(shù)理模型對于專利的新穎性、創(chuàng)造性、公開性等對于專利價值的影響進行了分析，Reitzig 以127個半導(dǎo)體行業(yè)的專利數(shù)據(jù)為例，對專利的法律屬性對于專利價值的影響程度進行了定性分析，分析表明：相對于專利公開性等特征，專利創(chuàng)造性和新穎性對專利價值的影響程度更大【5】。對于這一結(jié)論，從我國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會公開的近年來專利無效宣告請求審查決定中也能夠得到印證，據(jù)統(tǒng)計，近年來無效決定（含專利維持、無效和部分無效）所涉及到的所有法律條款中，新穎性、創(chuàng)造性條款占據(jù)70%以上，其他依次是權(quán)利要求書得到說明書的支持、說明書公開充分、權(quán)利要求書缺少必要技術(shù)特征、申請文件修改超范圍等。

新穎性、創(chuàng)造性之所以成為專利穩(wěn)定性的最大隱患，一方面在于實用新型專利在審批階段不采用實質(zhì)審查的方式，從而未進行技術(shù)先進性評判；另一方面也是由該兩項條款的審查依據(jù)和專利審批的特點所決定。由于新穎性和創(chuàng)造性的審查很大程度上取決于現(xiàn)有技術(shù)的狀況，專利審查員只能基于個體技術(shù)認知和審查經(jīng)驗進行現(xiàn)有技術(shù)查新，在理論上無法窮盡所有現(xiàn)有技術(shù)，此外《專利法》修改后增加了使用公開破壞新穎性的規(guī)定，而專利審查員在審查實踐中通常不對使用公開進行調(diào)查。以上種種因素使得專利權(quán)的創(chuàng)新高度是否符合專利法的要求在其授權(quán)后仍處于不確定的狀態(tài)。

由此可見，能否參照《專利法實施細則》的無效條款對專利權(quán)的穩(wěn)定性加以分析和確認，是專利評估中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。評估人員可以研究專利審查過程及相關(guān)資料、檢索現(xiàn)有技術(shù)、重新審視專利申請文件的撰寫是否符合《專利法》的規(guī)定，評價標(biāo)準(zhǔn)理論上應(yīng)與專利復(fù)審委員會審查無效宣告請求案件以及人民法院審理專利無效糾紛行政訴訟案件適用相同的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然，這也意味著評估人員需要具備審查專利的行政和司法視角，對于現(xiàn)階段的中國專利資產(chǎn)評估實務(wù)而言，無疑也提出了過高的要求。但是從穩(wěn)定性評判的法律邏輯而言，卻是不可或缺的環(huán)節(jié)，因此而構(gòu)成了制約評估實務(wù)發(fā)展的矛盾之一。

四、專利技術(shù)與所涉產(chǎn)品之間的對應(yīng)性分析

專利價值評估的對象可以是專利所有權(quán)以及專利使用權(quán)，這兩種權(quán)利的載體都是無形的技術(shù)方案，而資產(chǎn)評估的市場與經(jīng)濟屬性決定了評估人員需要將專利技術(shù)方案與所涉及的企業(yè)實體產(chǎn)品或生產(chǎn)流程進行比較分析。

一方面，實踐中常常存在將專利相關(guān)的產(chǎn)品價值混淆為專利價值本身的情況，評估人員如無法從產(chǎn)品中剝離出專利技術(shù)并深入理解技術(shù)方案，評估則無的放矢。另一方面，專利技術(shù)不是空中樓閣，如果完全脫離企業(yè)生產(chǎn)實踐及行業(yè)環(huán)境而單純解讀專利文本，那么也將直接導(dǎo)致對專利技術(shù)的理解出現(xiàn)偏差或不夠

注 釋深入。

我國目前對專利資產(chǎn)的評估方法較為單一，評估隨意性較大，可信度不高，在2000多家上市公司中，2006至2008年只有共113家公司進行過知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)評估【6】。筆者認為這與專利資產(chǎn)評估脫離技術(shù)發(fā)展具有很大的關(guān)系。專利評估人員在確定了專利權(quán)保護范圍后，應(yīng)當(dāng)就專利技術(shù)方案與企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品3.專利技術(shù)對應(yīng)的不一定是單一產(chǎn)品，也可能是多種產(chǎn)品，專利技術(shù)還可能只構(gòu)成產(chǎn)品的一部分技術(shù)內(nèi)容。進行比對分析，具體比對方法可以參照人民法院侵權(quán)判斷中的被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利技術(shù)方案的比較方式，通過比對，可以發(fā)現(xiàn)專利技術(shù)有無因?qū)嵤┒鲋祷蛸H值的情況。為了對專利技術(shù)效果做出客觀公正的評判，應(yīng)對專利技術(shù)方案的可實施性、技術(shù)成熟度、技術(shù)替代度、技術(shù)應(yīng)用范圍以及技術(shù)壽命等進行分析，必要時調(diào)查技術(shù)的研發(fā)過程、實驗報告、產(chǎn)品效果檢測報告等。對于一件產(chǎn)品中包含多項專利技術(shù)的情況，還應(yīng)分析待評估專利在其中的技術(shù)比重。

此外，專利資產(chǎn)所屬技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r、技術(shù)水平等決定了專利技術(shù)的發(fā)展基礎(chǔ)和前景，業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品的競爭狀況、專利技術(shù)是否被納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或事實標(biāo)準(zhǔn)決定了專利是否構(gòu)成了行業(yè)競爭對手的技術(shù)壁壘，對于這些問題，都有必要加以特別關(guān)注和考量。

五、建立評估中的專利分析專家論證報告機制

相較于有形資產(chǎn)評估，專利資產(chǎn)價值評估具有模糊性、不確定性與變化性的特點，因此，專利資產(chǎn)價值評估需要注冊資產(chǎn)評估師具備跨學(xué)科、跨專業(yè)領(lǐng)域的知識儲備和實務(wù)經(jīng)驗。即便如此，根據(jù)上述分析不難看出，專利權(quán)保護范圍的解釋、專利權(quán)的穩(wěn)定性分析及其與產(chǎn)品的對應(yīng)性分析，對于一般的資產(chǎn)評估從業(yè)人員而言，仍存在著巨大的技術(shù)與法律鴻溝，這也是影響當(dāng)前專利資產(chǎn)評估公信力與評估業(yè)發(fā)展前景的重要問題。

針對這一問題，《專利資產(chǎn)評估指導(dǎo)意見》要求對實用新型專利提供檢索報告 ，4.《專利資產(chǎn)評估指導(dǎo)意見》第17條：“評估對象為實用新型專利的，注冊資產(chǎn)評估師應(yīng)當(dāng)要求委托方提供實用新型專利檢索報告”。2008年《專利法》將實用新型檢索報告制度修改為實用新型和外觀設(shè)計的專利權(quán)評價報告制度。然而，評價報告主要還是對于專利性的評判，其對專利權(quán)的保護范圍和創(chuàng)新高度并不進行深入剖析。對于發(fā)明專利而言，則主要是由資產(chǎn)評估師依據(jù)個體化經(jīng)驗進行判斷。

筆者認為，鑒于專利權(quán)的法律分析對于評估專利資產(chǎn)價值的重要意義以及分析的難度，在專利資產(chǎn)評估程序中，有必要引入權(quán)威機構(gòu)關(guān)于專利權(quán)分析的專家論證報告，報告主要涵蓋以下幾項內(nèi)容：一是權(quán)利要求保護范圍的解讀，其中還可以區(qū)分基礎(chǔ)專利與從屬專利、開拓性專利與改進型專利等；二是基于現(xiàn)有技術(shù)查新，以本領(lǐng)域技術(shù)人員視角進行專利創(chuàng)新高度評價，對于重大專利技術(shù)，可以根據(jù)情況設(shè)置申請日前使用公開情況調(diào)查環(huán)節(jié)；三是其他可能導(dǎo)致專利無效的法律條款評判，應(yīng)從專利文本著手，分析權(quán)利要求書、說明書的撰寫是否符合專利法的相關(guān)規(guī)定；四是專利技術(shù)與所涉產(chǎn)品的對應(yīng)分析報告，必要時還可進行現(xiàn)場勘驗；五是業(yè)內(nèi)主要競爭對手相關(guān)專利分析，以及專利是否涉及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、其與標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系，從而有助于對專利的技術(shù)和市場因素的判斷。在現(xiàn)有技術(shù)查新環(huán)節(jié)中，與專利審查階段旨在檢索到能夠影響新穎性、創(chuàng)造性的文獻不同，評估中的查新應(yīng)盡可能地進行全面檢索，給出重要背景技術(shù)資料，檢索結(jié)果有助于對專利技術(shù)在行業(yè)中的創(chuàng)新高度、發(fā)展水平、行業(yè)內(nèi)的技術(shù)更新速度和發(fā)展趨勢等做出綜合評判，因而檢索人員需要對本領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r深入理解且具備較高的檢索專業(yè)素養(yǎng)。專家論證報告不具備法律強制性，但其有助于彌補當(dāng)前評估中的薄弱環(huán)節(jié)，從而對專利作出客觀準(zhǔn)確的法律判斷。

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【4】中國新聞網(wǎng)：.歐盟、美國批準(zhǔn)谷歌收購摩托羅拉移動【OL】.(2012.02.14)【2013-03-04】http://finance.chinanews.com/it/2012/02-14/3666259.shtml.

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