石必勝

日本的Canon案（即“再生墨盒”案）引發(fā)了對專利產(chǎn)品修理與再造之間的區(qū)分的大量討論。①Canon Inc. v. Recycle Assist Co., Ltd., IP High Court, Grand Panel, Decided January 31, 2006, Case No. 2005(ne)10021, http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/pdf/g_panel/decision_summary.pdf(last visited Jan. 30, 2013). Supreme Court, First Petty Bench, Delivered on November 8, 2007,Case No. Heisei 18(jyu)826, http://quon-ip.jp/30j/the_log_11.pdf(last visited Jan. 30, 2013).在我國的司法實(shí)踐中，這個(gè)問題同樣是專利權(quán)國內(nèi)用盡原則具體適用中的爭議焦點(diǎn)之一。北京市高級人民法院在起草專利侵權(quán)判定相關(guān)問題的指導(dǎo)意見時(shí)曾試圖對專利產(chǎn)品的修理與再造進(jìn)行區(qū)分?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ簩＠謾?quán)判定若干問題的意見（會(huì)議討論稿二）》（以下簡稱《會(huì)議討論稿二》）第92條第2款第4項(xiàng)規(guī)定：“以下行為也被認(rèn)為是制造發(fā)明和實(shí)用新型專利產(chǎn)品：（4）對已過使用壽命的專利產(chǎn)品進(jìn)行再造的行為。”同時(shí)，《會(huì)議討論稿二》第120條第3項(xiàng)規(guī)定：“專利權(quán)用盡。專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個(gè)人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的，不視為侵犯專利權(quán)。包括：（3）在專利產(chǎn)品合法售出或讓與后為使專利產(chǎn)品正常使用或更好地發(fā)揮性能，或者在該專利產(chǎn)品未過使用壽命的情況下延續(xù)專利產(chǎn)品的使用期限而對該產(chǎn)品進(jìn)行的維修、更換零部件等維護(hù)性行為?！痹趯Α稌?huì)議討論稿二》的多次研討中，各方對第92條的合理性及其與第120條之間的關(guān)系一直有爭議。例如，2011年11月，中國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)耗材專業(yè)委員會(huì)、珠海市耗材行業(yè)協(xié)會(huì)和上海市計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)耗材專業(yè)委員會(huì)共同向北京市高級人民法院提交《關(guān)于北京高級人民法院〈專利侵權(quán)判定若干問題的意見〉（會(huì)議討論稿二）的商榷》，對上述兩項(xiàng)規(guī)定提出了異議。圍繞上述兩項(xiàng)規(guī)定的主要爭議有：第一，專利產(chǎn)品的使用壽命如何界定？第二，對未過使用壽命的專利產(chǎn)品進(jìn)行再造是否構(gòu)成侵權(quán)？第三，對已過使用壽命的專利產(chǎn)品進(jìn)行維修是否構(gòu)成侵權(quán)？第四，第120條規(guī)定的維修與第92條規(guī)定的再造如何區(qū)分？這些問題的核心在于如何界定專利權(quán)用盡的范圍。為了回答這些問題，本文擬從以下幾個(gè)方面來分析：第一，區(qū)分修理與再造的必要性；第二，區(qū)分修理與再造的專利法分析；第三，區(qū)分修理與再造的政策分析。

一、區(qū)分修理與再造的必要性

（一）專利權(quán)用盡與修理的三種規(guī)則

專利權(quán)包括制造、使用、銷售、許諾銷售、進(jìn)口等權(quán)利。所謂制造，是指生產(chǎn)一件完整的專利產(chǎn)品，并能產(chǎn)生預(yù)期的效果，制造本質(zhì)上是生產(chǎn)新的產(chǎn)品。各國專利法都規(guī)定，專利權(quán)人的上述權(quán)利在專利產(chǎn)品銷售出去后已經(jīng)用盡，專利產(chǎn)品的購買者可以自由使用專利產(chǎn)品，并不會(huì)因此構(gòu)成侵權(quán)。一般情況下，專利產(chǎn)品在使用一段時(shí)間后會(huì)產(chǎn)生磨損或損壞，可能會(huì)或?qū)嶋H上不能正常發(fā)揮功能。多數(shù)情況下，專利產(chǎn)品使用者會(huì)考慮通過修理使專利產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)揮作用。所謂修理，是指為維持或恢復(fù)機(jī)器最初運(yùn)動(dòng)（運(yùn)轉(zhuǎn)）狀態(tài)而采取的行為。

專利產(chǎn)品的修理涉及到專利權(quán)用盡原則。所謂專利權(quán)用盡原則，是指合法制造的專利產(chǎn)品（包括依據(jù)專利方法直接獲得的產(chǎn)品）被合法地首次銷售以后，專利權(quán)人不再對該產(chǎn)品的銷售或使用享有支配權(quán)和控制權(quán)，或者說，任何人對該產(chǎn)品進(jìn)行銷售或使用，不再需要得到專利權(quán)人的許可或者授權(quán)。專利權(quán)用盡原則又被稱為首次銷售原則。關(guān)于專利權(quán)用盡，又涉及到專利權(quán)國際用盡和國內(nèi)用盡或區(qū)域用盡。專利權(quán)國際用盡主要集中于平行進(jìn)口問題，與專利產(chǎn)品的修理與再造無關(guān)。但專利權(quán)國內(nèi)用盡與專利產(chǎn)品的修理與再造有關(guān)，因?yàn)椋瑢＠a(chǎn)品的修理是其使用過程中的正?，F(xiàn)象，但修理會(huì)延長專利產(chǎn)品的使用壽命，從而導(dǎo)致專利權(quán)人不能銷售更多的專利產(chǎn)品。所以，這里就涉及到一個(gè)修理在什么情況下是合理的問題。歸納現(xiàn)有的各種意見，對修理可能設(shè)定以下三種規(guī)則。

規(guī)則一：只要專利產(chǎn)品不能正常使用，就不允許修理，使用者只能重新購買專利產(chǎn)品。這種規(guī)則明顯不符合專利權(quán)用盡原則，而且會(huì)因?yàn)檫^度保護(hù)專利權(quán)人的利益而損害公共利益，因此不應(yīng)當(dāng)被采納。

規(guī)則二：無論專利產(chǎn)品損壞到什么程度，都可以允許使用者按照專利產(chǎn)品的技術(shù)方案進(jìn)行修理，所有的修理都認(rèn)定為專利權(quán)用盡范圍內(nèi)的合法使用行為，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。例如，在美國的Aro案（即“帆布車頂”案）中，美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，在修理過程中，如果每次只是更換一部分零件，不論是對同一個(gè)零件的多次更換，還是對不同零件的更換，都屬于專利產(chǎn)品的所有人修理其財(cái)產(chǎn)的合法行為。②Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co. ，365 U. S. 336（1961）．按照Aro案的規(guī)則，不允許的再造僅限于整體上的完全再造，即生產(chǎn)一個(gè)由非原專利產(chǎn)品零部件組成的專利產(chǎn)品，換言之，在原專利產(chǎn)品在整體上被耗盡了之后，又在事實(shí)上重新制造一個(gè)新的產(chǎn)品才構(gòu)成超出合理使用范圍的再造，除此之外都是允許的修理。Aro案的規(guī)則被稱為整體耗盡原則。在整體耗盡原則之下，修理后的新專利產(chǎn)品中只要保留了一顆原專利產(chǎn)品的螺絲，似乎還應(yīng)當(dāng)視為合理的修理，實(shí)質(zhì)上是把修理擴(kuò)大到了再造。這種規(guī)則雖然有利于專利產(chǎn)品的使用者，但卻會(huì)明顯地?fù)p害專利權(quán)人的利益。在這種規(guī)則之下，只要專利產(chǎn)品的使用者自行制造專利產(chǎn)品的成本低于購買成本，專利產(chǎn)品的使用者自然會(huì)選擇在原專利產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行“修理”，但實(shí)質(zhì)上卻是制造一個(gè)新的專利產(chǎn)品。這樣一來，專利權(quán)人的制造權(quán)肯定會(huì)被架空。

規(guī)則三：修理是允許的，但應(yīng)當(dāng)有限制，不能成為對專利產(chǎn)品的重新制造。如果修理后的產(chǎn)品不再是舊的專利產(chǎn)品，而是一個(gè)新的專利產(chǎn)品，正如在Canon案中日本最高法院所認(rèn)為的那樣，被告RA公司的產(chǎn)品不再是加工前Canon公司的專利產(chǎn)品，而是一個(gè)新的專利產(chǎn)品，就不能再認(rèn)定為修理，而應(yīng)認(rèn)定為專利產(chǎn)品的重新制造，即所謂的再造。為了保證專利產(chǎn)品的使用者兩次向?qū)＠麢?quán)人購買專利產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)不允許對專利產(chǎn)品的再造。③同注釋① 。

從邏輯上講，規(guī)則三是合理的，但問題的關(guān)鍵是如何在實(shí)踐中對專利產(chǎn)品的修理與再造劃分一個(gè)明確的界限。這個(gè)界限實(shí)質(zhì)上是專利權(quán)用盡的界限，在這個(gè)界限內(nèi)的修理，就是允許的修理，屬于專利權(quán)用盡范圍內(nèi)的行為；跨過這條界限的修理，實(shí)質(zhì)上不再是修理，而是產(chǎn)生新的專利產(chǎn)品的再造，屬于侵犯專利權(quán)的行為。目前所有相關(guān)的判決，無論是美國的還是日本的，核心部分都是在圍繞這個(gè)問題進(jìn)行分析。④Yuichi Watanabe, The Doctrine of Patent Exhaustion: The Impact of Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., Virginia Journal of Law &Technology, 2008, (14), p.273.

（二）區(qū)分修理與再造的實(shí)踐難題

有人主張，專利產(chǎn)品使用壽命內(nèi)的修理是修理，使用壽命后的修理就是再造，即所謂的耗盡原則。這種觀點(diǎn)有一定的合理性，但在實(shí)踐中難題在于，如何確定專利產(chǎn)品的使用壽命。使用壽命是客觀的使用壽命，還是主觀的使用壽命。客觀的使用壽命是指，無論怎么使用，一直用到不能正常使用了，就算使用壽命結(jié)束了。客觀的使用壽命面臨兩個(gè)難題：第一，除了正常的維護(hù)外，是否允許修理，例如，對磨損部件進(jìn)行更換。第二，是否應(yīng)當(dāng)限定使用條件。同樣的汽車，出租車可能5年就報(bào)廢了，而家用汽車可能正常使用15年。主觀的使用壽命是指，人為規(guī)定的使用壽命，只要沒有超過這個(gè)人為的規(guī)定期限，就不算超過使用壽命。這會(huì)產(chǎn)生兩種問題：第一，雖然沒有超過規(guī)定期限，但客觀上使用壽命已經(jīng)終止，算不算使用壽命終止。例如汽車，人為規(guī)定某種汽車使用壽命是10年或者20年，在規(guī)定期限內(nèi)因?yàn)檐嚨湵蛔采⒘思?，通過更換部件重新修理后能否再使用。第二，雖然超過規(guī)定期限，但客觀上還可以再使用，算不算使用壽命結(jié)束。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Wilson案（即“創(chuàng)床”案）中認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)將主觀壽命與客觀壽命相結(jié)合綜合考慮是否屬于允許的修理，并提出了幾個(gè)方面的考慮因素：發(fā)明人的意圖、專利產(chǎn)品的合法所有人對產(chǎn)品的合理期望、被更換零件的正常使用壽命與其他零件正常使用壽命之間的關(guān)系等。⑤Wilson v. Simpson, 50 U. S. （9 How.）109（1850）．但問題是：第一，在判斷是否結(jié)束客觀壽命之前，是否允許修理，允許何種程度的修理。第二，主觀壽命誰來規(guī)定。如果依據(jù)專利權(quán)人的意圖來規(guī)定專利產(chǎn)品的主觀壽命，最有利的選擇當(dāng)然是規(guī)定壽命為一天，第二天就需要使用者重新購買專利產(chǎn)品。而且，正如美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Hewlett-Packard案中表示的那樣，專利產(chǎn)品出賣人的主觀意圖如果不能形成法律上可以強(qiáng)制執(zhí)行的合同，就不能據(jù)此主觀意圖限制買受人對其購買的專利產(chǎn)品進(jìn)行使用、銷售和改進(jìn)，只要買受人沒有構(gòu)成再造行為即可。⑥Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg.Corp. , 123 F. 3d 1445（Fed. Cir. 1997）．不具有合同性質(zhì)的意圖只能表明銷售者的希望或者愿望，它不能成為法律上認(rèn)可的限制性合同條件，因此不能僅憑專利權(quán)人的意愿來確定使用壽命。如果由政府機(jī)關(guān)或者行業(yè)協(xié)會(huì)來規(guī)定使用壽命，又應(yīng)當(dāng)按照什么標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)定，是專利產(chǎn)品的平均使用時(shí)間，還是其他標(biāo)準(zhǔn)？如果是按照平均使用時(shí)間來規(guī)定，對超出平均使用時(shí)間的使用人是否還允許其繼續(xù)使用，不允許其繼續(xù)使用是否會(huì)不公平？如果允許其繼續(xù)使用，是否允許其進(jìn)行修理，允許何種程度的修理？上述問題都是在按照使用壽命來區(qū)分修理與再造時(shí)所難以回答的。

上述分析表明，想通過使用壽命來劃分專利權(quán)用盡的邊界是很困難的，使用壽命標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)偽標(biāo)準(zhǔn)，最終還得歸結(jié)到允許修理的程度問題。因此，修理與再造的區(qū)分問題，即允許修理的程度，是確定專利權(quán)用盡邊界的實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

也有學(xué)者認(rèn)為，區(qū)分修理還是再造不應(yīng)當(dāng)以專利產(chǎn)品的使用壽命與修理或更換零部件的使用壽命的關(guān)系作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)當(dāng)以修理、更換零部件或者回收利用后的產(chǎn)品是否落入該專利保護(hù)范圍作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。修理、更換零部件是否構(gòu)成專利權(quán)侵害，真正的問題在于為了修理、更換零部件而生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口零部件的行為是否構(gòu)成專利權(quán)侵害。⑦李揚(yáng)：《修理、更換、回收利用是否構(gòu)成專利權(quán)侵害》，載《法律科學(xué)》2008年第6期，第78頁。這樣的觀點(diǎn)當(dāng)然有道理，但在相關(guān)的案件中，當(dāng)事人對修理、更換零部件或者回收利用后的產(chǎn)品落入專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍通常沒有爭議，爭議的焦點(diǎn)往往在于被告所主張的“修理”是否超出了專利權(quán)用盡的范圍，達(dá)到再造新的專利產(chǎn)品的程度。因此，僅僅考慮專利權(quán)保護(hù)范圍和“解決好了生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口零部件的行為是否構(gòu)成專利權(quán)間接侵害的問題”，并不能解決專利權(quán)用盡的邊界確定問題。

二、區(qū)分修理與再造的專利法進(jìn)路

（一）Canon案的專利法進(jìn)路

爭論很大的Canon案，日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院和日本最高法院都選擇了用專利法的進(jìn)路來區(qū)分修理與再造。該案簡要案情如下：Canon公司生產(chǎn)銷售某個(gè)系列的噴墨墨盒，中國有一家企業(yè)回收該系列的墨水用盡的墨盒，重新灌墨，制成再生墨盒并且再賣到日本。在日本，由RA公司負(fù)責(zé)這些再生墨盒的銷售。Canon公司認(rèn)為，RA公司進(jìn)口和銷售該再生墨盒侵害了其JP3278410號專利，因此于2004年4月向東京地區(qū)法院提起訴訟。JP3278410號專利有兩項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，分別是產(chǎn)品權(quán)利要求1和方法權(quán)利要求10。產(chǎn)品權(quán)利要求的技術(shù)特征包括特征H與K。特征H為“所述壓接部界面的毛管力比第1及第2負(fù)壓發(fā)生構(gòu)件的毛管力高”。特征K為“向負(fù)壓發(fā)生構(gòu)件收納室填充無論墨盒如何放置整個(gè)壓接部界面可以保持一定量的液體”。一審法院判決認(rèn)為，對墨水用盡的墨盒灌墨不屬于再造，墨水用盡后的墨盒已經(jīng)屬于專利權(quán)用盡，他人再進(jìn)行灌墨并不構(gòu)成對專利產(chǎn)品的制造，并不侵害Canon公司的專利權(quán)。Canon公司不服一審判決，向日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院提出上訴。2006年1月，日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院作出二審判決，認(rèn)為以下兩種情況并不構(gòu)成專利權(quán)用盡：第一種是在專利產(chǎn)品使用壽命已經(jīng)終結(jié)后再使用它；第二種是對專利產(chǎn)品的實(shí)質(zhì)部分進(jìn)行更換或者修理以延續(xù)其使用壽命。知識產(chǎn)權(quán)高等法院認(rèn)為，該案中被告對墨水用盡的墨盒灌墨，恢復(fù)了特征H和K，因此構(gòu)成對專利產(chǎn)品實(shí)質(zhì)部分的修理或更換。在此基礎(chǔ)上，日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院還認(rèn)為，被控侵權(quán)產(chǎn)品侵害了該專利的方法權(quán)利要求10，故認(rèn)定RA公司構(gòu)成對Canon公司專利權(quán)的侵害，判令RA公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。RA公司不服知識產(chǎn)權(quán)高等法院的二審判決，上訴至日本最高法院。日本最高法院于2007年11月作出判決，認(rèn)為二審法院的結(jié)論是正確的，但否定了其判斷標(biāo)準(zhǔn)。日本最高法院認(rèn)為：RA公司重新灌墨制成再生墨盒不是單純的補(bǔ)充墨水，而是利用使用過的墨盒在與本發(fā)明實(shí)質(zhì)部分相關(guān)構(gòu)成要件H和K已經(jīng)欠缺的物件上恢復(fù)其原有狀態(tài)，再次實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的實(shí)質(zhì)價(jià)值，RA公司的產(chǎn)品與加工前Canon公司的專利產(chǎn)品不再是相同的產(chǎn)品，因此是再造產(chǎn)品。⑧同注釋① 。

無論是日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院還是日本最高法院，都使用了專利的實(shí)質(zhì)部分來區(qū)分修理與再造，即如果修理或更換的部分是實(shí)質(zhì)部分，則這樣的修理和更換是不允許的，構(gòu)成了侵犯專利權(quán)的再造。使用實(shí)質(zhì)部分來區(qū)分修理與再造是2000年東京地區(qū)法院在Fuji案（即“一次性相機(jī)”案）中就提出來的觀點(diǎn)。⑨Fuji Shashin Film K.K. v. K & J K.K. and K.K. Batori Non Non, Heisei 8 (Wa) 16782 (Tokyo D. Ct., Aug. 31, 2000).但什么是專利產(chǎn)品的實(shí)質(zhì)部分，是專利產(chǎn)品物理空間的實(shí)質(zhì)部分或主要部分，還是相對于專利權(quán)利要求的抽象范圍來說的實(shí)質(zhì)部分，并不是非常清楚，可能會(huì)有爭議。日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院之所以認(rèn)為特征H和K是對解決技術(shù)問題最重要的部分，即所謂專利的實(shí)質(zhì)部分，是認(rèn)為這兩個(gè)特征解決了現(xiàn)有技術(shù)中防止開封時(shí)漏墨的技術(shù)問題。這種以涉案專利的哪些技術(shù)特征解決了現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)問題為標(biāo)準(zhǔn)來確定涉案專利的實(shí)質(zhì)部分，進(jìn)而區(qū)分修理與再造的思路，是一種專利法的進(jìn)路。這種區(qū)分方法有一個(gè)重要難題，即如何確定哪些技術(shù)特征是解決現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)問題的實(shí)質(zhì)部分。這個(gè)問題有兩個(gè)層次：第一，如何確定涉案專利相對于現(xiàn)有技術(shù)所解決的技術(shù)問題；第二，哪些特征是解決這些技術(shù)問題的實(shí)質(zhì)部分。

（二）專利法進(jìn)路存在的問題

在確定技術(shù)問題時(shí)，有兩種路徑，一種是主觀標(biāo)準(zhǔn)，一種是客觀標(biāo)準(zhǔn)。所謂主觀標(biāo)準(zhǔn)，是指依據(jù)專利說明書的記載來認(rèn)定涉案專利所要解決的技術(shù)問題。但這樣的方法會(huì)鼓勵(lì)專利權(quán)人在說明書中朝著最有利于縮小修理范圍的方式來描述技術(shù)問題。但問題是，在專利權(quán)人已經(jīng)可以通過對權(quán)利要求的描述來確定其專利權(quán)保護(hù)范圍，而且在專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書為準(zhǔn)的情況下，如果又給予專利說明書記載的內(nèi)容以確定專利權(quán)保護(hù)范圍的功能，是不是對專利權(quán)人太過于慷慨了。而且，一般而言，專利權(quán)人在說明書中記載的其所要解決的技術(shù)問題是相對于其在申請日所能檢索到的最接近的現(xiàn)有技術(shù)而言，本應(yīng)是相對客觀的一個(gè)技術(shù)問題。如果在確定修理與再造的邊界時(shí)再考慮說明書中的技術(shù)問題，可能導(dǎo)致說明書中記載的技術(shù)問題很不客觀。

所謂客觀標(biāo)準(zhǔn)，是指在專利創(chuàng)造性判斷時(shí)，應(yīng)當(dāng)客觀地認(rèn)定專利所要解決的技術(shù)問題。確定客觀技術(shù)問題作為我國創(chuàng)造性判斷的一個(gè)步驟最先規(guī)定在2001年《專利審查指南》中，2006年《專利審查指南》和2010年《專利審查指南》有相同的規(guī)定。2006年《專利審查指南》第2部分第4章第3.2.1.1節(jié)規(guī)定，審查過程中，由于審查員所認(rèn)定的最接近現(xiàn)有技術(shù)可能不同于申請人在說明書中所描述的最接近現(xiàn)有技術(shù)。因此，基于最接近現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題。在這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。我國法院在司法實(shí)踐中支持了這種觀點(diǎn)。⑩石必勝：《專利創(chuàng)造性判斷研究》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2012年版，第81頁。

我國《專利審查指南》的規(guī)定實(shí)際上參照了歐洲專利局的相關(guān)規(guī)定。歐洲專利局認(rèn)為，發(fā)明申請相對于新發(fā)現(xiàn)的最接近現(xiàn)有技術(shù)所具有的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)被用以確定新的客觀技術(shù)問題。在T13/84案中，歐洲專利局專利上訴委員會(huì)表示，重新確定的客觀技術(shù)問題也有可能與最初提出的技術(shù)問題相關(guān)，技術(shù)問題因此可能被表述為滿足一個(gè)更小的技術(shù)目的。(11)T 13/84 ( OJ 1986, 253 ).歐洲專利局確定客觀技術(shù)問題的目的是為了客觀地判斷創(chuàng)造性。

美國在司法實(shí)踐中也提出在確定技術(shù)問題時(shí)要注意客觀性，有的情況下不一定要與發(fā)明申請人或?qū)＠麢?quán)人聲稱的技術(shù)問題相同。在KSR案中，美國最高法院還特別指出了美國聯(lián)邦巡回上訴法院在四個(gè)方面存在錯(cuò)誤，其中第一項(xiàng)就認(rèn)為美國聯(lián)邦巡回上訴法院和專利審查員只是局限于考慮專利權(quán)人意圖解決的技術(shù)問題。(12)KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).美國《專利審查指南》規(guī)定，只要取得相同技術(shù)進(jìn)步或者效果，發(fā)明人改進(jìn)的原因與創(chuàng)造性判斷者認(rèn)為的原因不相同并不影響顯而易見性的判斷。是否有技術(shù)啟示，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)明人面臨的普遍問題來確定，而不是由發(fā)明具體解決的問題決定，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不需要認(rèn)識到記載在現(xiàn)有技術(shù)中的相同技術(shù)問題以進(jìn)行改進(jìn)。(13)In re Dillon, 919 F.2d 688, 16 USPQ2d 1897 (Fed. Cir. 1990), cert. denied, 500 U.S. 904 (1991).

在專利侵權(quán)案件中按照客觀技術(shù)問題來確定專利的實(shí)質(zhì)部分，從而區(qū)分修理與再造的最大的難題在于，專利侵權(quán)糾紛案件中的當(dāng)事人并不需要證明最接近現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容，因此難以確定最接近現(xiàn)有技術(shù)。如果由法院自行檢索認(rèn)定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則法院對技術(shù)問題的認(rèn)定很大程度上取決于其檢索到什么樣的現(xiàn)有技術(shù)，法院并不能保證其檢索的準(zhǔn)確性，這將導(dǎo)致在類似案件中的結(jié)果無法預(yù)測。(14)Scott M. Tobias, No Refills: The Intellectual Property High Court Decision In Canon V. Recycle Assist Will Negatively Impact The Printer Ink Cartridge Recycling Industry In Japan, Pac Rim L Poly J, 2008, (16), p.791.

上述分析表明，確定技術(shù)問題是有困難的。而且哪些技術(shù)特征是解決技術(shù)問題的實(shí)質(zhì)部分，在專利法上也很難認(rèn)定。在專利法上，技術(shù)方案是一個(gè)整體，各個(gè)必要技術(shù)特征都是必不可少的，不存在哪一個(gè)技術(shù)特征更本質(zhì)、更重要的問題。日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院和日本最高法院的這種以實(shí)質(zhì)部分來作為基礎(chǔ)區(qū)分修理與再造的思路雖然有一定的道理，但也存在一些問題，有時(shí)可能不具有可操作性。由此可見，實(shí)質(zhì)部分在區(qū)分修理與再造上沒有決定性意義，無論這個(gè)部分在這個(gè)發(fā)明里面是多么重要，在區(qū)分修理或再造時(shí)可能起不到?jīng)Q定作用。這種從專利法的進(jìn)路來區(qū)分修理與再造的辦法并不完全可行。

三、區(qū)分修理與再造的政策考量

（一）修理與再造區(qū)分規(guī)則的政策屬性

日本Canon案的判決與美國相關(guān)判例所體現(xiàn)的趨勢是相悖的。在美國，相關(guān)判例主要分為以下三類：第一類認(rèn)定為再造并認(rèn)定侵權(quán)；第二類認(rèn)定為修理并認(rèn)定不侵權(quán)；第三類認(rèn)定為“類似修理”并認(rèn)定不侵權(quán)。(15)張蕾：《專利侵權(quán)判定中修理與再造的界定——以Canon Vs. RecycleAssist再生墨盒案為背景（續(xù)前）》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》第10期，第58頁。1997年，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Hewlett-Packard案中就確立了類似修理規(guī)則，認(rèn)為類似修理與修理并不相同，二者的區(qū)別在于：修理的目的是延長專利產(chǎn)品的使用壽命，是對損壞或磨損的零件的修理或更換；而類似修理的目的是為了改變專利產(chǎn)品的用途或提高其性能，而不僅僅是對損壞或磨損的零件的更換或修理。(16)Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg.Corp. , 123 F. 3d 1445（Fed. Cir. 1997）．這種觀點(diǎn)認(rèn)為類似修理不構(gòu)成侵權(quán)，實(shí)際上是將基于修理而免責(zé)的范圍擴(kuò)大，從而間接地將構(gòu)成侵權(quán)的再造的范圍縮小。總體來看，美國最高法院傾向于更為嚴(yán)格的認(rèn)定再造的范圍。即使在這樣的背景下，日本知識產(chǎn)權(quán)高等法院和日本最高法院在Canon案中還是作出了一個(gè)擴(kuò)大認(rèn)定修理范圍從而限制專利權(quán)用盡范圍的判決。

日本在Canon案中為什么會(huì)作出這樣的判決呢？第一個(gè)原因就是各國專利法本身都沒有明確的規(guī)則可循。正如美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院在Goodyear案中所說：發(fā)明專利權(quán)的類型多種多樣，企圖對修理的合理范圍及其與再造的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)確定一個(gè)簡單的裁判規(guī)則，既不現(xiàn)實(shí)也不明智。在具體的案件中，必須根據(jù)該案的證據(jù)所證明的事實(shí)，綜合涉案專利的發(fā)明人的意圖、專利權(quán)保護(hù)范圍和技術(shù)方案的特點(diǎn)進(jìn)行判斷。首先需要的是，結(jié)合說明書充分理解涉案專利的權(quán)利要求書所確定的技術(shù)方案和保護(hù)范圍。其次，要考慮專利產(chǎn)品的損壞和磨損情況。要判斷使之恢復(fù)正常使用狀態(tài)所采取的行為是專利權(quán)用盡所允許的行為還是專利權(quán)所禁止的再造，最需要的是，運(yùn)用符合邏輯的常識進(jìn)行富有才智的判斷。對定義或者機(jī)械規(guī)則的依賴并不能起到?jīng)Q定作用。(17)Goodyear Shoe Mach. Co. v. Jackson, 112 F. 146 (1st Cir. 1901)．美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院可以說是一語中的，在區(qū)分修理與再造時(shí)，專利法中并不存在可以穩(wěn)定依賴的規(guī)則。

日本作出對Canon案判決的第二個(gè)原因，也是最根本的原因，是這個(gè)判決對日本本國有利。日本法院實(shí)際上是在法律邊界并不清晰的情況下考慮了如何保護(hù)本國利益。從這個(gè)角度來講，Canon案的終審判決書中記載的只是借口，而不是真正的理由，真正的理由在法律之外。知識產(chǎn)權(quán)法說到底只是個(gè)政策工具。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)利益的政策考量，并不是日本法院的專利，美國的知識產(chǎn)權(quán)法也一直遵循實(shí)用主義的原則，一切從需要出發(fā)。為了最大化其自身利益，美國在國內(nèi)非常強(qiáng)調(diào)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與社會(huì)公共利益的平衡，而在國際上則側(cè)重強(qiáng)調(diào)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。對于案件事實(shí)基本相同的“一次性相機(jī)”專利案，日本法院通過對裁量性規(guī)則的靈活適用認(rèn)定被告構(gòu)成侵權(quán)，保護(hù)了富士公司的專利權(quán)，而美國法院則認(rèn)為被告不構(gòu)成侵權(quán)，沒有保護(hù)富士公司的專利權(quán)。

（二）確定我國司法政策的考量因素

僅僅立足于固定的概念或者法律標(biāo)準(zhǔn)，那是一種技術(shù)性思維，在法律適用中是不夠的。只有植入價(jià)值和政策，用價(jià)值和政策指導(dǎo)法律的適用，法律適用才不是僵硬的和冷冰冰的，才能充滿活力。(18)孔祥?。骸渡虡?biāo)法適用的基本問題》，中國法制出版社2012年版，第94頁。在司法實(shí)踐中區(qū)分修理與再造，不僅要進(jìn)行法律概念和法律標(biāo)準(zhǔn)的分析，更有必要在法律分析不能得出確定答案時(shí)進(jìn)行政策分析，考察什么樣的政策導(dǎo)向有利于實(shí)現(xiàn)專利法的立法目的，有利于在促進(jìn)和保護(hù)創(chuàng)新的同時(shí)實(shí)現(xiàn)社會(huì)利益的最大化?！胺墒菍?shí)踐的，是要解決問題的，是要解決我們的問題的，是要解決我們眼下的問題的?！?19)蘇力著：《送法下鄉(xiāng)——中國基層司法制度研究》，中國政法大學(xué)出版社2000年版，第12頁。我國當(dāng)前面臨的主要問題是什么，我國當(dāng)前的發(fā)展階段和產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)需要什么樣的規(guī)則，是區(qū)分修理與再造時(shí)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考慮的因素。

首先，在區(qū)分修理與再造時(shí)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的政策考量因素是公共利益。專利制度本質(zhì)上是個(gè)功能性的制度，是實(shí)現(xiàn)社會(huì)利益最大化的政策工具。專利制度為專利權(quán)人提供一定程度上的利益回報(bào)，從而激勵(lì)其進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造，根本目的是為了給社會(huì)公眾帶來利益。專利法給予專利權(quán)人受保護(hù)的壟斷利益只是手段，最終目的是專利權(quán)人以外的社會(huì)公共利益。2002年，英國知識產(chǎn)權(quán)委員會(huì)在其發(fā)布的《整合知識產(chǎn)權(quán)與發(fā)展政策》中明確指出：不管對知識產(chǎn)權(quán)采用何種說法，我們更傾向于把知識產(chǎn)權(quán)當(dāng)成一種公共政策的工具，對自然人或組織授予壟斷性的專利權(quán)是為了產(chǎn)生更大的公共利益。(20)The Report of the Commission on Intellectual Property Rights (CIPR)，Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy (2002)，London，available at, http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/final_report/CIPRfullfinal.pdf(last visited Jan. 30, 2013).區(qū)分修理與再造必須建立在對專利制度根本目的正確認(rèn)識的基礎(chǔ)上，通過正確區(qū)分修理與再造從而確定專利權(quán)用盡的邊界，實(shí)質(zhì)上是在劃分專利權(quán)人與公眾之間的利益邊界，根本出發(fā)點(diǎn)是通過適度的保護(hù)從而激勵(lì)創(chuàng)新以實(shí)現(xiàn)公共利益最大化。

目前來看，國內(nèi)外學(xué)者對于Canon案是否產(chǎn)生了阻礙創(chuàng)新、抑制競爭的后果雖有爭論，但卻一致認(rèn)為Canon案損害了消費(fèi)者利益，不利于資源和環(huán)境保護(hù)。(21)國內(nèi)的例如，張蕾：《專利侵權(quán)判定中修理與再造的界定——以CanonVs．RecycleAssist再生墨盒案為背景（待續(xù)）》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2008年第9期，第52頁；國外的例如，Scott M. Tobias, No Refills: The Intellectual Property High Court Decision In Canon V. Recycle Assist Will Negatively Impact The Printer Ink Cartridge Recycling Industry In Japan, Pac Rim L Poly J, 2007, (16), p.775。Canon案到底是過分保護(hù)了專利權(quán)人而損害了公共利益，還是合理地保護(hù)了專利權(quán)人而有效激勵(lì)了創(chuàng)新，是一個(gè)很難以量化評判作為標(biāo)準(zhǔn)的。也許有了量化評價(jià)的工具和數(shù)據(jù)后，這個(gè)爭論才有答案。正如19世紀(jì)末美國大法官霍姆斯的預(yù)言：法學(xué)的未來屬于統(tǒng)計(jì)學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

其次，在區(qū)分修理與再造時(shí)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的政策考量因素是我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。在我國，有以下事實(shí)值得注意：第一，為全面貫徹落實(shí)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》，促進(jìn)我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)盡快形成較大規(guī)模，建設(shè)資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會(huì)，2010年5月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)與信息化產(chǎn)業(yè)部等11部委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。2011年9月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)再次發(fā)出《關(guān)于深化再制造試點(diǎn)工作的通知》。這表明再制造作為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是我國的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。第二，據(jù)統(tǒng)計(jì)，70%以上的色帶、60%以上的兼容墨盒、20%再生激光碳粉盒組件在我國珠海制造，其中有70%～90%銷往國外。目前珠海共有600多家耗材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，5萬多名從業(yè)人員，占全球耗材從業(yè)人員的35%，銷售額近100億元。(22)參見2011年11月中國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)耗材專業(yè)委員會(huì)、珠海市耗材行業(yè)協(xié)會(huì)和上海市計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)耗材專業(yè)委員會(huì)共同向北京市高級人民法院提交的《關(guān)于北京高級人民法院〈專利侵權(quán)判定若干問題的意見〉（會(huì)議討論稿二）的商榷》。

再次，在區(qū)分修理與再造時(shí)還要考慮最高人民法院可能持有的觀點(diǎn)。最高人民法院《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定》（2003年10月會(huì)議討論稿）第27條第1款第2項(xiàng)規(guī)定：專利法第11條和第63條所稱制造專利產(chǎn)品，是指通過機(jī)械或者手工方式加工、制作專利產(chǎn)品。下列行為屬于制造專利產(chǎn)品的行為：收集已售出的專利產(chǎn)品的零部件并重新組裝成專利產(chǎn)品。同時(shí)，第27條第2款規(guī)定：專利產(chǎn)品的合法使用人為使專利產(chǎn)品能夠正常使用而進(jìn)行的修理、更換零部件等維護(hù)行為，不視為制造專利產(chǎn)品的行為。2007年6月28日，中國計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)耗材專委會(huì)、珠海市耗材行業(yè)協(xié)會(huì)共同向最高人民法院書面致函提出異議。2009年最高人民法院最終發(fā)布的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》刪除了第27條的規(guī)定。另外，在2012年《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件若干問題的意見（內(nèi)部征求意見稿）》也沒有規(guī)定修理與再造的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。這表明，最高人民法院目前并不傾向于過于嚴(yán)格的界定專利權(quán)用盡的范圍。

結(jié) 論

綜上，由于我國對專利產(chǎn)品的修理與再造的區(qū)分還缺乏明確的規(guī)則，在司法實(shí)踐中難以選擇適用《會(huì)議討論稿二》第92條第2款第（4）項(xiàng)還是第120條第（3）項(xiàng)，而且考慮我國國情，為了保護(hù)公共利益保護(hù)，在我國雖然可以參考Canon案的實(shí)質(zhì)部分標(biāo)準(zhǔn)，但卻不宜照搬Canon案規(guī)則。目前，對專利產(chǎn)品的修理與再造的區(qū)分可以規(guī)定一些參考因素，但不宜確定明確的標(biāo)準(zhǔn)。如果具體案件涉及到了修理與再造的區(qū)分，應(yīng)當(dāng)允許法官在參考修理部分是否為實(shí)質(zhì)部分的基礎(chǔ)上，結(jié)合政策導(dǎo)向，根據(jù)個(gè)案具體事實(shí)和背景，綜合考慮專利的發(fā)明目的、要解決的技術(shù)問題及所采取的具體技術(shù)方案以及專利產(chǎn)品磨損或毀壞的情況之后，綜合判斷涉案的行為是權(quán)利用盡所允許的修理還是專利權(quán)所不允許的再造。