石必勝

對(duì)比文件中記載的沒(méi)有被無(wú)效宣告請(qǐng)求人指定作為現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案，也應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)能夠知曉的技術(shù)方案，可以用于界定本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)水平，在創(chuàng)造性判斷中也應(yīng)當(dāng)予以考慮。

在專利創(chuàng)造性判斷中，對(duì)比文件是一個(gè)重要的概念。在專利復(fù)審和專利審判中，很多當(dāng)事人對(duì)對(duì)比文件還有錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。本文擬結(jié)合專利授權(quán)確權(quán)審判實(shí)踐中的情況，以及國(guó)外專利創(chuàng)造性判斷中的實(shí)踐情況，對(duì)專利創(chuàng)造性判斷中的對(duì)比文件進(jìn)行研究。

一、現(xiàn)有技術(shù)與對(duì)比文件的關(guān)系

對(duì)比文件與現(xiàn)有技術(shù)是有關(guān)聯(lián)但不相同的概念，但我國(guó)有些行政判決和司法判決并未明確加以區(qū)分。例如，在北京市第一中級(jí)人民法院（2004）一中行初字第1007號(hào)熊以恒、馬家驥與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、大連市旅順石油機(jī)械設(shè)備廠涉及到名稱為“液力偶合器正車減速箱”的實(shí)用新型專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案中，一審判決書(shū)中如此表述：“《審查指南》第四部分第六章2.2（2）關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量規(guī)定：對(duì)于實(shí)用新型而言，一般情況下可以引用一篇或者兩篇現(xiàn)有技術(shù)評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性。根據(jù)上述規(guī)定，在實(shí)用新型創(chuàng)造性審查中，審查指南并未禁止引用兩篇以上的現(xiàn)有技術(shù)來(lái)評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性?！薄氨桓娌捎酶郊?、4作為現(xiàn)有技術(shù)并結(jié)合公知常識(shí)來(lái)評(píng)價(jià)本專利的創(chuàng)造性，并未違反上述規(guī)定?！痹谠撆袥Q書(shū)中，將“對(duì)比文件的數(shù)量”表述為“現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量”，將“一篇或者兩篇對(duì)比文件”表述為“一篇或者兩篇現(xiàn)有技術(shù)”，將“附件3、4作為對(duì)比文件”表述為“附件3、4作為現(xiàn)有技術(shù)”。這表明在實(shí)踐中常常在用語(yǔ)上沒(méi)有明確區(qū)分現(xiàn)有技術(shù)和對(duì)比文件?，F(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)的方式除了出版公開(kāi)，還有使用公開(kāi)。如果是出版公開(kāi)，則現(xiàn)有技術(shù)所記載文獻(xiàn)則被稱為對(duì)比文件，對(duì)比文件是記載現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容的載體。美國(guó)《審查指南》第2141條第III的規(guī)定更加深入地指出，現(xiàn)有技術(shù)不能局限于被應(yīng)用的對(duì)比文件，還包括本領(lǐng)域技術(shù)人員的理解。

二、對(duì)比文件的全面理解

對(duì)比文件如果是專利說(shuō)明書(shū)，其中往往會(huì)記載多項(xiàng)技術(shù)方案。在有的案件中，當(dāng)事人往往會(huì)明確指出其中記載的哪些技術(shù)方案作為現(xiàn)有技術(shù)與爭(zhēng)議專利進(jìn)行對(duì)比。在專利復(fù)審階段，如果對(duì)比文件中記載的技術(shù)方案，當(dāng)事人沒(méi)有提及，是否能作為現(xiàn)有技術(shù)使用，在實(shí)踐中存在爭(zhēng)議。

在實(shí)踐中，一般對(duì)比文件中記載的技術(shù)方案有多個(gè)，具體以哪一個(gè)技術(shù)方案作為創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的現(xiàn)有技術(shù)，需要予以明確。如果不明確，專利權(quán)人無(wú)法有針對(duì)性地進(jìn)行答辯，可能導(dǎo)致專利復(fù)審委員會(huì)的行政程序不符合聽(tīng)證原則。在北京市第一中級(jí)人民法院（2006）一中行初字第1384號(hào)、北京市高級(jí)人民法院（2008）高行終字第710號(hào)王訓(xùn)明與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、江蘇智思機(jī)械制造有限公司涉及到名稱為“一種煙片微波回軟的方法”的發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案中，一審法院認(rèn)為：“但從口頭審理記錄表看，其僅籠統(tǒng)記載第三人主張以附件2與附件5結(jié)合評(píng)價(jià)本專利權(quán)利要求1、2的創(chuàng)造性，并沒(méi)有明確記載是以附件5中的哪部分內(nèi)容與附件2結(jié)合，因此在沒(méi)有相關(guān)證據(jù)予以證明的情況下，被告僅以原告及其出席口頭審理的代理人在口頭審理記錄表上簽字為由，主張?jiān)嬉呀?jīng)被告知了審查決定所采用的證據(jù)和證據(jù)的結(jié)合方式，原告就證據(jù)5中直接潤(rùn)片回潮的技術(shù)方案已經(jīng)陳述了意見(jiàn)，沒(méi)有事實(shí)依據(jù)，本院不予支持?！币粚彿ㄔ阂虼顺蜂N專利復(fù)審委員會(huì)的決定，二審維持了一審的判決。

但在專利創(chuàng)造性判斷中，即使無(wú)效宣告請(qǐng)求人沒(méi)有將對(duì)比文件中記載的某些技術(shù)方案作為現(xiàn)有技術(shù)主張無(wú)效，但記載在對(duì)比文件中的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠掌握的現(xiàn)有技術(shù)，在創(chuàng)造性判斷中一律不予考慮并不符合對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員的要求。在北京市第一中級(jí)人民法院（2010）一中知行初字第1250號(hào)、北京市高級(jí)人民法院（2010）高行終字第1507號(hào)西安安特高壓電器有限公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、西安神電電器有限公司涉及到名稱為“可觸摸式過(guò)電壓保護(hù)器”的實(shí)用新型專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案中，對(duì)比文件2說(shuō)明書(shū)中文譯文第15頁(yè)第3段中的技術(shù)方案與本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案相同，但無(wú)效宣告請(qǐng)求人沒(méi)有據(jù)此處記載的技術(shù)方案主張本專利權(quán)利要求1不具備新穎性或者創(chuàng)造性，因此專利復(fù)審委員會(huì)在第14312號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定中對(duì)該技術(shù)方案不予考慮。按照請(qǐng)求原則，該技術(shù)方案在本專利新穎性判斷中不予考慮是有法律依據(jù)的，但在創(chuàng)造性判斷中，判斷者不僅僅要考慮無(wú)效宣告請(qǐng)求人要求進(jìn)行對(duì)比的技術(shù)方案，還應(yīng)當(dāng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，全面考慮對(duì)比文件記載的全部技術(shù)方案，在對(duì)比文件2說(shuō)明書(shū)中文譯文第15頁(yè)第3段已經(jīng)完全公開(kāi)了本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)能夠知曉此技術(shù)方案，因此，本專利的技術(shù)方案相對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)是顯而易見(jiàn)的。如果對(duì)此不予理睬，反而認(rèn)定本專利相對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員是非顯而易見(jiàn)的，就嚴(yán)重降低了本領(lǐng)域技術(shù)人員的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)案例也從側(cè)面表明，即使是專利復(fù)審委員會(huì)的審查員，有時(shí)也沒(méi)有嚴(yán)格按照本領(lǐng)域技術(shù)人員的應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)在進(jìn)行創(chuàng)造性判斷，往往只是依據(jù)當(dāng)事人提供并指明的技術(shù)方案進(jìn)行創(chuàng)造性判斷。

歐洲專利局對(duì)上述情形的處理有明確的規(guī)定。根據(jù)歐洲專利局上訴委員會(huì)已有的《案例法》，在T 56/87， OJ 1990， 188； T 768/90， T 223/94，T 115/96， T 717/96， T 414/98等案件中，歐洲專利局上訴委員會(huì)認(rèn)為，正如本領(lǐng)域技術(shù)人員將會(huì)做的那樣，現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)中公開(kāi)的技術(shù)應(yīng)當(dāng)在整體上予以考慮。為了從中獲得區(qū)別于整個(gè)文獻(xiàn)的技術(shù)啟示的技術(shù)信息，將文獻(xiàn)中的某些部分從整個(gè)內(nèi)容中隔離出來(lái)是武斷的，不恰當(dāng)?shù)?。在T 95/90案中，歐洲專利局上訴委員會(huì)認(rèn)為，如果沒(méi)有什么能夠阻止本領(lǐng)域技術(shù)人員那樣做，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為同一文獻(xiàn)中不同部分的內(nèi)容能夠被結(jié)合。

三、陳舊文獻(xiàn)與對(duì)比文件

在有的案件中，無(wú)效宣告請(qǐng)求人或?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)使用的對(duì)比文件是多年前的文獻(xiàn)，在這種案件中，有當(dāng)事人往往會(huì)主張過(guò)于陳舊的文獻(xiàn)不應(yīng)作為對(duì)比文件使用。陳舊文獻(xiàn)是否可以作為對(duì)比文件使用，歐洲專利局匯編的《判例法》中有較多的判例，可以為我國(guó)所借鑒。

原則上，任何《歐洲專利公約》第54（2）條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)都可以作為判斷創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)使用。因此歐洲專利局上訴委員會(huì)有些判例認(rèn)為，可以使用陳舊的在先出版物作為最接近現(xiàn)有技術(shù)來(lái)認(rèn)定客觀技術(shù)問(wèn)題。在T 69/94案中，歐洲專利局上訴委員會(huì)也指出，《歐洲專利公約》第54（2）條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)包括所有可能被公眾接觸的技術(shù)，很明確地沒(méi)有時(shí)間限制。因此，一份出版日期在爭(zhēng)議專利的申請(qǐng)日20年前的文獻(xiàn)，其中陳舊技術(shù)在本技術(shù)領(lǐng)域不再使用，其中包含一項(xiàng)在爭(zhēng)議專利申請(qǐng)時(shí)的不被本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)可的技術(shù)啟示，并不能簡(jiǎn)單地被認(rèn)為不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。在T 113/00案中，歐洲專利局上訴委員會(huì)指出對(duì)通過(guò)對(duì)陳舊的技術(shù)進(jìn)行明顯的改進(jìn)并不使已知的技術(shù)主題具備創(chuàng)造性。上訴委員會(huì)在T 153/97案中也明確指出，只是因?yàn)橐粋€(gè)文件出版了30年本領(lǐng)域技術(shù)人員就不會(huì)使用它是沒(méi)有足夠合理的理由的。

然而，歐洲專利局上訴委員會(huì)在有些案例中認(rèn)為有些對(duì)比文件因?yàn)榧夹g(shù)太過(guò)時(shí)，或者因?yàn)橛泄娜毕菀灾劣诒绢I(lǐng)域技術(shù)人員甚至不會(huì)嘗試改進(jìn)它，不能成為現(xiàn)實(shí)的起點(diǎn)。在T 1000/92案中，歐洲專利局上訴委員會(huì)并不同意選擇文獻(xiàn)（1）作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，因?yàn)樵谶@份文件在發(fā)明申請(qǐng)日前30年左右就公開(kāi)出版了，其中的方法有明顯的和公知缺陷，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)試圖改進(jìn)這樣一個(gè)陳舊的方法。在T 616/93案中，歐洲專利局上訴委員會(huì)也持相同觀點(diǎn)。歐洲專利局上訴委員會(huì)在T 1019/99案中并沒(méi)有認(rèn)定一個(gè)專利優(yōu)先權(quán)日的5年前出版的一個(gè)對(duì)比文件不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，即使是在一個(gè)快速發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)域例如數(shù)字圖像處理領(lǐng)域。即使對(duì)比文件的具體情況表明其出版后就被遺忘在角落里，但上訴委員會(huì)也認(rèn)為可能存在各種難以想象的技術(shù)或者經(jīng)濟(jì)理由阻礙了對(duì)比文件出版后的及時(shí)應(yīng)用，5年時(shí)間并不算多，尤其是還要考慮對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)的應(yīng)用。在另一個(gè)判例中，有一個(gè)對(duì)比文件已經(jīng)被本領(lǐng)域技術(shù)人員遺忘超過(guò)20年，從未被討論過(guò)，也沒(méi)有作為改進(jìn)基礎(chǔ)使用過(guò)，事實(shí)上本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能從中得到技術(shù)啟示，上訴委員會(huì)認(rèn)為其不可能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，不能用于作為確定客觀技術(shù)問(wèn)題的基礎(chǔ)。

在美國(guó)，對(duì)比文件的年代并不足以成為反駁創(chuàng)造性認(rèn)定的理由。在1977年美國(guó)的關(guān)稅與專利上訴法院審理的In re Wright案（569 F.2d 1124， 1127）中，關(guān)稅和專利上訴法院認(rèn)為100年前的專利文件也能作為對(duì)比文件與其他對(duì)比文件結(jié)合以否定發(fā)明申請(qǐng)的創(chuàng)造性。在1988年Ex parte Meyer案（6 USPQ2d 1966）中，美國(guó)專利商標(biāo)局的專利上訴委員會(huì)也認(rèn)為對(duì)比文件之間的時(shí)間長(zhǎng)度并不能否定二者之間結(jié)合的可能性。

四、小結(jié)

對(duì)比文件是記載有現(xiàn)有技術(shù)的載體，在實(shí)踐中既應(yīng)當(dāng)注意二者的關(guān)聯(lián)，也應(yīng)當(dāng)注意二者的區(qū)別。對(duì)比文件中記載的沒(méi)有被無(wú)效宣告請(qǐng)求人指定作為現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案，也應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)能夠知曉的技術(shù)方案，可以用于界定本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)水平，在創(chuàng)造性判斷中也應(yīng)當(dāng)予以考慮。一般來(lái)講，陳舊文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)可以作為對(duì)比文件使用，但本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能夠從其中得到技術(shù)啟示，則不能一概而論，需要結(jié)合個(gè)案事實(shí)具體分析。