韓建偉 梁麗超

《審查指南》中對于無效過程中的權(quán)利要求書的修改作出了如下規(guī)定：“修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除”，并且在實際的無效案件審理過程中，專利復(fù)審委員會（簡稱為復(fù)審委）也是按照該規(guī)定執(zhí)行。在一件專利無效行政糾紛案中，北京市高級人民法院（簡稱為北京市高院）認(rèn)為，除這幾種修改方式之外還可以采用其他的修改方式，只要符合專利法和專利法實施細(xì)則中對于在無效案件中對權(quán)利要求修改的規(guī)定即可。最高人民法院（簡稱為最高院）支持了北京市高院的決定。本文分析了北京市高院作出決定和最高院作出裁定的原因，以及從專利權(quán)確權(quán)的角度分析了這樣的決定和裁定是否會導(dǎo)致相關(guān)法律問題的出現(xiàn)。

專利復(fù)審委員會就其與江蘇先聲藥物研究有限公司（簡稱為江蘇先聲公司）、南京先聲藥物研究有限公司（簡稱為南京先聲公司）、第三人李平的專利無效行政糾紛案【（2011）知行字第17號】申請再審。

對于此再審申請，最高院予以駁回。最高院認(rèn)為：“專利無效宣告程序中，權(quán)利要求書的修改在滿足修改原則的前提下，其修改方式一般情況下限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除三種方式，但并未絕對排除其他修改方式”。

基本案情介紹

上海家化醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱家化公司）于2003年9月19日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了名稱為“氨氯地平、厄貝沙坦復(fù)方制劑”的發(fā)明專利申請（即本案專利），并于2006年8月23日被公告授權(quán)。

本案專利授權(quán)公告的權(quán)利要求1如下：“1、一種復(fù)方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物”。本案專利說明書第三部分“試驗結(jié)果”表5（第9頁）的“9種劑量組合及相應(yīng)的劑量比”中有1：30的內(nèi)容。該部分“復(fù)方對血壓的影響”中有如下描述：“氨氯地平1mg/kg與不同劑量的厄貝沙坦組合，僅在厄貝沙坦為30mg/kg時才呈現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)的降壓效應(yīng)”；說明書第四部分“分析與結(jié)論”（第10頁）中有“氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg的組方因降壓效果穩(wěn)定持久，用藥劑量較小，故推薦為最佳劑量組合”的內(nèi)容。本案專利說明書第10頁及第11頁片劑制備實施例1和實施例2分別公開了氨氯地平2.500mg與厄貝沙坦75.000mg的組合以及氨氯地平5.000mg與厄貝沙坦150.000mg的組合。

針對本案專利權(quán)，李平向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求。2009年9月29日，專利復(fù)審委員會進(jìn)行口頭審理，家化公司當(dāng)庭提交了權(quán)利要求書的修改文本，其中將本案專利權(quán)利要求1中的比例“1∶10-30”修改為“1∶30”。2009年12月14日，專利復(fù)審委員會作出第14275號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第14275號決定），認(rèn)定家化公司提交的權(quán)利要求修改文本超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍，并且對該反映比例關(guān)系的技術(shù)特征進(jìn)行修改也不屬于無效宣告程序中允許的修改方式，因此不予接受。故在原授權(quán)文本的基礎(chǔ)上以權(quán)利要求得不到說明書支持為由宣告本案專利全部無效。家化公司不服，提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院一審判決維持第14275號決定。家化公司不服，提起上訴。二審訴訟期間，江蘇先聲公司、南京先聲公司因受讓本案專利而承繼家化公司的訴訟地位。北京市高級人民法院二審認(rèn)為，家化公司在無效宣告程序中對專利要求的修改符合相關(guān)規(guī)定，判決撤銷第14275號決定，責(zé)令專利復(fù)審委員會重新作出決定。專利復(fù)審委員會不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2011年10月8日裁定駁回了專利復(fù)審委員會的再審申請。

最高人民法院認(rèn)為：本案中，1：30的比值是專利權(quán)人在原說明書中明確推薦的最佳劑量比，將權(quán)利要求修改為1：30既未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，更未擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。如果按照專利復(fù)審委員會的觀點(diǎn)，僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改，使得在本案中對修改的限制純粹成為對專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P，缺乏合理性。況且，《審查指南》規(guī)定在滿足相關(guān)修改原則的前提下，修改方式一般情況下限于前述三種，并未絕對排除其他修改方式。二審判決認(rèn)定修改符合《審查指南》的規(guī)定并無不當(dāng)，專利復(fù)審委員會對《審查指南》中關(guān)于無效過程中修改的要求解釋過于嚴(yán)格，其申訴理由不予支持。

法院和復(fù)審委的沖突在哪？

北京市高院和最高院認(rèn)為復(fù)審委員的做法缺乏合理性的依據(jù)是專利法第三十三條：“申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，以及，專利法實施細(xì)則第六十八條：“在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍”。復(fù)審委員會對于無效過程中的修改的判斷所依據(jù)的是《審查指南》（2006）中的規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利文件的修改僅限于權(quán)利要求書，其原則是：（1）不得改變原權(quán)利要求的主題名稱。（2）與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。（3）不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。（4）一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征”。其中的（2）（3）與專利法以及實施細(xì)則中的規(guī)定相同的，比較重要的不同在于審查指南中增加了（4），這導(dǎo)致了審查指南中規(guī)定的修改方式相對于專利法和實施細(xì)則更加嚴(yán)格。

《審查指南》的首頁就記載了：“根據(jù)中華人民共和國專利法實施細(xì)則，制定審查指南”。這是依據(jù)于專利法實施細(xì)則的第一百二十一條：“國務(wù)院專利行政部門根據(jù)專利法和本細(xì)則制定專利審查指南”。由此可見，《審查指南》是根據(jù)專利法和實施細(xì)則制定的，因此，如果《審查指南》和專利法及實施細(xì)則存在沖突，那么應(yīng)該以專利法和實施細(xì)則為準(zhǔn)。

因此，北京市高院的決定和最高院的裁定從這個角度上看是符合法律規(guī)定的。

北京市高院的決定和最高院的裁定會不會導(dǎo)致其他問題？

在專利法中，對于發(fā)明專利確權(quán)是一個行政程序，即對于專利權(quán)的授予是由國務(wù)院專利行政部門來執(zhí)行的。關(guān)于這一點(diǎn)在專利法第三十八條和第三十九條中做了如下規(guī)定：“專利法第三十八條 發(fā)明專利申請經(jīng)申請人陳述意見或者進(jìn)行修改后，國務(wù)院專利行政部門仍然認(rèn)為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)予以駁回。專利法第三十九條 發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，有國務(wù)院專利行政部分作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書”。

在確權(quán)過程中，對于可能涉及到的司法程序在專利法中有如下規(guī)定：“專利法第四十一條 專利申請人對專利復(fù)審委員會的復(fù)審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴”。

通過上述法條可以看出，在專利權(quán)的確權(quán)的過程中，法院并沒有直接授予專利權(quán)的權(quán)利，其有的權(quán)利也僅僅是撤銷專利復(fù)審委員會的復(fù)審決定。

并且，在此還需要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，按照專利法中的規(guī)定，發(fā)明專利授權(quán)的取得必須是要經(jīng)過國務(wù)院專利行政部門的實質(zhì)審查的。

回到本案中來，本案存在上述爭議的原因在于：上述權(quán)利要求1中的“1∶30”并沒有出現(xiàn)在授權(quán)文本的權(quán)利要求書中。如果授權(quán)文本的權(quán)利要求包括如下的權(quán)利要求，那么該修改就不會產(chǎn)生爭議了：

1、一種復(fù)方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物。

2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物。

上述的權(quán)利要求2是經(jīng)過實質(zhì)審查程序獲取授權(quán)的，這是符合專利法規(guī)定的。

最高人民法院支持了北京市高院的決定，那么，本案將由復(fù)審委重新作出無效宣告決定。假定復(fù)審委在重新作出的無效宣告決定中維持了專利權(quán)有效，那么，該有效的權(quán)利要求1為：

一種復(fù)方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物。

需要注意的是，該專利權(quán)是沒有經(jīng)過實質(zhì)審查程序的。這就導(dǎo)致了一個問題，該專利的專利權(quán)并不是國務(wù)院專利行政部門授予的，而是間接由法院授予的。根據(jù)之前對專利法的分析可知，法院是沒有授予專利權(quán)的權(quán)利的。因此，從這個角度上講，北京市高院的決定以及最高院的裁定可能會導(dǎo)致與專利法沖突的結(jié)果出現(xiàn)。該結(jié)果的出現(xiàn)，可能是對目前專利法的確權(quán)程序的挑戰(zhàn)。

總結(jié)

復(fù)審委員會主要的職責(zé)是在復(fù)審程序中判斷駁回決定是否合法，以及在無效程序中判斷專利權(quán)是被無效還是被維持。對于復(fù)審的案件，如果復(fù)審請求人對權(quán)利要求進(jìn)行了修改，復(fù)審委員可以將其發(fā)回到國務(wù)院專利行政部門再次進(jìn)行實質(zhì)審查，而在無效階段，復(fù)審委員則沒有將案件的發(fā)回國務(wù)院專利行政部門重新審查的權(quán)利。我猜測，《審查指南》中規(guī)定的無效宣告程序的修改原則“一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征“的制定的出發(fā)點(diǎn)也是為了防止未經(jīng)過實質(zhì)審查的技術(shù)方案通過復(fù)審委而獲得授權(quán)。因此，我認(rèn)為《審查指南》中的該原則是合理也是合法的。

從另一個方面上講，這可能會導(dǎo)致對專利權(quán)人的不公，這也是法院撤銷無效宣告請求決定的原因之一?？紤]到這個問題，我想可能需要進(jìn)一步完善專利法，例如，引入對授權(quán)案件的重新審查程序，或者賦予法院認(rèn)定專利權(quán)無效或者授予專利權(quán)的權(quán)利。當(dāng)然，這只是我的一個比較片面的想法，合理與否？合法與否？還需要更進(jìn)一步的探討。