文 / 李秀娟 / 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院

外觀設(shè)計中的功能特征分析兼評最高人民法院“風(fēng)輪”案

文 / 李秀娟 / 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院

產(chǎn)品的功能特征對產(chǎn)品能否獲得外觀設(shè)計授權(quán)和外觀設(shè)計相近似判定具有重要影響。通常整體功能唯一限定的設(shè)計不具可專利性。外觀設(shè)計保護范圍應(yīng)以授權(quán)設(shè)計圖片整體為準，不應(yīng)將功能特征排除于外觀設(shè)計保護范圍之外。即使存在功能特征或者功能效果改變時，應(yīng)在判斷功能特征或者功能效果的改變導(dǎo)致地設(shè)計特征變化對設(shè)計整體視覺效果是否具有顯著影響基礎(chǔ)上，以整體觀察、綜合判斷的方式判斷外觀設(shè)計是否相近似。

外觀設(shè)計產(chǎn)品以富于美感的視覺效果吸引消費者。整體功能唯一限定的設(shè)計與包含功能特征的設(shè)計存在可專利性的差異。功能唯一限定的設(shè)計并非出于裝飾性目的，不具可專利性，應(yīng)排除授權(quán)。對于含有功能特征的設(shè)計，《北京市高級人民法院關(guān)于審理外觀設(shè)計專利案件的若干指導(dǎo)意見（試行）》第13條規(guī)定1.京高法發(fā)[2008]第316號《北京市高級人民法院關(guān)于審理外觀設(shè)計專利案件的若干指導(dǎo)意見（試行）》第13條。：“確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍時，應(yīng)當排除僅起功能技術(shù)效果設(shè)計作用的內(nèi)容?！钡牵?011年最高人民法院在“風(fēng)輪”案中給出含功能限定特征的外觀設(shè)計相近似判定的指導(dǎo)，指出該案中功能效果限定的特征差異對整體視覺效果不具有顯著影響，不應(yīng)將功能特征排除在保護范圍之外。本文針對外觀設(shè)計中的功能特征對設(shè)計的影響，分析整體功能唯一限定的設(shè)計排除授權(quán)的原因、局部功能特征是否應(yīng)排除在外觀設(shè)計保護范圍之外，最后結(jié)合最高法院“風(fēng)輪”案分析我國外觀設(shè)計相近似判斷中對功能特征的分析。

一、整體功能唯一限定與含有功能特征的外觀設(shè)計可專利性之辯

產(chǎn)品設(shè)計整體是功能而非裝飾設(shè)計時，設(shè)計不具可專利性，應(yīng)排除授權(quán)。應(yīng)注意到整體功能唯一限定的設(shè)計與包含局部功能特征的設(shè)計存在區(qū)別。包含局部功能特征的設(shè)計而整體非功能唯一限定的設(shè)計應(yīng)具可專利性，可以獲得外觀設(shè)計授權(quán)。

1、整體功能而非裝飾設(shè)計不具可專利性

針對功能限定的外觀設(shè)計是否應(yīng)受外觀設(shè)計保護，美國有兩種看法。最初認為包含功能特征的設(shè)計應(yīng)排除授權(quán)；但在In re carbon案之后認為外觀設(shè)計包含功能特征并不必然排除授權(quán)，而澄清功能唯一限定的設(shè)計不具可專利性，應(yīng)排除授權(quán)。

早期美國對包含功能特征的設(shè)計獲得外觀設(shè)計授權(quán)持否定意見。1869年的Ex parte Crane案中，審查員認為外觀設(shè)計法僅保護裝飾性設(shè)計(designs for ornament merely)。1871年的Ex Parte Parkinson案中，審查員認為功能特征不能組成可專利性錘子的任何部分(function can form no part of a design patent)，而拒絕授予錘子外觀設(shè)計專利權(quán)【1】。有觀點認為【1】，在Ex Parte Parkinson案中，Leggett局長要求外觀設(shè)計必須由純裝飾性特征(design must be merely ornamental)組成，方能獲得授權(quán)。

但在1961年In re carbon案中，美國對含有功能特征設(shè)計的授權(quán)態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變。在In re carbon案中法官強調(diào)2.In re Garbo, 48 C.C.P.A. 845, 287 F.2d 192, 193-94, 129 USPQ 72, 73 (CCPA 1961).：“體現(xiàn)功能特征的外觀設(shè)計仍可以獲得授權(quán)。但是授權(quán)設(shè)計應(yīng)當與單純考慮產(chǎn)品功能的設(shè)計存在區(qū)別。很多產(chǎn)品的形狀僅僅體現(xiàn)功能，但是產(chǎn)品的外觀仍然吸引人。例如軸承、螺母、球棒或者魚桿，這些吸引人的設(shè)計依賴于消費者個人的興趣。但是當產(chǎn)品形狀僅僅是考慮產(chǎn)品功能時，設(shè)計不應(yīng)被授權(quán)。因為設(shè)計并不具有裝飾性，也并非出于裝飾性設(shè)計目的。”該案澄清，并非設(shè)計具有功能特征即應(yīng)被排除在外觀設(shè)計的保護之外，而應(yīng)將僅考慮功能的設(shè)計排除在授權(quán)之外。相應(yīng)地，美國《申請人指南》規(guī)定由功能唯一限定形狀的外觀設(shè)計排除授權(quán)。

與美國近似，歐洲《共同體外觀設(shè)計條例》第8條規(guī)定3.Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs，簡稱“CDR” A8.1 A Community design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function。：“僅僅由技術(shù)功能決定的產(chǎn)品外觀設(shè)計不予授權(quán)?！睂τ诠δ芪ㄒ幌薅ǖ脑O(shè)計，我國最高人民法院在判決中指出4.最高人民法院（2011）行提字第1號。：“僅僅具有功能性而不具有美感的產(chǎn)品設(shè)計，可以通過申請發(fā)明或者實用新型專利權(quán)予以保護，而不應(yīng)當通過外觀設(shè)計專利權(quán)予以保護?！憋@然，對于功能唯一限定的設(shè)計，并非產(chǎn)品富于美感的設(shè)計所作的創(chuàng)新改進，因此，不能體現(xiàn)設(shè)計功能和美感的有機結(jié)合，自然不應(yīng)受到外觀設(shè)計保護。

對于功能唯一限定的設(shè)計，并非產(chǎn)品富于美感的設(shè)計所作的創(chuàng)新改進，因此，不能體現(xiàn)設(shè)計功能和美感的有機結(jié)合，不應(yīng)受到外觀設(shè)計保護。

為實現(xiàn)功能唯一限定的設(shè)計排除授權(quán)，美國給出了兩條判斷標準：“1、當一種構(gòu)型是唯一的功能性考慮的結(jié)果時，該構(gòu)型不是出于裝飾性的目的。2、當產(chǎn)品的外形具有可選擇的變化設(shè)計時，該產(chǎn)品的外形就不是僅僅由功能決定的，這時就存在裝飾性的外觀設(shè)計的可能。”【2】從美國給出的判斷標準可見，只要存在可選擇的不同設(shè)計特征用于實現(xiàn)相同功能即可排除設(shè)計為功能唯一限定。盡管我國專利法未明確排除功能唯一限定的設(shè)計獲得授權(quán)，我國《專利審查指南》指出：“由產(chǎn)品的功能唯一限定的特定形狀對整體視覺效果通常不具有顯著的影響。例如，凸輪曲面形狀是由所需要的特定運動行程唯一限定的，其區(qū)別對整體視覺效果通常不具有顯著影響。”【3】根據(jù)上述《專利審查指南》的規(guī)定，如果申請人僅將凸輪曲面形狀申請外觀設(shè)計，那么由于凸輪曲面形狀的設(shè)計目的并非增加凸輪的裝飾效果，而是凸輪功能唯一限定，應(yīng)排除授權(quán)。

2、具有局部功能特征的設(shè)計具可專利性

具有局部功能特征的外觀設(shè)計與“整體由功能唯一限定形狀”的產(chǎn)品不同。設(shè)計者有時不可避免地在外觀設(shè)計產(chǎn)品中呈現(xiàn)功能特征以實現(xiàn)產(chǎn)品必須具有的工業(yè)價值。如果外觀設(shè)計中不存在任何功能特征，那么設(shè)計產(chǎn)品很難成為工業(yè)品，而更近似于純作品。公眾購買受外觀設(shè)計保護的工業(yè)產(chǎn)品不僅因為產(chǎn)品的外觀，也在于產(chǎn)品具有實用功能。

在Avia Group案中，法官認為5. Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear California Inc., 853 F.2d 1557, 1563 (Fed. Cir. 1988).：“毫無爭議鞋子具有功能，并且鞋子的這些設(shè)計特征體現(xiàn)鞋子的功能。然而，產(chǎn)品具有功能和產(chǎn)品的特殊設(shè)計實現(xiàn)功能是有區(qū)別的。如果不是這樣，工業(yè)上具有實用價值的產(chǎn)品就不可能獲得外觀設(shè)計保護?！盇via Group案判決明確指出，具有實用功能的鞋子可以獲得外觀設(shè)計的保護。在Read案中，地區(qū)法院在判決中指出6.Read Corporation v. Portec, Inc., 970 E2d 816 (Fed. Cir. 1992).：“并不否認Read的設(shè)備具有功能。整個設(shè)計是發(fā)明人的選擇，發(fā)明人可采其他方式排列產(chǎn)品的功能特征以形成新的設(shè)計?！憋@然，美國判例承認存在功能特征的外觀設(shè)計可以受外觀設(shè)計保護。

根據(jù)歐洲《共同體外觀設(shè)計條例》第6條第二款，在評價個性特征(individual character)時，應(yīng)當考慮設(shè)計者在設(shè)計過程中的設(shè)計空間(degree of freedom)。Pepsico案中Mengozzi法官認為考量設(shè)計空間主要是分析外觀設(shè)計中功能特征對設(shè)計自由的影響。Mengozzi法官認為7.Case C-281/10 P Pepsico, Inc. v. Grupo Promer Mon-Graphic, S.A.：“因為有些產(chǎn)品上的特征是必須(compulsory)的，因此需要考慮設(shè)計者的設(shè)計空間。由于有時存在產(chǎn)品必須體現(xiàn)的功能特征，設(shè)計者并不能自由地改變這些功能特征，因此導(dǎo)致外觀設(shè)計產(chǎn)品具有相近似的特征。這些近似特征不應(yīng)被認為對設(shè)計整體視覺效果具有非常顯著的影響?！睂τ谠O(shè)計空間的評價標準，Mengozzi法官指出7：“現(xiàn)有的歐洲共同體外觀設(shè)計法規(guī)并未明確指出考慮設(shè)計空間時需要考慮的具體因素。一般存在有兩種方式，一種是將設(shè)計空間嚴格限制在功能屬性，也就是說，僅有產(chǎn)品必須體現(xiàn)的功能特征方構(gòu)成設(shè)計空間的限制。另一方面是考慮市場所期望的標準特征(standard features)?！倍鳰engozzi法官認為從外觀設(shè)計鼓勵創(chuàng)新的目的，很難理解市場期待的標準特征可以提供公正的設(shè)計空間限制標準。從Mengozzi法官的觀點可知，歐洲共同體外觀設(shè)計并未排除含有功能特征的設(shè)計獲得授權(quán)，相反肯定含有功能特征的設(shè)計也可獲得授權(quán)。

分析外觀設(shè)計時應(yīng)正確區(qū)分功整體功能唯一限定的設(shè)計與包含功能特征的設(shè)計，不應(yīng)因設(shè)計中包含功能特征而認定設(shè)計不具可專利性而不應(yīng)授權(quán)。

我國并未排除包含功能特征的設(shè)計獲得外觀設(shè)計授權(quán)。我國無效案件中，合議組指出8.專利復(fù)審委員會WX11946號無效決議。：“作為鐘表類產(chǎn)品，必然要具備此類產(chǎn)品的使用價值和功能，而構(gòu)成該外觀設(shè)計的表盤、齒輪和指針等構(gòu)件也必然具備有相應(yīng)的功能，但就本專利的外觀設(shè)計而言，各構(gòu)件的形狀、組合方式并不唯一，因而其組成的外觀設(shè)計會呈現(xiàn)多種設(shè)計可能性，所以本專利的產(chǎn)品形狀并不由功能唯一限定，且外觀設(shè)計專利并未排除具有功能性的設(shè)計，即具有一定功能的外觀設(shè)計也可屬于外觀設(shè)計的保護客體。”我國的外觀設(shè)計審查實踐已經(jīng)肯定具有功能特征的設(shè)計受外觀設(shè)計保護。

綜上所述，如果設(shè)計中包含部分功能特征并不必然排除外觀設(shè)計獲得授權(quán)。雖然設(shè)計具有一定的功能特征，但設(shè)計整體并非功能唯一限定，設(shè)計中所包含的功能特征有時是設(shè)計實現(xiàn)其工業(yè)價值的必然表現(xiàn)。分析外觀設(shè)計時應(yīng)正確區(qū)分功整體功能唯一限定的設(shè)計與包含功能特征的設(shè)計，不應(yīng)因設(shè)計中包含功能特征而認定設(shè)計不具可專利性而不應(yīng)授權(quán)。

二、外觀設(shè)計中的功能特征是否應(yīng)排除在外觀設(shè)計保護范圍之外

盡管包含局部設(shè)計特征的設(shè)計可以獲得外觀設(shè)計授權(quán)，但受到功能唯一限定的設(shè)計排除授權(quán)的影響。美國Read案中法官強調(diào)外觀設(shè)計相同相近似判斷是對設(shè)計中的裝飾特征的測試。在美國Read案之后，大量判例援引Read案判決的思想，例如OddzOn案中判決強調(diào)9.OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997).：“當設(shè)計包含裝飾性設(shè)計和功能元素時，必須將保護范圍限制在外觀設(shè)計非功能的部分?！?008年的Egyptian Goddess案，認為應(yīng)當將外觀設(shè)計中的功能特征從外觀設(shè)計保護范圍中分離出去(factor out)【4】。與此觀點相同，我國《北京市高級人民法院關(guān)于審理外觀設(shè)計專利案件的若干指導(dǎo)意見（試行）》第13條規(guī)定1：“確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍時，應(yīng)當排除僅起功能技術(shù)效果設(shè)計作用的內(nèi)容?！北M管美國判例中提出將功能特征排除在外觀設(shè)計保護范圍之外，但直到2010年的Richardson案首次給出外觀設(shè)計功能特征排除在保護范圍之外的示范。

1、Richardson案將功能特征排除在保護范圍之外

2010年的Richardson案中，申請人擁有一個具有多功能復(fù)合的木工工具的外觀設(shè)計。侵權(quán)訴訟中，分析授權(quán)設(shè)計的保護范圍時，地區(qū)法院引用在先的Amini案，認為應(yīng)將功能元素分離并過濾后確定保護范圍。在具體分析時，法官將授權(quán)D507167號外觀設(shè)計分成4個設(shè)計特征，見圖1。地區(qū)法院認為10.Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010)：“1)整個工具的柄狀形狀是功能性的，其中任一設(shè)計特征，手握持部、錘形頭部，鉗口，橇棍均是功能特征。2)鉗子的其他元素也基本(primarily)是功能限定的?！痹诜治鲋蟮貐^(qū)法院認為設(shè)計整體形狀應(yīng)排除在設(shè)計保護范圍之外，對于設(shè)計中的其他部分，法官認為是標準形狀(standard shape)也應(yīng)被排除在保護范圍之外。盡管該案法官認定授權(quán)設(shè)計的任意一個設(shè)計特征均屬于功能特征，因此授權(quán)設(shè)計中的設(shè)計特征均被排除保護范圍之外。但是與被訴設(shè)計產(chǎn)品比較，上述4個設(shè)計特征中的任意一個均非功能唯一限定。而且該案中的授權(quán)設(shè)計并非整體為功能唯一限定的設(shè)計，因此爭議設(shè)計滿足可專利性。

盡管巡回上訴法院支持Richardson案地區(qū)法院對功能特征過濾排除的作法，Richardson案對功能特征排除在保護范圍之外的做法引起了激烈的討論。

圖1 Richardson案對D507 167號設(shè)計特征的逐一過濾排除

2、功能特征不應(yīng)被排除在外觀設(shè)計的保護范圍之外

外觀設(shè)計的保護范圍確定應(yīng)體現(xiàn)“整體可視的外貌(visual appearance as a whole)”或外觀設(shè)計產(chǎn)生的特殊視覺印象(the visual impression)”【5】。而對外觀設(shè)計特征逐一分析并過濾排除后，原有的外觀設(shè)計保護范圍必然被改變。美國1871年的Gorham案中，法官援引英國上議院Holdsworth v. McCrea案，指出11.Gorham v. White, 14 Wall. 511, 81 U.S. 511, 20 L.Ed. 731 (1871).：“可復(fù)制并表現(xiàn)在圖片或形狀中的外觀設(shè)計的價值(merit of the invention)，是對眼睛的吸引力(the appeal is to the eye)，因此只有眼睛能判斷兩個設(shè)計是否一樣?！蹦敲慈绾文軌?qū)a(chǎn)生視覺效果的功能特征從一般消費者的印象中排除出去呢？過濾掉功能特征后，如圖1所示，必然使得授權(quán)設(shè)計與過濾功能特征后的設(shè)計存在視覺效果上的差異。如此確定外觀設(shè)計保護范圍，并非確定外觀設(shè)計的視覺效果，會使得外觀設(shè)計的保護范圍變得不可預(yù)測。

美國并沒有先例采Richardson案的功能過濾排除方式分析功能特征。盡管美國在先判例如OddzOn案法院強調(diào)9：“當設(shè)計包含裝飾性設(shè)計和功能元素時，必須解釋權(quán)利要求以明確外觀中非功能的部分?！钡遣⒉淮嬖谌鏡ichardson案直接將功能特征排除保護的功能特征分析的先例。Richardson案援引在先判例Amini案，并且Amini案法官在判決中強調(diào)應(yīng)對外觀設(shè)計中功能特征予以過濾，以確定外觀設(shè)計的保護范圍。但在Amini案中，并沒有給出如何將功能特征分離(factor out)出來。Amini案涉及的外觀設(shè)計產(chǎn)品是床架。Amini案中認定12.Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc., 439 F.3d 1365, 1372 (Fed. Cir. 2006).：“設(shè)計圖片表明床架具有較多的裝飾特征?！憋@然，如此描述并未將床架上的功能特征排除出去。由此可知美國Richardson案并非正確援引在先判例Amini案。

Richardson案援引Read案的觀點，但Read案錯誤分析了確定外觀設(shè)計相近似判斷的Gorham案。Read案中巡回法院認為6：“因為Gorham的設(shè)計是具有圖案和形狀的餐具，設(shè)計中所有的元素均是裝飾的。因此，Gorham案并沒有分析設(shè)計中的裝飾部分和功能部分?！惫P者認為Read案中對Gorham案勺子柄部完全是裝飾性特征的認定不正確。Gorham案中的勺子柄的設(shè)計雖然具有裝飾性，但是勺子柄必須滿足適合手持的功能要求。否則具有美感但根本不適合手持的勺子很少作為工業(yè)品來生產(chǎn)，也不會被消費者作為生活用品來購買和使用。實際上外觀設(shè)計中的功能和裝飾特征的視覺效果不可分時，從沒有先例認為功能特征應(yīng)被排除保護。正如在Gorham案中，授權(quán)設(shè)計的實用功能和設(shè)計完美地結(jié)合在一起，在確定外觀設(shè)計保護范圍時并不能將具有功能屬性的特征排除在保護范圍之外。

從以上分析可知，美國Richardson案在錯誤援引在先判決的基礎(chǔ)上，將功能特征排除在外觀設(shè)計的保護范圍之外。這必然客觀改變外觀設(shè)計圖片的內(nèi)容，導(dǎo)致一般消費者觀察外觀設(shè)計所產(chǎn)生的整體視覺印象與功能特征排除后的設(shè)計保護范圍完全不同。

我國外觀設(shè)計保護與美國相同，采專利法保護外觀設(shè)計。而根據(jù)專利法，外觀設(shè)計的保護范圍以圖片為準，不問圖片中的設(shè)計特征是功能的還是裝飾的。而專利制度要求充分公開技術(shù)或設(shè)計。通常外觀設(shè)計均含有功能特征，那么如果將設(shè)計中的功能特征排除保護范圍，必然使得專利公報中公示的外觀設(shè)計的圖片與外觀設(shè)計的實際保護范圍不一致，外觀設(shè)計的保護范圍就不具有可預(yù)測性了。

三、外觀設(shè)計中的功能特征變化對整體視覺效果的影響

外觀設(shè)計的相同相近似判斷所進行的整體比較，并非授權(quán)設(shè)計與被訴設(shè)計圖片中具體線條、圖形或者形狀等具體內(nèi)容本身的客觀比較，而是外觀設(shè)計產(chǎn)生的視覺效果的整體比較。那么在整體視覺效果比較時，功能特征對整體視覺效果的影響該如何判斷呢？我國最高人民法院在“風(fēng)輪”外觀設(shè)計案中并未將功能特征排除在保護范圍之外，即在判斷外觀設(shè)計是否相近似時，并未單獨分析設(shè)計中哪一部分是功能特征，而是分析功能特征的變化對整體視覺效果的影響。

1、“風(fēng)輪”案外觀設(shè)計案中對功能特征變化的認定

案件中珠海格力電器股份有限公司針對美的公司名稱為“風(fēng)輪(455-180)”的外觀設(shè)計專利，以公告號為CN3265720、名稱為“風(fēng)扇扇葉”外觀設(shè)計專利為無效證據(jù)，請求宣告“風(fēng)輪(455-180)”外觀設(shè)計無效，見圖2。涉案設(shè)計主要應(yīng)用于空調(diào)室外機。

在無效審理中，就爭議外觀設(shè)計，合議組認為13.WX 13585號無效決議：“當將本專利的風(fēng)輪與在先設(shè)計的風(fēng)扇扇葉進行比較后可知，兩者扇葉部分除了前述的兩個不同點之外，單個的扇葉部分輪廓非常相似，只是兩個扇葉的旋轉(zhuǎn)方向呈180°反向，由于雙方當事人在口審過程中都承認扇葉部分的旋轉(zhuǎn)方向與電機的轉(zhuǎn)向相關(guān)，采用相反旋轉(zhuǎn)方向的扇葉部分可以通過設(shè)置相反的電機轉(zhuǎn)向來實現(xiàn)相同的功能，即向空調(diào)室外機外側(cè)送風(fēng)，因此扇葉部分的旋轉(zhuǎn)方向是由功能唯一確定的，對整體視覺不具有顯著影響。”就這一功能特征差異，北京市高級人民法院肯定了合議組的認定。最高人民法院判決指出4，“扇葉的旋轉(zhuǎn)方向系由風(fēng)輪的旋轉(zhuǎn)功能所決定，故旋轉(zhuǎn)方向的不同對整體視覺效果不具有顯著影響。”

2、功能特征變化對整體視覺效果影響的分析

我國最高人民法院在“風(fēng)輪”案中對功能特征的分析并未采用《北京市高級人民法院關(guān)于審理外觀設(shè)計專利案件的若干指導(dǎo)意見（試行）》第13條規(guī)定，并未將功能特征排除在保護范圍之外。在風(fēng)輪案中，最高人民法院并未分析爭議設(shè)計中的哪一個特征是功能特征。“風(fēng)輪”案中最高法院指出外觀設(shè)計相同相近似的判斷是設(shè)計整體視覺效果的判斷，指出4：“在判斷時，一般消費者對于外觀設(shè)計專利與對比設(shè)計可視部分的相同點和區(qū)別點均會予以關(guān)注，并綜合考慮各相同點、區(qū)別點對整體視覺效果的影響大小和程度。”因此即使是設(shè)計中的功能特征，作為外觀設(shè)計可視部分也應(yīng)會被一般消費者關(guān)注，自然不應(yīng)被排除在保護范圍之外。

圖2 相關(guān)風(fēng)輪設(shè)計

判斷設(shè)計是否相同相近似時，應(yīng)從外觀設(shè)計對裝飾性設(shè)計保護的目的出發(fā)，對設(shè)計圖片中裝飾和功能特征進行分析以確定設(shè)計的整體視覺效果。最高人民法院判決中指出4：“一般消費者進行外觀設(shè)計相近似判斷時，主要關(guān)注外觀設(shè)計的整體視覺效果的變化，不會基于設(shè)計要素變化所伴隨的技術(shù)效果的改變而對該設(shè)計要素變化施以額外的視覺關(guān)注”。在“風(fēng)輪”案中具體分析時，最高法院首先肯定對比設(shè)計間存在一些差異，包括案件中扇葉的旋轉(zhuǎn)方向存在差異；分析這一設(shè)計差異是由產(chǎn)品功能即與電機的轉(zhuǎn)向相關(guān)，進而肯定這一差異是功能效果所導(dǎo)致的差異；最后，判斷認定功能特征導(dǎo)致差異對整體視覺效果不具有顯著影響。從“風(fēng)輪”案對功能特征和設(shè)計整體視覺效果的影響分析看，“風(fēng)輪”案與Richardson案對設(shè)計功能特征的分析完全不同。Richardson案中，靜態(tài)分析設(shè)計特征是否為功能限定的特征，進而分析這一特征是否應(yīng)排除于保護范圍之外。而“風(fēng)輪”案中，并未分析設(shè)計中哪一個特征是功能特征，更注重分析設(shè)計特征的差異，進而分析這一差異是否為功能結(jié)果限定的差異。

我國最高人民法院在“風(fēng)輪”案中給出的功能限定的特征變化的分析可避免分析設(shè)計中的功能特征，存在可取之處。但對技術(shù)效果的改變引起的設(shè)計差異分析尚有不足。“風(fēng)輪”案中最高法院給出判斷外觀設(shè)計相近似的指導(dǎo)4：“所謂整體觀察、綜合判斷，是指一般消費者從整體上而不是僅依據(jù)局部的設(shè)計變化，來判斷外觀設(shè)計專利與對比設(shè)計的視覺效果是否具有明顯區(qū)別；在判斷時，一般消費者對于外觀設(shè)計專利與對比設(shè)計可視部分的相同點和區(qū)別點均會予以關(guān)注，并綜合考慮各相同點、區(qū)別點對整體視覺效果的影響大小和程度?！憋@然，一般消費者必然會注意到功能效果限定的設(shè)計變化即設(shè)計間的區(qū)別點。但最高法院在“風(fēng)輪”案中指出4：“扇葉的旋轉(zhuǎn)方向系由風(fēng)輪的旋轉(zhuǎn)功能所決定，故旋轉(zhuǎn)方向的不同對整體視覺效果不具有顯著影響?！边@一表述與外觀設(shè)計相近似判斷的整體比較、綜合判斷的要求不一致。

首先，是否應(yīng)判斷功能效果改變導(dǎo)致的設(shè)計特征差異對整體視覺效果的影響。根據(jù)上述外觀設(shè)計相近似判定的整體觀察、綜合判斷的要求，如果一般消費者能觀察到設(shè)計特征差異，那么應(yīng)進一步判斷這一差異對設(shè)計整體視覺效果的影響。但“風(fēng)輪”案中并未判斷設(shè)計特征差異對整體視覺效果的影響，而是直接認定功能效果變化引起的差異，對整體視覺效果不具顯著影響。歐洲法院在判例中指出7：“當設(shè)計者的創(chuàng)造自由被功能特征所限制時，即使很小的區(qū)別，通常足以(使見多識廣的用戶)產(chǎn)生整體視覺印象的區(qū)別。”顯然注意到產(chǎn)品功能特征對設(shè)計的影響后，歐洲法院更傾向于分析一般消費者應(yīng)具有的觀察力，而未直接認定功能限定特征差異對設(shè)計整體視覺效果不具顯著影響。那么一般消費者是否必然不會注意功能結(jié)果引起的設(shè)計特征差異呢？歐洲法院在判例指出14.Case T-153/08 Shenzhen Taiden v OHIM.：“不意味見多識廣用戶具有超過使用該產(chǎn)品所獲得的經(jīng)驗。見多識廣的用戶不能識別出產(chǎn)品上由技術(shù)功能而表現(xiàn)出的特征。”因此，歐洲共同體在進行外觀設(shè)計相近似判定時，并不會考慮設(shè)計特征差異是否為功能效果所導(dǎo)致的變化，而是分析設(shè)計差異對整體視覺效果的影響。歐洲共同體外觀設(shè)計的相近似判定從設(shè)計的整體視覺效果比較出發(fā)，即使是功能設(shè)計特征差異也應(yīng)進一步判斷其對整體視覺效果的影響。如果依據(jù)最高法院給出的外觀設(shè)計相近似性判定的整體觀察、綜合判斷的指導(dǎo)，那么也應(yīng)進一步分析功能結(jié)果導(dǎo)致的設(shè)計差異對整體視覺效果是否具有顯著影響。不應(yīng)因功能結(jié)果導(dǎo)致的設(shè)計差異而直接認定這一差異對整體視覺效果不具有顯著影響。

其次，是否功能結(jié)果所導(dǎo)致的特征差異必然對設(shè)計整體視覺效果不具顯著影響。設(shè)計特征差異一般更能吸引一般消費者的注意力。假設(shè)功能技術(shù)效果導(dǎo)致的設(shè)計特征變化必然不被消費者所關(guān)注，那么，可以推斷出設(shè)計中的功能特征也不會被一般消費者所關(guān)注。由此可知，一般消費者僅關(guān)注設(shè)計中的裝飾性設(shè)計。這樣的邏輯使得“風(fēng)輪”案與美國的Richardson案對外觀設(shè)計的分析思想非常接近。即在判斷外觀設(shè)計是否相近似時，僅需考量設(shè)計中的裝飾性特征而不需考慮功能特征，那么使得“風(fēng)輪”案與Richardson案的思想一致，需要將設(shè)計中的功能特征排除外觀設(shè)計保護范圍，僅在裝飾性特征范圍內(nèi)進行外觀設(shè)計整體比較。

盡管筆者認為最高人民法院在“風(fēng)輪”案中對設(shè)計特征差異的認定和功能特征差異對整體視覺效果顯著影響的分析都具有指導(dǎo)價值。但是案件中“扇葉的旋轉(zhuǎn)方向系由風(fēng)輪的旋轉(zhuǎn)功能所決定，故旋轉(zhuǎn)方向的不同對整體視覺效果不具有顯著影響”的表述，脫離了外觀設(shè)計實質(zhì)為設(shè)計視覺效果整體比較的要求。外觀設(shè)計相近似判定應(yīng)根據(jù)一般消費者的判斷力分析設(shè)計差異對整體視覺效果的影響。對于存在功能特征或者功能效果改變導(dǎo)致設(shè)計特征變化的外觀設(shè)計，最高人民法院仍需進一步澄清如何判斷外觀設(shè)計相近似。

結(jié)語

僅整體功能唯一限定的設(shè)計因并非是富于美感的裝飾性設(shè)計而不具可專利性。應(yīng)區(qū)分整體功能唯一限定設(shè)計與包含功能特征的設(shè)計。外觀設(shè)計的保護范圍應(yīng)為設(shè)計圖片中的全部特征，不應(yīng)將其中的功能限定的特征排除于外觀設(shè)計保護范圍之外。外觀設(shè)計相近似判斷中，應(yīng)判斷功能特征變化對整體視覺效果是否具有顯著影響而做出整體比較，不應(yīng)直接認定功能結(jié)果變化導(dǎo)致的差異對整體視覺效果不具顯著影響。

【1】Jason J. Du Mont. A Non-Obvious Design: Reexamining the Origins of the Design Patent Standard【J】. Gonzaga Law Review. 2009,45(3):531-609.

【2】吳大章.如何對待具有實用功能的外形設(shè)計【J】.電子知識產(chǎn)權(quán).2005（1）： 26-29.

【3】中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局，2010年《專利審查指南》第四部分第五章 6.1.

【4】Shin Chang. The Proper Role of Functionality in Design Patent Infringement Analysis: A Criticism of the Federal Circuit Decision in Richardson v. Stanley Works, Inc【J】.Texas Intellectual Property Law Journal.2011,309(19):309-330.

【5】Christopher V. Carani. The New “Extra-ordinary” Observer Test For Design Patent Infringement【J】.John Marshall Review Intellectual Property Law. 2009.8(3):354-380.

本文系上海市教委第五期重點學(xué)科（項目號J51104）建設(shè)之階段性成果。