文 / 李德寶 / 專利復(fù)審委員會材料工程申訴一處

對專利權(quán)無效宣告階段不依請求人撤回請求而終止審理產(chǎn)生的相關(guān)問題的探討

文 / 李德寶 / 專利復(fù)審委員會材料工程申訴一處

摘要：首先對《專利法實施細(xì)則》第72條第2款的修訂進(jìn)行初步解讀，然后從專利復(fù)審委員會的行政權(quán)限、無效宣告決定作出后的行政訴訟、無效階段權(quán)利要求的修改、不終止審理是否應(yīng)進(jìn)行聽證、請求人無效理由的放棄等多個角度分不同層次對不依請求人撤回請求而終止審理產(chǎn)生的相關(guān)問題進(jìn)行了深入分析和論述，并給出了各方觀點及其理由和依據(jù)。

關(guān)鍵詞：行政權(quán)限；行政訴訟；權(quán)利要求的修改；聽證；放棄無效理由

專利復(fù)審委員會（以下簡稱復(fù)審委）是法定的、依請求人的請求糾正不當(dāng)授權(quán)專利的機(jī)構(gòu)，任何單位或個人（《專利審查指南》中規(guī)定的不予受理的情形除外）認(rèn)為某項專利授權(quán)不當(dāng)，均可以請求復(fù)審委撤銷該不當(dāng)授權(quán)，即請求宣告該專利權(quán)無效或部分無效。

按照原《專利法實施細(xì)則》第71條第2款1. 2002年12月28日修訂。的規(guī)定，如果在專利權(quán)無效宣告階段，請求人撤回了無效宣告請求，即使復(fù)審委在審理過程中發(fā)現(xiàn)了該專利授權(quán)不當(dāng)，也會由于請求人撤回請求而必須終止審理，這樣就會使該不當(dāng)授予的專利權(quán)繼續(xù)有效，專利權(quán)人會繼續(xù)享有其不應(yīng)享有的獨(dú)占權(quán)【1】。由于專利權(quán)是否有效不僅僅關(guān)系到請求人與專利權(quán)人雙方當(dāng)事人的權(quán)益，更與社會公眾的利益，尤其是同行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員的權(quán)益密切相關(guān)。如果社會公眾，尤其是同行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員想要擺脫這種不當(dāng)授權(quán)專利的限制，就要再次提出無效宣告請求，重啟專利權(quán)無效宣告程序，進(jìn)而造成社會資源和行政資源的浪費(fèi)【2】。因此，及時地將授權(quán)不當(dāng)?shù)膶＠麢?quán)予以無效或部分無效，既有利于整個行業(yè)的健康發(fā)展，又能節(jié)約社會資源和行政資源。因此，第二次修訂的《專利法實施細(xì)則》第72條第2款（以下簡稱細(xì)則72.2）加強(qiáng)了無效宣告程序中復(fù)審委的行政職權(quán)，按照請求人提出的無效理由和證據(jù)，若復(fù)審委認(rèn)為根據(jù)已進(jìn)行的審查工作能夠作出宣告專利權(quán)無效或者部分無效的判斷，則無效宣告程序不依請求人撤回請求或被視為撤回而終止，復(fù)審委將繼續(xù)依法作出審查決定，宣告專利權(quán)全部無效或部分無效，以期及時糾正不當(dāng)授予的專利權(quán)。

圍繞著該條款，本文首先探討了該情形下復(fù)審委的行政權(quán)限，然后結(jié)合世界上主要國家的專利無效程序及后續(xù)的訴訟程序?qū)?fù)審委作出無效決定后的訴訟性質(zhì)進(jìn)行了討論；除上述較易注意到的問題，本文重點對無效宣告程序中權(quán)利要求的修改、不終止審理是否需要進(jìn)行聽證、請求人無效理由的放棄等實際面臨的具體問題從多個角度進(jìn)行了深入分析和探討，以期使讀者能對該條款的修改給予更多的關(guān)注和更為全面的思考。

一、復(fù)審委的行政權(quán)限

從權(quán)利屬性上講，盡管授權(quán)之后的專利權(quán)屬于私權(quán)范疇，專利權(quán)人可以按照自己的意愿進(jìn)行處置，包括轉(zhuǎn)讓、放棄、贈予、不追求侵權(quán)者的責(zé)任等，但專利權(quán)需要經(jīng)過專利行政部門的授予才能成立，如果專利行政部門認(rèn)為其授權(quán)不當(dāng)，有可能損害國家的、社會的、集體的利益和其他公民的合法自由和權(quán)利，當(dāng)然有權(quán)修正和取消其行政授權(quán)的決定【3】。

行政行為可分為依申請行政和依職權(quán)行政。依申請行政是指行政機(jī)關(guān)必須依公民、法人或其他組織的申請，才能實施某種行政行為，相對方的申請是構(gòu)成這類行政啟動與運(yùn)用的先行程序和必要條件；而依職權(quán)行政是指行政機(jī)關(guān)依照法律賦予的職權(quán)，無須公民、法人和其他組織的申請，就可主動實施行政行為【4】。由此可見，細(xì)則72.2包含依申請行政，同時又有依職權(quán)行政的意味。復(fù)審委啟動的無效宣告請求程序僅能依據(jù)請求人的請求而啟動（目前，復(fù)審委還不能自行啟動無效宣告請求程序），但當(dāng)依請求人的請求而啟動無效宣告請求程序后，一旦復(fù)審委發(fā)現(xiàn)依據(jù)請求人提出的理由和證據(jù)能夠?qū)＠麢?quán)無效或部分無效，就不會再依照請求人提出的撤回請求而終止審查，復(fù)審委據(jù)此作出的無效宣告請求審查決定即有依職權(quán)行政的意味。因此，這一規(guī)定在強(qiáng)化復(fù)審委行政職能、切實保證授權(quán)專利的合法及合理性上邁出了重要一步。但是細(xì)則72.2也沒有完全脫離請求原則，即沒有給予復(fù)審委這樣的職權(quán)：（1）在沒有請求人提出無效宣告請求的情況下，發(fā)現(xiàn)某項專利權(quán)授權(quán)不當(dāng)，經(jīng)由法定程序（如聽證程序）主動審查并宣告該項專利權(quán)全部或是部分無效【5】；（2）在請求人提出無效宣告請求的情況下，當(dāng)復(fù)審委發(fā)現(xiàn)能夠以除請求人提出的無效理由和證據(jù)以外的理由和證據(jù)將專利權(quán)無效或部分無效時，依照復(fù)審委發(fā)現(xiàn)的理由和證據(jù)將該專利權(quán)無效或部分無效（指通常情況，《專利審查指南》第四部分第三章第4.1節(jié)規(guī)定的特定情形除外）。之所以沒有賦予復(fù)審委上述職權(quán)，可能有多方面的原因，但這并不排除將來有賦予復(fù)審委可以主動無效或部分無效授予不當(dāng)?shù)膶＠麢?quán)，或可以明顯超出請求人提出的范圍和理由無效或部分無效授予不當(dāng)?shù)膶＠麢?quán)的職權(quán)的可能性。

二、無效宣告程序及決定作出后的行政訴訟

對于專利權(quán)無效宣告請求的受理和宣告無效，各個國家的規(guī)定不同。例如，在德國，針對專利權(quán)的無效宣告請求需向處理工業(yè)產(chǎn)權(quán)糾紛的專業(yè)法院——聯(lián)邦專利法院提出。在法國，專利無效訴訟也是通過民事訴訟程序進(jìn)行的，法院經(jīng)審理認(rèn)為請求人提出的理由充分的，可以宣告專利權(quán)無效；理由不能成立的，駁回其請求，法院的決定具有絕對效力，但已生效的宣告專利權(quán)無效的決定應(yīng)通知工業(yè)產(chǎn)權(quán)局局長，并在專利注冊簿上登記【6】。在美國，存在專利再審程序——單方再審和多方再審，第三方的單方再審程序，請求人無權(quán)就再審結(jié)論上訴，但專利權(quán)人有權(quán)上訴；多方再審程序的請求人和專利權(quán)人對再審結(jié)論不服的，都有權(quán)上訴，先上訴到美國專利上訴及干擾委員會，對此仍不服的可上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院。但2011年9月16日奧巴馬簽署的“專利發(fā)明法案”取消了多方再審程序，設(shè)立授權(quán)后重審程序（post-grant review）和多方重審程序（inter parte review） ，兩者啟動的時間和理由不同，但均由專利審判和上訴委員會審理，對此仍不服的可上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院。但美國的聯(lián)邦地方法院及其上訴法院也有權(quán)直接判定專利權(quán)是否有效。在日本，無效宣告請求需向特許廳審判部提出，對特許廳審判部作出的無效審判決定不服的，當(dāng)事人可以直接向知識產(chǎn)權(quán)高等法院提起訴訟，雖然該訴訟采取了以審判決定對其有利的一方當(dāng)事人為被告的雙方當(dāng)事人對立的方式，與特許廳無關(guān)，但其審理的對象仍然是特許廳審判部的行政處分決定【7】。

在我國，請求人僅可以向復(fù)審委請求宣告專利權(quán)無效或部分無效；法院不能直接受理專利權(quán)無效宣告請求，也不能在侵權(quán)判定過程中直接認(rèn)定專利權(quán)無效或部分無效。對復(fù)審委的無效宣告請求決定不服的，可以自收到?jīng)Q定之日起三個月內(nèi)向人民法院（北京市第一中級人民法院）起訴，復(fù)審委作為行政被告參與后續(xù)的司法程序，無效宣告請求程序的對方當(dāng)事人作為第三人參加訴訟。根據(jù)細(xì)則72.2，如果在無效宣告程序中請求人和專利權(quán)人達(dá)成了和解，請求人提出撤回請求，而復(fù)審委沒有依請求人的撤回請求終止審查程序，將專利權(quán)宣告無效或部分無效，那么在后續(xù)的司法程序中就不適合將請求人或?qū)＠麢?quán)人作為被告，只能將復(fù)審委作為行政被告。而之前“無效宣告請求審查應(yīng)當(dāng)完全遵循當(dāng)事人處置原則，即僅視為無效請求人與專利權(quán)人之間的糾紛，復(fù)審委是居間進(jìn)行處理和審查，對復(fù)審委的決定不服而提起的訴訟應(yīng)當(dāng)是民事訴訟，由原雙方當(dāng)事人作為訴訟程序的原告和被告，復(fù)審委可以出庭就有關(guān)問題作出說明”的說法就不再符合現(xiàn)在的情形。如果雙方當(dāng)事人已進(jìn)行了和解，請求人撤回了無效宣告請求，請求人與專利權(quán)人之間的民事糾紛也就終止，復(fù)審委沒有因請求人的撤回請求而終止無效程序，而是依職權(quán)作出了無效宣告請求審查決定，那么針對該決定提起的訴訟就理應(yīng)為行政訴訟，復(fù)審委理所當(dāng)然應(yīng)作為行政被告參與后續(xù)的司法程序。

三、權(quán)利要求的修改

在無效宣告程序中，專利權(quán)人在指定期限內(nèi)可以對權(quán)利要求進(jìn)行修改。如果專利權(quán)人對權(quán)利要求的修改方式和時機(jī)均符合規(guī)定（刪除式或合并式修改），在此基礎(chǔ)上，請求人又提出了撤回?zé)o效宣告請求，則存在以下幾種情形：

（一）復(fù)審委認(rèn)為根據(jù)已有的工作能夠做出審查決定

這種情形又主要存在以下兩種情況：

1. 按照已進(jìn)行的審查工作，認(rèn)為依據(jù)請求人提交的證據(jù)，應(yīng)在修改后的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。（1）相對于授權(quán)時的權(quán)利要求，專利權(quán)人已經(jīng)對權(quán)利要求進(jìn)行了刪除和/或合并，那么，根據(jù)《專利審查指南》第四部分第三章第2.2節(jié)的相關(guān)規(guī)定，在無效宣告程序中，專利權(quán)人針對請求人提出的無效宣告請求主動縮小專利權(quán)保護(hù)范圍且相應(yīng)的修改文本已被復(fù)審委接受的，視為專利權(quán)人承認(rèn)大于該保護(hù)范圍的權(quán)利要求自始不符合專利法及其實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，并且承認(rèn)請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求，從而免去請求人對宣告該權(quán)利要求無效這一主張的舉證責(zé)任。那么與授權(quán)公告的權(quán)利要求相比，其應(yīng)屬于專利權(quán)部分無效，按照細(xì)則72.2的規(guī)定，應(yīng)不允許請求人撤回?zé)o效宣告請求或被視為撤回?zé)o效宣告請求，需以決定的形式進(jìn)行認(rèn)定，如果以決定的形式認(rèn)定，也能使專利權(quán)人對權(quán)利要求的修改生效。（2）也有人認(rèn)為，該情況應(yīng)視專利權(quán)人對權(quán)利要求的修改自始沒有發(fā)生，原因在于請求人已撤銷了無效宣告請求或已被視為撤回，而專利權(quán)人對權(quán)利要求的修改是針對該無效宣告請求進(jìn)行的，在無效宣告請求已撤回或被視為撤回的前提下，專利權(quán)人對權(quán)利要求進(jìn)行修改的依據(jù)已不存在，因此，權(quán)利要求的修改不應(yīng)視為有效，即視為專利權(quán)人自始沒有對權(quán)利要求進(jìn)行過修改，且專利權(quán)人亦可以提交撤銷修改權(quán)利要求的請求；當(dāng)然也有人認(rèn)為，在無效階段亦應(yīng)參照禁止反悔原則2. 通常所稱的禁止反悔原則是專利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則，是指審批過程中禁止反言。其含義是：專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、異議、再審程序）過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權(quán)時，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。我國于2010年1月1日實行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條對禁止反悔原則作出了規(guī)定：專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，專利權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。，一旦專利權(quán)人對權(quán)利要求的修改符合規(guī)定，則不應(yīng)允許專利權(quán)人反悔。

2.按照已進(jìn)行的審查工作，認(rèn)為依據(jù)請求人提出的理由和證據(jù)，應(yīng)將專利權(quán)人修改后的權(quán)利要求無效或部分，根據(jù)細(xì)則72.2的規(guī)定，則復(fù)審委不終止審查程序，做出宣告專利權(quán)無效或部分無效的決定。

（二） 復(fù)審委認(rèn)為根據(jù)已有的工作還不能做出審查決定

這種情形也主要存在以下兩種情況：

1. 如果請求人無條件的撤銷無效宣告請求。按照三（一）中的觀點（1），即使根據(jù)已有的工作還不能對修改后的權(quán)利要求是否有效作出審查決定，但由于與授權(quán)公告的權(quán)利要求相比，其屬于專利權(quán)部分無效，按照細(xì)則72.2的規(guī)定，則也應(yīng)不允許請求人撤回?zé)o效宣告請求或被視為撤回。當(dāng)然，按照三（一）中的觀點（2），應(yīng)準(zhǔn)許請求人撤回?zé)o效宣告請求或被視為撤回，該無效程序終止。

2. 如果雙方當(dāng)事人在商談和解時商定，請求人撤回請求的條件是專利權(quán)人修改后的權(quán)利要求，而不是授權(quán)公告時的權(quán)利要求，則是否允許請求人附帶條件的撤回?zé)o效宣告請求，即在專利權(quán)人提交的修改后的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上撤銷無效宣告請求？這種情況，目前的《專利法》、《專利法實施細(xì)則》和《專利審查指南》中還沒有明確規(guī)定。筆者認(rèn)為可以視情況而定：（1）如果允許這種附帶條件的撤回請求，則應(yīng)做出簡要的審查決定對修改后的權(quán)利要求進(jìn)行認(rèn)定。（2）如果不允許這種附帶條件的撤回請求，則應(yīng)發(fā)出補(bǔ)正通知書，讓請求人在無條件撤回請求和放棄撤回請求兩種方式之間進(jìn)行選擇。

四、是否需對不終止審理進(jìn)行聽證

在專利復(fù)審和無效審查程序中，聽證原則是普遍適用的原則之一。在作出審查決定之前，應(yīng)給予審查決定對其不利的當(dāng)事人針對審查決定所依據(jù)的理由、證據(jù)和認(rèn)定的事實陳述意見的機(jī)會。根據(jù)細(xì)則72.2，如果復(fù)審委不終止審查程序，做出宣告專利權(quán)無效或部分無效的決定，那么在決定作出前是否需要向請求人或?qū)＠麢?quán)人發(fā)出通知書，告知雙方當(dāng)事人不終止審理而進(jìn)行聽證？（1）一般情況下，請求人撤銷無效宣告請求是基于雙方當(dāng)事人和解的結(jié)果，專利權(quán)人對請求人的這一行為應(yīng)是知曉的，如果復(fù)審委不終止審理，做出專利權(quán)無效或部分無效的決定，其結(jié)果對專利權(quán)人不利，按照正當(dāng)程序的標(biāo)準(zhǔn)要求，凡當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)將因決定受到影響時，在決定作出之前就應(yīng)當(dāng)給予其知情和申辯的機(jī)會，因此，按理復(fù)審委應(yīng)當(dāng)告知專利權(quán)人不準(zhǔn)撤銷無效宣告請求的決定。從另一個角度考慮，聽證程序畢竟也是一項耗費(fèi)人力、財力和時間的程序，也不能忽視其耗費(fèi)的成本，因此，聽證必須綜合考慮效益與成本的關(guān)系【8】。與司法機(jī)關(guān)相比，行政機(jī)關(guān)更要強(qiáng)調(diào)行政效率，行政主體更應(yīng)考慮的是整個社會效益的最大化，盡量節(jié)約行政資源，無效宣告程序中聽證的實質(zhì)目的在于使當(dāng)事人能有機(jī)會針對決定所依據(jù)的理由、證據(jù)和認(rèn)定的事實陳述意見或者有修改權(quán)利要求的機(jī)會，使審查決定的作出更為客觀。一般情況，對于“復(fù)審委認(rèn)為根據(jù)已進(jìn)行的審查工作能夠作出宣告專利權(quán)無效或者部分無效的決定”，專利權(quán)人也不能對此提供相應(yīng)的證據(jù)或理由進(jìn)行反駁，因此，在審查實踐中，以此對專利權(quán)人來

說聽證也沒有太大的意義。（2）雖然作出專利權(quán)無效或部分無效的決定并不是對請求人直接不利，但專利權(quán)人的專利被無效或部分無效是由于請求人提出請求引起的，如果在請求人提出撤回請求的情況下作出專利權(quán)無效或部分無效的決定就有可能破壞雙方當(dāng)事人已達(dá)成的和解協(xié)議，而這間接損害了請求人的利益。按理在決定作出前，也應(yīng)向請求人發(fā)出不準(zhǔn)許撤銷無效宣告請求通知書。但從另一個角度來講，由于請求人一般也不能提供相應(yīng)的證據(jù)或陳述理由進(jìn)行反駁，因此，在審查實踐中，以此對請求人聽證也沒有太大的意義。也有人認(rèn)為，請求人與專利權(quán)人的和解屬于另一個程序問題，本程序的決定并沒有直接損害無效宣告階段請求人的利益。

五、請求人對無效理由的放棄

從目前細(xì)則72.2的文字表述來看，其僅限制了請求人撤回?zé)o效宣告請求或視為撤回，但沒有明確禁止請求人放棄無效宣告請求的理由和證據(jù)。大家都知道，在無效宣告程序中，請求人一般都會提及多個無效理由及證據(jù)，如果請求人放棄主要的理由和證據(jù)（或者放棄認(rèn)為能將涉案專利無效的理由和證據(jù)），而僅留一些次要的、認(rèn)為以其為依據(jù)將涉案專利無效的可能性較小的理由和證據(jù)，則相當(dāng)于變相撤回?zé)o效宣告請求，就違背了細(xì)則72.2的本意，如果按照法律的目的解釋，通過放棄無效理由和證據(jù)的方式變相撤回?zé)o效宣告請求也不應(yīng)被允許。當(dāng)然，也可以認(rèn)為無效宣告請求是由一個或多個具體的無效理由構(gòu)成的，如果放棄全部無效理由或主要無效理由即相當(dāng)于構(gòu)成無效宣告請求的基礎(chǔ)已不存在，也就相當(dāng)于撤回?zé)o效宣告請求，從這個角度來看，也不符合細(xì)則72.2的規(guī)定。

結(jié)語

細(xì)則72.2加強(qiáng)了無效宣告程序中復(fù)審委的行政職權(quán)，該條款在強(qiáng)化復(fù)審委行政職能、切實保證授權(quán)專利的質(zhì)量上邁出了重要一步，該條款既不會過多增加復(fù)審委的行政成本，又能及時對不當(dāng)授權(quán)專利予以糾正或撤銷，更有利于該領(lǐng)域的技術(shù)及專利行業(yè)的健康發(fā)展。當(dāng)然，對其中涉及的一些問題還需要專利工作者進(jìn)一步思考和討論，進(jìn)而尋找出更合理并有利于實踐操作的規(guī)則。從維護(hù)公眾利益的角度，專利申請人及其代理人在申請專利之前應(yīng)充分做好功課，包括充分的檢索、精心的撰寫等，盡量保證專利申請具備可專利性，這既是獲得專利權(quán)應(yīng)盡的義務(wù)，也能節(jié)省國家的行政資源和司法資源。

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