張淑亞，王 妤，李 超

（中央司法警官學(xué)院，河北 保定 071000）

根據(jù)《司法鑒定執(zhí)業(yè)分類規(guī)定（試行）》關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)鑒定范圍之規(guī)定，對被侵權(quán)的技術(shù)和相關(guān)技術(shù)的特征是否相同或者等同進(jìn)行認(rèn)定，是知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定的重要內(nèi)容，在這一過程中，是否正確適用等同原則對鑒定對象進(jìn)行判斷非常關(guān)鍵。我國自1985年4月1日起實(shí)行專利制度以來，專利審判工作已經(jīng)走過了20多個年頭，在大量的發(fā)明和實(shí)用新型專利侵權(quán)糾紛案件的處理中，涉及等同性范疇侵權(quán)的案件占有相當(dāng)?shù)谋戎?。由于等同原則本身所具有的彈性與張力，加之涉及復(fù)雜的專業(yè)技術(shù)問題，對等同原則的掌握難免會出現(xiàn)寬嚴(yán)不一的情況，因此，適用等同原則的司法統(tǒng)一性問題被喻為“專利訴訟中最富有挑戰(zhàn)性的難題”。在實(shí)際專利侵權(quán)判定中，完全仿冒他人的專利產(chǎn)品或者照搬他人專利方法的侵權(quán)行為極為少見，不法行為人往往對他人公開的專利產(chǎn)品或者專利方法的專利文件加以研究，通過簡單的物質(zhì)或結(jié)構(gòu)替換，達(dá)到與原有專利相同的技術(shù)效果，而又不用擔(dān)心在文字上落入原有專利的保護(hù)范圍內(nèi)而導(dǎo)致專利侵權(quán)。如何對此種行為進(jìn)行界定，已經(jīng)成為知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中遇到的重要難題，也是本文著力探討的內(nèi)容。

一、等同原則理論探源

等同原則是美國法院在專利審判實(shí)踐工作中總結(jié)出來的一項(xiàng)原則。其基本理論為：將涉嫌侵權(quán)的技術(shù)與已獲專利的發(fā)明相比較，如果雖然該設(shè)計(jì)的技術(shù)特征表面上與已獲專利的發(fā)明不同，但實(shí)質(zhì)上是設(shè)計(jì)人以所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員公知的相同的方式和技術(shù)手段，替換專利獨(dú)立要求部分的必要技術(shù)特征，產(chǎn)生與專利技術(shù)相同的功能和效果，這時法院視該技術(shù)對已獲專利的發(fā)明構(gòu)成侵權(quán)。等同原則構(gòu)建的初衷是為了避免被訴侵權(quán)人通過一些細(xì)微的非實(shí)質(zhì)性的改變來逃避專利侵權(quán)的法律責(zé)任，從而給予專利權(quán)人以有效的救濟(jì)。1814年的歐迪恩一案中，法官斯托里即說：“僅僅是似是而非的不同或輕微的改進(jìn)，不能動搖原有發(fā)明人的權(quán)利?！盵1]這是美國判例史上最早蘊(yùn)涵“等同原則”思想的判例。1950年，美國聯(lián)邦最高法院在格雷弗油罐制造公司訴林德航空制品公司一案中創(chuàng)立了現(xiàn)代等同理論。通過此案，美國最高法院確立了等同原則在專利侵權(quán)歸責(zé)體系中的地位，這是確立現(xiàn)代等同原則的經(jīng)典判例。另外，日本最高法院在1998年2月24日的判決中，正面肯定了等同原則。在這起著名的“環(huán)形滑動滾珠軸承”等同侵權(quán)案件中，日本最高法院提出了“等同侵權(quán)五要件”判斷標(biāo)準(zhǔn)，其理論分析對日本乃至世界各國專利侵權(quán)的研究將產(chǎn)生很大的影響。我國專利法中未對等同原則進(jìn)行規(guī)定，但是在審判實(shí)踐中，法官適用等同原則進(jìn)行專利侵權(quán)判定的案件并不少見，由于沒有一個統(tǒng)一規(guī)范的判定標(biāo)準(zhǔn)，在等同原則適用上存在很多極有爭議的問題。最高人民法院為了使專利權(quán)人的合法權(quán)益得到全面、切實(shí)的保護(hù)，使人民法院在認(rèn)定等同侵權(quán)行為時有明確依據(jù)，在2001年6月22日頒布了《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》，第一次將等同原則以規(guī)范性文件的形式明確為專利侵權(quán)判定的一項(xiàng)司法原則。該《規(guī)定》第十七條第二款將等同特征界定為“是指與所記載的技術(shù)特征以相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無須經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的特征。”但是，等同原則在適用過程中不可避免地會滲入法官的主觀因素，加之涉及復(fù)雜地專業(yè)技術(shù)問題，在實(shí)踐中的爭議和誤區(qū)很多，值得進(jìn)一步探討。

二、等同原則在知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中的適用

（一）等同物的判定

等同物的判斷標(biāo)準(zhǔn)是全部等同理論的核心所在。等同物，實(shí)質(zhì)上就是等效技術(shù)特征的意思。例如，兩個部件以實(shí)質(zhì)上相同的方式進(jìn)行相同的工作，而且具有相同的效果，盡管二者的名稱各異，同樣被認(rèn)為是相同部件，即兩者被視為等同物。在《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中提到，“等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果”，實(shí)際上確立了等同原則的一個判斷方法，即“手段/功能/效果”方法。這個方法與美國專利侵權(quán)訴訟“方式/功能/效果”三一致的判斷標(biāo)準(zhǔn)（1950年，美國最高法院在格雷弗油罐制造公司訴林德航空制品公司專利侵權(quán)一案中提出了這一判斷標(biāo)準(zhǔn)）是基本一致的。

等同原則的適用是在字面侵權(quán)不成立的情況下才采用的，但必須注意的是：等同原則擴(kuò)大的不是權(quán)利要求的范圍，而是專利保護(hù)的范圍[1]。專利保護(hù)范圍的擴(kuò)大不宜籠統(tǒng)地以該權(quán)利要求的等同物來確定，必須落實(shí)到權(quán)利要求的各項(xiàng)具體技術(shù)特征上，而不能適用于發(fā)明創(chuàng)造的整體。雖然前述“手段/功能/效果”三要素是否基本相同的判斷應(yīng)當(dāng)是結(jié)合專利的整體綜合進(jìn)行，但這種綜合必須是對每個特征經(jīng)過逐一對比后，針對與權(quán)利要求不同的具體特征再行認(rèn)定的，并不是撇開“特征分析法”。脫離某一技術(shù)特征或者技術(shù)要素的前提，就會導(dǎo)致將注意力集中在被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法與專利產(chǎn)品或方法的對比，其結(jié)果是對權(quán)利要求覆蓋的發(fā)明與被控侵權(quán)物的發(fā)明進(jìn)行整體上的比較，得出兩種發(fā)明等同的結(jié)論，實(shí)際上將專利的權(quán)利要求不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大到其他發(fā)明出現(xiàn)的范圍。這種做法顯然容易使專利的保護(hù)范圍擴(kuò)大，損害公眾的權(quán)益，而且與我國目前司法實(shí)際并不完全相符。

（二）本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的認(rèn)定

在認(rèn)定被控侵權(quán)物采用與專利基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)與專利基本相同的功能，達(dá)到與專利基本相同的效果后，尚不能認(rèn)定等同成立。該技術(shù)特征還必須是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無須經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的特征，因此，對于“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的理解是判斷等同的一個重要因素。所謂普通技術(shù)人員是一個抽象的概念，是假設(shè)的、虛擬的，而不是具體的人群。他應(yīng)該是該技術(shù)領(lǐng)域中具有一般知識和能力的技術(shù)人員，既不是該領(lǐng)域的技術(shù)專家，也不是不懂技術(shù)的人，其界定應(yīng)當(dāng)以侵權(quán)發(fā)生期間該專利所屬領(lǐng)域的平均知識水平為標(biāo)準(zhǔn)衡量。在專利《審查指南》中有如下表述：“所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員與審查員不同，他是一種假想的人。他知曉發(fā)明所屬領(lǐng)域所有的現(xiàn)有技術(shù)，具有該技術(shù)領(lǐng)域中普通技術(shù)人員所具有的一般知識和能力，他的知識水平隨著時間的不同而不同?！盵2]因此，專利法上的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”系指一種判斷標(biāo)準(zhǔn)，專利審查中引入這一概念的目的是為了統(tǒng)一審查員審查專利創(chuàng)造性的尺度。然而，證明普通技術(shù)水平也并非一件輕松的事情。按照一般的理解，法院在確定普通技術(shù)人員的水平時，需要考慮以下因素：發(fā)明人的教育水平；技術(shù)方案遇到的問題；在先技術(shù)提供解決該問題的方案；發(fā)明完成的速度；技術(shù)的復(fù)雜程度；相同領(lǐng)域活躍分子（Active works）的教育水平[3]。這顯然已超出具體規(guī)范的調(diào)整范圍，完全依賴法官的綜合權(quán)衡。另外，在具體專利侵權(quán)訴訟中，由于被告多數(shù)為具體產(chǎn)品的同業(yè)者，因此在侵權(quán)判定中認(rèn)定“本領(lǐng)域”時應(yīng)當(dāng)針對案件訟爭產(chǎn)品，越具體越能準(zhǔn)確判定，對于原告而言保護(hù)越有利，對于被告而言也將越客觀。

（三）等同時間的判定

判斷等同應(yīng)該以什么時間為準(zhǔn)，這是適用等同原則判定專利侵權(quán)的一個重要問題。由于普通技術(shù)人員的認(rèn)識水平隨時間的不同而發(fā)生變動，因此以何時的認(rèn)識水平為準(zhǔn)也將影響判定的結(jié)果，這就涉及等同時間的判定。等同判斷的時間標(biāo)準(zhǔn)在各國不盡相同，其中英國以專利公開日為準(zhǔn)，日本、德國采用申請日（優(yōu)先權(quán)）為標(biāo)準(zhǔn)，美國、法國則采用侵權(quán)行為發(fā)生日為標(biāo)準(zhǔn)[4]。筆者傾向于采用侵權(quán)行為發(fā)生日作為等同時間的判定標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)椋海?）專利存續(xù)的期間長達(dá)10年或20年，在這段時間內(nèi)，科技的發(fā)展程度不是專利權(quán)人在申請專利時能夠預(yù)料的，更不能要求專利權(quán)人將之寫入權(quán)利要求書里。如果將等同的時間確認(rèn)為專利申請日或公開日，必將導(dǎo)致侵權(quán)人利用科技的發(fā)展，采用現(xiàn)有的無須經(jīng)過創(chuàng)造性勞動即可聯(lián)想到的方式對專利的某些必要技術(shù)特征進(jìn)行簡單替換，這對專利權(quán)人顯然是不公平的。（2）由于侵權(quán)判定是針對侵權(quán)行為進(jìn)行的，以侵權(quán)行為發(fā)生時的知識水平為準(zhǔn)才能較為客觀公正地進(jìn)行判斷，在保護(hù)原告合法權(quán)益的同時對于被告而言也才能認(rèn)為是公平的。（3）WIPO的專利法協(xié)調(diào)公約草案第20條第2項(xiàng)規(guī)定等同時間標(biāo)準(zhǔn)是專利侵權(quán)日?？紤]到我國將來要加入專利法協(xié)調(diào)公約，應(yīng)傾向于以專利侵權(quán)日作為等同的時間標(biāo)準(zhǔn)，以便將來與該公約相一致[5]。總之，以侵權(quán)日為基準(zhǔn)日，對專利權(quán)人最有利，也最容易操作。

三、等同原則適用的限制

尋求利益的平衡畢竟是法律調(diào)整機(jī)制的主要功能，既要求刺激研究開發(fā)者的積極性，又要防止專利保護(hù)的邊界模糊而損害公眾利益。從上文的論述可以看出，等同原則適用的實(shí)質(zhì)是將專利權(quán)的保護(hù)范圍擴(kuò)大到了權(quán)利要求文字記載的范圍之外[6]，以此來使專利權(quán)人的利益得到充分保護(hù)。如果該原則漫無邊界地適用，必將導(dǎo)致公平利益的損害，因此，為了平衡公眾利益與權(quán)利人利益之間的沖突，防止專利權(quán)人任意擴(kuò)大專利保護(hù)范圍，出現(xiàn)了“禁止反悔原則”和“自由公知技術(shù)抗辯原則”，對等同原則的適用進(jìn)行限制。

（一）禁止反悔原則

禁止反悔原則是指在專利審批、撤銷或宣告無效程序中，專利權(quán)人為確定其專利具備新穎性和創(chuàng)造性，通過書面聲明或者修改專利文件的方式，對專利權(quán)利要求的范圍作了限制或部分放棄，并因此而獲得了專利權(quán)，那么在專利侵權(quán)訴訟中法院在適用等同原則時，應(yīng)當(dāng)禁止專利權(quán)人將其已經(jīng)被限制、排除或者放棄的內(nèi)容重新納入專利保護(hù)范圍，這一原則是誠實(shí)信用原則在專利侵權(quán)訴訟中的表現(xiàn)，旨在防止專利權(quán)人采用出爾反爾的策略，為了取得專利權(quán)而放棄或排除了一些技術(shù)特征，到了侵權(quán)訴訟中又將放棄或排除的技術(shù)特征撿回來，并且用來對抗被控侵權(quán)人，從而兩頭得利。

因此，禁止反悔原則的適用對等同原則進(jìn)行了合理的限制，且消除了公眾對等同原則與專利法是否矛盾的擔(dān)心。在適用禁止反悔原則的時候，應(yīng)當(dāng)注意以下幾個問題：（1）當(dāng)?shù)韧瓌t與禁止反悔原則發(fā)生沖突時，即原告主張采用等同原則判定被告侵權(quán)，被告主張適用禁止反悔原則不構(gòu)成侵權(quán)的情況下，法院應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用禁止反悔原則[7]，以防止出現(xiàn)相互矛盾的判決結(jié)果。（2）一般情況下，專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明；涉及實(shí)用新型專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人出具由國務(wù)院專利行政部門做出的檢索報(bào)告。這是專就方法發(fā)明專利權(quán)和實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)在程序法上設(shè)置的舉證責(zé)任倒置制度。但是，在庭審中被告申請適用禁止反悔原則，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一般舉證責(zé)任，即被告應(yīng)提供專利權(quán)人在專利審批程序或無效程序中對個別技術(shù)特征所做出的放棄、修改、限制承諾的專利文檔加以證明。（3）禁止反悔原則的適用應(yīng)當(dāng)以被告提出請求為前提，法院一般不能主動適用。如果被告未提出該原則的適用，可以視為被告對權(quán)利的一種放棄。

（二）自由公知技術(shù)抗辯原則

在申請日前已經(jīng)公開的技術(shù)稱之為公知技術(shù)。在專利侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）與專利權(quán)利要求所在的技術(shù)方案等同的情況下，如果被告答辯并提供相應(yīng)證據(jù)，證明被控侵權(quán)物與一項(xiàng)公知技術(shù)等同，則被告的行為不構(gòu)成侵犯原告的專利權(quán)。以公知技術(shù)作為侵犯發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)之抗辯的法律依據(jù)，一是我國專利法第22條關(guān)于授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性的條件以及對這些實(shí)質(zhì)條件的解釋；二是我國憲法第51條規(guī)定的“中華人民共和國公民在行使自由和權(quán)利的時候，不得損害國家的、社會的、集體的利益和其他公民的合法的自由和權(quán)利”；三是我國民法通則第5條規(guī)定的“公民、法人的合法的民事權(quán)益受法律保護(hù)，任何組織或者個人不得侵犯”。在侵犯專利權(quán)的糾紛中，被控侵權(quán)人以公知技術(shù)作為其行為不構(gòu)成侵權(quán)之抗辯理由，正是符合上述法律規(guī)定的基本原則[8]。

在被控侵權(quán)的產(chǎn)品或者方法確屬于公知技術(shù)卻又同時落入專利權(quán)保護(hù)范圍的情況下，被控侵權(quán)人的利益與專利權(quán)人的獨(dú)占權(quán)就產(chǎn)生了矛盾。自由公知技術(shù)抗辯原則就是為了解決這一矛盾而提出的，在適用這一原則時應(yīng)該注意的是，作為公知技術(shù)進(jìn)行抗辯的技術(shù)必須具備以下幾個條件：（1）必須是專利申請日或優(yōu)先權(quán)日之前已經(jīng)處于公開狀態(tài)的技術(shù)；（2）必須是公眾可以自由使用的技術(shù)；（3）必須是非組合的技術(shù)方案；（4）必須是極為近似或完全相同的公知技術(shù)。在具體適用自由公知技術(shù)抗辯原則時，如果被控侵權(quán)的技術(shù)與自由公知技術(shù)完全相同，則較易做出判斷。但如果兩項(xiàng)技術(shù)極為近似，判斷起來相對困難。所謂極為近似，一般是指僅存在一些枝節(jié)上的不同：或?qū)嵸|(zhì)上相同，但文字的描述不同；或只有某些細(xì)微的不同。只有當(dāng)該技術(shù)極為近似或完全相同時，才應(yīng)考慮作為抗辯的依據(jù)。

［1］李明德.美國知識產(chǎn)權(quán)法［M］.北京：法律出版社，2003.

［2］知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南［Z］.

［3］張曉都.專利實(shí)質(zhì)條件［M］.北京：法律出版社，2002.

［4］杜志強(qiáng)，程方偉.專利侵權(quán)的等同判定及其限制［EB/OL］.（2006-12-15）［2010-10-18］.http：//www.civillaw.com.cn.

［5］程永順.專利侵權(quán)判定實(shí)務(wù)［M］.北京：法律出版社，2002.

［6］魏瑋.美國專利實(shí)踐中的等同原則及其借鑒——以利益平衡為視角［J］.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2008（4）.

［7］北京市高級人民法院.專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）［Z］.

［8］丁麗瑛.知識產(chǎn)權(quán)法［M］.福建：廈門大學(xué)出版社，2002.