■ 王 澄

對實用性審查標準的一點思考

■ 王 澄＊

就世界范圍而言,新穎性、創(chuàng)造性和實用性是評價一項發(fā)明創(chuàng)造是否能夠獲得授權(quán)的三大判斷標準。其中的前兩項判斷標準,我國已經(jīng)基本上與世界上主流國家和地區(qū)的處理方式相當,本次中國《專利法》的修改,對新穎性判斷尺度作了相當大的改動就是一個實證。然而,作為這三大標準中的最后一項,即實用性判斷標準,我國卻與世界上主流國家和地區(qū)間存在相當大的差異。對這種差異可能的產(chǎn)生原因以及對經(jīng)濟發(fā)展的影響進行了分析。

實用性 審查標準 珍珠養(yǎng)殖 活魚運輸

就世界范圍而言,實用性和新穎性在現(xiàn)代專利保護制度確立時就作為評價一項發(fā)明創(chuàng)造是否能夠獲得授權(quán)的兩大判斷標準之一。隨著現(xiàn)代專利保護制度的發(fā)展,新穎性判斷標準又進一步細化為新穎性判斷標準和創(chuàng)造性判斷標準1國家知識產(chǎn)權(quán)局:《專利法研究 2001》,知識產(chǎn)權(quán)出版社,2001年 12月 01日,第 195-213頁。。就我國而言,從 1985年第一部專利法實施以來,實用性就一直是評價一項發(fā)明創(chuàng)造是否能夠獲得授權(quán)的三大判斷標準之一。因此,對于從事專利工作的人員來說,什么是一項發(fā)明創(chuàng)造所具有的實用性,應該是個不難回答的問題。

然而,從作為我國專利審查實踐基石之一的審查指南的修改過程看,幾版審查指南對“實用性”規(guī)定的內(nèi)涵和外延的表述均有比較大的出入。若從這一點分析,如何更準確地對術(shù)語“實用性”進行描述,應該還是存在有相當空間的。

一、中外實用性定義之比較

雖然在不同國家和地區(qū)的專利法規(guī)中,對什么是實用性的具體文字描述形式可能會有不同,但是在要求一項獲得授權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造能夠在產(chǎn)業(yè)上應用方面,卻是完全相同的。而且,對于發(fā)明創(chuàng)造所能夠獲得產(chǎn)業(yè)應用之產(chǎn)業(yè),不同國家和地區(qū)的專利法規(guī)也都是以《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》21883年保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約 (1883年 3月 20日;1900年 12月 14日在布魯塞爾修訂;1911年 6月 2日在華盛頓修訂;1925年 11月6日在海牙修訂;1934年 6月 2日在倫敦修訂;1958年 10月 31日在里斯本修訂;1967年 7月 14日在斯德哥爾摩修訂;1979年 10月 2日修正)第一條第(3)款:對工業(yè)產(chǎn)權(quán)應作最廣義的理解,它不僅應適用于工業(yè)和商業(yè)本身,而且也應同樣適用于農(nóng)業(yè)和采掘業(yè),適用于一切制成品或天然產(chǎn)品,例如:酒類、谷物、煙葉、水果、牲畜、礦產(chǎn)品、礦泉水、啤酒、花卉和谷類的粉。中國人大網(wǎng),http:∥www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/26/content_1583.Htm.第一條第 (3)款規(guī)定為范本設置的。因此,僅從法源解釋和法理邏輯上講,不同國家和地區(qū)對實用性的定義和具體掌握尺度,應該是存在進行相互比較的基礎的。

在我國的《專利法》第二十二條中,明確指出實用性是指該發(fā)明或者實用新型申請的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果。3《中華人民共和國專利法》,人民出版社,2009年 1月 1日。在目前有效的審查指南中,進一步列舉了不具備實用性的幾種主要情形:(一)無再現(xiàn)性;(二)違背自然規(guī)律;(三)利用獨一無二的自然條件的產(chǎn)品;(四)人體或者動物體的非治療目的的外科手術(shù)方法;(五)測量人體或者動物體在極限情況下的生理參數(shù)的方法;(六)無積極效果。4國家知識產(chǎn)權(quán)局:《審查指南 2010》,知識產(chǎn)權(quán)出版社 2010年 1月修訂版第 1次印刷。

在美國專利法中并沒有對什么是實用性給出明確的定義,只是在美國專利法第 101條中規(guī)定:有用的發(fā)明創(chuàng)造可以請求專利。5劉艷萍編譯:《美國專利法》,中國民主法制出版社,2006年 8月。因此,僅就成文法而言,美國專利保護制度并沒有將任何類型的發(fā)明創(chuàng)造排除于可授予專利權(quán)的范圍之外,只要其能夠在產(chǎn)業(yè)上獲得應用即可。作為判例法國家,美國從 19世紀初就通過 Bedford案,形成了對實用性的具體判斷標準,即美國專利保護制度“并不關(guān)注一項發(fā)明創(chuàng)造實用性的程度高低;它只要求其能夠使用,并且該使用是社會公序良俗所不反對或不禁止的……”63 F.Cas.At 37。這一判斷標準通過一系列后續(xù)判例沿用至今。

日本專利法和歐洲專利公約對什么是一項發(fā)明創(chuàng)造應該具有的實用性,表述形式與美國專利法類似7日本特許法(專利法),中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局,http:∥www.sipo.gov.cn/sipo2008.、8關(guān)于授予歐洲專利的公約(歐洲專利公約)(公約全文、實施細則全文、集中化議定書及收費規(guī)定),中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局,http:∥www.sipo.gov.cn/sipo2008.,只是日本專利法還將涉及人體的外科手術(shù)方法排除在專利保護范圍之外,歐洲專利公約將涉及人體和動物體的外科手術(shù)方法排除在外。對于這些,已經(jīng)有同行以我國審查指南所列舉的第 (四)種情況為例,進行了相當詳細的分析9魏衍亮:《醫(yī)療方法的專利保護研究》,http:∥www.fsou.com/redirect/index.asp?url=http://vip.chinalawinfo.com/newlaw2002/slc/slc.asp?db=art&gid=335577581北大法律信息網(wǎng)。,本文就不在此進行詳細描述了。

由上述分析可知,美國對什么樣的發(fā)明創(chuàng)造滿足實用性規(guī)定采取了盡可能寬泛的審查標準,即:(一)請求專利保護的發(fā)明創(chuàng)造必須能運作和使用;(二)發(fā)明創(chuàng)造必須能夠達到某些最小的有益人類的目的;(三)發(fā)明創(chuàng)造必須具有非不法、不道德或違反公共政策之有益人類的目的。10鄭中人:《產(chǎn)業(yè)利用性之理論與應用》,中國民商法律網(wǎng),http:∥www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=19385.我國在專利法層面上通過第二十二條對實用性給出的判斷標準,與其他主流國家和地區(qū)也是大體相當,因此就立法本意而言,我國對于實用性的判斷標準應該是與其他主流國家和地區(qū)大體相當?shù)摹?/p>

二、對我國實用性判斷尺度的初步分析

在專利保護制度中,一項發(fā)明創(chuàng)造具有實用性的標志,就是指該項發(fā)明創(chuàng)造能夠在產(chǎn)業(yè)上獲得應用。這是所有同行均會給予認可的。

然而,按照法理邏輯對術(shù)語“實用性”做進一步的分析,就必然會涉及到什么叫一項發(fā)明創(chuàng)造能夠在產(chǎn)業(yè)上獲得應用?對這一問題的回答,不同的同行可能會給出不同的答案,而且這些答案甚至可能是完全相反的,這可能也就是目前我國在審查實踐中對實用性采取了世界上最嚴格的審查標準的原因所在。

按照筆者之淺見,一項發(fā)明創(chuàng)造能夠在產(chǎn)業(yè)上獲得應用的判斷標準有兩條:第一條是要對使用該發(fā)明創(chuàng)造的主體、即實施者進行判斷。當一項發(fā)明創(chuàng)造所涉及領(lǐng)域的普通技術(shù)人員、而不是技藝高超的工匠或經(jīng)驗豐富的專家,均能夠按照專利文件給出的技術(shù)教導,通過實施該發(fā)明創(chuàng)造,解決專利文件所宣稱的技術(shù)問題并獲得專利文件所宣稱的技術(shù)效果時,應該認為就使用該發(fā)明創(chuàng)造的主體、即實施者而言,該發(fā)明創(chuàng)造是能夠在產(chǎn)業(yè)上獲得應用的;第二條是要對該發(fā)明創(chuàng)造的應用客體、即接受實施的對象進行判斷。當一項發(fā)明創(chuàng)造能夠在需要時,多次地對相關(guān)實施對象重復實施專利文件中所建議的技術(shù)解決方案并獲得專利文件所宣稱的技術(shù)效果時,應該認為就該發(fā)明創(chuàng)造的應用客體、即接受實施的對象而言,該發(fā)明創(chuàng)造是能夠在產(chǎn)業(yè)上獲得應用的。

如果一項發(fā)明創(chuàng)造能夠同時滿足上述兩個判斷條件,就應該認為它是能夠在產(chǎn)業(yè)上獲得應用的。

按照上面的分析,不難認定這兩個判斷條件也是與中國《專利法》第二十二條的規(guī)定完全吻合的。而且還可以進一步推知,列舉在我國審查指南中的不具備實用性的幾種主要情形,以及目前在審查實踐中對這幾種主要情形的實際執(zhí)行方式,有些是不能夠滿足上述邏輯推定的。

(一)涉及非治療目的的外科手術(shù)方法

認為涉及外科手術(shù)方法的發(fā)明創(chuàng)造不具有專利法意義上的實用性,筆者認為是正確的。然而,對于“非治療目的的外科手術(shù)方法,由于是以有生命的人或者動物體為實施對象,無法在產(chǎn)業(yè)上使用,因此不具備實用性”11同注 4。的表述形式,卻是值得商榷的。

實施外科手術(shù)方法是需要具有高度專業(yè)技能的,外科手術(shù)醫(yī)師要達到能夠準確地使用器械切除病灶或修復身體上的缺損、保護器官功能、恢復或改善身體的功能,需要掌握十分精巧的修補與重建手術(shù)技術(shù)。學習外科手術(shù)的醫(yī)師在大學畢業(yè)后,通常還要經(jīng)過 5-6年的時間,以及依次作為實習醫(yī)師、住院醫(yī)師等進一步學習實踐過程,才有可能成長為一名合格的外科手術(shù)醫(yī)師,將外科手術(shù)醫(yī)師所進行的手術(shù)稱作為一門復雜且綜合許多技巧在內(nèi)的“藝術(shù)”并不為過12管德林:《手術(shù)藝術(shù)》,北京科學技術(shù)出版社,2007年。。因此,能夠?qū)嵤┥婕巴饪剖中g(shù)方法的發(fā)明創(chuàng)造的主體、即實施者,應該認定其是技藝高超的工匠或經(jīng)驗豐富的專家,所以依據(jù)上述判斷標準的第一條,筆者認為將其由可授權(quán)范圍內(nèi)排除是符合立法本意的。

然而,將以有生命的人體或者動物體為實施對象、使用器械在人體或者動物體上形成有切口的方法,均認定為是外科手術(shù)方法的提法是不合適的。使用手術(shù)器械在人體或者動物體上形成有切口,僅僅是實施此類發(fā)明創(chuàng)造所會形成的一種客觀結(jié)果,這種規(guī)定并沒有給出涉及外科手術(shù)方法類發(fā)明創(chuàng)造不能夠獲得專利保護的深層原因。

而且需要進一步指出的是,在以有生命的人體或者動物體為實施對象、使用器械在人體或者動物體上形成有切口的發(fā)明創(chuàng)造中,涉及需要由具有高專業(yè)技能的專家實施的發(fā)明創(chuàng)造,僅僅占少部分。因此,我國目前采用的認為以有生命的人體或者動物體為實施對象、使用器械在人體或者動物體上形成有切口的發(fā)明創(chuàng)造均不具有實用性的審查標準,是對外科手術(shù)方法定義的一種誤讀,并沒有清楚地厘定涉及外科手術(shù)方法類發(fā)明創(chuàng)造與其它類發(fā)明創(chuàng)造間的不同,將許多應該能夠獲得專利保護的發(fā)明創(chuàng)造排除在了我國專利保護體制之外。

如果舉例而言,向珍珠蚌內(nèi)植入珠核育珠的方法,是一種應用蚌類軟體部外套膜外側(cè)細胞具有分泌珍珠質(zhì)機能的原理,使用器具將珠核插入至珍珠蚌的外套膜下,即內(nèi)殼的珍珠層上固定的方法。此類方法對實施者能力的要求并不比其他產(chǎn)業(yè)方法對實施者的要求更高,因此就實用性的立法本意來講,應該認為這類發(fā)明創(chuàng)造是具有實用性的。這恐怕也是世界上主流國家和地區(qū)均對此類發(fā)明創(chuàng)造給予專利保護的原因所在13從前面的分析可知,美國和日本均對涉及以動物為對象的外科手術(shù)方法給予專利法保護,歐洲專利局雖然規(guī)定涉及以動物為對象的外科手術(shù)方法不給予專利法保護(歐洲專利公約第 52條(4)規(guī)定:“人體或動物體的外科手術(shù)或治療方法以及在人體或者動物體上的施行的診斷方法,不應被認為是屬于第 1款所稱的能在產(chǎn)業(yè)上應用的發(fā)明。這一規(guī)定不適用于在這些方法中使用的產(chǎn)品,尤其是物質(zhì)或物質(zhì)組合”),但是從獲得的信息看,歐洲專利局并沒有將使用器具在蚌體內(nèi)形成有切口的珍珠養(yǎng)殖方法,視之為以動物為對象的外科手術(shù)方法而排除在專利保護范圍之外。。我國是世界上珍珠產(chǎn)量最大的國家,年產(chǎn)量占世界珍珠總產(chǎn)量的 95%以上,淡水珍珠的產(chǎn)量更是占到全世界淡水珍珠產(chǎn)量的 99%,但是我國生產(chǎn)的珍珠產(chǎn)品的價值仍比較低。14陳文漢,王梅芳,梁飛龍,余祥勇:《高效運用行政和科技資源,促進珍珠產(chǎn)業(yè)的振興》,萬方數(shù)據(jù)網(wǎng),http:∥d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hyyyy200810008.aspx.對此類發(fā)明創(chuàng)造給予所需要的專利保護,將有助于促進我國珍珠養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員從事發(fā)明創(chuàng)造的積極性,強化對珍珠養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)技術(shù)改進的法律保護,由此逐步提升我國珍珠產(chǎn)品價值。

(二)測量極限情況下的生理參數(shù)的方法

按照一般的定義,極限情況下的生理參數(shù)是指在極限情況下的生理耐受能力,包括在該極限情況下的各種生理學功能指標值和隨后這些生理學功能指標值的變化情況。15《辭海 1989年縮印本》,上海辭書出版社 1990年 12月,極限狀態(tài):第 1416頁,生理強度:第 1949頁。涉及測量極限情況下活體生理參數(shù)方法的發(fā)明創(chuàng)造,就接受實施的測量對象而言包括兩大種:人體或者動物體。

由于人體極限生理參數(shù)會受到多種因素的影響,可變數(shù)實在太多,測量人體在極限情況下生理參數(shù)的方法需要將被測人體置于極限環(huán)境中,這可能會對被測人體的生命構(gòu)成威脅,并且可能會對被測人體在承受測量后的生存狀況產(chǎn)生不利影響,因此認為這類發(fā)明創(chuàng)造無法在產(chǎn)業(yè)上使用而將其排除在專利保護范圍之外是非常正確的。

對動物體在極限情況下的生理參數(shù)進行測量的方法類發(fā)明創(chuàng)造,實際上仍可以進一步分成兩大類:第一類是對特定動物個體承受某種特定環(huán)境的生理極限參數(shù)進行測量的方法;第二類是對特定動物群體承受某種特定環(huán)境的生理極限參數(shù)進行測量的方法。

第一類發(fā)明創(chuàng)造涉及的是特定個體,由于個體間所必然存在著的差異,使得不同的動物個體可以耐受的極限條件是不同的,要想獲得某特定個體的某生理極限參數(shù)且不對該特定個體以后的生存狀況產(chǎn)生不利的遺留影響,需要由技藝高超且經(jīng)驗豐富的實施者根據(jù)被測動物個體的情況來實施這種測量,所以根據(jù)上面所表述的一項發(fā)明創(chuàng)造能夠在產(chǎn)業(yè)上獲得應用的判斷標準中的第一條,應該認定其是不具有實用性的。

第二類發(fā)明創(chuàng)造涉及的是特定群體,是在可以忽略該群體中個體差異的條件下進行極限情況下生理學功能指標值測量的,因而其中的某些特定動物群體生理極限參數(shù)測量方法應該是可以由普通技術(shù)人員實施,并獲得所需要的某特定群體承受某種特定環(huán)境的某生理極限參數(shù)的。而且,雖然就特定的被測動物個體而言,測試人員的經(jīng)驗不同,測量的結(jié)果也可能會出現(xiàn)不同,但是就特定的被測動物群體而言,實施此類發(fā)明創(chuàng)造所獲得的某生理極限參數(shù)值是具有統(tǒng)計意義上的可重復再現(xiàn)的,所以應該認為該領(lǐng)域普通技術(shù)人員是能夠通過實施所建議的發(fā)明創(chuàng)造而獲得專利文件所宣稱的技術(shù)效果的。因此,僅就實用性判斷標準而言,應該認為這類發(fā)明創(chuàng)造是滿足授權(quán)條件的。

如果舉例而言,涉及活魚運輸產(chǎn)業(yè)的方法類發(fā)明創(chuàng)造,往往會涉及在不同水溫、水質(zhì)、水溶氧量等條件下,對特定魚類群體的呼吸、運動、代謝等生理參數(shù)實施測量的方法。通過由活魚運輸產(chǎn)業(yè)普通技術(shù)人員實施這類發(fā)明創(chuàng)造的方式,可以獲得某種魚類群體在活體運輸過程中所需要滿足的最低條件,從而可以解決目前活魚運輸產(chǎn)業(yè)中迫切需要解決的技術(shù)問題,即在確保其成活率的條件下,盡可能降低活魚運輸過程中的成本。我國是一個魚類養(yǎng)殖大國,將此類涉及活魚運輸產(chǎn)業(yè)的方法發(fā)明創(chuàng)造排除在專利保護范圍之外,是不利于促進該產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的。

三、小結(jié)

判斷一項發(fā)明創(chuàng)造是否可以被授權(quán)的三大標準:新穎性、創(chuàng)造性和實用性,其中前兩項,我國已經(jīng)基本上與世界上主流國家和地區(qū)的判斷尺度相當。本次中國《專利法》的修改,對新穎性標準作了相當大的改動就是一個實證。然而,作為這三大標準中的最后一項,即實用性判斷標準,我國在實際操作層面卻與世界上主流國家和地區(qū)的判斷尺度間存在相當大的差異。

可能有同行會指出,專利法作為一項國內(nèi)經(jīng)濟類法規(guī),各國均可以根據(jù)本國的經(jīng)濟發(fā)展需要,設置相應的規(guī)定。然而隨之而來的問題是:在審查實踐中,我們是繼續(xù)保持實用性判斷標準上的與世界上主流國家和地區(qū)間的這種巨大差異,還是采用與世界上主流國家和地區(qū)相類似的實用性判斷標準,以便更有利于促進我國經(jīng)濟的發(fā)展?

按照本文上面的分析,采取世界上最嚴格的實用性判斷標準,是不利于促進我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的。正因為此,筆者不揣冒昧,將個人之淺見求教于有識之士,并希望能夠通過更深入的探討,形成與我國經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀相適應的、有利于促進我國經(jīng)濟進一步發(fā)展的實用性判斷標準?！?/p>

＊作者系國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局機械發(fā)明審查部部長。