牛寶輝

近來，有關海信早期商標“HiSense”被某公司在德國申請注冊一事引起了熱烈討論，筆者由于工作關系對此事也比較關注。針對本案中的法律問題，尤其是海信請求注銷“HiSense”商標存在的法律障礙，筆者提出一些粗淺的看法。

本案的基本事實

海信（因筆者不清楚涉案商標法律上的持有人是誰，所以凡涉及到該商標持有人時均以海信代表）于1993年向中國工商行政管理局商標局申請注冊了 “HiSense”商標，該商標于1999年被認定為馳名商標。2000年海信申請將該商標變更為“Hisense”并獲批準。1999年，博世－西門子公司（BSH）在德國申請注冊了“HiSense”商標。2002年，海信欲進軍德國市場遂向德國專利局（德國商標管理機關，筆者注）申請注冊“Hisense”商標。由于“Hisense”商標與BSH在先申請注冊的“HiSense”商標相似，德國專利局駁回了海信的商標注冊申請。海信為此與BSH進行了接觸，擬購買BSH在德國注冊的“HiSense”商標，但由于對方要價太高而未果。海信遂在歐盟啟用了備用的“Hsense”商標。目前尚不清楚BSH與海信申請注冊的涉案商標核定的商品類別。

海信向德國法院請求注銷“HiSense”商標的依據

在先商標

《德國商標法》第9條規(guī)定，商標的注冊如果存在如下三種情況可以被注銷：

(一)、該商標與一個在時間順序上在先的商標相同，并且該商標所為之注冊的商品或服務與在時間順序上在先的那個商標所注冊或申報的商品或服務相同；

(二)、由于該商標與一個在時間順序上在先的已申報或已注冊的商標相同或近似，包括易于令人對這兩個商標產生聯(lián)想的危險；

(三)、該商標與一個在時間順序上在先的商標相同或者與之近似，而其所為之注冊的商品或服務與在時間順序上在先的商標所申報或注冊的商品或服務并不近似，但是在時間順序上在先的商標是一個國內的知名商標，而對該注冊商標的使用將會是無充分理由的對知名商標的顯著特征或信譽的不正當的利用或損害。

該條實際上繼承了《歐洲共同體商標條例》（1993年12月20日第（EC）40/94號令）第8條（駁回注冊的相對理由）第1款的規(guī)定，規(guī)定在先商標所有權人可以對在后申請注冊的商標提出異議。由于《德國商標法》并未對何種商標屬于在先商標進行界定，所以在這一問題上我們參考《歐洲共同體商標條例》第8條第2款的規(guī)定是有意義的。按照該款，下述商標屬于在先商標：

（a）下列幾種商標，其申請注冊日早于申請注冊共同體商標的日期，如有必要，應考慮這幾種商標的優(yōu)先權請求：

（i）共同體商標；

（ii）在成員國注冊的商標，或者就比利時、荷蘭、盧森堡而言在比、荷、盧商標局注冊的商標；

（iii）在成員國有效的國際注冊的商標；

（b）以上（a）所指的商標申請，但最后應核準注冊；

（c）在申請注冊共同體商標之日，或者在提出申請注冊共同體商標優(yōu)先權之日，在巴黎公約第六條之二意義上在聯(lián)盟成員國已馳名的商標。

《德國商標法》第9條以及《歐洲共同體商標條例》第8條實際上重申了《巴黎公約》確立的商標保護的地域性原則，非上述意義上的在先商標不能得到《德國商標法》的保護。從現在筆者掌握的情況來看，海信并未在BSH向德國申請注冊“HiSense”商標之前在該國進行商標的國際注冊。所以，海信的“Hisense”商標不能得到《德國商標法》的保護。尤其應當注意的是《德國商標法》第9條第1款第3項，海信的“HiSense”商標如果在1999年之前在德國是知名商標，則可以得到《德國商標法》的保護，依據該法第51條第1款的規(guī)定，BSH的“HiSense”商標可經無效之訴而注銷?，F有證據表明，海信在中國注冊的“HiSense”商標在BSH在德國申請注冊前在德國域內的使用并不廣泛，相關公眾對該商標的知曉程度有限。所以該商標不屬于在德國的知名商標，不能得到《德國商標法》第9條第1款第3項的保護。

馳名商標

《保護工業(yè)產權巴黎公約》（1967年斯德哥爾摩文本，以下簡稱《巴黎公約》）第六條之二［商標：馳名商標］和《德國商標法》第10條第1款確實對馳名商標提供了某種程度的保護，但對馳名商標的保護是否突破了商標國際保護的地域性原則則是有疑問的?！栋屠韫s》）第六條之二第（一）項明確規(guī)定了一項商標在“該國”已成為馳名商標，商標注冊國或使用國主管機關才可拒絕或取消侵權商標的注冊并禁止使用?！兜聡虡朔ā返?0條第1款也規(guī)定，“如果一個商標與一個‘國內的在時間順序上在先的《巴黎公約》第6bis條規(guī)定的馳名商標相同或者與之近似，并且本法第9條第1款第1項、第2項或第3項的其他前提也成就，則該商標不得注冊?！笨梢姡栋屠韫s》第6條之2和《德國商標法》第10條第1款均未在馳名商標的保護上突破地域性保護原則。海信的“HiSense”商標雖然在1999年成為了中華人民共和國領域內的馳名商標，但由于該商標未在德國成為馳名商標，所以，“HiSense”商標不能在德國享受馳名商標的待遇。

有人認為，按照《與貿易有關的知識產權協(xié)定》（Trips）第16條的規(guī)定，海信在中國的馳名商標可以在包括德國在內的WTO成員國國內受到保護。筆者認為，從該款并不能必然得出這個結論。因為Trips第2條兩款均規(guī)定，協(xié)定中關于商標的規(guī)定，各成員方應遵守《巴黎公約》（1967）第1至第12條和第19條的規(guī)定，成員方不應背離在《巴黎公約》中所相互承擔的義務?！栋屠韫s》第六條之二的內容即是關于馳名商標的保護的。所以，Trips并未在馳名商標國際保護問題上規(guī)定較《巴黎公約》更高的保護標準。

在德國認定“HiSense”商標是否為馳名商標時，有一條標準就是該商標在“相關公眾”中的知曉程度。這個“相關公眾”指的是德國的相關公眾還是已認定該商標為馳名商標的國家的相關公眾卻未可知，韓國的一個判決可以佐證Trips第16條第2款的“公眾”一詞并不一定就指已認定該商標為馳名商標的國家的相關公眾。在1993年韓國最高法院受理的認定美國“吉普”商標為馳名商標一案中，韓國最高法院認為，雖然“吉普”商標所有人出示了“吉普”商標在一系列國家作廣告及取得注冊的憑證，但“吉普”在國外馳名的事實并不導致韓國一定要確認其為馳名商標。實際上，韓國最高法院在判斷商標馳名與否時，指出了“公眾”僅指本國公眾，而未擴大到本國之外的公眾。可見，一國法院將“公眾”一詞僅解釋為法院所在國的公眾也是不違反Trips 的。

《中華人民共和國商標法》第13條也有助于支持以上論斷。該條只在一定條件下保護其他國家已經認定的馳名商標，而沒有規(guī)定凡是由其他國家有關機構認定的馳名商標即使未在中國注冊或者未在中國馳名也同樣無條件地能夠在中國境內享受馳名商標的待遇，一如按照中國法律認定某商標為馳名商標那樣。按照那些認為按照Trips第16條的規(guī)定，海信在中國的馳名商標可以在包括德國在內的WTO成員國國內受到保護的人的觀點，中國商標法第13條的規(guī)定應認定為違反了Trips。為了履行入世承諾，中國有義務修改其商標法，使之與Trips相符。但至今為止，尚未有任何WTO成員以此向中國發(fā)難，WTO關于中國入世年度審議報告也沒有認為中國關于商標法中與馳名商標相關的規(guī)定違反了Trips。

同理，“Hisense”商標在亞洲、非洲、大洋洲等近40個國家和地區(qū)獲準注冊的事實本身不足以使德國法院認定其在德國也屬馳名商標。所以，“Hisense”商標在德國是否為馳名商標，還要看該商標是否具備德國商標法認定馳名商標的標準，如該商標在德國使用的歷史，在德國相關公眾中的知曉程度，在德國為推廣該商標而花費的廣告費用等。 那種認為凡是屬于《巴黎公約》或Trips成員國，在一成員國內馳名的商標必定在其他成員國成為馳名商標的理解是不準確的。

依據《巴黎公約》第六條之五的規(guī)定，凡原屬國予以注冊的商標，同盟其他成員國也應同樣接受申請注冊和保護，但該款作了保留。保留之一就是原所屬國的商標若在其他國家申請注冊，不得侵犯被請求給予保護的國家中第三人的既得權利。海信向德國申請注冊的“Hisense”商標因與BSH的在德國先申請注冊的“HiSense”商標相似，所以屬于“侵犯被請求給予保護的國家中第三人既得權的性質的商標”，德國有權對海信的“Hisense”商標不給予注冊和保護。

商號權

商號有廣義和狹義之分，廣義的商號指廠商名稱，狹義的商號指廠商名稱中的字號。依照《德國商法典》第17條規(guī)定，德國法律中的商號是指商人（個體商人、合伙或公司）在商事活動中使用的名稱?？梢哉J為，德國商法上的商號與廠商名稱類似。而海信的商號應為“海信**公司”或“海信”，“Hisense”在德語語境下不能稱之為商號，所以不能斷定BSH的HiSense商標侵犯了海信的商號權。

著作權

以在先商標、馳名商標和商號為理由請求注銷BSH的“HiSense”商標風險巨大，能否考慮利用其他在先權利如著作權作為申請注銷的理由？筆者認為是可以的。在理論上說，一個標識，如果具有獨創(chuàng)性可以受到著作權法的保護；如果該標識附在商品上又具有識別性或顯著性，則它又符合作為商標的條件，從而獲得著作權法和商標法的雙重保護。依據《德國商標法》第13條的規(guī)定，若一項注冊商標侵犯了他人的優(yōu)先權，則該商標可以被注銷。該條第2款規(guī)定，優(yōu)先權是指姓名權、本人照片權、著作權、物種標識、地理產地標注和其他受保護的工業(yè)產權?！癏iSense”若被法院認定具有獨創(chuàng)性，著作權人則可依據《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》（1971年巴黎文本，以下簡稱《伯爾尼公約》）和德國商標法第13條向德國法院請求注銷BSH的“HiSense”商標。因為BSH未經“HiSense”的著作權人許可，擅自用作商業(yè)目的使用，侵犯了“HiSense”的著作權人的著作權?！恫疇柲峁s》實行自動保護原則（《伯爾尼公約》第三條第一款和第二款），即著作權自作品創(chuàng)作完成之日起即受保護，只要該作品的國籍或作品作者的國籍屬于《伯爾尼公約》成員即可。1993年，中國國家商標局核準注冊了“HiSense”商標，可以成為“HiSense”發(fā)表的證據。同時，除非有相反證據表明在“HiSense”作者創(chuàng)作完成該作品前有其他人已設計出了相同作品，否則該作品可以認為具有原創(chuàng)性?？梢耘e出如下證據證明“HiSense”具有原創(chuàng)性：海信與“HiSense”設計人的委托設計合同，海信向“HiSense”設計人的付費單據，海信在向中國國家商標局提交的申請注冊文件中表明“HiSense”作者的文件，以及“HiSense”作者的創(chuàng)作過程資料等材料。在訴訟過程中，如果BSH不能反駁“HiSense”的獨創(chuàng)性，則基本可以認定BSH有抄襲“HiSense”著作權人的作品的嫌疑（畢竟，BSH的控股股東所屬關聯(lián)企業(yè)在1999年前已進入了中國市場，完全有能力監(jiān)控中國的商標），侵犯了他人的著作權，法院就應當注銷BSH 的“HiSense”商標。

另外，以侵犯著作權作為訴訟理由還有保護期限上的好處。著作權的保護時間在頒布著作權的國家規(guī)定得都很長，依照《伯爾尼公約》第7條第1款的規(guī)定，該公約成員國給予作品的保護期限至少為作者終生及其死后50年。

如上所述，在在先商標、馳名商標、商號和著作權四大訴由之中，以侵犯著作權為理由請求注銷BSH的“HiSense”商標風險最小，可以作為主要方案考慮。但無論采用何種方案，均受時效的限制。依《德國民法典》第195條的規(guī)定，德國普通消滅時效期間為3年。第203條規(guī)定，在磋商的情況下消滅時效停止。消滅時效最早在停止的狀況結束后3個月完成。海信就商標問題還在與外方談判，不知何時終結。如果等到消滅時效期間屆滿，那真的意味著“Hisense”商標在德國法律上的死亡。