從1996年起至今，花旗銀行不動(dòng)聲色地向國家專利局提交了總共19項(xiàng)金融產(chǎn)品“商業(yè)方法類”發(fā)明專利的申請(qǐng)。這些專利包括電子貨幣系統(tǒng)、表格生成和管理系統(tǒng)、用于實(shí)現(xiàn)銀行卡交易的方法和系統(tǒng)乃至完成金融交易的多語種、自動(dòng)交互系統(tǒng)和方法等等。這19項(xiàng)專利有3個(gè)共同特點(diǎn)：第一，它們大多冠以“系統(tǒng)”、“方法”之名，是一些“商業(yè)方法”；第二，它們是配合新興的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或電子技術(shù)而開發(fā)的金融服務(wù)與系統(tǒng)方法；第三，它們多是具有一定前瞻性的商業(yè)方法發(fā)明。目前，這些申請(qǐng)均已進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段。

據(jù)悉，花旗銀行的19項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)至今仍沒有被授權(quán)，主要原因在于商業(yè)方法能否作為專利申請(qǐng)，目前在國內(nèi)還有較大的爭(zhēng)論。但是，花旗事件所帶來的影響仍然不可小覷。要知道，我國專利法實(shí)行的是先申請(qǐng)制，一旦國家專利局開始就商業(yè)方法類發(fā)明專利授權(quán)，花旗銀行的這些專利申請(qǐng)就理所當(dāng)然地率先被批準(zhǔn)。

漸成國際趨勢(shì)

商業(yè)方法發(fā)明主要是配合新興的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或電子技術(shù)而開發(fā)的服務(wù)或系統(tǒng)方法，該特性使其能否構(gòu)成專利客體這一問題變得日益凸現(xiàn)。

美國專利大門率先敞開

美國專利與商標(biāo)局對(duì)商業(yè)方法發(fā)明是否授權(quán)，主要依據(jù)美國聯(lián)邦最高法院、聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）和海關(guān)與專利上訴法院（CCPA）的判決而定。20世紀(jì)90年代以后，美國在商業(yè)方法專利保護(hù)問題上的態(tài)度逐漸明朗起來，一系列具有代表性的案件奠定了商業(yè)方法專利保護(hù)的法律基礎(chǔ)。

1996年，美國專利與商標(biāo)局首先修改了《計(jì)算機(jī)相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)的審查指南》( Examination Guidelin esfor Computer Implemented Inventions)，打開了計(jì)算機(jī)軟件專利保護(hù)的大門。1998年美國法院在State Street Bank一案的判決中對(duì)于商業(yè)方法可專利性的判斷徹底否定了以前確立的“商業(yè)方法除外原則”，認(rèn)為這是認(rèn)知上的錯(cuò)誤。同時(shí)，該判決對(duì)專利與商標(biāo)局新的審查指南給予了進(jìn)一步的司法肯定。該案標(biāo)志著美國專利法對(duì)于商業(yè)方法專利保護(hù)的重大進(jìn)步，為各種不同類型的商業(yè)方法軟件化的發(fā)明打開可專利性的大門。

隨后，美國法院在ATTCorp.Vs.Excel Communications，Inc.一案中的判決表明了專利審查的重點(diǎn)從技術(shù)性轉(zhuǎn)向了實(shí)用性。這就意味著有關(guān)計(jì)算機(jī)軟件的專利申請(qǐng)已不限于機(jī)器、裝置或方法，而可以將公司的經(jīng)營策略、管理方針、投資模式等原本屬于“抽象的概念”或“智力活動(dòng)的規(guī)則”等以“與機(jī)器結(jié)合”的方式表現(xiàn)出來，并可受到專利保護(hù)。

從此，大量的與計(jì)算機(jī)軟件相結(jié)合的商業(yè)方法發(fā)明專利申請(qǐng)列檔于美國專利與商標(biāo)局。1995年美國專利局受理的專利申請(qǐng)僅為170件，到2000年增長到7800件，2001年達(dá)到10000件。其中比較有名的就包括花旗銀行所擁有的電子貨幣系統(tǒng)、開放式電子商務(wù)信息代理人機(jī)制、美食網(wǎng)的在線訂購系統(tǒng)等。

日本和歐洲轉(zhuǎn)變態(tài)度

在日本專利保護(hù)的歷史中，對(duì)商業(yè)方法和與計(jì)算機(jī)軟件有關(guān)的發(fā)明曾持有否定態(tài)度。但是，隨著美國State Street Bank和ATT等案件的判決，日本各界對(duì)有關(guān)計(jì)算機(jī)軟件和商業(yè)方法的專利保護(hù)都給予了高度重視。日本特許廳于1999年底宣布，商業(yè)方法發(fā)明將根據(jù)計(jì)算機(jī)軟件審查指南，作為計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)發(fā)明來進(jìn)行審查。

2000年日本特許廳再次修訂《專利審查指南》，在有關(guān)“計(jì)算機(jī)程序權(quán)利要求”中指出：由軟件處理的信息是通過硬件手段來具體實(shí)現(xiàn)，則這類軟件可以被定義為專利法中所述的“法定發(fā)明”，同時(shí)增加了與商業(yè)方法有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造性判斷的實(shí)施例、細(xì)化專利分類等。

在美國打開專利保護(hù)之門后，歐洲首先的反映是強(qiáng)烈的抵制。但是在其后的判例法中也悄然轉(zhuǎn)變了立場(chǎng)。例如：在對(duì)IBM/computer program productII一案的裁決中，歐洲專利委員會(huì)認(rèn)為：存在技術(shù)性質(zhì)的計(jì)算機(jī)程序可以授予專利。隨后，在Pension Benefit一案的裁決中，歐洲專利委員會(huì)明確指出了只要商業(yè)方法具有技術(shù)性質(zhì)就可以獲得專利。

2001年10月，歐洲專利局公布了修改后的審查指南，將軟件專利申請(qǐng)合法化。由于商業(yè)方法與執(zhí)行商業(yè)方法的軟件之間并無明顯界限可辨，商業(yè)方法專利也隨之合法化。至此，歐洲專利局的態(tài)度已十分明朗。

中國的態(tài)度

目前，國家專利局在商業(yè)方法發(fā)明專利申請(qǐng)的審查上，態(tài)度極為審慎；對(duì)該問題的政策尚不明朗。

我國學(xué)術(shù)界對(duì)是否授予商業(yè)方法發(fā)明專利權(quán)的爭(zhēng)論有兩種觀點(diǎn)，一種認(rèn)為，中國的電子商務(wù)發(fā)展才剛剛起步，與發(fā)達(dá)國家相比還有相當(dāng)?shù)木嚯x，因此對(duì)商業(yè)方法專利應(yīng)根據(jù)我國的實(shí)際需要采取保守的態(tài)度，不能盲目跟風(fēng)。另一種則認(rèn)為時(shí)不我待，我國在該問題上如不迅速做出反應(yīng)，一旦外國的商業(yè)方法發(fā)明專利將電子商務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一“攬”無遺時(shí)，我們將要花更加巨大的代價(jià)才能邁入電子商務(wù)這道門檻。

從國際趨勢(shì)上看，我國最終將加入保護(hù)商業(yè)方法專利這一游戲規(guī)則。我們應(yīng)該積極研究如何將商業(yè)方法納入現(xiàn)有專利保護(hù)體系之內(nèi)，制定一套行之有效的商業(yè)方法專利保護(hù)法律體系。

中資銀行應(yīng)及早應(yīng)對(duì)

花旗的全球?qū)＠麘?zhàn)略

花旗銀行此次在中國的19項(xiàng)商業(yè)方法專利申請(qǐng)作為其全球?qū)＠麘?zhàn)略的組成部分，足以讓我們一窺外資銀行“技術(shù)專利化—專利標(biāo)準(zhǔn)化—標(biāo)準(zhǔn)全球許可化”的全球?qū)＠麘?zhàn)略。

花旗銀行的這些專利并非單純針對(duì)中國市場(chǎng)。截至2001年2月13日，其在美國一共取得41項(xiàng)商業(yè)方法專利，其中與財(cái)務(wù)金融相關(guān)的有21項(xiàng)，與安全交易相關(guān)的有17項(xiàng)，與市場(chǎng)分析或市場(chǎng)預(yù)估相關(guān)的有2項(xiàng)，與電子購物相關(guān)的有1項(xiàng)。同時(shí)，花旗銀行充分認(rèn)識(shí)到在電子商務(wù)發(fā)展的初期，所授予的專利大多是基礎(chǔ)專利，所謂基礎(chǔ)專利就是可以被多種專利所引證的專利，這種專利的價(jià)值最高。誰掌握了這些專利誰就掌握了商業(yè)的主動(dòng)權(quán)，掌握了潛在的市場(chǎng)利益，也就掌握了電子商務(wù)的未來。因此，花旗銀行歷來非常重視基礎(chǔ)專利的研究，原因很簡(jiǎn)單，一旦基礎(chǔ)專利被其他專利引證就可以收取不菲的專利使用費(fèi)。例如，花旗銀行的美國專利“電子貨幣系統(tǒng)”就是一種非常基礎(chǔ)的專利，它被其他專利引證高達(dá)84次，幾乎是所有金融相關(guān)專利中被引證最高的。

具體到中國而言，這19項(xiàng)商業(yè)方法類專利申請(qǐng)一旦成功，花旗首先可以通過使用這些受專利保護(hù)的系統(tǒng)和方法能收到加深客戶忠誠度、增加存款余額以及降低銀行成本等效果；同時(shí)，還可以從專利轉(zhuǎn)讓授權(quán)中獲取高額利潤。

更為重要的是，這19項(xiàng)商業(yè)方法類專利大部分是網(wǎng)上銀行的構(gòu)成要素。在中國金融服務(wù)市場(chǎng)中，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不足和刷卡難是花旗銀行的兩大軟肋，只有網(wǎng)上銀行才是花旗的方向。一旦專利申請(qǐng)成功，花旗就可以利用這一武器搶先占領(lǐng)網(wǎng)上銀行市場(chǎng)，中資銀行以后與之同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，將面臨很大的代價(jià)，稍有侵犯就有可能面臨巨額罰款，甚至最終面臨被迫退出市場(chǎng)的危機(jī)。看來，花旗銀行是要利用其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過申請(qǐng)商業(yè)方法專利權(quán)，拿住技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)這個(gè)“七寸”，這樣，中資銀行將來有可能必須與它合作才能生存。

中資銀行的應(yīng)對(duì)策略

據(jù)悉，花旗銀行的舉動(dòng)已經(jīng)引起央行和中資銀行的高度關(guān)注。一些應(yīng)對(duì)措施已經(jīng)悄然展開。

首先，針對(duì)外資銀行欲壟斷網(wǎng)上銀行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的專利戰(zhàn)略，四大商業(yè)銀行已開始重視網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及開拓業(yè)務(wù)范圍，力除各自為政的弊端，首度聯(lián)手打造同一標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)銀行專利，先發(fā)制人抵抗外來沖擊。例如在“同城交換”這項(xiàng)業(yè)務(wù)上，四大商業(yè)銀行可以聯(lián)合達(dá)成新的互換互通的網(wǎng)絡(luò)銀行專利，不同銀行儲(chǔ)戶的業(yè)務(wù)可以在同一個(gè)系統(tǒng)上便捷地完成。由于四大商業(yè)銀行的影響力及現(xiàn)有客戶基數(shù)，今后，國外的網(wǎng)上銀行要想在中國開展金融業(yè)務(wù)，要服從中國網(wǎng)上銀行的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

其次，部分中資銀行已經(jīng)開始整理其近期的創(chuàng)新成果，并積極申請(qǐng)專利保護(hù)。工商銀行牡丹國際卡《一卡雙賬戶銀行卡處理裝置》通過了“實(shí)用新型專利”的審查，成為首種獲得國家專利的國內(nèi)銀行卡。

中資銀行在增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略意識(shí)上已經(jīng)發(fā)出了可貴的一步，但要謀求長遠(yuǎn)發(fā)展，則必須根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)以及自身的特點(diǎn)制定行之有效的專利戰(zhàn)略。

● 增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律意識(shí)，重視研究相關(guān)的法律制度，建立專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究部門。

在花旗銀行，專利保護(hù)的具體業(yè)務(wù)由總部的戰(zhàn)略發(fā)展部門負(fù)責(zé)，日本的一些銀行也專門設(shè)有專利戰(zhàn)略發(fā)展部，用以研究已經(jīng)公開的基礎(chǔ)資料來發(fā)展自己的專利。而大多數(shù)中資銀行人員對(duì)金融產(chǎn)品專利保護(hù)沒有概念，更談不上對(duì)其進(jìn)行研究來制定相關(guān)的專利戰(zhàn)略了。因此，增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律意識(shí)，重視研究相關(guān)的法律制度，建立專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究部門理應(yīng)成為中資銀行當(dāng)前發(fā)展的要?jiǎng)?wù)之一。

● 鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)與金融相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新，重視擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并利用法律手段保護(hù)其擁有的各種創(chuàng)新成果。

目前，四大銀行申請(qǐng)的發(fā)明專利總共只有11條，而且多集中在識(shí)別人民幣券別的方法和裝置、防偽造防涂改用的安全印刷油墨、微機(jī)跨越2000年世紀(jì)過渡問題的方法等比較簡(jiǎn)單的發(fā)明上，幾乎都不是具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的金融產(chǎn)品，甚至有些專利已經(jīng)過期。而且，目前我國很多網(wǎng)上銀行的核心技術(shù)，往往是購買國外產(chǎn)品或者直接采用一些通用平臺(tái)加以改造，難有獨(dú)創(chuàng)。更令人擔(dān)憂的是，即使像招商銀行擁有“一卡通”這樣的先進(jìn)新技術(shù)，卻也遲遲未見其去申請(qǐng)專利保護(hù)。

針對(duì)這種情況，中資銀行應(yīng)根據(jù)其專利戰(zhàn)略的需要，積極鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)金融產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，與其他銀行聯(lián)手或獨(dú)立開展必要的金融產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)。同時(shí)，中資銀行還可以適當(dāng)改進(jìn)管理體制，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，支持員工對(duì)自己的創(chuàng)新成果去申請(qǐng)專利。更為重要的是，中資銀行應(yīng)學(xué)會(huì)并積極利用法律手段保護(hù)自己所擁有的創(chuàng)新成果。

● 努力研發(fā)從屬性專利，應(yīng)對(duì)外資銀行的挑戰(zhàn)。

發(fā)明專利可以分為基礎(chǔ)專利和從屬專利，從屬專利往往是在前者基礎(chǔ)上的改進(jìn)，其創(chuàng)造性不如前者，但也屬于獨(dú)立的技術(shù)方案。在申請(qǐng)時(shí)，從屬專利與基礎(chǔ)專利無關(guān)，但實(shí)施時(shí)，由于從屬專利要與基礎(chǔ)專利一起實(shí)施，因此要向基礎(chǔ)專利擁有者交納許可使用費(fèi)，具體費(fèi)用是根據(jù)市場(chǎng)原則以供需雙方談判的方式進(jìn)行的。

外資銀行憑借其雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)開發(fā)能力，往往在基礎(chǔ)專利的研發(fā)方面處于明顯的優(yōu)勢(shì)。但是專利被授權(quán)后，資料便公開了，中資銀行完全可以利用這一點(diǎn)進(jìn)行國內(nèi)國外的跟蹤，以掌握最新的銀行服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)態(tài)，并在別人的基礎(chǔ)上謀劃自己的創(chuàng)新方向，開發(fā)自己的從屬專利，從中獲得后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

鏈接

何為商業(yè)方法發(fā)明專利？

所謂“商業(yè)方法”(business methods)，是指為處理或解決商業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或事務(wù)而借由人類心智創(chuàng)造的方法或規(guī)則。傳統(tǒng)的專利法一般只保護(hù)工業(yè)方法，這些商業(yè)方法通常被認(rèn)為是智力活動(dòng)的規(guī)則或方法而不受專利法保護(hù)。但是隨著近年來計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在全球的飛速發(fā)展，人們對(duì)利用這些技術(shù)所產(chǎn)生的新的商業(yè)方法發(fā)明的專利申請(qǐng)也表現(xiàn)出了濃厚的興趣。

新興的商業(yè)方法是指借助計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)媒介實(shí)施的用于經(jīng)營活動(dòng)或處理財(cái)經(jīng)信息的系統(tǒng)性技術(shù)方法。

中國《專利法》的相關(guān)規(guī)定

中國現(xiàn)行的《專利法》曾在2000年參照WTO規(guī)則中與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議進(jìn)行過修改。WTO及國際有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公約并沒有要求對(duì)商業(yè)方法必須進(jìn)行專利保護(hù)，我國在入世時(shí)也沒有作出相應(yīng)的承諾。

一般來說，一項(xiàng)申請(qǐng)要在中國取得專利權(quán)，通常需要經(jīng)過入門資格（即專利的適格性）和條件資格的審查。

在適格性方面，我國現(xiàn)行的專利法并沒有明確規(guī)定對(duì)計(jì)算機(jī)程序、商業(yè)方法不能授予專利權(quán)，同時(shí)，專利法實(shí)施細(xì)則所堅(jiān)持的專利發(fā)明必須是一種“技術(shù)方案”的原則，也為我國授予商業(yè)方法發(fā)明專利權(quán)留有一定的可能性。

在條件資格方面，即授予專利權(quán)的發(fā)明應(yīng)當(dāng)具備“新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性”來看，目前我國在判斷商業(yè)方法的“創(chuàng)造性”和“實(shí)用性”上還缺乏標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn)，兼之網(wǎng)絡(luò)的開放性、電子商務(wù)運(yùn)營的無國界性與專利權(quán)的地域性之間的矛盾，給“新穎性”的判斷帶來了一定的困難。