江桂萍

中國（深圳）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心，廣東 深圳 518000

商標(biāo)惡意注冊是我國注冊制度下的一種固有弊端，其弊端主要體現(xiàn)在“搶注”“囤積”等方面?；诖?，本文就如何避免惡意注冊與濫用商標(biāo)權(quán)進(jìn)行了分析和探究。

一、概念簡述

（一）惡意注冊與商標(biāo)濫用

惡意注冊是一種侵害商標(biāo)權(quán)的行為，它是通過惡意登記獲得商標(biāo)權(quán)并進(jìn)行不當(dāng)行使的行為，其最終目的是獲得巨額法律賠償，或者迫使合法使用者以高昂的價(jià)格收購該商標(biāo)。惡意注冊與濫用商標(biāo)權(quán)之間存在著邏輯上的聯(lián)系，即惡意注冊是原因，濫用商標(biāo)權(quán)是結(jié)果。

從法律角度來看，在禁止濫用權(quán)利的原則上，應(yīng)當(dāng)在合理范圍內(nèi)行使權(quán)利，如果超出了法律范圍，就會(huì)導(dǎo)致權(quán)利的濫用。如果商標(biāo)權(quán)是通過惡意登記獲得的，那么這種“以不正當(dāng)手段獲得的權(quán)利”就是一種濫用權(quán)利的行為。

從惡意注冊與濫用商標(biāo)權(quán)之間的關(guān)系分析，則是由于行為人在登記取得商標(biāo)時(shí)惡意使其權(quán)利喪失了正當(dāng)?shù)臋?quán)利基礎(chǔ)，違反了商標(biāo)設(shè)權(quán)的目的，由此而產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)瑕疵致使權(quán)利行使體現(xiàn)出濫用特征。

（二）商標(biāo)侵權(quán)行為的定義

對于權(quán)利的濫用，有幾種不同的界定：“惡意說”認(rèn)為，是為了侵害他人利益而行使自己的權(quán)利，是對權(quán)利的濫用；“本旨說”認(rèn)為，權(quán)利的濫用是在違反法律規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行的；“界定說”將超出行使范圍的行為視為權(quán)利的濫用；“混合說”是將“本旨說”和“界定說”結(jié)合起來，把權(quán)利濫用視為違反法律規(guī)定的權(quán)利，或者超出了社會(huì)所允許的范圍。

關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定問題，學(xué)術(shù)界眾說紛紜，有的學(xué)者認(rèn)為，商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件主要有：不當(dāng)獲得；權(quán)利人主觀上惡意侵害了別人的權(quán)益；權(quán)利人對其權(quán)利的不當(dāng)請求，實(shí)際上對其他當(dāng)事人的正當(dāng)利益造成了損害。同時(shí)，也提出了商標(biāo)濫用的實(shí)質(zhì)是一種侵權(quán)。一些學(xué)者認(rèn)為，商標(biāo)所有權(quán)的獲得是權(quán)利濫用的先決條件，而不能將其與侵權(quán)行為相聯(lián)系，而惡意搶注、惡意囤積也不應(yīng)該被列入權(quán)利的濫用范圍。因?yàn)閻阂鈸屪⒑蛺阂舛诜e只是一個(gè)開始，并沒有被利用，更不可能被濫用。［1］2019 年新修訂的《商標(biāo)法》將不以使用為目的的惡意登記作為一種侵權(quán)行為，其具有侵權(quán)性質(zhì)，并存在著權(quán)利缺陷。我國最高人民法院認(rèn)定，商標(biāo)侵權(quán)是一種以主觀惡意侵害他人或公眾利益為目的的侵害商標(biāo)的行為（不管是否合法）。商標(biāo)惡意搶注、惡意囤積商標(biāo)、惡意提起商標(biāo)訴訟妨礙他人合法使用等，應(yīng)當(dāng)將商標(biāo)惡意注冊和侵權(quán)行為納入其中。

二、商標(biāo)權(quán)存在的缺陷

在取得商標(biāo)權(quán)的過程中，國際上主要采用注冊取得制、使用取得制和混合取得制三種形式?！渡虡?biāo)法》采取了軟化后的登記取得制，即通過設(shè)立弱保護(hù)、審查注冊申請人的商標(biāo)使用意向等方式，消除了其固有的缺陷。但是，經(jīng)過軟化的注冊取得制無法徹底解除該制度的限制，即由商標(biāo)注冊取得制而產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)商品化和產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)象。商標(biāo)登記取得制度不需要對其進(jìn)行實(shí)際使用，從而降低了注冊費(fèi)用，而濫用其權(quán)利所帶來的效益則大大超過了注冊費(fèi)用。這就導(dǎo)致了商標(biāo)的搶注和惡意的囤積。［2］

同時(shí)，與此相適應(yīng)的商標(biāo)使用取得制度，也使得商標(biāo)權(quán)的使用目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，但是在商標(biāo)登記系統(tǒng)中，由于沒有充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用，很難避免在使用過程中發(fā)生的不必要的權(quán)利沖突。例如，在美國，根據(jù)1988 年《蘭哈姆法》的修正，美國商標(biāo)的登記是以商標(biāo)所有者的實(shí)際使用為基礎(chǔ)或運(yùn)用意向。商標(biāo)使用獲取系統(tǒng)可以過濾掉大多數(shù)濫用商標(biāo)權(quán)的可能性，使未被真正使用的商標(biāo)無法申請注冊，無法得到嚴(yán)格的法律保護(hù)。在美國，對商標(biāo)的惡意注冊行為的定性，嚴(yán)格意義上并不是法定的侵權(quán)，而是將其界定為一種理論上的侵權(quán)行為，即商標(biāo)擁有者超越了正當(dāng)?shù)南拗茖ι虡?biāo)權(quán)進(jìn)行了壟斷。［3］

混合取得制是以實(shí)際使用或證實(shí)擁有使用意向作為商標(biāo)取得的必要條件，雖然表面上可以避免前兩種制度的缺陷，但是如果沒有其它制度的保護(hù)，兩者的缺陷就會(huì)出現(xiàn)。例如，英國是一個(gè)商標(biāo)所有權(quán)取得和商標(biāo)登記取得并存的國家。在英國，也有很多針對商標(biāo)的惡意申請，英國通過案例審查對商標(biāo)惡意訴訟進(jìn)行管制，這種管制方法明顯缺乏效率。以上這三種類型的商標(biāo)取得方式都存在著一些缺陷。

在注冊登記制度下，我國的商標(biāo)權(quán)注冊費(fèi)用非常低，而在這種情況下，難免會(huì)出現(xiàn)一些濫用商標(biāo)權(quán)的情況。盡管新《商標(biāo)法》可以在商標(biāo)確權(quán)過程中設(shè)定一定的門檻，并在以后的商標(biāo)權(quán)保護(hù)中設(shè)定具體的適用條件，從而降低了侵權(quán)行為的發(fā)生，但是，僅僅通過這種方法來防止濫用商標(biāo)權(quán)是不現(xiàn)實(shí)的，其對于商標(biāo)侵權(quán)行為并不能進(jìn)行有效的控制。［4］本文認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)濫用行為的判定并非基于《商標(biāo)法》主體間的法律關(guān)系，而是一種價(jià)值判斷，即判定其是否存在惡意行為，或者判定其是否與《商標(biāo)法》的目標(biāo)相抵觸。制度的效力，不只是法律條文的制定，也是法律的執(zhí)行。如果沒有相應(yīng)的信用制度來保證和支持，那么，法律的目標(biāo)和價(jià)值也就不可能達(dá)到。

三、惡意注冊侵權(quán)行為的主要形式

（一）惡意注冊侵犯他人合法權(quán)益以獲取非法收益

第一種惡意注冊侵犯他人合法權(quán)益以獲取非法收益是商標(biāo)惡意注冊侵權(quán)行為的一種形式。本文以某一案例進(jìn)行說明：某商標(biāo)權(quán)糾紛中，在原告某爾公司與某寶公司、李某之間的不正當(dāng)競爭糾紛中，被告李某于2016 年獲得了“某同”商標(biāo)的注冊。從2016 年9 月起，李某開始大規(guī)模、持續(xù)性地向某寶平臺銷售者和經(jīng)銷商投訴原告某爾公司侵權(quán)。法院認(rèn)為，李某所注冊的商標(biāo)是剽竊了原告的主要作品，并侵犯了原告對該圖案的版權(quán)。李某明知原告擁有該款圖案的優(yōu)先權(quán)，并且已在該商品上使用，但其仍利用原告沒有及時(shí)注冊商標(biāo)的漏洞，將其主要標(biāo)識項(xiàng)注冊為商標(biāo)，并以此商標(biāo)侵權(quán)為由起訴涉案商品，從中牟利。李某的贏利方式不是以誠實(shí)勞動(dòng)為基礎(chǔ)，而是以掠奪他人已有成果和累積的商譽(yù)為特征，屬于典型的不勞而獲，這種惡意取得、行使商標(biāo)權(quán)的行為，違背了誠實(shí)守信的原則，破壞了正當(dāng)競爭的秩序，應(yīng)當(dāng)被視為《反不正當(dāng)競爭法》第二條所述的不正當(dāng)競爭行為。

（二）對他人在優(yōu)先使用的未注冊商標(biāo)進(jìn)行惡意搶注，并對其提出起訴

第二種商標(biāo)惡意注冊侵權(quán)行為是對他人在優(yōu)先使用的未注冊商標(biāo)進(jìn)行惡意搶注，并對其提出起訴。例如，在王某起訴某思公司與某泰百貨公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛中，最高人民法院對王某所持“某思”商標(biāo)的所有權(quán)進(jìn)行了重新審理?！澳乘肌钡纳虡?biāo)是由中文構(gòu)成，與某思公司之前的公司名稱和先前注冊的“某思”商標(biāo)的組成是一樣的。“某思”是一種沒有內(nèi)在意義的虛構(gòu)詞語，它的內(nèi)在顯著性很強(qiáng)，根據(jù)一般人的經(jīng)驗(yàn)來看，很少會(huì)因?yàn)榍珊隙l(fā)生類似的登記。作為地域相近、經(jīng)營范圍關(guān)聯(lián)度高的經(jīng)營企業(yè)，王某不大可能不認(rèn)識“某思”這個(gè)品牌和商標(biāo)。在此情況下，王某在手提包、錢包等商品上仍然使用“某思”的商標(biāo)，其行為難以稱得上合法。王某以不正當(dāng)?shù)姆绞将@得商標(biāo)權(quán)，對某思公司的合法使用提出了侵犯其合法權(quán)益的訴訟，違背了誠實(shí)守信的原則，在已有的證據(jù)無法證實(shí)其實(shí)際使用意圖和實(shí)際使用情況下，仍向合法使用該商標(biāo)的已有權(quán)人提出索賠，這是一種明顯的濫用。［5］

（三）利用商標(biāo)行政程序進(jìn)行惡意注冊和非法獲利

第三種商標(biāo)惡意注冊侵權(quán)行為是利用商標(biāo)行政程序進(jìn)行惡意注冊和非法獲利。例如，某案中，原告某德公司、某德凈水系統(tǒng)公司與被告上海某點(diǎn)公司侵犯商標(biāo)權(quán)和不正當(dāng)競爭糾紛中，原告首先注冊了“BX”和相應(yīng)的中文商標(biāo)“某德”，經(jīng)過原告的長期推廣和使用，已經(jīng)形成了一定的市場地位，某德公司的產(chǎn)品也在中國飲用水優(yōu)化產(chǎn)品的市場中占有了一定的份額。被告在多項(xiàng)商品和服務(wù)中，分別申請了“某某德”、“BXX”等多項(xiàng)商標(biāo)，并在水壺、廚房容器等產(chǎn)品上申請注冊“某某德”的商標(biāo)，并要求撤銷原告“某德”商標(biāo)的注冊，但都沒有獲得通過。原告對“某某德”商標(biāo)的請求被撤銷，經(jīng)過行政確認(rèn)和行政訴訟，終于得到了法院的支持。原告訴至法庭，要求證實(shí)被告侵害了原告的商標(biāo)專用權(quán)、虛假宣傳等，判決被告消除損害，并支付300 萬元的經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)過審理，商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)遵循誠信、職業(yè)道德，依法行使自己的合法權(quán)益。被告人惡意搶注商標(biāo)，濫用商標(biāo)注冊行政程序，構(gòu)成了一種反不正當(dāng)競爭的犯罪。原告因?yàn)E用商標(biāo)行政程序而發(fā)生的訴訟費(fèi)用，是由不正當(dāng)競爭造成的，因此，應(yīng)由被告承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。［6］

（四）為了獲取非法利益，大量囤積超過生產(chǎn)和管理的商標(biāo)

第四種商標(biāo)惡意注冊侵權(quán)行為是為了獲取非法利益，大量囤積超過生產(chǎn)和管理的商標(biāo)。例如，在某生公司與某泉公司、某川公司不正當(dāng)競爭糾紛案件中，一審法院裁定，某泉公司、某川公司分別在許多商品或服務(wù)上注冊了與某生公司“某易”系列商標(biāo)相似或相近的商標(biāo)，也沒有對商標(biāo)的注冊意圖、商標(biāo)的創(chuàng)意等做出合理的解釋，其行為顯然已經(jīng)超過了正常的生產(chǎn)和運(yùn)營需求，而某泉等公司的商標(biāo)搶注行為，很難被視為善意的，而且是為了正常的經(jīng)營和保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán)，屬于非法的行為。

四、避免惡意注冊和濫用商標(biāo)權(quán)的有效策略

（一）行政層面：對權(quán)利基本缺陷的積極凈化

1．由商標(biāo)確權(quán)機(jī)關(guān)依職權(quán)自行決定是否有效。如果在民事侵權(quán)案件中，已經(jīng)認(rèn)定該商標(biāo)系惡意注冊，且相應(yīng)權(quán)利基礎(chǔ)不合法，則由商標(biāo)確權(quán)機(jī)關(guān)依職權(quán)自行決定是否有效。通過無效宣告的方式，對商標(biāo)進(jìn)行積極的凈化，可以減少司法資源的浪費(fèi)，也可以防止“毒樹之果”在表面上起作用，但實(shí)際上卻有很大缺陷。

2．加強(qiáng)對注冊人的實(shí)際使用和使用意向的審查。因?yàn)槭褂靡庀蚴且环N內(nèi)在的心理動(dòng)力，所以可以用一個(gè)清晰的、客觀的標(biāo)準(zhǔn)來度量。根據(jù)美國《蘭哈姆法》，美國專利及商標(biāo)局規(guī)定，商標(biāo)注冊申請人須就其商標(biāo)意向提出申請，并附有申請人的真實(shí)意圖、內(nèi)容以及使用該商標(biāo)的特定方法。我國也可以參照以上條款，在提出申請時(shí)，要求申請人作出具有誠意使用意向的陳述，并根據(jù)符合相關(guān)業(yè)務(wù)慣例的準(zhǔn)則進(jìn)行審查，強(qiáng)化個(gè)別認(rèn)定，避免“一刀切”的刻板做法。

3．合理增加商標(biāo)的注冊費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)用。例如，參照美國《蘭哈姆法》，與我國的“注冊商標(biāo)三年不使用撤銷制度”相結(jié)合，提出申請注冊商標(biāo)的權(quán)利人必須每三年向申請人提交一次證明，并交納一筆固定的費(fèi)用，并根據(jù)企業(yè)的盈利情況每年增加；另外，也可以參照歐盟的做法，設(shè)立一個(gè)針對惡意搶注商標(biāo)的罰金系統(tǒng)，提高違法成本，讓大量登記的“投機(jī)者”止步不前。［7］

（二）民事方面：對當(dāng)事人的利益進(jìn)行合理的權(quán)衡

一方面，在現(xiàn)有的《商標(biāo)法》中，應(yīng)該優(yōu)先考慮合理使用抗辯、先用權(quán)抗辯、三年不使用抗辯等抗辯事由，從而保證案件的公平，又不違反行政和司法之間的合理平衡。同時(shí)，可以通過健全現(xiàn)有的法規(guī)，對未使用的商標(biāo)進(jìn)行禁止轉(zhuǎn)讓，從而避免商標(biāo)注冊制度的僵化。在傳統(tǒng)民法中，商標(biāo)權(quán)被看作一種純粹的權(quán)利，主張商標(biāo)權(quán)的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)由注冊人自己來決定；同時(shí)，商標(biāo)又是一種社會(huì)公益物品，其使用、轉(zhuǎn)讓、管理可視為權(quán)利、義務(wù)甚至責(zé)任的統(tǒng)一，既體現(xiàn)了對商標(biāo)專用權(quán)、促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營者提升商品服務(wù)質(zhì)量、提高品牌信譽(yù)的宗旨，也彰顯了減少消費(fèi)者識別成本、維護(hù)市場競爭秩序及社會(huì)公共利益等價(jià)值導(dǎo)向，能夠有效阻止惡意搶注的人大量囤積注冊商標(biāo)，以圖牟利，造成合法使用者必須注冊大量的防御性商標(biāo)，或者高價(jià)收購惡意搶注商標(biāo)，以達(dá)到保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的目的。

綜上所述，惡意搶注既可以掠奪被搶注者長久以來積攢的商標(biāo)商譽(yù)，又會(huì)對其造成不良影響，因此，必須對其加大打擊力度，以建立起健康有序的市場經(jīng)營環(huán)境，同時(shí)作為知識產(chǎn)權(quán)工作者應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到，惡意搶注行為與商標(biāo)權(quán)注冊取得制度關(guān)系緊密，若以強(qiáng)制性規(guī)定禁止市場經(jīng)營者對未注冊商標(biāo)進(jìn)行使用，減少未注冊商標(biāo)的數(shù)量，則可以通過消除惡意搶注商標(biāo)的事實(shí)依據(jù)來維持商標(biāo)管理秩序。在法律上，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對市場競爭對手的規(guī)范指導(dǎo)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)經(jīng)營者通過批準(zhǔn)登記的過程來獲得更有效的、全面的商標(biāo)保護(hù)。