■徐衍修 尹明明 姚興

商標是一個企業(yè)（以及產(chǎn)品或服務(wù)）在市場上的差異化可識別符號。對于初創(chuàng)企業(yè)而言，如何在起步階段就做好自己的商標保護，對企業(yè)后續(xù)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。正因為如此，一家初創(chuàng)企業(yè)一旦有了自己的經(jīng)營特色而未及時申請注冊商標，如商標被他人搶注，其在相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)上的注冊商標專用權(quán)將會被剝奪，無法正常使用該品牌或者遭遇使用障礙，如果繼續(xù)使用，還可能遭受搶注者主張商標侵權(quán)。初創(chuàng)企業(yè)如何預(yù)防和應(yīng)對商標被惡意搶注以及不良企業(yè)惡意囤積、傍名牌的行為，保護好自身品牌，是關(guān)系到初創(chuàng)企業(yè)的生存和發(fā)展的重要問題。

初創(chuàng)企業(yè)預(yù)防商標被搶注的必要性

初創(chuàng)企業(yè)往往由于認知不足，加上資金、經(jīng)驗、技術(shù)等方面的缺乏，一般僅專注于產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營，忽視對商標的保護?；诔鮿?chuàng)企業(yè)自身的特點，其商標保護最關(guān)鍵、最核心的是避免他人對其經(jīng)營模式的復制，包括對其商標的搶注和摹仿。之所以出現(xiàn)大量的商標搶注行為，歸根結(jié)底是誰先注冊商標誰就擁有了排斥他人使用相同或類似商標的權(quán)利。初創(chuàng)企業(yè)必須隨時對一些惡意囤積、搶注商標的企業(yè)提高警惕，做好預(yù)防商標被搶注工作顯得非常必要。

為了遏制商標搶注行為，我國《商標法》 第32 條規(guī)定“申請商標注冊……不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。商標搶注人成功獲準注冊商標后，其目的往往并非是為了使用，而是囤積商標待價而沽。對此，我國 《商標法》 第4 條規(guī)定“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回”，該條規(guī)定的是商標不予注冊的絕對理由之一。商標注冊的意義在于讓注冊人在經(jīng)營活動中取得在特定范圍內(nèi)排斥他人使用注冊商標的權(quán)利，從而使得消費者可以通過不同的商標辨識商品或者服務(wù)的來源。但在商標申請注冊階段，審查員往往無法確定申請人是否是以使用為目的申請注冊商標，一般還是按正常程序進行審查，主要是審查是否存在他人在同一種商品或者類似商品上申請了相同或近似的商標。這就使得有些專注搶注商標的個人或企業(yè)有了可乘之機，其利用各種渠道、合理運用法律規(guī)則專職從事商標搶注、囤積，從事不正當競爭行為，令人防不勝防。實踐中，不少初創(chuàng)企業(yè)在前期不重視商標保護，直到發(fā)覺被第三方惡意搶注后方幡然醒悟，隨即走上了艱難的維權(quán)道路。

為了應(yīng)對惡意搶注商標的情況，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2021年3月15日印發(fā)《打擊商標惡意搶注行為專項行動方案》，加強對商標搶注、囤積現(xiàn)象的規(guī)制，意在彰顯政府遏制這些違反誠實信用原則的行為的決心，也給初創(chuàng)企業(yè)在商標保護乃至整個知識產(chǎn)權(quán)的保護方面增強了信心。

初創(chuàng)企業(yè)如何預(yù)防商標被搶注

初創(chuàng)企業(yè)為了預(yù)防該符號被他人搶注為商標，可以從以下幾個方面展開工作：

（一）商標的個性化選擇

初創(chuàng)企業(yè)在考慮企業(yè)（以及產(chǎn)品）的識別性標識時，應(yīng)當盡量選用具有顯著特征的標識，避開商品的通用名稱、圖形、型號，或者其他可以直接表述產(chǎn)品特點的標識，否則后期申請注冊商標時，可能無法獲準注冊。如羅永浩的關(guān)聯(lián)公司北京交個朋友公司申請了一系列“交個朋友”商標（目前顯示共申請過471 件“交個朋友”商標），其中的部分商標已被國家知識產(chǎn)權(quán)局以缺乏顯著性為由駁回。雖然北京交個朋友公司就駁回的商標申請了駁回復審和行政訴訟，并提交了證據(jù)證明“交個朋友”商標在直播服務(wù)上具有極高的知名度和影響力，經(jīng)過使用取得了顯著特征，但最終仍被認定為缺乏顯著性，故未獲準注冊。

(二)商標使用證據(jù)的管理

這里的證據(jù)是指為了證明某一商標從設(shè)計到使用都是先于其他任何申請相同或者相似的商標。初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)該非常重視這部分證據(jù)的收集和保存，因為后續(xù)要針對搶注的商標提起異議、無效宣告程序，這方面的證據(jù)就是啟動程序的理由。

1.商標設(shè)計的證據(jù)

商標設(shè)計過程，尤其是設(shè)計完成后的標識，應(yīng)當及時記錄，可以用帶有時間痕跡的照片、視頻等方式記錄，也可以用發(fā)送郵件、上傳至網(wǎng)絡(luò)平臺、編輯在企業(yè)宣傳冊等方式記錄。這個證據(jù)是用于證明商標圖樣的原始來源，并非盜用或摹仿他人的商標。

初創(chuàng)企業(yè)的商標如果是以圖案的形式呈現(xiàn)，還可以嘗試申請版權(quán)登記。版權(quán)登記證書上載明了創(chuàng)作完成日，可以用來初步證明創(chuàng)作完成的時間，這在證明“在先權(quán)利”方面是有重要作用的。如遇到他人搶注商標，企業(yè)可以用結(jié)合版權(quán)登記證書，引用《商標法》 第32 條以搶注人損害在先權(quán)利進行維權(quán)。

2.商標使用的證據(jù)

這里不僅需要證明商標在實際使用，而且要證明商標由申請人“最先”使用。我國 《商標法》 雖然遵循注冊在先原則，但是也對使用在先的商標在一定條件下進行保護。我們可以使用以下證據(jù)來證明：（1）印有商標的產(chǎn)品圖片；（2）新聞媒體的報道視頻/圖片，需要能清晰地看到商標；（3）帶有商標的廣告、宣傳冊；（4）初創(chuàng)企業(yè)自己的社交媒體平臺上使用商標的情況。

(三)商標監(jiān)控

初創(chuàng)企業(yè)一般規(guī)模不大，設(shè)置專門的部門管理知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)的可能性不大，但可以設(shè)置專人進行商標監(jiān)控，因為這方面的工作量并不大。如對企業(yè)主營產(chǎn)品所屬的商標類別，不定期檢索最新的商標情況，看是否有新的主體申請了與本企業(yè)相同或近似的商標，如發(fā)現(xiàn)有企業(yè)或者個人申請注冊了與自身相同或者近似的商標，則需要重點監(jiān)控。檢索的時間間隔，可以設(shè)置為半個月，不宜超過一個月。建議初創(chuàng)企業(yè)選擇信任的商標代理機構(gòu)，將商標監(jiān)控的事務(wù)委托代理機構(gòu)處理，由代理機構(gòu)定期提供商標監(jiān)控的書面報告，則會更為妥當。

初創(chuàng)企業(yè)如何應(yīng)對商標被搶注

初創(chuàng)企業(yè)如果發(fā)現(xiàn)自己的商標不幸被搶注，可以采取如下的應(yīng)對方式：

(一)對于初審公告的商標，啟動商標異議程序

如果監(jiān)控發(fā)現(xiàn)他人搶注的商標已經(jīng)通過實質(zhì)審查進入初審公告階段的，初創(chuàng)企業(yè)可以依據(jù) 《商標法》 第33 條的規(guī)定，以他人用不正當手段搶注已經(jīng)使用并具有一定影響的商標為理由向知識產(chǎn)權(quán)局提出異議，異議期為3 個月，自初審公告日開始起算。

(二)對于核準注冊的商標，啟動商標無效或撤銷程序

如果企業(yè)錯過了上述的3 個月異議期，搶注人的商標已經(jīng)獲準注冊，初創(chuàng)企業(yè)還可申請宣告該商標無效。申請無效的理由為他人用不正當手段搶注企業(yè)自身已經(jīng)具有一定影響的商標，申請的時間為自系爭商標注冊之日起5年內(nèi)。根據(jù) 《商標法》 第49 條的規(guī)定，若商標連續(xù)3年不使用，任何人都可以申請撤銷該商標。因此，如果搶注的商標注冊期滿3年，還可以提起撤銷程序。需要說明的是，無論提起商標無效程序還是商標撤銷程序，同時應(yīng)當注冊該商標，避免搶注人發(fā)現(xiàn)有人提起無效或撤銷程序后再次注冊，導致無效或者撤銷起不到預(yù)期效果。

如果搶注的商標注冊期滿3年，未滿5年，可以同時啟動商標無效和撤銷程序。

(三)購買商標

搶注人搶注成功后往往急于牟利，這時候可以試探性的聯(lián)系搶注人購買商標。購買的時候需要關(guān)注商標核定使用的小類，若這些小類與該初創(chuàng)企業(yè)旗下的商品/服務(wù)類別不同，則購買的意義不大。筆者曾遇到客戶在水杯類商品上申請注冊商標受阻，原因是他人已在先注冊了相同的商標，我們給客戶的建議是提起商標撤銷，然后嘗試與注冊人溝通購買其商標，最終經(jīng)過反復磋商，成功幫客戶購買到該商標。

(四)更換商標后注冊“防御型”商標

如果初創(chuàng)企業(yè)因他人搶注商標，因時間和精力等更方面的原因，不得不更換商標時，應(yīng)當吸取教訓，就更換后的商標注冊一系列近似的“防御型”商標，或者同一商標進行全品類注冊。初創(chuàng)企業(yè)必須意識到，“防御型”商標在注冊后的初期的確可有效防止他人傍名牌，但若一直不使用也可能遭遇被撤銷的風險。

(五)以不正當競爭為由起訴搶注者

商標搶注行為嚴重損害市場秩序和擠壓商標資源，隨著我國司法實踐對商標搶注行為的打擊力度越來越大，初創(chuàng)企業(yè)面臨商標被搶注的情況，可以嘗試起訴搶注者，請求人民法院判令搶注者停止繼續(xù)搶注商標，并要求賠償經(jīng)濟損失等。

本欄目由寧波發(fā)改委與本刊聯(lián)合主辦