馮曉青，張君蔓

（中國政法大學 民商經濟法學院，北京 100088）

一、問題的提出

當前，隨著技術進步和經濟社會的發(fā)展，人們對生活品質的追求不斷提高，文化創(chuàng)意產業(yè)的發(fā)展則在相當大程度上能夠滿足人們的這一需求。發(fā)展文化創(chuàng)意產業(yè)也是促進我國經濟轉型的一項重要措施[1]。在當前知識產權保護制度日益嚴格、產業(yè)競爭也日益激烈的背景下，給予文化產品以排他性知識產權的保護是促進其健康發(fā)展不可或缺的環(huán)節(jié)與保障。知識產權保護制度自其誕生以來，就一直試圖賦予知識產權人以一定期限的專有權保護，最終為社會提供永久性的不受保護的知識產品，以促進社會進步和發(fā)展。例如，兩百多年以前美國就在憲法中就規(guī)定，授予作者和發(fā)明者對其創(chuàng)作和發(fā)明以一定時期的壟斷權利，最終是為了促進科學和技術的進步①。當知識產權的保護期限屆滿后，知識產品即進入公共領域，公眾就可以對其自由使用。從一定程度上說，繁榮的公共領域是知識產權保護制度的最終目的和歸屬，它為創(chuàng)新提供了豐富的原材料，也是文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展的保障。就“米老鼠”這一深受公眾歡迎的角色形象而論，著作權人為充分發(fā)揮其商業(yè)價值，通常會運用不同知識產權手段對其進行保護，使“米老鼠”基于其作品屬性受到著作權保護的同時，也可基于其識別屬性受到商標權保護。當“米老鼠”的著作權保護期限屆滿后，就進入公共領域，可供公眾自由使用，但商標權的保護繼續(xù)存在。此時，就會產生著作權法中公共領域要求的自由使用和商標權保護要求的排他性使用之間的沖突，而若商標權排他性使用控制范圍過大，可能導致著作權法中公共領域無法發(fā)揮其應有作用。故平衡二者之間關系，以防止商標權的過度擴張導致公共領域中創(chuàng)新原材料的減少十分重要。

從著作權保護的角度來說，“米老鼠”這一角色具有受著作權保護的客體特征。該角色是由華特·迪士尼（Walt Disney）創(chuàng)作，最先于 1928年出現在《飛機迷》電影中，該電影著作權歸屬于華特迪士尼公司（以下簡稱“迪士尼公司”）?！懊桌鲜蟆毕盗须娪霸讷@得巨大成功后，“米老鼠”這一形象也逐漸為世界所知曉。“米老鼠”的成功表明，知名角色在生活中具有顯著的區(qū)別性特征,擁有引人注意的信息價值。當其被用來標識商品時,知名角色和商品被“捆綁”在一起，消費者就會愛屋及烏，將角色所代表的時尚、品位等價值轉嫁到商品上，從而刺激消費者的購買欲望，這樣就實現了角色從“形象價值”到“注意力價值”的轉換[2]。著作權法對“米老鼠”形象的保護有限，因為其無法保護“米老鼠”形象上的“注意力價值”，并且隨其角色著作權保護期屆滿，“米老鼠”將進入公共領域。進入公共領域則意味著，在著作權法意義上任何人都可以不受限制地利用該作品。為了盡可能獨占“米老鼠”所帶來的利益并最大限度地開發(fā)其商業(yè)價值，在“米老鼠”進入公共領域之前，迪士尼公司將其作為商標予以注冊，通過將“米老鼠”和迪士尼公司相關聯，取得了其商標的專有使用權。盡管商標有一定的保護期限，但保護期限屆滿后可以不受次數限制地續(xù)展，因而在事實上商標可以不受保護期限的限制。無疑，注冊“米老鼠”為商標的行為有利于迪士尼公司追求自身利益的最大化。

根據美國1976年著作權法，法人著作權保護年限為75年，原本“米老鼠”將于2003年進入公共領域，由于1998年美國國會推出《著作權保護期延長法案》，法人著作權由75年延長至95年，“米老鼠”的保護期限也得以延長，但最終也將于2023年進入公共領域。當“米老鼠”最終進入公共領域后，公眾可自由使用《飛機迷》中“米老鼠”的形象。但此時迪士尼公司將“米老鼠”注冊為商標的行為是否會影響公眾對“米老鼠”形象的自由使用？換言之，對“米老鼠”給予商標權的保護是否會影響其在著作權法中公共領域的范圍？如果有影響，是否應當給予其一定限制？此外，“米老鼠”在進入公共領域之前已被著作權人注冊為商標，由于角色進行商標注冊時還未進入公共領域，此時公共領域對商標注冊并不產生影響。但若“米老鼠”在進入公共領域之前還未注冊為商標，當進入公共領域后，是否可以被注冊為商標？是否任何人均可對其進行商標注冊？還是基于公共屬性，應當對其施加一定的限制？這些涉及“米老鼠”進入公共領域前后相關商標權的保護和公眾自由使用“米老鼠”形象的問題，值得思考。

“米老鼠”在美國著作權保護即將屆滿，但仍受商標權保護，法律將面臨公共領域中的“米老鼠”形象該如何適用的問題。根據我國著作權法第21條規(guī)定，電影《飛機迷》的著作權保護期在1978年屆滿，即使將“米老鼠”這一角色形象作為華特美術作品進行保護，因華特于1966年過世，其著作權也于2016年屆滿，由此可知，第一版“米老鼠”形象在我國已經屬于公共領域范疇。但迪士尼公司已于1987年將“米老鼠”形象在我國注冊為商標，該形象仍受商標法的保護。因而在我國，同樣面臨如何使用公共領域中“米老鼠”形象的問題。除卻已經注冊為商標的“米老鼠”形象，公共領域還存在其他未注冊為商標的角色形象，此時這些形象也面臨著是否可商標化，商標化是否受到限制，以及社會公眾是否可以自由利用等問題。

本文將結合著作權法和商標法的相關原理和制度，以知識產權保護的利益平衡原理為指導，以“米老鼠”作為考察對象，探討著作權保護期限屆滿后商標權保護與公共領域保留之間的關系，提出解決兩者沖突的對策建議。

二、角色形象商標化對著作權法中公共領域的影響

在回答上述問題之前，需要探明公共領域保留與商標權保護產生沖突的原因，并在探析原因后厘清角色形象商標化對著作權法中公共領域的影響。

（一）角色形象商標化影響著作權法中公共領域的原因

角色形象本身可受到著作權和商標權的雙重保護，這一點可以從知識產權重疊保護的角度加以理解。知識產權產生重疊保護的原因在于：一方面，不同類型的知識產權客體之間存在同一或者形式上的同一關系，以致法律難以將一種類型的知識產權客體絕對地排除在另一種類型的知識產權之外[3]。著作權保護的客體是具有獨創(chuàng)性的表達即作品，商標權保護的客體是注冊商標標識，所以二者保護的客體可以同時存在。角色形象基于其本身的獨特性，受到不同類型知識產權的保護。例如，動畫中的角色形象具有獨創(chuàng)性，可以受著作權保護；將該角色形象納入商標法范疇，其作為一個視覺鮮明的藝術符號，能發(fā)揮標識商品或服務來源的作用，也可受到商標權的保護，即角色形象的外形兼具表達、標識的雙重功能[4]35。由于著作權和商標權所保護的目的不同，單一權利的控制范圍有限，僅其中一個權利不能為角色形象提供全面的保護。尤其是在文化創(chuàng)意產業(yè)迅速發(fā)展的背景下，角色形象所蘊含的商業(yè)價值巨大，為其賦予較為全面的排他性權利，有助于實現角色形象的價值提升。

不過，應進一步看到，著作權法和商標法追求的價值不同。著作權法以保護作者和其他著作權人為第一目標，但其最終目的是促進思想、知識、信息的交流與傳播，以實現文化的創(chuàng)新和民主文化建設。商標法則將商標作為一種區(qū)別商品或服務來源的工具[5]，其本質在于防止消費者混淆，滿足公眾識別商品或服務來源的需要，并在此基礎上實現商品流通領域公平競爭以及促進自由競爭的立法宗旨。由于這兩者的價值取向有所不同，對于權利的保護期限的制度安排也不相同。具體而言，著作權法一方面規(guī)定著作權人對其作品享有專有權利，以激勵作者進行文化創(chuàng)新；另一方面，也規(guī)定在著作權保護期屆滿時，作品進入公共領域，可供社會公眾自由使用，以保證社會公眾有足夠的創(chuàng)作素材，實現文化再創(chuàng)新，同時提高作品的利用效能。商標法對商標權人的保護則是通過建立防止公眾被混淆的制度而實現的，實現這一目的并不隨著時間變化而變化，故而商標可以無限期地延長，以確保公眾不被混淆。此外，還有一個重要理由是商標權保護的本質在于保護使用后形成的品牌信譽，這種品牌信譽需要時間的維持，不給予保護期的限制有利于鼓勵廠商通過持久的使用而培植這種品牌信譽。

在角色形象進入公共領域之前，著作權的保護限制他人對角色形象的商業(yè)使用，著作權人自身則可以進行獨占性的商業(yè)使用；在滿足注冊商標要求后，還可以同時獲得商標權的保護。因為我國法律不禁止知識產權的重疊保護，這種同時受到著作權法保護和商標法保護的現象并非罕見。隨著角色形象著作權保護期限的屆滿，該角色形象不再受到著作權保護，但角色形象的商標權理論上可以通過續(xù)展的方式而永久存在。在這種情況下，著作權法中公共領域自由使用和商標權所控制的排他使用產生了沖突。此外，在角色形象進入公共領域后、還未被注冊為商標時，如前所述角色形象具備獲得商標保護條件，法律沒有將公共領域的屬性作為阻止注冊的事由，原著作權人在先著作權因保護期屆滿而滅失，不能阻止角色形象作為商標注冊，故理論上任何人均可申請將不再享有著作權保護的角色注冊為商標，而著作權法中公共領域自由使用和商標權所控制的排他使用產生的沖突此時仍然存在。無論角色形象在進入公共領域之前或之后成為商標，商標都會通過排他的專有權對角色形象進行保護，這便與著作權法中公共領域的自由使用不符進而產生沖突，此種沖突也導致了角色形象商標化對著作權法中公共領域的不利影響。

（二）角色形象商標化對公共領域的具體影響

角色形象被注冊為商標的行為，可能發(fā)生在進入公共領域之前被原權利人注冊，或進入公共領域之后被原權利人或他人注冊，故而會產生原著作權人和商標權人為同一主體或為不同主體的情況，兩種情況均會對公共領域產生影響，以下擬就其對公共領域的影響進行分析。

1.公共領域范圍的縮小。商標權本身保護邊界十分模糊，授予公共領域中角色形象以商標權，可能導致公眾為了規(guī)避風險而減少使用或不使用該角色形象，從而導致公共領域的萎縮。

從理論上說，知識產權制度本身為利益平衡的產物，其保護的邊界存在許多不確定性。著作權和商標權的保護架構為在授予排他權基礎上，通過合理使用等制度限制權利人的排他性權利，從而確保對公共利益的保護，這意味著侵權認定十分依賴于事實認定，無論權利人或公眾均難以把握使用范圍，也為權利人和公眾留下了高估保護范圍或低估合理使用范圍的空間②?？赡軐е碌慕Y果是實踐中合理使用的范圍小于法律上的合理使用范圍，因為公眾在利用公共領域中的作品進行創(chuàng)作時，為了盡可能規(guī)避侵權會減少對作品的利用。實踐中，以公共領域中的角色形象為電影主角創(chuàng)作電影而在海報上突出該角色的行為，很難判斷其是否屬于商標權所控制的范圍。且在改編作品時，若考慮到對改編作品進行商業(yè)利用，極少數情況是由改編作者本人完全決定選用哪些素材，出版商、發(fā)行商、保險公司等各方主體都會不斷要求改編者避免侵權風險，或者通過合同將風險轉移給改編者本人③。加之商標權保護的邊界模糊，作者為了規(guī)避侵權風險，會減少對此類公共領域中作品的使用，這也會導致公共領域在實際使用中的萎縮。

2.公共領域中角色形象的使用受限。當公共領域中角色形象不受限制地被原權利人以外的人注冊為商標時，可能產生權利主體眾多，使用存在許多障礙的問題。

角色形象進入公共領域之前，可能由原著作權人申請注冊為商標。當其他人欲申請注冊為商標時，原權利人可以侵犯在先著作權或商標權為由阻止其注冊，這種對他人將角色形象注冊為商標的限制是自然的，因為角色形象在著作權保護期限屆滿前受其著作權保護，他人不得將其用于商標注冊。

當角色形象進入公共領域后，只要滿足商標注冊條件，法律并沒有規(guī)定絕對性事由對其注冊進行限制，且若此角色形象的原著作權人在著作權保護期內沒有將角色形象注冊為商標，在期限屆滿后，此角色形象原著作權人就喪失了任何可主張的在先權利，換言之，此時任何人均可將該角色形象注冊為商標。角色形象本身的吸引力，會激起很多市場經濟主體將其注冊為商標的動機。通常某一作品進入公共領域后，其衍生作品還在著作權的保護期限內，此時公眾若想要使用這些材料，不僅需要獲得著作權人的許可，還需要獲得大量商標權人的許可。但由于權利主體眾多，其難以確定是否獲得了全部的授權，從而規(guī)避風險的目的也難以實現。這意味著當公眾想要使用公共領域中作品時，需要對其進行權屬的檢索，相當于施加給公眾以義務。在著作權法中，公共領域的存在是授予著作權的最終目的——激勵創(chuàng)新，它并不要求公眾在使用這些作品時有額外的義務。當然，若衍生作品仍在著作權保護期內，使用衍生作品中新增的仍受到保護的元素需要獲得權利人許可。當角色形象被申請注冊為商標后，即受到商標法的保護，他人負有不侵犯該角色形象商標專用權的義務。此時，公眾規(guī)避侵權的風險義務來源于商標法的規(guī)定，若不加以限制地允許他人在不同類別的角色形象上大量申請注冊商標，實屬給公眾使用公共領域中的角色形象增加了很大的負擔。還需要注意的是，公眾在征求這些權利人意見或這些權利人向公眾主張權利時，權利人很可能對公眾的創(chuàng)作提出要求，這就會變相地限制公眾的創(chuàng)作自由。由此可見，若允許公共領域中的角色形象不加限制地申請注冊為商標，將對公眾使用該角色形象造成不利影響。

3.商標權保護對公共領域產生限縮。商標侵權中適用的混淆理論和淡化理論均對公共領域產生一定限制，此種限制主要體現為著作權人和商標權人為同一主體的情況中，如“米老鼠”已經被迪士尼公司注冊為商標進行保護的情況。原因在于著作權人和商標權人為同一主體時，商標所保護的聯系和著作權所指向的作者相同，二者實質上是交融的，也就導致了商標權保護更容易侵占著作權法中的公共領域。以下具體探討這兩種限制。

第一，混淆理論對公共領域的限制?；煜碚撜J為，商標的基本功能是指示商品或服務的來源，使消費者能夠區(qū)分不同經營者提供的商品或服務[6]，避免消費者混淆。在商標保護實踐中，是否構成商標侵權，關鍵在于使用行為是否可能導致消費者對商品或服務的來源產生混淆[7]。我國商標法第57條第2款采納了混淆理論，明確了容易導致公眾混淆是構成商標侵權的必要條件。相比于修改前的商標法，這一必要條件更好地體現了商標保護的本質。

以“米老鼠”為例，當“米老鼠”角色著作權因保護期限屆滿而進入公共領域后，第三人以“米老鼠”為原型拍攝一部電影，基于迪士尼公司多年來和“米老鼠”的聯系，公眾很有可能會誤認該電影來自迪士尼。此時迪士尼公司可能會主張第三人以“米老鼠”為主角進行電影創(chuàng)作的行為構成商標侵權。由于只要可能導致混淆就可以認定商標侵權成立，迪士尼公司無須證明已經造成實際混淆，因而也大大減輕了其舉證責任，這樣就以較低的成本阻止他人對“米老鼠”的使用[8]。然而，這對于公共領域中角色形象的再次創(chuàng)造十分不利。由于著作權人對角色形象排他使用時間較長，公眾將角色形象和原權利人相聯系是難以避免的。當該角色形象被注冊為商標，商標法保護該標識和來源的聯系，導致公眾對該角色形象的使用受到很大限制，加之商標法雖然規(guī)定了每次申請注冊的有效期限，但由于可以無限地續(xù)展，所以該角色形象作為注冊商標其保護期被變相地無限延長，公共領域也無法發(fā)揮其應有的作用。

第二，淡化理論對公共領域的限制。淡化理論認為，如果將相同或近似的商標用在非競爭性的商品或服務上，逐漸消耗或稀釋公眾對某種商標的認識，則構成對此種商標的侵權[6]。該理論是對混淆理論的補充，混淆理論和淡化理論共同建構了商標保護的兩大板塊，為商標提供更加全面的保護。淡化理論的立法依據較早見于美國《聯邦商標反淡化法》，規(guī)定淡化是指減少、削弱馳名商標對其商品或服務的識別性和顯著性能力的行為，而不管馳名商標權利人與他人之間是否存在競爭關系，或者是否存在混淆、誤解或欺騙的可能性[8]。淡化理論體現了對馳名商標的特殊保護。我國商標法未直接規(guī)定該類保護，但第13條第3款對馳名商標的保護性規(guī)定也在一定程度上體現了對淡化理論的借鑒和適用，且司法實踐中也存在支持馳名商標反淡化保護的大量案例。

以“米老鼠”為例，迪士尼公司不僅制作了大量“米老鼠”系列的電影，同樣也生產大量與“米老鼠”相關的衍生產品，經過其多年的經營，“米老鼠”在世界范圍內被公眾所知曉。若有第三方拍攝關于“米老鼠”的暴力色情電影，該種行為不會構成混淆，但實質上會導致“米老鼠”的聲譽降低。在這種情況下，迪士尼公司可以通過商標淡化對該種行為進行限制。但是，這同樣會對公共領域中角色形象的自由使用造成很大限制。從理論上說，以新的方式，甚至可能是以前權利人所反對的方式，重新塑造和使用以前受著作權保護的作品，正是公共領域的關鍵和重要好處之一[8]。淡化理論則阻礙了公眾以區(qū)別于原來的方式進行創(chuàng)作，極大地限縮了公眾對公共領域中角色形象的自由使用。

三、著作權法中公共領域保留與商標權保護沖突之解決對策

如上所述，對公共領域中角色形象進行商標權保護，會對公共領域產生諸多不利影響，而與著作權保護期限設置的社會目標相違背。為此，需要找到既維護著作權法中公共領域保留原則、也維護商標法中商標權的方式與策略。筆者認為，可以通過對公共領域中角色形象在商標注冊和商標使用中進行限制，達到解決前述矛盾與沖突、平衡二者之間利益關系的目的。

（一）對公共領域中角色形象商標注冊之限制

有觀點認為給予公共領域中角色形象的商標保護存在問題，其理由是授予此類角色形象以商標可能會導致其無法進入公共領域，比如，在The Walt Disney Co.v.Best中，法院授予超人、蝙蝠俠和小丑的三維形象以商標權時，尼斯(Nies)對此持保留意見，他認為在“受著作權保護的玩偶設計本身也是商標的情況下，如果在著作權到期后，該設計根本不能被他人使用，那么就存在一個問題，即根據著作權授予的保護的交換條件是否已經達成”④。即在極端情況下，著作權法中公共領域并未由于在此前受著作權保護的作品而豐富起來。此時，可以認為在著作權期限內授予的壟斷權只是為了促進著作權人將其注冊為商標，從而永久獲得該角色形象之壟斷利益，公眾并沒有因為著作壟斷權的授予而得到任何回報。但若直接禁止將公共領域中的角色形象注冊為商標，也并不符合公共領域應有之義，因為公共領域保留原則旨在確保公共領域內作品的自由使用，并沒有排斥將作品作為商標來使用。本部分首先討論公共領域中角色形象作為商標使用的可行性和由此導致的諸多問題，再進一步討論如允許其注冊為商標，則應施加哪些具體限制以平衡公共領域和商標保護之間的關系。

1.公共領域中角色形象商標化的可行性。我國商標法第9條、第10條、第11條規(guī)定了商標構成的積極要件和消極要件。從積極要件來看，商標應當具有顯著性，即商標應當可被識別，角色形象從商標角度看屬于臆造商標，且本身可被識別可能性高，符合商標顯著性的要求。從消極要件看，申請注冊商標不得侵犯他人在先取得的合法權利，也不得違背商標法規(guī)定的禁用條款。

以上述相關規(guī)定為依據，并以角色形象申請注冊商標為例，需要先探討是否侵害他人在先權利和權益的問題。角色形象由于符合著作權法意義上獨創(chuàng)性作品的特征，可以受著作權保護。當作為作品的角色形象著作權屆滿、進入公共領域后，著作權法自然不能繼續(xù)保護該角色形象。另外，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《商標授權確權規(guī)定》）第22條規(guī)定：“對于著作權保護期限內的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標使用在相關商品上容易導致相關公眾誤認為其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯系，當事人以此主張構成在先權益的，人民法院予以支持?！痹摋l實際確定了知名的角色名稱由于其本身具有商業(yè)價值，可以獲得保護，但其保護受到著作權期限的限制。知名角色形象和知名角色名稱相似，其本身具有商業(yè)價值。商業(yè)價值固然不會在作品著作權期限屆滿后滅失，但根據我國法律規(guī)定，此種保護受到著作權期限的限制。進而言之，當角色形象著作權保護期限屆滿后，著作權人之外的第三人可以申請注冊商標而不受著作權利人的在先權利的限制。

其次，需要分析是否造成不良影響。知名角色形象進入公共領域后，與知名角色名稱類似，均具有商業(yè)價值，但不受著作權保護。司法實踐中的相關典型案例為此提供了佐證。例如，在“哈利·波特HaLiBoTe”商標異議復審案中，一審法院認為“‘哈利·波特HaLiBoTe’作為人物角色名稱具有較高的知名度，該知名度系他人投入大量勞動和資本獲得的，由此帶來的商業(yè)價值和商業(yè)機會亦應由他人享有。姚某申請與之近似的商標‘哈利·波特’，違反了誠實信用原則和公序良俗，屬于商標法規(guī)定的‘有其他不良影響’”。二審法院維持了一審判決⑤。在該案中，法院認為姚某違反誠實信用和公序良俗的原因在于“由此帶來的商業(yè)價值和商業(yè)機會亦應由他人享有”，雖適用的為絕對禁止理由，但保護的是誠實信用背后的“應當由他人享有的商業(yè)利益”。根據上述《商標授權確權規(guī)則》，他人由此享有的商業(yè)利益是受著作權期限限制的。當著作權期限屆滿后，此種商業(yè)利益不能直接歸屬他人享有，故該理由不能阻止他人注冊公共領域的角色形象。

從上述商標注冊的積極要件和消極要件來看，公共領域中的角色形象可以起到識別商品或服務來源的作用且不違反商標法的消極要件，應當可以注冊為商標。但角色形象存在于公共領域這一事實能否阻礙商標注冊？前面探討了著作權法和商標法盡管都屬于知識產權法的范疇，但兩者價值取向有所不同，兩者所保護的利益明顯不同。就角色形象而言，只要該設計具有獨立的商標意義，著作權保護和商標權保護是可以并存的。進一步說，在著作權保護期屆滿前，二者保護可能重疊；在著作權保護期限屆滿后，其在著作權范圍內自由使用不影響商標權的成立。我國法律并不禁止公共領域中角色注冊為商標，實踐中也普遍存在此種注冊情況。如在上海某文化傳播股份有限公司訴國家知識產權局商標行政糾紛案中，法院認為被異議商標標志系上海文化傳播股份有限公司在進入公有領域的蜘蛛俠頭部圖形基礎上另行創(chuàng)作的作品，可以核準注冊為商標⑥。

參考域外相關法律規(guī)定，美國的大量案例確認了公共領域中的角色形象注冊為商標的可能性，認為個人可以選擇本來可能屬于公共領域的文字或設計來代表他的業(yè)務或產品，該文字或設計成為其產品或業(yè)務的象征后，則該主體獲得了該商標的財產權，這種權利的使用代表著一個詞或設計進入了商標法的保護范圍⑦。歐盟也有類似規(guī)定，根據第 2008/95/EC 號指令第 3（1）（f）條的含義，將著作權保護期已過的作品組成的標志注冊為商標，本身并不違反公共政策或公認的道德原則⑧。

以上討論表明，通常情況下允許對公共領域中的角色形象授予商標權。但由于它會對著作權法中的公共領域造成影響，故在允許公共領域中角色形象注冊為商標的同時，應當對其給予一定限制。

2.對公共領域中角色形象商標化的具體限制。我國商標取得模式以注冊原則為主，適當兼顧使用原則。該模式下，商標通過注冊取得，長期使用的標識作為未注冊商標也給予一定的保護，不過注冊商標的保護力度一般來說會遠大于未注冊商標。商標注冊取得的模式下，申請人不需要實際使用商標，該商標具有識別的可能性即可注冊，申請人可成為商標權利人。若不對公共領域角色形象加以任何限制而允許以此種方式獲得商標保護，會造成諸多弊端。

公共領域中角色形象通常滿足商標規(guī)定的“顯著性”的要件。角色形象由于著作權人的使用獲得一定的知名度，該知名度體現為“注意力價值”，如同公眾對于“米老鼠”的喜愛和關注，此種價值應當隨著著作權保護期屆滿而進入公共領域，而他人不加任何限制注冊商標的行為，實際是對此種價值的一種瓜分，此種價值在著作權保護期屆滿前，應當屬于著作權人，在著作權保護期屆滿后則應屬于公眾，而不應再由個人對其進行獨占。另外，公眾通常自然地將角色形象和著作權人聯系，若在進入公共領域后，他人直接進行注冊，會造成混淆。如公眾看到“米老鼠”會自然聯想到迪士尼公司，假如迪士尼公司未將“米老鼠”注冊為商標，而由第三人注冊，此時會造成公眾對商品或服務來源的混淆，不利于良好經濟秩序的構建。對公共領域中角色形象的商標注冊進行限制實屬必要，此類限制并不會對未獲準注冊的角色商標產生嚴重影響，因為在該角色形象還未獲得商標注冊時，若其使用達到一定程度，也可通過適用我國未注冊商標的規(guī)定進行保護。

以下具體討論如何對公共領域中角色形象的商標注冊進行限制。

首先，公共領域的角色形象獲得第二含義后可注冊為商標。如前所述，公眾會自然地聯系公共領域中角色形象及其著作權人，而當第三人通過使用公共領域中的角色形象建立起不同于固有聯系的新聯系后，若此新聯系指向了商品或服務的來源，該標識符合商標所保護的法益，此時認為該標識所包含的新聯系獲得了不同于原來角色形象及其著作權人聯系的“第二含義”。第三人在未獲得注冊而使用商標時，此種使用系公共領域所允許的自由使用。當使用達到一定的程度，具有一定影響時，其所形成的識別價值可通過未注冊商標獲得保護。第三人通過使用商標建立其自身與該角色形象的新聯系，由于公眾建立的著作權人和角色形象之間的自然聯系也繼續(xù)留存公共領域，此時保護新聯系并不會對其他人使用公共領域中角色形象造成不利影響。如同具有固有顯著性的商標，通過使用獲得后發(fā)顯著性，此時可以注冊為商標，而其固有顯著性并不受影響。

美國的商標取得制度為使用取得，其判例支持公共領域中角色形象通過使用獲得相應的商標權利。在Frederick Warne&Co v.Book Sales一案中，法院認為一項著作權設計如果已經進入公共領域，只要它被證明具有獨立的商標意義，在某種程度上確定了商品的來源或贊助，就不應排除商標法的保護，但須證明該標志具有代表原告標識其來源的第二含義⑨。法院不限制該標識作為商標的原因在于，根據《蘭哈姆法案》對商標之定義的規(guī)定范圍，“商標包含任何詞、符號、標志或任何組合”，著作權之設計并不排除在商標范圍之外，而對屬于公共領域的著作權設計注冊為商標進行限制，是為了調和著作權保護和商標保護之沖突，即著作權本身是授予有限時間保護以換取公共領域材料的豐富性，最后促進文化和科技的發(fā)展。若不對該矛盾進行調和，著作權保護將不能實現豐富公共領域材料的目的，著作權保護也將喪失意義?？梢姡绹痉▽嵺`不禁止公共領域中的角色形象作為商標獲得使用，但若想要獲得商標法的保護，需要該使用獲得第二含義，從而對公共領域中角色形象商標化以一定限制，以實現著作權保護與商標保護的平衡。

通過使用獲得第二含義而獲得注冊的商標之制度在我國同樣存在。我國《商標法》第十一條規(guī)定，商品的通用名稱、描述性標志不能注冊為商標，但前款標志經過使用取得顯著特征，便于識別的，可以作為商標注冊。商品的通用名稱、描述性標志不能被注冊為商標的原因在于其與被指向商品的固有聯系屬于公共領域內材料，即任何人均可以自由使用。這與進入公共領域內的角色形象具有類似性。角色形象由于已進入公共領域而被人們喜歡，此種喜愛，即前文所述“注意力價值”，由于處在公共領域，因此也可被公眾自由利用。如同商品的通用名稱、描述性標志，公共領域之角色形象在未通過使用獲得第二含義而被準予注冊時，會導致公共領域私有化之一系列問題。

因此，我國可以借鑒這種方式，即他人想要通過注冊獲得商標保護時，應當先通過使用獲得第二含義，這在一定程度上可以防止過多地以“搭便車”心理進行商標注冊，在該標識未獲準注冊前，若它的使用達到一定程度，可以適用未注冊商標的保護制度獲得保護。采取這種方式，即在一定條件下授予角色形象以商標保護，可以在保護的同時，平衡公眾和權利人之利益，確保公眾在一定范圍內對該角色形象的自由使用。

其次，在公共領域中角色形象未獲得第二含義時，適用商標法第10條第1款第（8）項，應以具有其他“不良影響”而予以駁回。

上述主張在很多實務案件中得到了貫徹。例如，在“哈利·波特”商標異議復審案中，對屬于公共領域的角色名稱，商標評審委員會以該名稱帶來的商業(yè)價值應當由他人享有，該申請注冊違反誠實信用原則和公序良俗為由而駁回注冊。當該名稱進入公共領域時，該商業(yè)價值屬于公眾，即可以被公眾自由利用，而不能以此為由駁回注冊。如同公共領域中的角色形象，雖具有一定商業(yè)價值，但該價值并不專屬于某一權利人。此時適用具有“不良影響”予以駁回是由于該標識并未獲得第二含義，允許注冊會使該注冊人獲得不正當競爭優(yōu)勢，實質上就是該注冊人獨享了屬于公共領域的附著于該角色形象的注意力價值，從而違反了公共利益，商標評審委員會即以違反公共利益造成不良影響為由，駁回其注冊。

歐盟也以將公共領域中作品注冊為商標違反公共利益為由而對其進行駁回，則更進了一步，即在例外情況下，即使已經取得商標顯著性，由于違反公共利益也可以對其進行駁回⑩。但其限制條件相對嚴格，即如果一個標志完全由屬于公共領域的作品組成，而且該標志的注冊將對社會的基本利益構成真正和足夠嚴重的威脅，就可以拒絕該標志的注冊?。

綜上，當公共領域中的角色形象獲得第二含義后，在原公共利益的基礎上產生了新的私人利益，此種利益值得商標法來保護；但第三人依賴角色形象本身的價值而注冊為商標是違反公共利益的行為，可適用“不良影響”條款而阻止其注冊；當注冊會極度威脅公共利益時，即使該標識產生顯著性，也會因對公共利益可能造成的損害而被阻止注冊。

使用角色形象為商標，或基于原角色形象設計商標，該類標識產生第二含義的注冊條件會阻止大量以占有角色形象本身在公共領域中“注意力價值”為目的的注冊，一定程度上能減少他人侵占公共利益的情況，為注冊增加門檻，有利于公眾厘清其創(chuàng)作是否需要獲得授權和需要獲得哪些主體的授權。

（二）對公共領域中角色形象商標侵權認定之限制

對公共領域中角色形象的商標注冊所進行的限制，固然能在一定程度上協調公共領域保留與角色形象商標權保護的關系，但還不足以完全平衡著作權法中公共領域和商標權保護的利益關系。為此，需要進一步考慮對商標侵權認定予以一定限制，從而保證公共領域保留原則能發(fā)揮其作用，防止商標保護范圍被不當擴大。

筆者認為，可以將公共領域中的角色形象在著作權意義上的使用和商標權意義上的使用進行區(qū)分。這是因為，著作權使用的核心在于思想、知識、信息的交流和傳播，商標使用的核心則在于識別商品或者服務的來源，并在此基礎上逐漸建立廠商的商標品牌信譽。通常情況下，兩種使用容易區(qū)分，區(qū)分后將著作權使用的部分排除出商標權控制的范圍，可以減少商標侵權風險。例如，在書籍中使用著作權保護期限屆滿的“米老鼠”的形象，符合著作權法的要求，而將“米老鼠”形象以一個小標志的形式作為識別相關商品的來源，則屬于商標范疇的使用，二者的使用方式和范圍是“涇渭分明”的。

上述主張和做法，也可以從著作權與商標權保護的司法實踐中加以佐證。以美國司法實踐為例，美國聯邦最高法院意識到商標法和著作權法在實施中存在潛在沖突，通過Dastar Corp.v.Twentieth Century Fox Film Corp案做出了探索，用著作權原則限制商標法的潛在保護范圍，以區(qū)分著作權和商標權的來源。該法院認為，一方面，《蘭哈姆法》所保護的是生產者和商品之間的聯系——商品本身的來源，而不保護商品可能蘊含的思想或表達的來源。故當受著作權保護的表達進入公共領域后，公眾在使用這些作品時，沒有標明其來源的義務?。另一方面，由于這些作品已經進入公共領域，公眾沒有標明其來源的義務，他人對作品來源的混淆也不受《蘭哈姆法》的保護，法院再次審理類似案例時不能將因在先受著作權保護的作品商品化而導致混淆的情況直接判定為商標侵權。該原則確實限制了商標法的適用范圍，但需要注意的是，著作權指向的對象和商標權所指向的對象不相同，以錄像帶為例，商標權所指向的是錄像帶上的標識，而著作權所指向的是錄像帶所承載的內容。不過，法律能否一直有效區(qū)分商標使用和著作權使用？當出現“米老鼠”和迪士尼公司的情況（即著作權人和商標權人為同一人時，著作權和商標權指向對象相同），問題會變得更加復雜，即使通過來源的限定也難以降低商標權保護對著作權法中公共領域的不利影響。

需要謹慎處理著作權使用和商標使用混同情況的原因在于，若認定商標使用受商標權所控制，而商標權所控制范圍越大，對角色形象使用的限制則越多，很可能導致著作權法中公共領域的萎縮?，F實中存在大量情況，難以對角色形象進行商標使用和著作權使用的區(qū)分，如將“米老鼠”形象放大印制在箱包、T恤上，或將“米老鼠”以公仔的形式銷售[8]。在我國以往的實踐中，對此類商標使用和著作權使用的區(qū)分和認定并不清晰。再如，在迪士尼企業(yè)公司訴深圳市米奇樂實業(yè)有限公司（以下簡稱“米奇樂公司”）一案中，米奇樂公司生產了大量的服裝，這些服裝的正面主要部位繡有“米老鼠”和“米尼老鼠”圖案，并在圖案的下方印有“MICKEY MOUSE”或“MICK－EY”字母，法院認為此種未經商標權人許可，銷售侵犯原告涉案商標的服裝，構成商標侵權?。此時迪士尼公司著作權雖然尚在保護期內，但法院并未對此種使用進行分析，而直接認定了商標侵權。但若在角色形象進入公共領域后，仍對此種使用不加區(qū)分而直接認定，則對公共領域的維護和公眾自由使用權的保護十分不利。在大多數情況下，公眾出于喜愛“米老鼠”而購買標有“米老鼠”標識的商品。但不可否認的是，他們可能也認為這些商品來源于迪士尼公司。當此類角色形象進入公共領域后，著作權法不再予以保護，但商標法仍然保護此類角色形象。此時其他商家大量地將公共領域中的“米老鼠”印制在箱包、T恤上，生產“米老鼠”公仔，這是否確實應該被禁止？或者說此種使用是否完全屬于商標使用？對此，筆者有以下看法。

首先，從公共利益方面考慮，當角色形象進入公共領域后，公眾對“米老鼠”形象或其他類似的創(chuàng)意形象使用的意愿是非常強烈的?；诠差I域保留下的自由使用原則，公眾對其范圍內的作品進行積極使用的動機自然也很強烈。他人可以不同的方式自由地使用作品，除了創(chuàng)作書籍之外，還可以基于該角色創(chuàng)作海報、生產銷售公仔等商品。若此類使用被視為侵犯商標權，將大大縮小公共領域作品的范圍，即導致公共領域的萎縮[8]。

其次，從商標權人的利益方面考慮，此類使用不涉及商標權人的核心利益。它不是傳統(tǒng)的指示商品來源的標識，更多體現為“米老鼠”即商標本身為一個產品。公眾購買這些產品是出于產品所包含的內容，而不是因為產品的來源，此時更具價值的是產品的內容。事實上，這也體現在大量的商家如優(yōu)衣庫、范斯等品牌中。在“米老鼠”著作權保護期內，商家和迪士尼公司合作，獲得使用“米老鼠”形象的許可，將該形象附著于自己品牌的產品上，借助深受歡迎的“米老鼠”形象提升自己產品的銷量，更加說明了“米老鼠”指向迪士尼公司之外的價值，而公眾因喜歡“米老鼠”而購買產品，不屬于“米老鼠”商標利益的范疇。

如前所述，不可否定的是，即使“米老鼠”這一形象進入公共領域，公眾出于對“米老鼠”形象的喜愛而購買帶有“米老鼠”形象的箱包等其他產品，仍可能誤認為這些商品來源于迪士尼公司。在“米老鼠”形象被注冊為商標的情況下，一般很容易被判定為商標侵權，此時涉及平衡商標權人利益和公共利益的問題。具體而言，允許“米老鼠”一類的角色形象的此類使用是公共領域中角色形象使用的重要方式，公眾更多是出于喜愛角色形象本身而購買產品，而不是出于對該商家的信任而購買。在此種情況下，保護公共利益比保護基于識別性而產生的商標利益具有更大的價值。

值得指出的是，商標權由于事實上沒有保護期限的限制，不僅與著作權保護存在沖突，而且與專利權保護也存在沖突，兩類沖突具有相似性。司法實踐中的相關案例即可見一斑，例如，美國聯邦最高法院在Kellogg Co.v.National Biscuit Co一案中處理了商標法和專利法公共領域之間的沖突，該案更加明確地表示，為了保證公共領域發(fā)揮作用，一定程度上的混淆是允許的。此案可以為處理商標權和著作權法中公共領域之間的沖突提供參考。在該案中，國家餅干公司一直根據其專利獨家生產麥絲卷，當其專利權屆滿后，家樂氏公司生產了類似的麥絲卷，國家餅干公司提起訴訟，認為公眾已經將麥絲卷和國家餅干公司聯系起來，允許家樂氏公司生產麥絲卷會導致消費者混淆，法院認為由于國家餅干公司長期獨家生產麥絲卷，消費者確實可能將麥絲卷和國家餅干公司相聯系，但專利權保護期限屆滿，競爭者有權生產麥絲卷，而伴隨這一權利的是競爭者可以標明其產品為麥絲卷?。在此即使可能存在消費者混淆的情況，也不能限制他人對公共領域中作品或材料的使用，當二者明顯沖突時，法院傾向于保護公共利益——盡管個案中體現的似乎只是對相關當事人合法權益的保護，但個案背后則體現了對社會公眾自由使用不受著作權保護約束的公共領域作品的保障，而這是一種十分重要的公共利益。該公共利益在相關知識產權司法保護實踐中，只能通過一個個的案件加以保障。因此，從這個意義上講，知識產權個案的解決，不僅體現了對知識產權人和相關當事人合法權利的維護，同時也彰顯了對公共利益的保護。

進而言之，著作權法中公共領域和商標權的沖突，與專利權公共領域和商標權的沖突并沒有本質上的區(qū)別，因為保證著作權法和專利權法中公共領域的繁榮同樣重要，故該原則可以適用在類似專利權案件中?。仍以上述“麥絲卷”為例，隨著公眾習慣從多個來源獲得“麥絲卷”，原告擔心的混淆會逐漸消失。公眾先前會將“麥絲卷”和國家餅干公司聯系起來，是由于專利權具有專有性。但是，當該專利進入公共領域后，其他任何人都可以使用公共領域中的專利時，公眾會逐漸調整自己的預期。同樣，當公眾可以從多個來源獲得附著“米老鼠”形象的產品時，混淆會逐漸澄清，從而有利于更好地促進公共領域中作品的使用[8]。

最后，從他人大量使用“米老鼠”形象可能導致的商標淡化方面考慮，筆者認為，這與使用進入公共領域的不受著作權保護的角色形象可能引起的商標混淆具有類似性，即應區(qū)分商標使用和著作權使用，對商標權所保護的范圍進行限制。實際上，國內外相關學者也有類似觀點。例如，我國有學者提出，在司法實踐中，當商標權人提起商標被淡化訴訟以限制他人對卡通角色進行滑稽模仿時，應當具備以下前提：一是未經授權的商標使用行為必須存在；二是區(qū)別性的聲明還不足以防止混淆；三是對卡通角色持續(xù)的使用會淡化其作為商標的顯著性并有損商標自身的價值[4]。這說明了區(qū)分商標使用和著作權使用的必要性。該學者還強調只有對商標利益造成較大傷害才可對此商標進行保護，也體現了在進行商標淡化衡量判定時需要充分考慮公共利益并對公共利益的保護進行傾斜。美國則有學者認為：可以通過適用非商業(yè)使用規(guī)則將兩類使用混同的情況納入商標合理使用的范圍。這里的非商業(yè)使用，不是指此種使用不盈利，而是此種使用的本質在于交流，不是純粹的指示商品來源。兩種使用混同的行為中，著作權使用旨在促進交流，當兩種使用邊界模糊時，基于公共利益的考慮，應當將其納入此種合理使用，即通過將混同使用的行為納入非商業(yè)使用從而保證著作權法中公共領域的作用[8]。筆者認為，這也體現了對公共利益的傾斜。從我國著作權法和商標法的規(guī)定看，沒有關于相關非商業(yè)使用的明確規(guī)定。但是，筆者認為可以汲取該原則的核心要素，即保護公共利益。加之前述當無法區(qū)分兩種使用時，對公共利益保護的重要性遠高于商標利益保護的重要性，故為了確保公共利益，發(fā)揮公共領域的作用，可以允許一定程度上的商標淡化。

總而言之，根據著作權法，對公共領域作品的自由使用不應受商標法的控制。在“米老鼠”等角色形象一類作品的著作權保護期限屆滿后，將該角色形象申請注冊商標引發(fā)的公共領域保留與商標權保護的沖突需要進行利益協調。在涉及這方面的商標侵權糾紛案件中，可以先進行商標法意義上的商標使用和著作權法意義上的作品使用的區(qū)分，對商標法保護的范圍進行限制。在無法區(qū)分著作權使用和商標使用且二者出現明顯沖突時，利益的天平應向公共利益傾斜，允許一定程度上的商標淡化，認為該淡化不構成商標侵權。

結 論

“米老鼠”形象的著作權保護和進入公共領域前后申請注冊商標的問題，看似一個簡單的涉及著作權保護、著作權保護期限屆滿后公共領域保留以及注冊商標的商標權保護問題，其背后卻蘊含了很多值得深入研究和探討的理論與實踐問題。

“米老鼠”形象深受世界各國公眾的歡迎，隨著其進入公共領域，必然會存在對該形象的大量使用行為。為了最大限度地保護自身權益，迪士尼公司很早就將“米老鼠”形象作為商標進行注冊。若不厘清商標法與著作權法中公共領域之間的關系，很可能導致對公共領域的“米老鼠”形象使用進行大量限制。若迪士尼公司未對“米老鼠”角色形象進行商標注冊，當其進入公共領域后，第三人無限制地對該形象進行注冊，也會導致權利主體過多，從而妨礙公眾使用公共領域中的形象角色。這兩種情況均會阻礙著作權法中公共領域充分發(fā)揮作用，故應對商標注冊和商標侵權加以限制，以確保公共領域實現其應有之義。

對公共領域中角色形象注冊為商標的限制應為：他人使用角色形象時，只有該角色形象獲得第二含義后才允許被注冊為商標。原因在于隨角色形象進入公共領域的是該形象所承載的價值，他人沒有限制地對該形象進行注冊是對其承載價值的侵占。但當他人使用角色形象并使之獲得第二含義后，商標法所保護的是角色形象和他人之間的聯系這一第二含義，而不影響留存于公共領域中的角色形象所承載的價值。對于進入公共領域的角色形象已經注冊為商標的情況，應當對其是否構成商標侵權加以限制，以確保商標權的保護不會影響著作權法中公共領域作用的發(fā)揮。具體而言，應當區(qū)分著作權法意義上的使用和商標法意義上的商標性使用，將著作權法意義上的使用部分排除出商標權的保護范圍，即對商標權的保護范圍進行限制。在無法區(qū)分兩種使用時，為了維護公共利益，確保著作權法中公共領域發(fā)揮其應有之義，應允許一定程度的淡化行為，認定該行為不構成商標侵權。

注 釋：

①U.S.CONST.art．I,§ 8,c1.8．

②See Elizabeth L.Rosenblatt,The Adventure of the Shrinking Publlc Domain,University of Colorado Law Review，2015（86）.

③See Marjorie Heins&Tricia Beckles,Will Fair Use Survive?Free Expression in the Age of Copyright Control.For Just，2005（5）.

④See The Walt Disney Co.v.Best,copyright L.Rep.(CCH).

⑤參見北京市高級人民法院（2011）高行終字第541號行政判決書。

⑥參見北京市高級人民法院(2018)京行終599號民事判決書。

⑦See Hockey Ass'n v.Dallas Cap&Emblem Manufacturing，510 F.2d 1004（5thCir.1975）.

⑧參見Judgment of the Court of 6 April 2017 in Case E-5/16，奧斯陸市政府在該案中提請歐盟法院對第2008/95/EC號指令中第3條進行的解釋。

⑨See Frederick Warne&Co v.Book Sales,481 F.Supp.1191（N.D.N.Y.1979）.

⑩參見Judgment of the Court of 6 April 2017 in Case E-5/16，奧斯陸市政府在該案中提請歐盟法院對第2008/95/EC號指令中第3條進行解釋。

?參見 Judgment of the Court of 6 April 2017 in Case E-5/16，奧斯陸市政府在該案中提請歐盟法院對第2008/95/EC號指令中第3條進行解釋。

?See Dastar Corp.v.Twentieth Century Fox Film Corp （539 U.S.23 2003）.

?參見廣東省深圳市中級人民法院(2005)深中法民三初字第779號判決書。

?See Kellogg Co.v.National Biscuit Co（305 U.S.111，1938）.

?See Michael Todd Helfand，When Mickey Mouse Is As Strong As Superman:The Convergence Of Intellectual Property Laws To Protect Fiction Literary And Pictorial Characters,Stanford Law Review，1992（44）.