王美魯

山東女子學(xué)院，山東 濟(jì)南 250352

在OEM的典型案例中，很多都涉及與侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)有關(guān)的問題。隨著商業(yè)貿(mào)易的進(jìn)一步全球化，許多經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與過去有了很大的不同，在加工制造業(yè)領(lǐng)域，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式也發(fā)生了很大的變化，過去往往是一國國內(nèi)的廠商自己在國家境內(nèi)生產(chǎn)制造已經(jīng)在國家境內(nèi)授權(quán)商標(biāo)權(quán)的商品，現(xiàn)在很多境外廠商為了追求經(jīng)濟(jì)利益最大化，會考慮將投資轉(zhuǎn)向另一個國家國內(nèi)加工制造企業(yè)來加工制造產(chǎn)品，然后在境外出售。如果有國外廠商在國外已經(jīng)取得商標(biāo)專用權(quán)，后授權(quán)一國國內(nèi)加工制造企業(yè)生產(chǎn)已在國內(nèi)享有注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，然后把再此商品出口至境外銷售，這個0EM的過程將會涉及怎樣的專有權(quán)利呢？對于此問題，我們將通過下文一起進(jìn)行分析。

首先，設(shè)想一個國內(nèi)仿造某知名運(yùn)動品牌（以下簡稱該知名運(yùn)動品牌為“A”）的商品制假廠，如果此商品制假廠商還沒有投入市場進(jìn)行銷售，能否認(rèn)為其之前的生產(chǎn)該A商品的行為因為沒有進(jìn)入商品流通領(lǐng)域，所以不構(gòu)成商標(biāo)使用，進(jìn)一步認(rèn)為其不侵權(quán)呢？其生產(chǎn)的該A商品的行為是侵權(quán)行為，這毋庸置疑。但問題是若制造該A相關(guān)商品的加工制造者得到了國外商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，且沒有投入我國市場流通領(lǐng)域，也沒有在我國國家境內(nèi)進(jìn)行銷售，它的行為會是違法侵權(quán)嗎？為了更好根據(jù)仿造者的侵權(quán)行為定性去推斷定牌加工者的行為性質(zhì)，我們將會從兩個關(guān)系去分析：一是OEM是否構(gòu)成商標(biāo)性使用；二是OEM是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

一、OEM構(gòu)成商標(biāo)性使用

首先，確定商標(biāo)性使用存在的階段。有人認(rèn)為，根據(jù)《商標(biāo)法》第48條，商標(biāo)使用強(qiáng)調(diào)商標(biāo)標(biāo)識功能的實現(xiàn)，而商標(biāo)在產(chǎn)品進(jìn)入流通階段或者說進(jìn)行銷售之前，并不具有識別功能，那么就應(yīng)該把商標(biāo)性使用局限在流通領(lǐng)域，若不進(jìn)入我國市場流通，就不構(gòu)成使用。如若這樣判斷，則前述國內(nèi)仿造A商品的制假廠也不會構(gòu)成侵權(quán)，可是這樣的結(jié)論，顯然不合理，與現(xiàn)行的法律規(guī)定也不相符。換句話說，將商標(biāo)性使用僅僅局限在流通領(lǐng)域之內(nèi)，這種觀點(diǎn)是不對的。確切的說法應(yīng)該是進(jìn)入流通領(lǐng)域是與商標(biāo)性使用存在一定聯(lián)系的行為，包括尚未進(jìn)入流通領(lǐng)域之前的準(zhǔn)備階段或已經(jīng)進(jìn)入流通領(lǐng)域的階段，從這個角度看，商標(biāo)性使用存在于流通領(lǐng)域階段和為流通領(lǐng)域做準(zhǔn)備的兩個階段。

接下來，從法律目的來看，是否構(gòu)成商標(biāo)使用。根據(jù)《商標(biāo)法》48條規(guī)定，“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”［1］通過法律條文，我們可以看到，商標(biāo)使用的目的是為了識別商品的來源，因此，只有在上述兩個階段中，如若能夠識別商品來源則構(gòu)成商標(biāo)使用，如若不能不識別商品來源則不構(gòu)成商標(biāo)使用。

所以，單純通過是否進(jìn)入流通領(lǐng)域或者單純地看是否已經(jīng)進(jìn)行銷售去判定是否構(gòu)成商標(biāo)性使用是不正確的，正確的看法應(yīng)該是，已經(jīng)進(jìn)入流通領(lǐng)域階段或者為進(jìn)入流通流域做準(zhǔn)備的階段，只要其行為在區(qū)分商品來源上具有可能性，其行為就應(yīng)該被認(rèn)為是商標(biāo)性使用”。前述仿造A的制假廠和貼牌加工者，不管它是否已經(jīng)進(jìn)入流通領(lǐng)域，都是對區(qū)分商品來源做準(zhǔn)備的行為，都可以認(rèn)定為商標(biāo)法所述的商標(biāo)性使用。

二、OEM構(gòu)成侵權(quán)

根據(jù)“混淆可能性”是否是OEM商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件，可以進(jìn)行以下分類。

（一）不需要考慮混淆的情況

首先，關(guān)于商標(biāo)法第57條第1款，沒有規(guī)定商標(biāo)侵權(quán)以“混淆”為要件”。其次，學(xué)者孔祥俊認(rèn)為，當(dāng)相同的商品上使用相同商標(biāo)，商標(biāo)侵權(quán)不再以混淆為要件。這就說明，OEM如果使用的是國內(nèi)原告已經(jīng)注冊的商標(biāo)，其受委托加工制造的商品也同樣與國內(nèi)原告的注冊商標(biāo)使用的商品一致時，那么，就不用考慮這種行為是否會造成相關(guān)公眾的“混淆”。換句話說，“混淆”不能成為貼牌加工過程中商標(biāo)侵權(quán)的一般組成部分。

（二）需要考慮混淆的情況

關(guān)于商標(biāo)法57條第2款，我們可以看到的是，其將“容易導(dǎo)致混淆”為構(gòu)成要件。接下來我們將證明貼牌加工者的行為“容易導(dǎo)致混淆”，即可證明其行為是構(gòu)成侵權(quán)的。而“容易混淆”將基于一個前提，即商標(biāo)性使用。其原因及理由如下：商標(biāo)目的是使商標(biāo)被消費(fèi)者用來區(qū)別商品來源。而消費(fèi)者識別商品來源往往通過商家的商標(biāo)性使用從而才能實現(xiàn)。因此，商家通過商標(biāo)性使用，才可能會導(dǎo)致消費(fèi)者混淆。即混淆可能性與商標(biāo)性使用可參照結(jié)果和手段的關(guān)系，商標(biāo)性使用是手段，混淆可能性則是結(jié)果［2］。

上文中，我們已經(jīng)證明了，貼牌加工者構(gòu)成對商標(biāo)的使用，也就是我們的“容易造成混淆”的前提。那么，接下來只需證明貼牌加工者的行為容易導(dǎo)致混淆，就可以說明貼牌加工者屬于第五十七條第二款的侵權(quán)類型。

在國內(nèi)仿造A的商品制假廠的情況下，其商品銷售的對象是我國境內(nèi)的銷售市場，自然會導(dǎo)致我國相關(guān)公眾混淆，這無可厚非，商品制假廠的行為也是因為導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆而被判定為侵權(quán)?？墒荗EM商品并不被國內(nèi)相關(guān)公眾直接接觸，那么還會發(fā)生前述同A的商品制假廠一樣的混淆嗎？如若有混淆的可能，那么容易受混淆的相關(guān)公眾在司法解釋中又有哪些規(guī)定呢？

2002年商標(biāo)法的司法解釋并沒有對“相關(guān)公眾”做出地域限制。筆者認(rèn)為，判定混淆的相關(guān)公眾范圍應(yīng)限于貼牌加工者所在國的消費(fèi)者及其相關(guān)經(jīng)營者?；谏虡?biāo)權(quán)的地域性，國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利，就只在該國境域內(nèi)受保護(hù)，所以，OEM是否侵犯到國內(nèi)商標(biāo)權(quán)，應(yīng)當(dāng)是以其是否可能會在國內(nèi)構(gòu)成相關(guān)經(jīng)營者和消費(fèi)者混淆為基礎(chǔ)。換句話說，判定混淆的相關(guān)公眾的范圍應(yīng)以貼牌加工者所在國，即請求保護(hù)專有商標(biāo)權(quán)的原告所在國家的相關(guān)經(jīng)營者和消費(fèi)者為界。

在確定國內(nèi)相關(guān)公眾的條件下，那么國內(nèi)相關(guān)公眾應(yīng)該包括哪幾部分呢？在許多判例中，非侵權(quán)的理由是，出口目標(biāo)是境外，所以國內(nèi)相關(guān)消費(fèi)者不會混淆。典型判例中，“PRETUL”案二審法院持此觀點(diǎn)。司法解釋規(guī)定“相關(guān)公眾”，是指與商標(biāo)所標(biāo)示的某類商品或服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品或服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者［3］。這樣我們可以看到，相關(guān)公眾包括兩部分，一部分是最終消費(fèi)者；另一種是由分銷渠道的銷售商和其他經(jīng)營者所組成，自然也就包括國內(nèi)商品生產(chǎn)加工者，即貼牌加工者。

商標(biāo)法57條第2款規(guī)定的“容易導(dǎo)致混淆”一詞，意味著相關(guān)公眾接觸侵權(quán)商品之后可能發(fā)生混淆，并不要求侵權(quán)商品被相關(guān)公眾實際接觸，也不要求混淆的事實百分百出現(xiàn)。在明確此含義的條件下，我們可以看到“PRETUL“的二審判定是有問題的，因為此判決在“不導(dǎo)致國內(nèi)消費(fèi)者的混淆”和“不侵犯原告商標(biāo)權(quán)”之間建立起因果聯(lián)系。沒有考慮出口商品在國內(nèi)返銷的可能性以及中國消費(fèi)者出國旅游的可能性，引起國內(nèi)相關(guān)公眾最終消費(fèi)者的混淆，同時也沒有考慮到相關(guān)公眾的第二種情況，例如，運(yùn)輸環(huán)節(jié)的運(yùn)營商可能會接觸貼牌商品等情況，這些都將造成混淆的可能性。正確的觀點(diǎn)應(yīng)該是，因為考慮到出口商品返銷國內(nèi)以及中國消費(fèi)者出國旅游的可能性，以及與商品接觸的其他經(jīng)營者有混淆的可能性，故而，OEM具有造成混淆相關(guān)公眾的可能性，OEM應(yīng)仍定為商標(biāo)侵權(quán)行為。

三、結(jié)語

首先，商品或服務(wù)已經(jīng)進(jìn)入流通領(lǐng)域階段或者處在為進(jìn)入流通流域做準(zhǔn)備的階段，如果能夠識別商品或服務(wù)的來源，則是商標(biāo)法的商標(biāo)使用。即便OEM商品未在中國銷售，其行為構(gòu)成仍然商標(biāo)使用。其次，確定OEM商品的混淆可能性的因素，相關(guān)公眾的范圍是消費(fèi)者及其他相關(guān)經(jīng)營者。同時，混淆可能性并不是構(gòu)成OEM商標(biāo)侵權(quán)的必備條件，而只是在商品類似或者商標(biāo)近似等兩種情形下的商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件，在相同商品上使用相同商標(biāo)的情況下，并不以混淆可能為構(gòu)成要件。本文是以商標(biāo)侵權(quán)為角度，研究OEM中商標(biāo)侵權(quán)行為，OEM屬于構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為