尹翊菲

【摘? 要】本文針對《專利法》第二十六條第三款，結合《專利法》第二十二條第四款，淺談對專利法意義上的“充分公開”的理解，并就審查中與之相關的問題給出建議。

【關鍵詞】公開不充分;專利法;實用性

引言

充分公開和實用性的“競合”。

專利法第二十二條第四款規(guī)定：實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果。

實用性所說的能夠制造或使用，是指申請專利的發(fā)明或者實用新型必須能在產業(yè)中應用，不能是抽象的、純理論的東西，而必須是能在實際產業(yè)中予以應用。專利法中規(guī)定實用性條件的目的，一方面是排除對違背自然規(guī)律的技術方案授予專利權，另一方面是排除對基礎研究成果授予專利權以避免對基礎知識的壟斷。

因此從上面的分析中可以得出，實用性要求中的“能夠制造或使用”與說明書“能夠實現(xiàn)”具有完全不同的含義。

并且在審查指南中實用性一章也明確記載了審查基準：因不能制造或者使用而不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書公開的程度無關。因此無論是從立法本意還是從審查基準來說，實用性與說明書充分公開解決的是不同的法律問題，二者之間不應當產生競合的問題。

但是，在審查實踐中，經常遇到看似既存在公開不充分缺陷又存在實用性缺陷的申請，例如：

1.案情簡述

技術方案：本實用新型的一種履帶提水式高效水力發(fā)電系統(tǒng)，利用一組提水水箱以及一個履帶循環(huán)系統(tǒng)，讓上水游水庫內具有較高重力勢能的水體，以類似乘坐“電梯”的方式，緩慢地提至下游河道，并在最低點處釋放水體，履帶系統(tǒng)轉動的同時驅動發(fā)電機產生電能。

工作過程包括如下步驟：（1）通過水箱輸送機構使提水水箱3進入上游水庫，提水水箱3底部的泄水底閥33在水體頂托力作用下打開，提水水箱3內空氣由排氣孔32排出，提水水箱3內充滿水;（2）提水水箱3繞過水庫側定滑輪組2后，提水水箱3的泄水底閥33關閉，提水水箱 3攜帶水體上升;（3）充滿水的提水水箱3繞過水庫大壩1上方的定滑輪，在重力的驅動下，與水箱輸送 鏈條4共同下降，同時驅動發(fā)電機以及整個履帶系統(tǒng)的運轉;（4）提水水箱3到達下游河道中最低點后，提水水箱3底部的泄水底閥33接觸預設的 擋坎7，自動打開并釋放提水水箱3內水體，如圖4所示;（5）放空后提水水箱3在水箱輸送鏈條4的帶動下，繼續(xù)向上運動，并繞過水庫大壩1 上方的定滑輪，最終重新進入上游水庫：（6）重新進入步驟（1），完成整個系統(tǒng)的循環(huán)運行。

2.案情分析

針對本案， 第一種觀點認為：由于本案的發(fā)明目的或預期效果并沒有期望系統(tǒng)的輸出能量大于輸入能量或者上游輸入水量的重力勢能，因此其并不明顯違背能量守恒定律，其構思的技術方案存在“能夠在產業(yè)中實施”的可能性。只是由于說明書中未記載上述多重因素使該系統(tǒng)無法保持持續(xù)運轉因此“不能實現(xiàn)”。因此，該申請的技術方案不能實施的原因在于申請人未在申請文件中清楚、完整的記載實現(xiàn)發(fā)明所需的全部技術內容，其要解決的是申請文件撰寫層面的問題，而并非技術方案本身存在固有的無法克服的缺陷所致。

第二種觀點認為：換一個角度來看，該系統(tǒng)沒有外部能量輸入，并且申請人的意見陳述中也提到了該系統(tǒng)可以在依靠一次外力推動后維持自動循環(huán)，但由于水箱輸送結構運轉過程中存在摩擦阻力，將會產生能量損耗，該系統(tǒng)最終會因為能量損耗而停止運動，無法持續(xù)性的運轉，也就不可能持續(xù)向外輸出電能，其違背了能量守恒定律，無法在產業(yè)上實施，因此不具備實用性。

筆者認為，由于本申請對于發(fā)明目的的描述中并沒有關于使得系統(tǒng)的能量輸出大于輸入、不需要消耗能源即可工作等內容，從其功能和目的來看也并非想要獲得一種“永動機”，實際上，該系統(tǒng)工作原理是利用壩體左側提水水箱對繩索的拉力大于壩體右側提水水箱對繩索的拉力來進行工作的，上述拉力差在克服系統(tǒng)運轉阻力的前提下還能夠驅動發(fā)電機發(fā)電。如果對壩體左右兩側提水箱的設置方式（數(shù)量、間隔、泄水底閥等）、輸送鏈條傾斜角度、壩體兩側水面水位差等條件加以限定，根據(jù)本領域力學知識，應當認為該方案是能夠制造的，因此不存在不具備實用性的缺陷。但由于上述條件作為實現(xiàn)該方案所必不可少的技術內容，而本申請未對其加以詳細描述，則應當認為手段含糊不清，從而無法實現(xiàn)。因此本申請存在公開不充分而非不具備實用性的缺陷。

對于那些由于違背自然規(guī)律而不具備實用性的申請，筆者認為也可以同時適用公開不充分，由于其技術方案違背自然規(guī)律，則必然不可能達到充分公開的程度，因此，在審查中可以根據(jù)選擇的法條采用相應的說理方式。

而刨除違背自然規(guī)律這種類型的申請，筆者認為公開不充分和不具備實用性二者之間不存在“競合”關系。但是在審查實踐中，通常認為公開不充分和實用性可以“競合”的原因是，技術方案未描述清楚的同時，其實現(xiàn)的技術效果也脫離了實際需要。對此筆者持不同觀點：審查指南中列出了6種不具備實用性的情形，但審查指南中所列舉的6種情形并非窮舉，雖然其本身敘述為開放式敘述，但在《專利法詳解》中明確指出了只要存在的缺點或者不足之處沒有嚴重到使有關技術方案根本無法實施，或者根本無法實現(xiàn)其發(fā)明目的的程度，就不能適用“無積極效果”。因此在適用實用性落腳到“無積極效果”時應特別慎重，不宜過度解讀。也就是說，雖然審查員手中掌握著一定的自由量裁權，但如果對實用性條款過度解讀，則會導致公眾對專利法和審查指南理解的困惑。因而，在實用新型的審查過程中，由于實用性的第六種情形容易導致自由量裁權的擴大，那么其使用就應當被嚴格限制。

參考文獻

[1]尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社，2011年3月第1版。中華人民共和國國家知識產權局：《專利審查指南2010》（修訂版），知識產權出版社，2017年6月第1版。

[2]瞿超：《淺談“實用性”的立法本意和法律適用》，載《中國發(fā)明與專利》，2016年第7期。