陳偉

摘要：實用新型制度是一項很重要的專利制度，其在中國專利體系中發(fā)揮著很舉足輕重的作用。根據(jù)專利法的規(guī)定評價實用新型的創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)與評價發(fā)明專利的創(chuàng)造性存在不同。本文作者通過對最高人民法院的關(guān)于實用新型案件的判決案例分析，總結(jié)了技術(shù)領(lǐng)域和明確的技術(shù)教導(dǎo)在實用新型的創(chuàng)造性的評價中的適用標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞：專利;實用新型;創(chuàng)造性;技術(shù)領(lǐng)域;技術(shù)教導(dǎo)

中圖分類號：D923.42 文獻標(biāo)識碼：A文章編號：1003-5168（2020）03-0092-03

1 引言

根據(jù)中國專利審查指南的規(guī)定，實用新型專利是注冊登記制，即沒有實質(zhì)審查程序，初審滿足形式要求，并且符合新穎性的規(guī)定即可獲得授權(quán)。因此，在實用新型申請時并不審查其創(chuàng)造性，而僅在實用新型專利被提起無效宣告時，才審查其創(chuàng)造性。此外，中國專利法中對發(fā)明專利和實用新型專利的創(chuàng)造性的規(guī)定也存在區(qū)別，發(fā)明的創(chuàng)造性的要求是“具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步”，而對實用新型的創(chuàng)造性的要求是“具有實質(zhì)性特點和進步”，刪除了其中的“突出”和“顯著”兩個定語。

那么在實際的工作中，如何認(rèn)定實用新型的創(chuàng)造性呢？對此，中國專利審查指南第四部分第6章第4節(jié)中對實用新型專利創(chuàng)造性的審查進行了規(guī)定，即實用新型的審查主要依據(jù)以下兩個標(biāo)準(zhǔn)，即實用新型的技術(shù)領(lǐng)域和評價實用新型的對比文件的數(shù)量。

對于技術(shù)領(lǐng)域這個標(biāo)準(zhǔn)，審查指南中規(guī)定，對于實用新型專利而言，一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域。但是現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示，例如現(xiàn)有技術(shù)中有明確的記載，促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的，可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。上述表述指示原則性的知道，審查指南中并沒有給出具體的案例來說明，如何判定實用新型專利的所述技術(shù)領(lǐng)域，以及“明確的啟示”的客觀標(biāo)準(zhǔn)。

然而，由于實用新型的保護客體是產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和形狀，即實用新型的案件大多屬于機械領(lǐng)域這一個大的技術(shù)范疇內(nèi)。在筆者接觸的案例中，實際上很多結(jié)構(gòu)在一定范圍內(nèi)具有通用性，例如傳動機構(gòu)或者彈簧機構(gòu)等在很多的技術(shù)領(lǐng)域中都可以得到廣泛的應(yīng)用。如果機械的照搬審查指南的原文，很容易會對創(chuàng)造性的評價產(chǎn)生偏差，從而影響判決的公正性。因此，在具體案件中，實用新型所屬的技術(shù)領(lǐng)域如何認(rèn)定，“明確的啟示”的程度如何把握，是一個值得研究和探討的課題。

對此，筆者試著對最高人民法院的幾個判例進行分析，總結(jié)出一些判斷依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)供大家參考。

2 案例討論

案例1：（2018）最高法行再第33號

該案為埃意（廊坊）電子工程有限公司、王賀與國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利行政管理（專利）再審案件，涉及的實用新型專利為ZL200920095008.5，發(fā)明名稱為“處于座墊下表面或座椅骨架上的壓力型安全帶提醒傳感器”。

法院認(rèn)定修改后的權(quán)利要求1（原權(quán)利要求2）與現(xiàn)有技術(shù)的其中一個區(qū)別在于區(qū)別技術(shù)特征3、3，其包括兩個方面，一是壓力傳感器，二是在塑料薄膜層上的通孔。雖然涉案專利的說明書中沒有記載區(qū)別技術(shù)特征3和3中的“通孔”的作用、功能、技術(shù)效果。但本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀涉案專利說明書后，能夠認(rèn)識到“通孔”在原權(quán)利要求2中的作用是在受壓載荷時便于中間層通道空腔中的空氣排出，使得原本并無接觸的印刷電路產(chǎn)生接觸;在受壓載荷移除后，使得空氣可以通過通孔進入中間層通道中的空腔，隔絕印刷電路之間的電連接。故應(yīng)當(dāng)在此基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有技術(shù)是否整體上給出了有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征3、3的技術(shù)啟示作出認(rèn)定。證據(jù)2盡管涉及的是一種薄膜開關(guān)，但通過分析證據(jù)2及其附圖2很容易想到在薄膜上開設(shè)排氣通道，以利于空腔內(nèi)氣體的排出和吸入，使得薄膜之間的電路接通或者斷開，即證據(jù)2給出了該區(qū)別特征的技術(shù)啟示。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在證據(jù)2公開的技術(shù)內(nèi)容和給出的技術(shù)啟示下，能夠顯而易見地想到對證據(jù)2中的技術(shù)方案進行簡化，以獲得區(qū)別技術(shù)特征3、3。

由該案例可以看出，技術(shù)領(lǐng)域是否相同并不在于使用新型的主題與對比文件的主題是否相同，而是需要在于基于現(xiàn)有技術(shù)對比以后確定的技術(shù)問題和解決問題的方案以后，基于解決問題的方案所涉及的領(lǐng)域是否被對比文件公開來進行具體判斷該對比文件是否為適格的現(xiàn)有技術(shù)。具體到本案來說，涉案專利涉及一種位于座墊下表面或座椅骨架上的壓力型安全帶提醒傳感器，如果教條地從實用新型涉及的領(lǐng)域來看，涉案專利的技術(shù)領(lǐng)域則為“壓力型安全帶提醒傳感器”領(lǐng)域，顯然證據(jù)2涉及薄膜開關(guān)并不與涉案專利直接相關(guān)。但是法院基于對比文件來確定解決的技術(shù)問題以后，發(fā)現(xiàn)涉案專利基于該區(qū)別特征所要解決的問題實際上就是薄膜開關(guān)的電連接問題。對此在證據(jù)2本身就是關(guān)于薄膜開關(guān)的技術(shù)文獻，而且證據(jù)2中也公開了解決薄膜開關(guān)電連接的方案。因此，即使證據(jù)2并不直接與涉案專利的技術(shù)領(lǐng)域“壓力型安全帶提醒傳感器”直接相關(guān)，但證據(jù)2涉及的領(lǐng)域與本案實際要解決的問題相關(guān)，而且給出了明確的啟示，促使本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過這樣的教導(dǎo)從證據(jù)2中獲得啟示來得到涉案專利的技術(shù)方案。因此，證據(jù)2可以作為適格的現(xiàn)有技術(shù)來評價涉案專利的創(chuàng)造性。

案例2：（2016）最高法行再第70號

本案涉及趙潔、長春時代機電新技術(shù)有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會再審案，涉及的實用新型專利為ZL201020640252.8，發(fā)明名稱為“變頻調(diào)速型液力耦合器電動給水泵”。

在該案中，專利權(quán)人認(rèn)為證據(jù)4涉及一種電動驅(qū)動設(shè)備的轉(zhuǎn)速控制裝置，公開的是電動機在低速運行期間利用變頻器對其轉(zhuǎn)速進行變頻調(diào)節(jié)，而涉案專利重點是在高速運行期間利用變頻器對其轉(zhuǎn)速進行變頻調(diào)節(jié)。此外專利權(quán)人還引用了《審查指南》第二部分第二章第2.2.2節(jié)規(guī)定，即發(fā)明或者實用新型的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)是要求保護的發(fā)明或者實用新型技術(shù)方案所屬或者直接應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域，而不是上位的或者相鄰的技術(shù)領(lǐng)域，也不是發(fā)明或者實用新型本身。并聲稱稱增速型液力耦合器是涉案專利相對于證據(jù)4的技術(shù)改進之一，并非所屬技術(shù)領(lǐng)域，涉及的是發(fā)明本身。因此證據(jù)4與涉案專利并不屬于同一技術(shù)領(lǐng)域。因此證據(jù)4能用來評價涉案實用新型的創(chuàng)造性。

對此法院認(rèn)為：涉案專利與證據(jù)4都屬于調(diào)速型液力耦合器，二者應(yīng)當(dāng)屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域。即使涉案專利與證據(jù)4技術(shù)領(lǐng)域不同，但證據(jù)4中明確記載了其為一種電動驅(qū)動設(shè)備的轉(zhuǎn)速控制裝置，適用于風(fēng)機、泵等流體負(fù)載，而涉案專利涉及水泵，證據(jù)4能促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員將其技術(shù)方案應(yīng)用于水泵領(lǐng)域。

在本案中，討論了如何確定發(fā)明或者實用新型的技術(shù)領(lǐng)域和明確的啟示兩個標(biāo)準(zhǔn)。對于技術(shù)領(lǐng)域，法院也認(rèn)可審查指南第二部分第二章第2.2.2節(jié)提供的標(biāo)準(zhǔn)。但應(yīng)用具的體技術(shù)領(lǐng)域也不能狹義的去理解。高速運行的條件和低速運行的條件同樣適用于調(diào)速型液力耦合器。因此，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度來考慮的話，二者實質(zhì)上屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域。顯然專利權(quán)人是為了區(qū)分技術(shù)領(lǐng)域而割裂二者的聯(lián)系。另一點是關(guān)于明確的啟示，在本案中可以看出，由于涉案專利和證據(jù)4中都記載了可以用于泵的技術(shù)方案。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以基于該“明確的啟示”，從證據(jù)4中去尋找技術(shù)教導(dǎo)，來評價涉案專利的創(chuàng)造性。即“明確的啟示”的標(biāo)準(zhǔn)在于涉案專利和對比文件是否都存在交叉的領(lǐng)域或者存在應(yīng)用于相同的第三領(lǐng)域的記載，而由這個交叉領(lǐng)域或者第三領(lǐng)域的記載足以驅(qū)使本領(lǐng)域技術(shù)人員去從不同于涉案專利技術(shù)領(lǐng)域的其他對比文件中尋找技術(shù)教導(dǎo)或解決方案。

案例3：（2012）最高法行再第7號

本案涉及曹忠泉和國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會再審案，涉及的實用新型專利為ZL200520014575.5，發(fā)明名稱為“裁剪機摸到機構(gòu)中斜齒輪組的包郵裝置”。

在該判決書中，法院認(rèn)為涉案專利與證據(jù)（附件5-1）盡管在應(yīng)用環(huán)境上存在區(qū)別，但都屬于機械系統(tǒng)的潤滑領(lǐng)域。所不同的是附件5-1的保護罩要解決的問題僅僅是有效輸送潤滑油，實現(xiàn)潤滑作用;而涉案實用新型的設(shè)計保護罩的作用是防止?jié)櫥惋w濺污染布料。因此，由于解決的技術(shù)問題不同，附件5-1沒有給出技術(shù)教導(dǎo)。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法結(jié)合附件5-1來評價涉案專利的創(chuàng)造性。

在本案中，最高院認(rèn)為由于解決的問題不同，因此即使對比文件與證據(jù)涉及相同領(lǐng)域，且也存在相同的結(jié)構(gòu)但是由于解決問題的差別，導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無法從不同的解決問題的方案中獲得技術(shù)教導(dǎo)。因此，由于不存在“明確的啟示”，即使在相同的技術(shù)領(lǐng)域也無法結(jié)合來評價其創(chuàng)造性。本案的判決在筆者看來存在著一定的爭議。原因在于，附件5-1給出了區(qū)別特征相同的結(jié)構(gòu)，不同的是附件5-1說明了該結(jié)構(gòu)所帶來的效果是不同的。筆者認(rèn)為，通常在專利的創(chuàng)造性審查（特別是發(fā)明的實質(zhì)審查程序）中，技術(shù)效果只是輔助的判斷條件，通常只要判定區(qū)別技術(shù)特征被現(xiàn)有技術(shù)公開即可，而技術(shù)效果也會由于技術(shù)方案的公開而變得是不言自喻的，除非該技術(shù)效果對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是難以預(yù)料的。另外，在審查指南中，也并沒有要求必須同時滿足技術(shù)領(lǐng)域和明確的啟示兩個標(biāo)準(zhǔn)。明確的啟示的適用是方便本領(lǐng)域技術(shù)人員從相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段。對于已經(jīng)確認(rèn)的技術(shù)領(lǐng)域且技術(shù)方案被公開的情況下，僅以效果不同而不能結(jié)合評價創(chuàng)造性顯然是忽略了技術(shù)方案本身，不免產(chǎn)生舍本逐末的效果。如果是這樣考慮問題，那么對于一個專利來說，只要將技術(shù)效果寫得完全不同，不論技術(shù)方案如何都具備創(chuàng)造性，這顯然違背了專利的初衷。因此，筆者認(rèn)為本案中，在實際上附件5-1公開了區(qū)別特征的條件下，技術(shù)其沒有公開其技術(shù)效果，但也不能阻止本領(lǐng)域技術(shù)人員去得到試用保護罩的輸送系統(tǒng)，并預(yù)期得到防止?jié)櫥惋w濺污染布料的效果。因此涉案專利，并不具備創(chuàng)造性。

3 結(jié)論

從上述最高法的案例分析和討論中，筆者總結(jié)了判斷實用新型的技術(shù)領(lǐng)域是否相同以及現(xiàn)有技術(shù)是否有明確的啟示的標(biāo)準(zhǔn)供各位讀者參考。

3.1 實用新型的技術(shù)領(lǐng)域

在判斷對比文件是否與涉案實用新型專利是否屬于相同技術(shù)領(lǐng)域時，不僅僅考慮對比文件與實用新型的主題和應(yīng)用領(lǐng)域，還需要進一步的基于涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征，以及由該區(qū)別特征所帶來的技術(shù)問題和解決方案，來考察實用新型中實際解決的技術(shù)問題涉及的領(lǐng)域。根據(jù)該實際的技術(shù)問題涉及的領(lǐng)域來靈活判斷是否需要對該技術(shù)領(lǐng)域進行上位或者拓展。

3.2 明確的啟示

判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在明顯的啟示時，要對比涉案專利和對比文件，判斷涉案專利和對比文件是否都存在交叉的領(lǐng)域或者存在應(yīng)用于相同的第三領(lǐng)域的記載，而由這個交叉領(lǐng)域或者第三領(lǐng)域的記載足以驅(qū)使本領(lǐng)域技術(shù)人員去從不同于涉案專利技術(shù)領(lǐng)域的其他對比文件中尋找技術(shù)教導(dǎo)或解決方案。如果存在上述情形，則存在明確的啟示。

3.3 在技術(shù)領(lǐng)域相同時，不應(yīng)過分強調(diào)技術(shù)效果帶來了技術(shù)啟示

在技術(shù)領(lǐng)域相同，且現(xiàn)有技術(shù)也公開了區(qū)別特征的方案時，如果認(rèn)定技術(shù)效果不同，而不存在技術(shù)啟示，可能會存在對創(chuàng)造性誤判的后果。這種情況，建議參考發(fā)明專利審查中技術(shù)效果是輔助判斷創(chuàng)造性的方法，而不能認(rèn)為由于技術(shù)效果不同，而否定了對技術(shù)方案是否相同這一關(guān)鍵問題本身的判斷。