謝敏 毛圣杰

摘要：本文從復(fù)審實(shí)際案例出發(fā)，介紹了發(fā)明專利審查中創(chuàng)造性評判存在的一些問題，進(jìn)而闡述了對發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判斷方法，即顯而易見性的評判方法，闡述了三步法的實(shí)質(zhì);同時指出審查員應(yīng)不斷向本領(lǐng)域技術(shù)人員靠攏，盡量避免“事后諸葛亮”的情況發(fā)生，客觀公正的進(jìn)行發(fā)明專利的審查。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性;突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn);顯而易見;本領(lǐng)域技術(shù)人員

中圖分類號：D923.42 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1003-5168（2020）12-0058-03

創(chuàng)造性是發(fā)明創(chuàng)造能夠被授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)條件之一，也是專利申請實(shí)質(zhì)審查、專利復(fù)審和專利無效程序中涉及最多的問題。專利法意義上發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步[1]。

《專利審查指南》指出，判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見[2]。并給出了判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見一般判斷方法，即“三步法”：一是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);二是確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題;三是判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。其中第三步判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將所述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以接近其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。但由于第三步是基于審查員的主觀分析判斷，也是我們?nèi)粘彶檫^程中創(chuàng)造性判斷的核心和難點(diǎn)。

以下結(jié)合一件復(fù)審案例對發(fā)明專利申請創(chuàng)造性的把握進(jìn)行一些分析。

1 案例介紹

本案涉及發(fā)明名稱為“檢驗(yàn)軌道網(wǎng)絡(luò)的道岔加熱器的功能性的方法”，權(quán)利要求書包括三項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求和六項(xiàng)從屬權(quán)利要求。審查員發(fā)出第一次審查意見通知書時，引用對比文件1（US2009173839A1，一種移動傳感器收集溫度信息并對列車進(jìn)行控制的系統(tǒng)），評述了本申請所有權(quán)利要求均不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性，并在第二次審查意見發(fā)出后以對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)對本申請進(jìn)行了駁回，駁回針對的權(quán)利要求書包括三項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，現(xiàn)以駁回時的權(quán)利要求1為例進(jìn)行分析。

1.一種用于檢驗(yàn)軌道網(wǎng)絡(luò)的道岔的加熱器的功能性的方法，其中，確定道岔的位置，采集由道岔發(fā)出的熱輻射，并且將所測量的熱輻射和由此導(dǎo)出的值傳遞到維護(hù)控制中心，其中，將所測量的熱輻射和環(huán)境溫度之間的差異考慮為導(dǎo)出的值。

對比文件1公開了一種車輛數(shù)據(jù)收集/傳輸系統(tǒng)，首先可以確定軌道位置，采集由軌道發(fā)出的熱輻射，將所測量的熱輻射傳遞到維護(hù)控制中心，與臨界值進(jìn)行比較，可以實(shí)現(xiàn)沿整個軌道線路移動測量和收集軌道溫度或其他信息，以更好地預(yù)測線路潛在問題，給出預(yù)警并幫助提高路徑選擇，提高效率和安全性及商業(yè)性。

駁回的權(quán)利要求與對比文件1之間的區(qū)別技術(shù)特征在于：權(quán)利要求1請求保護(hù)的是用于檢測軌道網(wǎng)絡(luò)的道岔的加熱器的功能性的方法;本申請是將所測量的熱輻射和由此導(dǎo)出的值傳遞到維護(hù)控制中心，將所測量的熱輻射和環(huán)境溫度之間的差異考慮為導(dǎo)出的值，而對比文件1是將所測量的熱輻射傳遞到維護(hù)控制中心;基于該區(qū)別技術(shù)特征，其實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何更便捷的了解道岔加熱器的功能性。

審查員駁回決定認(rèn)為區(qū)別技術(shù)特征不能夠?yàn)闄?quán)利要求1帶來創(chuàng)造性的理由可歸納為：

第一，由對比文件1公開的測定軌段溫度并將溫度傳輸至服務(wù)中心的技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到將其應(yīng)用于道岔加熱器的功能性檢測。

第二，對比文件1已經(jīng)公開了一種車輛數(shù)據(jù)收集/傳輸系統(tǒng)，其可以測量選定軌段的軌道溫度并將測量溫度傳輸至服務(wù)中心，與臨界值進(jìn)行比較，可以實(shí)現(xiàn)沿整個軌道線路移動測量和收集軌道溫度或其他信息，以更好地預(yù)測線路潛在問題，給出預(yù)警并幫助提高路徑選擇，提高效率和安全性及商業(yè)性。這種檢測軌段熱輻射-傳遞溫度信息-與臨界值比較-進(jìn)而給出預(yù)警并幫助提高路徑選擇等效率的技術(shù)手段，可以從測量的數(shù)據(jù)得出關(guān)于正確運(yùn)行的結(jié)論，即給出可服務(wù)性的結(jié)論;作為軌道線路中的一部分，道岔加熱器的功能性也在上述車輛數(shù)據(jù)收集/收集系統(tǒng)的工作范圍之內(nèi)，雖然對比文件1未直接公開用于道岔加熱器功能性檢測，但是當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員面對如何了解加熱器的功能性時，將軌道網(wǎng)絡(luò)的道岔的溫度與環(huán)境溫度進(jìn)行比較來判斷道岔是否被加熱是本領(lǐng)域技術(shù)人員自然可以想到的，而在對比文件1的基礎(chǔ)上，將其應(yīng)用于對軌道網(wǎng)絡(luò)道岔的加熱器功能性檢測是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以想到的，不存在技術(shù)障礙。

申請人提交了復(fù)審請求書，認(rèn)為：對比文件1沒有公開道岔，也沒有公開加熱器，沒有公開如何確定道岔是否正常工作，基于權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別，審查員關(guān)于本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題值得商榷;對比文件1簡單地檢測軌道片段的溫度值和許多其他數(shù)據(jù)，并且一定長度上處理，結(jié)果是調(diào)整線路/列車減慢等，并沒有提到從測量的數(shù)據(jù)得出關(guān)于正確運(yùn)行/可服務(wù)性的結(jié)論;對比文件1沒有提到檢測軌道的片段的溫度值與環(huán)境溫度的直接比較并且由此得出像軌道片段/鐵軌元件的正確運(yùn)行的結(jié)論，審查員認(rèn)為本申請實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何便捷地了解加熱器的功能性。這是不對的，因?yàn)檫@包含了對解決方案的提示，對比文件1沒有公開使用測量的溫度和從中得出的功能性/正確運(yùn)行/可服務(wù)性，這種對于解決方案的提示在表達(dá)要解決的技術(shù)問題時應(yīng)當(dāng)避免，因此權(quán)利要求1-7具備創(chuàng)造性。

復(fù)審委成立合議組進(jìn)行審查，合議組認(rèn)為：

上述區(qū)別技術(shù)特征明確限定了利用所測量的熱輻射和環(huán)境溫度之間的差異來進(jìn)行道岔的加熱器的功能性檢測;而對比文件1僅公開了利用測量選定軌段的軌道溫度與臨界值進(jìn)行比較，來進(jìn)行軌道線路判斷限速、路線、交通量等，從而更好地預(yù)測線路的潛在問題;兩者雖然都是采用了測量溫度的技術(shù)手段，但其應(yīng)用原理不同，權(quán)利要求1的技術(shù)方案是通過道岔熱輻射和環(huán)境溫度之間的差異來判斷加熱器功能性，而對比文件1是采集不同位置不同時間段的軌道溫度，從而預(yù)測整個鐵路路網(wǎng)的情況，如限速、路線、交通量等;檢測應(yīng)用原理不同，因而沒有技術(shù)啟示使得本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行跨度較大的轉(zhuǎn)用，審查員認(rèn)定的道岔加熱器是軌道線路的一部分，即認(rèn)定道岔加熱器的功能性也在對比文件1所公開的車輛數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)的工作范圍內(nèi)，當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員面對如何了解加熱器的功能性時，將軌道網(wǎng)絡(luò)的道岔的溫度與環(huán)境溫度進(jìn)行比較來判斷道岔是否被加熱是本領(lǐng)域技術(shù)人員自然可以想到的，卻沒有提供相關(guān)證據(jù)來證明這一點(diǎn)。而由于對比文件1公開的利用溫度來判斷限速、路線、交通量等，本領(lǐng)域技術(shù)人員也無法得到技術(shù)啟示來檢測道岔的溫度以判斷加熱器的功能性。且目前沒有證據(jù)能夠證明該區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域公知常識。

基于目前的證據(jù)，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，尚不足以認(rèn)為根據(jù)對比文件1能夠想到使用測量的溫度從中得出道岔加熱器的功能性，以改進(jìn)對比文件1從而得到權(quán)利要求1保護(hù)的技術(shù)方案，因此復(fù)審委撤銷原駁回決定。

該申請返回原審查部門進(jìn)行繼續(xù)審查，審查員就爭議點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)充檢索，獲取到對比文件2，對比文件2中記載了“通過熱成像設(shè)備定期檢查軌道系統(tǒng)（即隱含公開了通過熱成像設(shè)備采集道岔發(fā)出的熱輻射），可以檢驗(yàn)道岔加熱器的功能性”。即對比文件2給出了通過利用熱成像設(shè)備對軌道進(jìn)行檢查從而檢驗(yàn)道岔加熱器的功能性的技術(shù)啟示，當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員面對如何檢驗(yàn)道岔加熱器功能性的技術(shù)問題時，有動機(jī)將對比文件2中的技術(shù)啟示應(yīng)用于對比文件1，從而將對比文件1中的測量軌道溫度的手段應(yīng)用到道岔加熱器功能性檢驗(yàn)上。在此基礎(chǔ)上發(fā)出審查意見通知書，該案最終視為撤回。

2 案例分析

2.1 焦點(diǎn)問題

本案中申請人與審查員的爭議焦點(diǎn)主要在于：對比文件1并沒有提到軌道加熱器及其功能性，也不存在要檢驗(yàn)軌道加熱器的功能性的技術(shù)問題，對比文件1的發(fā)明動機(jī)和目的與本申請不同，雖然公開了用測量選定軌段的軌道溫度與臨界值進(jìn)行比較，來進(jìn)行軌道線路判斷限速、路線、交通量等，從而更好地預(yù)測線路的潛在問題，但沒有技術(shù)啟示可以得到將其用于軌道道岔加熱器功能性檢測，自然也不會想到將檢測到的數(shù)據(jù)與環(huán)境溫度進(jìn)行比較。而審查員在沒有技術(shù)啟示和公知常識證據(jù)的基礎(chǔ)上，堅持認(rèn)為在對比文件1公開了上述技術(shù)手段的基礎(chǔ)上，“當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員面對如何了解加熱器的功能性時，將軌道網(wǎng)絡(luò)的道岔的溫度與環(huán)境溫度進(jìn)行比較來判斷道岔是否被加熱是本領(lǐng)域技術(shù)人員自然可以想到的”。

2.2 顯而易見性的判斷

三步法的第三步是：判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。在判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。因此，確定技術(shù)問題是判斷顯而易見性的前提，如果技術(shù)問題本身無法得到，則無法判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見。因此筆者認(rèn)為，在判斷顯而易見性時，不僅要判斷解決技術(shù)問題的技術(shù)手段是否顯而易見，也要考慮發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題本身是否對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

就本案來說，申請人堅持不認(rèn)可對比文件1的原因就是對比文件1沒有提及道岔加熱器，也不存在要檢驗(yàn)軌道道岔加熱器功能性這個技術(shù)問題，因此提出該問題就已經(jīng)是在看到本申請的技術(shù)方案后才得到的提示，申請人不認(rèn)可僅憑對比文件1可以得到該技術(shù)啟示;審查員在駁回之前的審查過程中沒能接受申請人意見，是在主觀上忽略了發(fā)現(xiàn)問題的過程。在對比文件1未提及道岔加熱器及對加熱器功能性檢測的基礎(chǔ)上，審查員僅因?yàn)閷Ρ任募?公開了相似的溫度檢測和數(shù)據(jù)傳輸手段來斷定可以將其用于道岔加熱器的功能性檢測是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以得到，這是無法令人信服的，因?yàn)閷彶閱T忽略了發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題的過程。而在撤銷駁回后審查員又補(bǔ)充檢索引入了新的對比文件2，該對比文件中明確記載了“通過熱成像設(shè)備定期檢查軌道系統(tǒng)（即隱含公開了通過熱成像設(shè)備采集道岔發(fā)出的熱輻射），可以檢驗(yàn)道岔加熱器的功能性”，這種直接明了的技術(shù)啟示一出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)該技術(shù)問題的過程已然顯而易見，那么將上述技術(shù)手段與對比文件1中公開的技術(shù)手段相結(jié)合，也就順理成章的可以得到本申請的技術(shù)方案。這也是通知書發(fā)出后，申請人未再進(jìn)行回復(fù)，案件視為撤回的原因。

相較于機(jī)械的套用，三步法更應(yīng)該是一種思維方式，它體現(xiàn)了基于現(xiàn)有技術(shù)對發(fā)明是否具有顯而易見性的合理分析，三步法始終都是立足于現(xiàn)有技術(shù)，即“基于現(xiàn)有技術(shù)，找出區(qū)別技術(shù)特征”到“基于區(qū)別技術(shù)特征，提出技術(shù)問題”再到“基于技術(shù)問題，尋找技術(shù)啟示”。創(chuàng)造性的評判過程，不應(yīng)該是在看到本申請之后做出的結(jié)合判斷，而應(yīng)是假設(shè)本申請并不存在的情況下做出的對比文件或公知常識之間的是否結(jié)合的判斷，一旦考慮到本申請的提示，將該提示用于確定技術(shù)問題，就容易陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)。而矛盾的是，對于審查員來說，我們對一件發(fā)明進(jìn)行審查，自然要先看到本申請的技術(shù)方案再進(jìn)行檢索及后續(xù)的審查過程。因此，這也是我們設(shè)定“本領(lǐng)域技術(shù)人員”[2]的概念的目的，本領(lǐng)域技術(shù)人員的設(shè)定，在于統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免審查員主觀因素的影響;因此，我們始終都在努力向著“本領(lǐng)域技術(shù)人員”靠攏。

3 結(jié)語

在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且要考慮發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體來看待。審查員應(yīng)不斷提高自己站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力，減少“事后諸葛亮”的情況發(fā)生。創(chuàng)造性的評價是一個復(fù)雜的過程，領(lǐng)會三步法的實(shí)質(zhì)，并將其充分運(yùn)用到創(chuàng)造性的審查過程中來，不套用，不僵化，基于本領(lǐng)域技術(shù)人員的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免審查員主觀因素的影響，才能作出客觀公正的評判。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中華人民共和國.中華人民共和國專利法[Z].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2008.

[2] 中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：170-174.