李曉芳

摘要：企業(yè)在專利認識方面主要存在幾大誤區(qū)：認為獲得了專利證書就可以安枕無憂，認為研發(fā)過程中檢索一次專利就一勞永逸，認為產品不直接出口就不需要檢索國外專利，認為自主研發(fā)的產品只要沒有抄襲就不侵權，認為ODM和OEM的專利侵權風險已經轉嫁給代工廠，認為判斷侵權侵權是專利和專利的對比，產品和產品的對比，認為不應用在產品上就不需要申請專利，本文針對上述問題詳細進行闡述。

關鍵詞：專利誤區(qū);侵權;檢索;無效

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A文章編號：1003-5168（2020）12-0036-03

在經濟和科技快速發(fā)展的時代，越來越多的企業(yè)認識到了專利的重要性，但是很多企業(yè)對專利的認識僅僅停留在表面，專利制度有其自身的特點，有些規(guī)定與大家平時的想法并不完全一致，本文總結了一些關于企業(yè)專利方面的認識誤區(qū)，希望能夠幫助更多的人、更多的企業(yè)避免陷入專利侵權的泥潭。

誤區(qū)1：獲得了專利證書就可以安枕無憂了

經常聽到有人說：“我們有自己的專利呀，我們也申請了專利，所以我們不侵權呀?！边€經常聽到有人說：“這個外觀我說要申請專利的嗎？你說沒有新穎性，你看現(xiàn)在侵權了吧？”

在我國，國家知識產權局對實用新型和外觀設計不進行實質審查，即使在申請之前已經有人就相同或相似的技術方案申請過相同的專利，你的專利申請依舊可能會被授權。但是一旦有人針對你的專利提出了無效宣告，你的專利就會被無情地無效掉，你根據(jù)該專利生產的產品就會涉及侵權，所以申請了專利并不等于你的專利穩(wěn)定，并不等于你不侵權。發(fā)明專利雖然經過了實質審查，穩(wěn)定性相對于實用新型和外觀專利要穩(wěn)定的多，但是也并不能完全保證專利審查部門對世界范圍內所有相關的文獻資料都進行過檢索。

現(xiàn)在的有些人和某些企業(yè)，明知已經有相同的或者相似的專利還去申請專利，雖然你的專利依舊可以授權，你依舊可以獲得專利證書，但是一旦有人申請無效你的專利，你的專利就會被無效掉，所以明知有專利還去申請專利的做法更是不可取的。要想辦法在原有專利的基礎上進行創(chuàng)新，比如減少一兩個零件，或者減少一兩個步驟，雖然達到的目的和解決的方案相同或相近，但是至少是有創(chuàng)新的技術，是可以申請專利的。

誤區(qū)2：研發(fā)過程中進行過一次專利檢索就一勞永逸

經常會發(fā)生這樣的事情，研發(fā)過程中明明進行過專利檢索，可是到頭來為什么又侵權了，那么你到底什么時候進行的檢索？在項目開發(fā)過程中進行一次專利檢索是不可行的，因為有的項目時間短至幾個月，有的項目時間長至幾年，由于我國專利法對實用新型和外觀設計專利申請采取初步審查制度，而且在專利申請后授權公開有幾個月的滯后期，難免出現(xiàn)不同申請人就同一設計方案或者技術方案先后提出申請的情況。所以公司在研發(fā)的各個階段，都應做好識別、預防和規(guī)避可能的專利侵權風險。本文認為專利檢索大致可以分為幾個階段，一是項目開始前的專利檢索，分析市場發(fā)展趨勢，明確市場定位，避開現(xiàn)有專利的保護范圍，避免重復研究開發(fā)和有限技術資源的浪費。二是項目定型前，此時項目的初級研發(fā)已經完成，處于項目實際投入資本階段，此時進行專利檢索，可以避免投入的損失。三是產品市場發(fā)布前，產品一旦市場發(fā)布，就會面臨侵權的風險，所以在市場發(fā)布前再次進行一次檢索，可以大大降低侵權的幾率，造成不可挽回的損失。所以在項目研發(fā)過程中一次檢索是不能一勞永逸的，要根據(jù)項目的長短確定專利檢索的次數(shù)，從而降低侵權的風險。

誤區(qū)3：產品不直接出口就不需要檢索國外專利

眾所周知專利保護是具有地域性的，地域性是專利保護最重要的特質之前，是指一個國家或一個地區(qū)所授予的專利保護權僅在該國或地區(qū)的范圍內有效，除此之外的國家和地區(qū)不發(fā)生法律效力、專利權是不被認可的，這一點很多人都已經知道了，所以很多人就會認為只要我的產品不出口就不會涉及侵犯國外的專利，只檢索中國國內的專利就可以了，其實不然，我們不僅要知道自己的產品銷往的國家，還要清楚客戶購買產品后會應用在哪些國家，根據(jù)《專利法》第11條的規(guī)定，發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十二條中指出“將侵犯發(fā)明或者實用新型專利權的產品作為零部件，制造另一產品的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用行為;銷售該另一產品的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為。將侵犯外觀設計專利權的產品作為零部件，制造另一產品并銷售的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為，但侵犯外觀設計專利權的產品在該另一產品中僅具有技術功能的除外?！彼詫＠謾嘈袨椴粌H指制造、許諾銷售、銷售、進口該專利產品的行為，還涉及使用該專利產品的行為，所以專利檢索不僅涉及產品本身銷售的國家，還要涉及產品應用到的客戶產品銷售的國家，不同國家的專利法制度有所不同，進行專利檢索，要在開發(fā)前期確定產品擬上市的國家和地區(qū)，這里的國家和地區(qū)不僅指自己的產品出口的國家和地區(qū)，還要考慮客戶產品應用的國家和地區(qū)。

誤區(qū)4：我是自主研發(fā)的產品，沒有抄襲，我根本不知道有這樣的專利，所以不侵權

這種說法是不完全正確的，可以分為兩種情況：一是在先自主研發(fā)，也稱先用權，指在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經做好制造、使用的必要準備，并且在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的，行為人對于該專利產品或專利方法享有合法的實施權。在先使用權見于我國專利法第六十三條的規(guī)定。在先使用權有很多的限制，首先在先使用權針對的是產品制造者，只能由自主研發(fā)人自己使用，而且只能在原有的生產產量和生產能力范圍內，如果擴大生產規(guī)模，提高產品產量，也會構成侵權。二是他人申請專利在先，自主研發(fā)在后的情況。專利在公開后人人都可以到網站上瀏覽，證明在研發(fā)過程中完全沒有接觸到已經公開的專利技術是行不通的。所以如果專利權在先存在，在后實施的技術方案只要落入專利權利要求保護的范圍即認定為侵權，就要承擔侵權責任。所以有了創(chuàng)新技術一定要及時申請專利，在產品研發(fā)前和制造前都要先進行專利檢索，避免閉門造車，防止侵犯他人在先權利和避免資金的誤投入。

誤區(qū)5：OEM和ODM的專利侵權已經轉嫁給代工廠，如果侵權了和我們沒有關系

現(xiàn)在很多擁有優(yōu)勢品牌的廠商為了降低成本、搶占市場經常采用OEM和ODM的運作模式，他們認為OEM和ODM侵權風險低很多，而且OEM和ODM的專利侵權已經轉嫁給代工廠，如果侵權了和他們也沒有關系。其實OEM和ODM還是有很大區(qū)別的。所謂的OEM就是品牌商提供產品的設計、參數(shù)等信息，尋找制造商幫忙加工的一種模式。ODM（Original Design Manufacture）的直譯是“原創(chuàng)設計制造商”，指制造商設計出其產品后，可能會被一些品牌方選中，要求配上各自的品牌名稱或者稍作改良來生產。ODM是由制造商自己提供新產品的設計，品牌商直接采用廠家的設計或者稍微修改設計后貼上自己的Logo直接銷售。OEM的研發(fā)在品牌商，在研發(fā)階段進行了專利檢索和專利侵權風險評估，所以侵權風險相對要小。對于ODM需要分幾種情況：一是代工廠擁有自主的有效知識產權，品牌商在與代工廠簽訂合同時往往要求代工廠把知識產權使用權授權給自己，但是代工廠往往不只給一家企業(yè)代工，如果沒有排他協(xié)議，代工廠還可以把該知識產權授權給其他品牌商，從而加大競爭成本。甚至有的代工廠直接把知識產權轉讓給某個品牌商，知識產權就屬于另一個品牌商了，這時就會面臨侵權風險，所以在簽署代工合同時一定要在協(xié)議中明確知識產權的權屬問題。如果代工廠自己銷售該產品，其價格明顯會占據(jù)優(yōu)勢，所謂的ODM模式可能吞掉品牌發(fā)展的紅利。二是如果代工廠沒有自主的有效知識產權，這種情況就相當危險了，一定要進行專利檢索和專利侵權評估以降低侵權風險。所以ODM和OEM切不可掉以輕心，需要加強侵權風險防范意識，充分審查代工廠所提供的產品是否涉及專利權，若涉及，應仔細查詢所涉及的知識產權的相關情況，并要求代工廠提供相關知識產權證明文件，并要求代工廠對專利的穩(wěn)定性進行評估，從而有針對性的提供解決方案，避免侵權。[1]

誤區(qū)6：判斷侵權是專利和專利的對比，產品和產品的對比

經常聽到有人說：“我們的專利侵權嗎？”“我們的產品和他們的產品對比過了，不一樣，肯定不侵權呀！”

進行侵權判定，一般不是以專利產品與侵權物品直接進行侵權對比，專利產品可以用于幫助理解有關技術特征與技術方案。進行侵權判定，應當以權利要求中記載的技術方案的全部必要技術特征與被控侵權產品的全部技術特征逐一進行對比。所以在判斷侵權時不是專利和專利的對比，也不是產品和產品的對比。判斷侵權應該是產品和專利的對比。

誤區(qū)7：不應用在產品上就不需要申請專利

老板：“你申請的這個專利應用在哪個產品上？”

職員：“沒有，這只是我的一個設想。”

老板：“對不起，我沒有錢去保護不應用在產品上的專利”

這樣的對話何其熟悉。老板不想把錢浪費在無價值的專利上，這種想法是對的，但是也不完全對。專利不應用在產品上和無價值專利之間并不能劃上等號。有些大膽的設想雖然超前，目前看起來不可能實現(xiàn)，但是幾年后、十年后有可能就會成為現(xiàn)實。有些專利雖然不應用在目前的產品上，但是可以阻斷競爭對手，或者可以將專利轉讓給他人以獲取收益。有些專利雖然不應用在目前的產品上，但是幾年后，世界變化風云莫測，技術創(chuàng)新層出不窮，當一個技術變革來臨的時候，如果不提前有技術儲備，有可能會輸在起跑線上。舉一個例子，曾有一家企業(yè)超前研發(fā)了一種技術，當時這種技術在行業(yè)內還沒有開始應用，中間因為某種原因，該技術被臨時中斷，當時的研發(fā)成果也因沒有應用在產品上而未申請專利，過了幾年，這種技術開始發(fā)展起來，企業(yè)才又開始著手這方面的研究，但在進行專利檢索時發(fā)現(xiàn)這方面的技術已經被專利層層的保護起來了，想要繞過這些基礎專利非常難。所以千萬不要為了眼前的利益而放棄申請專利。

以上總結的專利認識誤區(qū)是基于企業(yè)知識產權保護工作過程中的一些見解，希望幫助大家走出專利誤區(qū)，企業(yè)自身也要增強專利意識，避免走進專利誤區(qū)，利用法律最大限度保護自身的合法權益，使企業(yè)利益最大化。

參考文獻：

[1] 羊朵.ODM模式侵權爭議[J].法人，2016（4）.