文/呂紀(jì)濤 趙琪 朱玲艷，北京高沃律師事務(wù)所 北京高沃國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

1 引言

專利審查實(shí)務(wù)中，通常采用《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)給出的判斷要求保護(hù)的發(fā)明是否相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有創(chuàng)造性的方法，即“三步法”，具體為：

1)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；2)確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；3)從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)判斷是否顯而易見。

對(duì)于審查員或者專利代理人來講，“三步法”基于評(píng)判發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的意義極為重要。

2 研究?jī)?nèi)容

下面針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征的作用在創(chuàng)造性的答復(fù)中的重要性，結(jié)合

具體案例，討論“三步法”在創(chuàng)造性審查意見答復(fù)中的應(yīng)用。

案例1：

涉案專利CN101791881A公開了一種用于防水隔熱面料的防水隔熱夾層，該防水隔熱夾層從內(nèi)至外由疏水性氣凝膠粉體填料和聚四氟乙烯密封外層組成，疏水性氣凝膠粉體填料均勻鋪展于聚四氟乙烯密封外層中，控制防水隔熱夾層的厚度為0.5mm～30mm；其復(fù)合方式是先形成一個(gè)帶有空腔的聚四氟乙烯外套，然后將疏水性氣凝膠粉體填料從開口處灌入或者采用注射器注入聚四氟乙烯外層中，再將開口處密封。

對(duì)比文件：公開了一種可用于服裝的氣凝膠/聚四氟乙烯復(fù)合絕緣材料，且該材料也具有防水隔熱的作用，并具體公開了：防水隔熱夾層從內(nèi)至外由二氧化硅氣凝膠顆粒填料和膨脹的聚四氟乙烯密封外層組成，二氧化硅氣凝膠顆粒填料設(shè)置于膨脹的聚四氟乙烯密封外層中，控制復(fù)合結(jié)構(gòu)的厚度為0.5～50mm；復(fù)合方式：膨脹的聚四氟乙烯外層是通過粘合、粘結(jié)或非粘合的方式與內(nèi)層的塊狀的芯材料結(jié)合。

審查員認(rèn)為：對(duì)比文件的填料層為氣凝膠和聚四氟乙烯的混合物，所起的作用為提高可成型性和強(qiáng)度；涉案專利的填料為氣凝膠粉體，防水隔熱夾層用于制作防水隔熱面料，對(duì)強(qiáng)度要求不高，疏水性氣凝膠粉體填料均勻的置于外層中是本領(lǐng)域的常規(guī)選擇，無需創(chuàng)造性勞動(dòng)，且效果可以預(yù)期。

筆者認(rèn)可的答復(fù)思路：

確定區(qū)別技術(shù)特征，并根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征確定要解決的技術(shù)問題：填料層不同：涉案專利是氣凝膠粉體，對(duì)比文件是氣凝膠粉體和聚四氟乙烯的混合物。

經(jīng)分析：涉案專利防水隔熱夾層的新材料為疏水性氣凝膠粉體填料，氣凝膠顆粒之間存在間隙，并均勻鋪展于聚四氟乙烯密封外層中，且氣凝膠粉體填料為細(xì)小顆粒狀，具有可流動(dòng)性，對(duì)比文件的芯材料為氣凝膠和聚四氟乙烯的混合物，聚四氟乙烯是將氣凝膠顆粒的間隙充滿，最終形成的是塊狀物，透氣性大大降低。

確定技術(shù)問題是：防水隔熱夾層透氣性較差的問題。

答復(fù)方案：首先將防水隔熱夾層的復(fù)合方式補(bǔ)入涉案專利原權(quán)利要求1；其次論述：涉案專利的復(fù)合方式是先形成一個(gè)帶有空腔的聚四氟乙烯外套，然后將疏水性氣凝膠粉體填料從開口處灌入或者采用注射器注入聚四氟乙烯外層中，再將開口處密封，對(duì)比文件沒有任何一處顯示其為密封的聚四氟乙烯外層，而是通過粘合、粘結(jié)或非粘合的方式與內(nèi)層大的塊狀的芯材料結(jié)合。因此本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)無法想到要將芯材料完全改為具有可流動(dòng)性的氣凝膠顆粒，灌入或注入聚四氟乙烯外層中，以解決防水隔熱夾層透氣性能差的問題，對(duì)比文件沒有給出解決本發(fā)明問題的技術(shù)啟示。

案例2

涉案專利CN103698324A公開了一種空氣甲醛自測(cè)盒，吸收劑為酚試劑，酸化劑為五氧化二磷，稀釋劑為純水，顯色劑為硫酸鐵銨；酚試劑中添加有酸化劑，并同時(shí)密封保存。

對(duì)比文件公開了一種檢測(cè)空氣中甲醛的試劑盒，該試劑盒吸收劑為酚試劑，稀釋劑為蒸餾水，顯色劑為硫酸鐵銨，酚試劑瓶?jī)?nèi)塞上裝有酚試劑粉末，酚試劑瓶?jī)?nèi)裝有蒸餾水，使用時(shí)用大頭針刺破內(nèi)塞，再擰上外蓋，搖勻，使下面的蒸餾水溶解內(nèi)塞上面的酚試劑。甲醛檢測(cè)的原理是甲醛與酚試劑反應(yīng)生成嗪，嗪在酸性溶液中被高鐵離子氧化形成藍(lán)綠色化合物。

審查員認(rèn)為：本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到采用磷酸提供酸性支持，在知曉五氧化二磷與水反應(yīng)即可生成磷酸，構(gòu)成酸性環(huán)境的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到采用五氧化二磷粉末作為酸化劑，并且配合純水，將酚試劑與酸化劑混合，實(shí)現(xiàn)酸性環(huán)境。

分析：通常在甲醛氣體的檢測(cè)過程中酚試劑的價(jià)格昂貴，另一篇對(duì)比文件也公開了一種甲醛氣體檢測(cè)試劑盒，但對(duì)比文件中酚試劑的添加量比較高，也就是說檢測(cè)試劑盒的成本比較高的。

筆者認(rèn)可的答復(fù)思路：

區(qū)別技術(shù)特征：還包括有酸化劑，酸化劑為五氧化二磷粉末，酚試劑中添加有酸化劑，并同時(shí)密封保存，同時(shí)修改權(quán)利要求書，添加“所述五氧化二磷混合于所述稀釋劑后，其質(zhì)量濃度為25g/L”。

確定技術(shù)問題：如何在不影響檢測(cè)效果的前提下，減少酚試劑的用量。

答復(fù)思路：1.對(duì)比文件并沒有給出如何減少酚試劑用量的啟示；2.對(duì)于常規(guī)技術(shù)手段：自測(cè)盒的原理是利用空氣中的甲醛與酚試劑反應(yīng)生成嗪，嗪在酸性溶液中被高鐵離子氧化形成藍(lán)綠色化合物，現(xiàn)有技術(shù)中公開的酸性體系常規(guī)使用到的試劑是：硫酸、硝酸或鹽酸等等強(qiáng)酸；且現(xiàn)有技術(shù)中也沒有公開可以通過調(diào)整酸化劑來達(dá)到本申請(qǐng)技術(shù)目的的啟示；在現(xiàn)有技術(shù)沒有公開某酸性體系是否對(duì)酚試劑存在正面作用的前提下，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)顯而易見的想到選用五氧化二磷粉末，甚至更不會(huì)顯而易見的想到限定五氧化二磷混合于所述稀釋劑的質(zhì)量濃度為25g/L；強(qiáng)調(diào)意料不到的技術(shù)效果：本申請(qǐng)的空氣甲醛自測(cè)盒，酚試劑溶液的質(zhì)量濃度為0.03mg/mL，較對(duì)比文件3所述的甲醛氣體檢測(cè)試劑盒中酚試劑的添加量低0.07 mg/mL，在這個(gè)基礎(chǔ)上依舊能夠符合半定量檢測(cè)的要求，通過對(duì)比試驗(yàn)其結(jié)果與國(guó)際法的測(cè)量結(jié)果相近，結(jié)果是預(yù)料不到的。

3 總結(jié)

在答復(fù)創(chuàng)造性時(shí)，應(yīng)該關(guān)注現(xiàn)有技術(shù)整體上是否真正的給出將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中以解決其存在的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，在確定發(fā)明相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，不能僅僅關(guān)注區(qū)別技術(shù)特征本身，而忽視該區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中所起到的作用。