施 芬

（215000 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心 江蘇 蘇州）

一、前言

根據(jù)我國(guó)專利法第三十四條的規(guī)定，國(guó)務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請(qǐng)后，經(jīng)初步審查認(rèn)定符合本法要求的，自申請(qǐng)日起滿十八個(gè)月，即行公布。同時(shí)國(guó)務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請(qǐng)人的請(qǐng)求早日公布其申請(qǐng)（即提前公開）。目前，為了縮短審查周期，越來越多的申請(qǐng)人選擇將他們的發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)崆肮_。但對(duì)于申請(qǐng)人而言，提前公開既有利也有弊，申請(qǐng)人在選擇是否提前公開時(shí)應(yīng)當(dāng)先權(quán)衡利弊。

二、提前公開對(duì)申請(qǐng)人的有利影響

提前公開能縮短專利的審查周期，早日獲得專利授權(quán)。專利申請(qǐng)只有公布之后才能進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序，如果不辦理提前公開，就要等到18個(gè)月自動(dòng)公開后才能啟動(dòng)實(shí)質(zhì)審查程序，這將使專利審查的周期較長(zhǎng)，提前公開縮短了從公開到實(shí)審的等待時(shí)間。對(duì)于要求提前公開的發(fā)明專利申請(qǐng)，該申請(qǐng)經(jīng)初步審查合格之后，即可進(jìn)入公開程序，一般自申請(qǐng)日起6～10個(gè)月即可公布[1]。

提前公開可以使專利申請(qǐng)?zhí)嵩邕M(jìn)入“臨時(shí)保護(hù)期”，專利申請(qǐng)一旦公開就構(gòu)成了現(xiàn)有技術(shù)，其可以對(duì)其它相同或相似的專利申請(qǐng)的新創(chuàng)性產(chǎn)生影響，使其它個(gè)人或公司申請(qǐng)的相同或相似專利無法獲得專利授權(quán)，破壞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的利益。且提前公開有利于新技術(shù)的推廣應(yīng)用。

三、提前公開對(duì)申請(qǐng)人利益的損害

1.提前公開不利于申請(qǐng)人后續(xù)專利的申請(qǐng)

提前公開的專利申請(qǐng)能作為現(xiàn)有技術(shù)影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在后申請(qǐng)的新創(chuàng)性，同時(shí)也能作為現(xiàn)有技術(shù)影響申請(qǐng)人本人在后申請(qǐng)的新創(chuàng)性。有些申請(qǐng)人是在做一項(xiàng)持續(xù)的研發(fā)，在申請(qǐng)了第一項(xiàng)專利之后后續(xù)有可能還需要對(duì)其做進(jìn)一步的改進(jìn)再次申請(qǐng)專利，如果第一項(xiàng)專利申請(qǐng)申請(qǐng)了提前公開，那么一旦在前申請(qǐng)的公開日早于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日，則在前申請(qǐng)就有可能作為現(xiàn)有技術(shù)影響在后申請(qǐng)的新創(chuàng)性。

雖然專利法第二十九條第二款規(guī)定，申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部分就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)，但該款只適用于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造[2]。一旦在后申請(qǐng)與在前申請(qǐng)不屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，則在后申請(qǐng)就無法享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)同樣可能影響在后申請(qǐng)的新創(chuàng)性。

如A公司在2010年12月5日申請(qǐng)了技術(shù)B的發(fā)明專利，要求保護(hù)一種螺栓的制造方法，其涉及需要對(duì)螺栓進(jìn)行淬火熱處理，權(quán)利要求中記載的淬火熱處理的加熱溫度為900～1100℃，說明書具體實(shí)施例中記載了淬火熱處理加熱溫度為1050℃，該申請(qǐng)申請(qǐng)了提前公開且于2011年8月16日公開。申請(qǐng)人經(jīng)后續(xù)研究發(fā)現(xiàn)淬火加熱溫度為950～1050℃更能得到機(jī)械性能優(yōu)越的螺栓，于是申請(qǐng)人于2011年11月10日又提交了技術(shù)C的發(fā)明專利申請(qǐng)，其與技術(shù)B的區(qū)別僅在于淬火熱處理的加熱溫度為950～1050℃，該技術(shù)C的發(fā)明專利申請(qǐng)要求以技術(shù)B的發(fā)明專利為本國(guó)優(yōu)先權(quán)。

審查員在對(duì)技術(shù)C的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)，檢索到了技術(shù)B的發(fā)明專利申請(qǐng)，其公開日為2011年8月16日，位于技術(shù)C的發(fā)明專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)日之間。但經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)技術(shù)C要求保護(hù)的技術(shù)方案中淬火加熱溫度范圍的端點(diǎn)值950℃在技術(shù)B中沒有記載，而連續(xù)的數(shù)值范圍應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)整體的技術(shù)方案進(jìn)行考慮，因此技術(shù)C與技術(shù)B不屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，在后申請(qǐng)的技術(shù)C不能享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)，因此技術(shù)B構(gòu)成了技術(shù)C的現(xiàn)有技術(shù)。而技術(shù)B說明書具體實(shí)施例中記載了淬火熱處理加熱溫度為1050℃，公開了技術(shù)C淬火熱處理加熱溫度范圍的端點(diǎn)值，導(dǎo)致技術(shù)B破壞了技術(shù)C的新穎性。

2.提前公開可能會(huì)導(dǎo)致專利申請(qǐng)的內(nèi)容喪失作為技術(shù)秘密保留的機(jī)會(huì)

專利法第三十二條規(guī)定，申請(qǐng)人可以在被授予專利權(quán)之前隨時(shí)撤回其專利申請(qǐng)。對(duì)于撤回的專利申請(qǐng)，公開和未被公開大不一樣。如果撤回的專利申請(qǐng)未被公開，則申請(qǐng)的內(nèi)容不被公眾所知，申請(qǐng)人仍可以就相同的內(nèi)容或進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容申請(qǐng)專利而獲得授權(quán)；若撤回的專利申請(qǐng)已被公開，則申請(qǐng)的內(nèi)容已被公知所知，申請(qǐng)人若再想就相同或改進(jìn)的內(nèi)容申請(qǐng)專利，則撤回的已被公開的專利申請(qǐng)會(huì)構(gòu)成在后申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)而影響其新創(chuàng)性。

3.提前公開可能會(huì)導(dǎo)致專利權(quán)不穩(wěn)定

若甲、乙兩公司分別向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了技術(shù)D的發(fā)明專利申請(qǐng)，甲申請(qǐng)?jiān)谇埃疑暾?qǐng)?jiān)诤?，如果在前申?qǐng)的甲公司沒有要求提前公開，而在后申請(qǐng)的乙公司要求了提前公開，則乙公司的申請(qǐng)極有可能會(huì)比甲公司的申請(qǐng)?zhí)崆肮_并提前進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段，如果在實(shí)質(zhì)審查階段甲公司的申請(qǐng)仍未被公開，則實(shí)審審查員無法檢索到甲公司的在前申請(qǐng)，此時(shí)如果乙公司的申請(qǐng)被授予專利權(quán)，則后續(xù)很有可能會(huì)被甲公司無效掉，會(huì)導(dǎo)致專利權(quán)不穩(wěn)定。

四、結(jié)語(yǔ)

發(fā)明專利申請(qǐng)的提前公開有利也有弊，申請(qǐng)人在選擇是否提前公開時(shí)應(yīng)權(quán)衡利弊關(guān)系，根據(jù)自身實(shí)際情況作出慎重選擇，以免帶來不必要的損失。