楊麗然 楊伯永

摘 要 專利先用權(quán)是指某項發(fā)明創(chuàng)造在申請人提出專利申請以前，任何已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用該相同產(chǎn)品或者相同方法的必要準備的、在該發(fā)明創(chuàng)造授予專利權(quán)以后，有在原有的范圍內(nèi)繼續(xù)制造或者使用該項發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利。 實踐中，因其相關(guān)問題是否構(gòu)成侵權(quán)，一直存有爭議，也是急需明確解決的問題。本文對制度完善方面提出改進建議。

關(guān)鍵詞 專利先用權(quán) 必要準備 原有范圍 制度完善

作者簡介：楊麗然，西南政法大學學生;楊伯永，天津市寶坻區(qū)人民檢察院檢察官。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.07.131

一、關(guān)于專利先用權(quán)的有關(guān)爭議

（一）專利先用權(quán)性質(zhì)

抗辯權(quán)說：這是目前司法實踐認同的觀點。尹新天主編的《專利代理概論》中認為“先使用行為不是作為一種可以單獨存在的權(quán)利來看待，而是作為一種抗辯的理由?！?;張學兵所著《專利法——案例與學理精解》中認為只有當專利權(quán)人就專利侵權(quán)提起訴訟請求時，才可能有先用權(quán)抗辯。尹新天認為：“先用權(quán)并不是一種單獨存在的權(quán)利，而僅僅是一種對抗專利侵權(quán)指控的抗辯權(quán)?！?;張玉敏主編《知識產(chǎn)權(quán)法學》中闡述先用權(quán)不是一種單獨存在的權(quán)利，是作為對抗專利權(quán)人提出的侵權(quán)之訴的一種抗辯。

獨立權(quán)利說：專利先用權(quán)是一種獨立性質(zhì)的權(quán)利，具有抗辯的功能。張曉所著《專利先用權(quán)研究》認為專利先用權(quán)是一種獨立的權(quán)利，具有抗辯的功能 ;羅軍所著《專利權(quán)限制研究》中認為先用權(quán)是一種可以獨立存在的權(quán)利;陳子龍《關(guān)于先用權(quán)原有范圍的再思考》一文中認為“先用權(quán)既然作為一項能夠與專利權(quán)相對抗的民事權(quán)利，其本身就是相對專利權(quán)而獨立存在的，有其自身的權(quán)利范圍?！?/p>

在先使用行為說：趙棟所著《先用權(quán)法律問題初探》中認為先用權(quán)不是一項權(quán)利，本質(zhì)上是一種在先使用行為，即使抗辯，也是因為在先使用行為的客觀存在。

先用權(quán)是對專利權(quán)的一種限制，產(chǎn)生前提是為彌補先申請原則的不足，因其與訴訟的密切聯(lián)系，在我國司法實踐初期先用權(quán)唯一目的在于抗辯專利權(quán)人的訴訟請求，加之我國專利法中沒有規(guī)定專門確認先用權(quán)的程序和機構(gòu)，因此先用權(quán)是對抗專利權(quán)的一種抗辯權(quán);至于在先使用行為說僅僅將先用權(quán)看作是一種行為，忽視了先用權(quán)作為一種權(quán)利的本身內(nèi)容;隨著知識經(jīng)濟時代的到來，知識產(chǎn)權(quán)日益完善，更多學者提出專利先用權(quán)是一種獨立性質(zhì)的權(quán)利。首先，因為先用權(quán)有獨立的主體、客體與內(nèi)容，并非只依附專利權(quán)而存在。其次，先用權(quán)在專利權(quán)人提出請求之前其實是以商業(yè)秘密的形式存在的，而商業(yè)秘密是一項獨立的財產(chǎn)權(quán)利，所以演變?yōu)橄扔脵?quán)后也當視為一項獨立的權(quán)利。因此，把先用權(quán)視為獨立權(quán)利，更符合公平效益原則與立法精神。

（二）“必要準備”條件

“必要準備”是先用權(quán)成立的四個要件之一，而這種“必要準備”需要達到什么樣的程度是目前學者研究的問題。

最高人民法院司法解釋對“必要準備”作了明確，一是完成了發(fā)明創(chuàng)造必要的主要技術(shù)圖紙、工藝文件;二是制造或購買了必需的主要設備或者原材料。以上兩項標準只要滿足其中之一即被視為已經(jīng)做好了制造、使用的“必要準備。王凌紅在《先用權(quán)制度探析》中認為此規(guī)定較為片面。“必要準備”的標準須考慮兩個要素：一是先使用者客觀上應當具備可隨時實施特定技術(shù)的條件;二是先使用者主觀上有意將這些物質(zhì)技術(shù)條件用于實施與專利相同的技術(shù) 。吳勝華在《專利權(quán)的限制：先用權(quán)問題之再探討》一文認為，已做好“必要準備”的要求過于苛刻，而“正在準備”在司法認定中更具有操作性，只要在申請日前將產(chǎn)品設計圖紙和工藝設計文件準備完畢，與供應商簽訂了專用設備和產(chǎn)品模具的訂貨合同，并且按合同交付了定金，就可認定為“正在準備” 。王曉航在《論專利制度中的先用權(quán)》一文中建議將“必要準備”界定為在“技術(shù)上、生產(chǎn)上已經(jīng)實施了專利申請的發(fā)明創(chuàng)造有密切關(guān)系的或因果關(guān)系的準備”。張曉在《專利先用權(quán)研究》認為先用權(quán)四要件之間的關(guān)系，既內(nèi)在統(tǒng)一，又相互獨立，法律應對《專利法》第69條相關(guān)規(guī)定進行細化 。

（三）先用權(quán)“原有范圍”界定

我國目前《專利法》中關(guān)于“原有范圍”的規(guī)定采取的是量化的標準，湯宗舜在《專利法解說》中認為允許先用權(quán)人繼續(xù)使用在先使用的技術(shù)，其范圍應該在限制在申請日前的范圍。范圍的標志是產(chǎn)量，即不能突破申請日前的產(chǎn)量。

德國、日本等一些西方國家采取的是“范圍標準”。即只要不超出目的事業(yè)范圍即可。徐中強在《關(guān)于先用權(quán)若干問題的研究》一文中認為“原有范圍”就是要維持先用權(quán)人原有的產(chǎn)量，不僅包括當時的實際產(chǎn)量，也包括設計能力可以達到的產(chǎn)量。吳勝華在《專利權(quán)的限制：先用權(quán)問題之再探究》中提出應該允許原有范圍擴大實施，只要不超越原有實施方式和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)能的擴大不應視為侵權(quán)。

我認為采取的是“范圍標準”比量化標準相比更為合理，它在維護了專利人權(quán)利的同時，也充分肯定了先用權(quán)人的勞動成果。畢竟專利法立法目的并不僅限于保護專利權(quán)人，而是為了促進科學技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展。

二、先用權(quán)權(quán)利內(nèi)容

專利權(quán)的內(nèi)容一般包括制造權(quán)、使用權(quán)、許諾銷售權(quán)、銷售權(quán)、進口權(quán)。那么，先用權(quán)人是否全部享有以上權(quán)利呢？

先用權(quán)不包括許可使用權(quán)和繼承權(quán)，因為這是專利權(quán)人特有的權(quán)利內(nèi)容。

繼續(xù)制造權(quán)：我國《專利法》第69條第（二）項明確規(guī)定先用權(quán)人可在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用。

銷售權(quán)、許諾銷售權(quán)、使用權(quán)：如果只對法條做字面理解，先用權(quán)只包括繼續(xù)制造權(quán)，這顯然不符合經(jīng)濟效益與立法目的。有學者認為，先用權(quán)除進口行為之外，專利權(quán)中的制造、使用、許諾銷售、銷售等權(quán)利都應包括在內(nèi) 。目前司法實踐中已承認先用權(quán)銷售權(quán)與使用權(quán)，北京市高級人民法院《意見》規(guī)定：“對依據(jù)先用權(quán)行為產(chǎn)生的產(chǎn)品的銷售行為，也不視為侵犯專利權(quán)?！?張曉所著《專利先用權(quán)研究》認為先用權(quán)應包括銷售權(quán)、許諾銷售權(quán)、使用權(quán)，此三項權(quán)利是先用權(quán)人依法享有收益的權(quán)利。

轉(zhuǎn)讓權(quán)：先用權(quán)必須隨同制造相同商品、使用相同方法的企業(yè)或者企業(yè)中制造相同產(chǎn)品、使用相同方法的一部分，或者隨同為此準備的企業(yè)或者一部分一起轉(zhuǎn)移 ;根據(jù)《專利法》相關(guān)司法解釋，先用權(quán)可以隨同先用權(quán)人的企業(yè)整體一起轉(zhuǎn)讓和繼承。

進口權(quán)：在先用權(quán)是否包括進口權(quán)，存在一定的爭議。我認為，應對我國《專利法》做更為寬泛的目的解釋：在先用權(quán)原則上不應包括進口權(quán)，但如果在先行為人已經(jīng)做好銷售、進口專利產(chǎn)品的必要準備，則其在專利授權(quán)后繼續(xù)實施原有的銷售或進口行為，不構(gòu)成侵權(quán)。

三、我國先用權(quán)制度的完善

張峣在《專利先用權(quán)研究》中認為德國專利法規(guī)定的善意先用人取得先用權(quán)制度符合我國國情。并提出構(gòu)建專利先用權(quán)證制度的建議。由國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局依法定程序登記并授予先用權(quán)證，公示先用權(quán)。我國推行專利先用權(quán)證書制度的意義，一方面有利于明確先用權(quán)的獨立存在;另一方面先用權(quán)證書是一種侵權(quán)免責證書，可以避免司法資源的浪費 。

關(guān)于司法制度的完善方面，首先，在立法上承認先用權(quán)是一項獨立的權(quán)利，而非抗辯權(quán);其次，肯定先用權(quán)權(quán)利內(nèi)容包括繼續(xù)制造權(quán)、使用權(quán)、許諾銷售權(quán)、銷售權(quán);再次，應當采取范圍標準來解釋“原有范圍”;最后，根據(jù)我國國情，立法確立能夠讓先用權(quán)人取得合法“先用權(quán)”的制度。

注釋：

張玉敏主編.知識產(chǎn)權(quán)法學[M].北京：法律出版社，2017年版.

李國光主編.知識產(chǎn)權(quán)訴訟[M].北京：人民法院出版社，1999年版.

尹新天.專利權(quán)的保護[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2005年版.

張曉.專利先用權(quán)研究[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017年版，第191頁.

陳子龍.關(guān)于先用權(quán)原有范圍的再思考//法官論知識產(chǎn)權(quán)[M].北京：法律出版社，1999年版.

王凌紅.先用權(quán)制度探析[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2010（11）.

吳勝華.專利權(quán)的限制：先用權(quán)問題之再探討[J].安徽工業(yè)大學學報：社會科學版，2010年.

尹新天.專利權(quán)的保護[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2003年版.

王保民，張峣.我國專利先用權(quán)制度實施的困境與立法完善[J].知識產(chǎn)權(quán)，2013（8）.

參考文獻：

[1]張峣.論專利權(quán)與專利先用權(quán)的沖突與協(xié)調(diào)[J].知識產(chǎn)權(quán)，2017（9）.

[2]張駿翔.關(guān)于我國專利先用權(quán)制度“原有范圍”探討[D].華東政法大學，2015.