摘 要：證據(jù)的檢索是專利審查，尤其是實(shí)質(zhì)審查中的重要環(huán)節(jié)，其檢索質(zhì)量和結(jié)果往往決定了一件發(fā)明申請的走向，本文介紹了檢索的基本概念和目標(biāo)，并重點(diǎn)分析了補(bǔ)充檢索的時(shí)機(jī)，說明了改進(jìn)檢索完備性，提高發(fā)明授權(quán)準(zhǔn)確性的措施和方向。

關(guān)鍵詞：發(fā)明;檢索;證據(jù)

一、引言

《專利審查指南》[1]第二部分第七章“檢索”中指出“每一件發(fā)明專利申請?jiān)诒皇谟鑼＠麢?quán)前都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢索。檢索是發(fā)明專利申請實(shí)質(zhì)審查程序中的一個(gè)關(guān)鍵步驟，其目的在于找出與申請的主題密切相關(guān)或者相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)中的對比文件，或者找出抵觸申請文件和防止重復(fù)授權(quán)的文件，以確定申請的主題是否具備專利法第二十二條第二款和第三款規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性，或者是否符合專利法第九條第一款的規(guī)定”。

筆者發(fā)現(xiàn)，對于待審新案，審查員進(jìn)行首次檢索時(shí)往往花費(fèi)較多時(shí)間，檢索結(jié)果也較為完備，而出現(xiàn)需要補(bǔ)充檢索的情況時(shí)，會存在重視不足、操作不當(dāng)?shù)膯栴}。筆者通過研究，對“補(bǔ)充檢索”的幾個(gè)重要時(shí)機(jī)進(jìn)行具體分析。

二、補(bǔ)檢重要時(shí)機(jī)

1.當(dāng)申請人答復(fù)通知書僅作意見陳述時(shí)

部分審查員收到申請人答復(fù)通知書時(shí)提交的意見陳述，首先考慮申請人未對申請文件做實(shí)質(zhì)性修改，符合駁回時(shí)機(jī)，尤其在多通后，這一主觀立場表現(xiàn)的較為明顯，審查員在閱讀意見陳述之前已作出了傾向性意見;此外，中通和駁回審查意見中“無視”申請人意見的情況十分普遍，“形式上”通知書中一般都會對申請人的意見陳述進(jìn)行答復(fù)，但“實(shí)質(zhì)上”并未回應(yīng)申請人的質(zhì)疑。簡而言之，部分審查員過于想當(dāng)然地依靠說理而不愿意花時(shí)間檢索實(shí)際證據(jù)來確認(rèn)觀點(diǎn)。

然而，申請人在答復(fù)審查意見通知書時(shí)無論作何回應(yīng)都是為了獲得專利權(quán)，其不作修改尤其是多次答復(fù)都僅作意見陳述往往是十分不同意審查員的意見，一般申請人作為在相關(guān)領(lǐng)域多年學(xué)習(xí)工作的技術(shù)人員、作為對自己撰寫申請十分熟悉的權(quán)利人，審查員需慎重考慮申請人的意見陳述，勿盲目堅(jiān)持原對比文件和審查意見，應(yīng)重視是否需要補(bǔ)充檢索，尋找更優(yōu)證據(jù)，即使未找到更優(yōu)證據(jù)，在針對申請人的觀點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)充檢索的過程中，也可進(jìn)一步了解申請人的觀點(diǎn)，加深對技術(shù)方案的理解，提高新穎性、創(chuàng)造性判斷的準(zhǔn)確性。

2.當(dāng)需要補(bǔ)充公知常識性證據(jù)時(shí)

部分審查員認(rèn)為，為證明公知常識而補(bǔ)充“公知常識性證據(jù)”需花費(fèi)一定時(shí)間且對該證據(jù)的要求較高，審查員容易獲取的專利文獻(xiàn)一般無法作為直接證據(jù)，而“公知常識”是客觀事實(shí)，即使不引入證據(jù)僅進(jìn)行說理，只要站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，如申請人、復(fù)審合議組人員，都必然能夠得出同樣的是否公知的結(jié)論。

然而，《專利審查指南》第四部分第二章中指出原審查部門在前置審查意見中可以“對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補(bǔ)充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識性證據(jù)”、“在合議審查中，合議組可以引入所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識，或者補(bǔ)充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識性證據(jù)”，在缺乏證據(jù)的情況下，僅靠思維判斷，每一審查員到達(dá)“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的程度有所不同，主觀準(zhǔn)繩難以保持一致。通過補(bǔ)充檢索加入公知常識性證據(jù)無疑會對審查結(jié)論產(chǎn)生正面積極的影響。

3.當(dāng)復(fù)審作出撤駁決定二次進(jìn)審時(shí)

復(fù)審撤駁決定是針對駁回時(shí)或前審已采用的對比文件，判斷當(dāng)前權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性，而不是相比于現(xiàn)有技術(shù)所有文獻(xiàn)都一定具備新穎性和創(chuàng)造性，審查員收到復(fù)審回案時(shí)，客觀上該案距首次結(jié)案已經(jīng)過了一段時(shí)間，審查員不會花費(fèi)與首次處理新案相同的精力去處理回案，往往想當(dāng)然認(rèn)為，既然復(fù)審都認(rèn)為該案具備新穎性創(chuàng)造性，那么只需審查其它缺陷，將其授權(quán)就與復(fù)審意見保持一致。

然而，對于審查員個(gè)人，處理被復(fù)審撤駁的案件，不僅僅建議審查員，而且審查員應(yīng)當(dāng)主動進(jìn)行補(bǔ)充檢索，因?yàn)檫@些撤駁案件，大部分情況是審查員之前對技術(shù)方案理解有誤，或者對對比文件公開的內(nèi)容判斷有誤從而影響了終止檢索的時(shí)機(jī)，都導(dǎo)致了原先的檢索不完整、不準(zhǔn)確，此時(shí)，屬于審查指南規(guī)定的審查員“應(yīng)當(dāng)”對申請進(jìn)行補(bǔ)充檢索的情形。并且，可加強(qiáng)前后審交流機(jī)制，由于復(fù)審程序的特殊性，除了公知常識性證據(jù)，合議組難以引入其他證據(jù)，即使發(fā)明創(chuàng)造性高度有限，在駁回證據(jù)不是最優(yōu)證據(jù)的情況下，合議組也可能做出撤銷駁回決定，此時(shí)，復(fù)審可提醒前審注意該申請的創(chuàng)造性，甚至可提供相關(guān)文獻(xiàn)供前審參考，以提高整個(gè)審查階段結(jié)論的準(zhǔn)確性。

三、結(jié)語

證據(jù)是審查之根本，并且，證據(jù)的獲取和使用應(yīng)貫穿于整個(gè)審查過程。對于新審查員來說，若一通存在一定的缺陷，特別是技術(shù)方案理解上深度不夠的問題，在收到申請人答復(fù)一通的意見時(shí)，部分審查員無視申請人的意見、部分審查員不知如何反駁申請人的意見就直接進(jìn)行授權(quán)、部分審查員不知如何反駁申請人的意見就堅(jiān)持自己的意見盲目走向駁回，一通的缺陷通過中通處理失當(dāng)?shù)姆糯笞兂闪俗罱K結(jié)案的錯(cuò)誤。當(dāng)審查員經(jīng)首次檢索無法到達(dá)“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的高度時(shí)，經(jīng)過與申請人的溝通交流，通后再次檢索學(xué)習(xí)，提高審查的準(zhǔn)確性。具體來說，管理層面可統(tǒng)一采取以下措施：①提供補(bǔ)充檢索時(shí)機(jī)和方式的體系培訓(xùn)，針對申請人的意見答復(fù)如何提取重點(diǎn)，彌補(bǔ)首次檢索的不足，針對性找到對比文件或者補(bǔ)充技術(shù)知識;②加強(qiáng)申請人——審查員角色模擬，通過親身體驗(yàn)與討論，正視、準(zhǔn)確理解申請人的意見陳述，針對意見陳述作補(bǔ)充答復(fù)，預(yù)期申請人的回復(fù)以驗(yàn)證補(bǔ)充答復(fù)的準(zhǔn)確性;③加強(qiáng)中通的各級質(zhì)檢，重點(diǎn)檢查中通是否對申請人意見做出了正面回應(yīng)，是否屬于應(yīng)補(bǔ)充檢索的情形，是否引導(dǎo)了正確的結(jié)案走向。通過上述措施，提高實(shí)審審查的完整性、準(zhǔn)確性，減少申請人、審查部門的資源浪費(fèi)，也為公眾提供更為可靠的專利指導(dǎo)。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南（2010版）[M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2009.9.

作者簡介：

顧赟（1986～ ），女，碩士研究生，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局電學(xué)發(fā)明審查部，四級專利審查員，從事發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查工作近十年。