郭小軍 韓威威

2019 年1 月22 日，美國聯(lián)邦最高法院就期待已久的Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA,Inc.,et al.案（以下簡稱“Helsinn 案”）作出判決。①Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA,Inc.,et al.No.17-1229,586 U.S.____ (January 22,2019).該判決維持了聯(lián)邦巡回上訴法院之前的決定：專利權(quán)人Helsinn 在關鍵日期②“關鍵日期”（“critical date”）指有效申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）之前一年的時間。譬如，在Helsinn 案中，優(yōu)先權(quán)日為2003 年1 月30 日，則關鍵日期為2002 年1 月30 日。之前的銷售行為，盡管沒有公開專利發(fā)明的細節(jié)，仍然構(gòu)成現(xiàn)有技術而導致該專利無效。聯(lián)邦最高法院的判決與長期以來關于銷售阻卻（On-Sale Bar）的先例一致，結(jié)束了2011年頒布的《美國發(fā)明法》（以下簡稱“AIA”）對《專利法》第102 條修改所帶來的關于銷售阻卻的爭論。

一、美國《專利法》第102 條修改帶來關于銷售阻卻的爭論

如果以Pennock v.Dialogue 案③Pennock v.Dialogue,27 U.S.(2 Pet.) 1 (1829).為起點，那么在將近200 年的時間里，美國已經(jīng)通過豐富的司法案例表明，發(fā)明人自己在關鍵日期之前的“秘密”銷售行為，即使沒有公開發(fā)明的任何細節(jié)，依然會阻止發(fā)明人甚至第三人獲得專利權(quán)。這一司法實踐體現(xiàn)在1952 年頒布的美國《專利法》第102 條第 (b)款。④35 U.S.C.102 (pre-AIA) Conditions for patentability;novelty and loss of right to patent.A person shall be entitled to a patent unless — (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country,more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.

AIA 對《專利法》第102 條進行了重大修改，該修改自2013 年3 月16 日起生效。修改后的美國《專利法》第102 條第(a)(1)款規(guī)定，如果“主張權(quán)利之發(fā)明在其有效申請日之前已經(jīng)獲得專利，在印刷出版物中已有描述，或者公開使用、銷售或者以其他方式為公眾所知”，則該發(fā)明不具備新穎性。⑤35 U.S.C.102 Conditions for patentability;novelty.(a) NOVELTY;PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—(1) the claimed invention was patented,described in a printed publication,or in public use,on sale,or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.相對于1952 年頒布的美國《專利法》，AIA 之后的美國《專利法》增加了“以其他方式為公眾所知”這一規(guī)定，從而引發(fā)了一系列爭論，即AIA 之后的美國《專利法》是否使得關鍵日期之前“秘密”的在先銷售行為不再阻卻第三人甚至發(fā)明人獲得有效專利。

除了上述規(guī)定，美國《專利法》第102 條還進行了一系列修改。例如，現(xiàn)在該法條的標題是“專利性條件；新穎性?！倍诖酥?，其標題是“專利性條件；新穎性和權(quán)利的喪失”?！皺?quán)利的喪失”不同于新穎性要求，其適用于銷售阻卻恰如其分。首先，“權(quán)利的喪失”可以適用于發(fā)明人自己的行為；其次，“權(quán)利的喪失”顧名思義不要求向第三人披露或者傳遞任何信息。此外，尚需注意的是，AIA 之后的美國《專利法》第102 條第(a)(1)款取消了地域性限制，這意味著在世界范圍內(nèi)任何地域的使用或者銷售都可能會導致專利無效。

盡管涉及較多修改，但爭議最大的仍然是“以其他方式為公眾所知”這一規(guī)定的解讀。Helsinn 案是AIA 之后第一個涉及這一爭議的案件，法院、學者和美國專利商標局所代表的美國政府等對此所持觀點惹人注目。

地區(qū)法院在關于Helsinn 案的決定中認為，《專利法》第102 條第(a)(1)款要求主張權(quán)利之發(fā)明進行了公開銷售或者許諾銷售，即該銷售或者許諾銷售必須公開了發(fā)明的細節(jié)。將銷售阻卻限定于公開銷售與《專利法》修改部分的普通語義、美國專利商標局對相關修改的解釋、AIA 委員會報告以及國會要使得美國專利制度現(xiàn)代化和高效的終極目標一致。⑥Helsinn Healthcare S.A.v.Dr.Reddy's Labs.Ltd.,No.CV 11-3962 (MLC),2016 WL 832089,at *45 (D.N.J.Mar.3,2016).

提交法庭之友意見的學者認為，上述規(guī)定是涵蓋所有可以公開獲得的現(xiàn)有技術的剩余種類（Residual Category），所以不屬于任何其他列舉的種類之一。例如，該剩余種類可以涵蓋將來的技術，這些將來的技術允許廣泛的獲得但是又不屬于“公開出版物”或者“公開使用”。他們還認為，AIA 之前和之后關于“銷售”的含義并沒有改變，秘密的銷售行為和許諾銷售行為仍然構(gòu)成法定阻卻的事由，應當維護一百多年來由諸如Joseph Story、Learned Hand 以及Giles Rich 等法官創(chuàng)設的“秘密”現(xiàn)有技術規(guī)則，以維持司法審判的穩(wěn)定性。⑦參見針對Helsinn 案于2016 年3 月14 日提交給美國聯(lián)邦巡回上訴法院的“BRIEF OF AMICI CURIAE 42 INTELLECTUAL PROPERTY PROFESSORS IN SUPPORT OF APPELLANT”。

美國專利商標局則認為，“以其他方式為公眾所知”是“兜底性”規(guī)定，定義了1952 年頒布的《專利法》第102 條中沒有規(guī)定的新一類潛在現(xiàn)有技術，該“兜底性”規(guī)定使得決策人僅需關注披露的內(nèi)容是否“為公眾所知”。⑧MPEP § 2152.02(e)“Otherwise Available to the Public [R-11.2013]”at https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2152.html#ch2100_d20033_228c0_21c.按照美國專利商標局的觀點，美國《專利法》第102 條第(a)(1)款可以表述為，“主張權(quán)利之發(fā)明在其有效申請日之前已經(jīng)為公眾所知，則申請人不能獲得專利?！比绻@一解釋成立的話，那么美國關于新穎性的規(guī)定將與中國、歐洲、日本等大部分國家或者地區(qū)的規(guī)定更加一致，且符合AIA的制定初衷。例如，按照中國關于新穎性的規(guī)定，不排除一部分發(fā)明雖然已經(jīng)在商業(yè)上實施了，但是因為其特殊的性質(zhì)，不會導致發(fā)明為公眾所知，從而不影響相應發(fā)明的新穎性。

綜上所述，美國《專利法》第102 條第(a)(1)款“以其他方式為公眾所知”這一規(guī)定的加入，使得對于銷售阻卻在AIA 之后是否還包括“秘密”的銷售和許諾銷售成為爭論的焦點。該規(guī)定是獨立于其他披露方式并與包括“專利公開”、“出版物公開”、“使用”、“銷售”等并列，還是該規(guī)定意味著所有的披露方式都必須滿足公開披露的要求？在結(jié)合Helsinn 案深入探討這一問題之前，我們先對銷售阻卻的歷史演進做一簡單回顧。

二、銷售阻卻的歷史演進

1952 年頒布的美國《專利法》第102 條第(b)款規(guī)定，如果“在美國專利申請日之前一年以上，發(fā)明已經(jīng)在國內(nèi)外獲得專利或者被描述在印刷出版物上，或者已經(jīng)在本國公開使用或者銷售”，則發(fā)明人不能獲得專利。這是美國《專利法》中規(guī)定的法定阻卻（Statutory Bar）條款之一⑨金海軍.從美國《專利法》第102 條看發(fā)明人先申請制的實質(zhì)[J].知識產(chǎn)權(quán),2013(4)：74.。對于法定阻卻條款下的銷售或者許諾銷售，即使公眾并不能由此獲知相關發(fā)明的技術內(nèi)容，仍然可能導致發(fā)明喪失專利。例如在In re Caveney 案⑩In re Caveney,761 F.2d 671,675 (Fed.Cir.1985).中，英國的Insuloid 是B-H 的全資子公司，它在關鍵日期之前向美國Tyton 保密地許諾銷售請求保護的發(fā)明。Tyton 是一家合資公司，B-H擁有其49%的股份。法院認為，Insuloid 在專利申請日一年之前許諾銷售包含了發(fā)明的產(chǎn)品，阻卻另一人就該發(fā)明獲得專利。

在Pennock v.Dialogue 案?Pennock v.Dialogue,27 U.S.1,7 L.Ed.327 (1829).在該案中，沒有確切的證據(jù)表明涉案軟管的銷售向公眾披露了涉案發(fā)明專利方法。中，Abraham L.Pennock 和James Sellers 在1811 年發(fā)明了一種新型軟管的制造方法，并在1818 年獲得一項專利。但是在申請專利之前，他們已經(jīng)在費城許可他人根據(jù)發(fā)明生產(chǎn)并銷售了一萬三千英尺這樣的軟管。法院判決發(fā)明人的行為阻止其獲得有效專利。

Story 法官在本案中詳細闡述了關于法定阻卻的政策考量。專利制度的主要目的是“促進科學和實用技藝的發(fā)展”。促進的最好的方式是，盡可能早且最大程度地賦予公眾制作、建造、使用和銷售所發(fā)明的事物的權(quán)利，同時充分尊重發(fā)明人的權(quán)利。如果允許發(fā)明人向公眾隱瞞其發(fā)明的秘密，他可以依賴于其更優(yōu)的技藝和對相關結(jié)構(gòu)的了解，在很長時間保持壟斷而又制造和公開銷售其發(fā)明，從而由此獲得全部的收益，那么只能導致，當競爭的危機感迫使他維持該排他權(quán)的時候，他可以通過取得專利而在比其應得的14 年更長的時間內(nèi)阻止公眾使用專利。這將會實質(zhì)上妨礙科學和實用技藝的進步，并給予那些不及時公開其發(fā)明的人額外的優(yōu)惠。?Pennock v.Dialogue,27 U.S.1,19,7 L.Ed.327 (1829).

所以，發(fā)明人只能通過選擇商業(yè)秘密或者專利來保護自己的發(fā)明。通過疊加的方式（即專利權(quán)和商業(yè)秘密兩者）來保護發(fā)明人的發(fā)明，將使其對技術的壟斷期限不當延長。在利用商業(yè)秘密尋求保護發(fā)明技術的情況下，發(fā)明人將承擔其技術被其他人通過例如反向工程發(fā)現(xiàn)的風險或者他人獨立作出同樣發(fā)明的風險。在通過專利保護的情況下，發(fā)明人以公開其發(fā)明的技術為“對價”獲得有限時間的排他權(quán)。

當然，在本案中，因為相關產(chǎn)品已經(jīng)投入市場很長的時間，公眾有理由相信該產(chǎn)品上沒有排他的專利權(quán)存在。?See Id.正如美國聯(lián)邦最高法院在后來的案件中強調(diào)的，作為法定阻卻情形之一的銷售阻卻的根本關注點在于不允許發(fā)明人從公眾的手中拿走屬于公眾的知識。?See Pfaff v.Wells Elecs.,Inc.,525 U.S.55,64 (1998).所以，公開地許諾銷售一件包含了請求保護的發(fā)明的產(chǎn)品將置該發(fā)明于公有領域，則不需要考慮實際的交付時間和是否發(fā)生實際的交付。?See J.A.LaPorte,Inc.v.Norfolk Dredging Co.,787 F.2d 1577,1583 (Fed.Cir.1986).法官認為，購買協(xié)議的日期是發(fā)明成為公有領域一部分的有效日期。包含了發(fā)明的設備在隨后交付并不重要。同時，也不需要公眾知曉銷售的產(chǎn)品實際上包含了請求保護的發(fā)明。?See Abbott Labs.v.Geneva Pharm.,Inc.,182 F.3d 1315,1317,1318 (Fed.Cir.1999).在該案中，在銷售期間，交易的任何一方都不知道銷售的產(chǎn)品是否包含了請求保護的發(fā)明，并且也不容易確認所述發(fā)明是什么。

1836 年頒布的美國《專利法》結(jié)合了Story 法官的前述觀點，禁止授予在申請時已經(jīng)經(jīng)發(fā)明人“同意或者允許公開使用或者銷售”了的發(fā)明以專利，首次通過立法規(guī)定了影響專利有效性的法定阻卻事由。?Act of July 4,1836,ch.357,§ 6,5 Stat.117,119.

1952 年頒布的美國《專利法》保持了上述規(guī)定。司法案例表明，其第102 條第(b)款規(guī)定在以下三個方面可能涉及到“秘密”現(xiàn)有技術而導致專利喪失新穎性：(1)“不提供信息的公開使用”，其中公開使用了發(fā)明，但是公眾無法獲知該發(fā)明的技術?例如，Egbert v.Lippmann,104 U.S.333 (1881)，該案中發(fā)明人的緊身衣支撐件在沒有明確限制的情況下被使用了10年構(gòu)成公開使用；Lough v.Brunswick Corp.,86 F.3d 1113 (Fed.Cir.1996)，該案認為船引擎的沒有限制的使用構(gòu)成公開使用，所述引擎包含難以察覺的內(nèi)部的發(fā)動機密封件。；(2)“輸出專利機器或者方法”，即發(fā)明人對發(fā)明的裝置或者方法進行商業(yè)開發(fā)?例如，Metallizing Engineering Co.v.Kenyon Bearing &Auto Parts Co.,153 F.2d 516,520 (2d Cir.1946)。在該案中，Metallizing Enginerring 在關鍵日期之前銷售了使用專利方法（加工金屬表面的方法）制造的產(chǎn)品。該方法一直處于保密狀態(tài)，并且很難通過反向工程知曉。法院認定發(fā)明人自己對專利方法的使用構(gòu)成公開使用，并且導致請求保護的專利無效。；(3)秘密、非公開的銷售?例如，Special Devices,Inc.v.OEA,Inc.,270 F.3d 1353,1357 (Fed.Cir.2002)，“即使專利權(quán)人的商業(yè)行為是秘密進行的，銷售阻卻也一樣適用”；Buildex Inc.v.Kason Indus.,Inc.,849 F.2d 1461,1464 (Fed.Cir.1988)，該案認為向預期的購買者發(fā)送公司要約構(gòu)成“銷售”，盡管該要約標記有“保密”字樣；Pfaff v.Wells Elec.,Inc.,525 U.S.55 (1998)，該案中的關鍵日期是1981 年4 月19 日，法院主要基于合同法認為德州儀器在1981 年4 月8 日向Pfaff 發(fā)送訂購單的行為觸發(fā)了法定阻卻，但是沒有證據(jù)表明構(gòu)成銷售行為的訂購單對外公開，本案還確定了如文中所述的確定銷售阻卻的“兩步測試”。。其中，“秘密”銷售或者許諾銷售行為會對發(fā)明人自己的發(fā)明專利申請構(gòu)成銷售阻卻，但是未必會對第三人的專利申請構(gòu)成銷售阻卻。?See W.L.Gore &Associates,Inc.v.Garlock,Inc.,721 F.2d 1540,1550 (Fed.Cir.1983).該案表明發(fā)明人在先的秘密銷售會阻礙獲得專利，但是第三方對“一種方法的秘密商業(yè)化”不會阻礙“就該方法授予（發(fā)明人）專利”。

Story 法官在Pennock 案中已經(jīng)表達了對1952 年頒布的美國《專利法》第102 條第(b)款多方面的考量：(1)促進盡早提交專利申請；(2)公開理論，即公開發(fā)明技術是專利制度授予該發(fā)明排他權(quán)的對價；(3)防止移走屬于公有領域的技術；(4)授予發(fā)明有限時間的排他權(quán)利；(5)給予發(fā)明人合理的時間來確定其發(fā)明的價值；(6)考慮發(fā)明人在其創(chuàng)造性努力中的利益。

在AIA 之后，銷售阻卻不僅僅涉及涉案發(fā)明是否符合Pfaff 測試?Pfaff v.Wells Elec.,Inc.,525 U.S.55 (1998) .的兩個條件，即產(chǎn)品必須是商業(yè)許諾銷售的對象且發(fā)明必須為獲得專利作好準備，還涉及銷售阻卻是否需要滿足“為公眾所知”這樣的附加條件。在Helsinn 案中，美國聯(lián)邦最高法院以及巡回上訴法院均認為，不論是根據(jù)AIA 之前還是之后的美國《專利法》，保密的“供貨和購買協(xié)議”都構(gòu)成銷售公開。

三、銷售阻卻在Helsinn 案中的適用

Helsinn Healthcare S.A.（以下簡稱Helsinn）是美國專利7,947,724、7,947,725、7,960,424 和8,598,219的專利權(quán)人，這些專利涉及用于降低化療導致的惡心、嘔吐（CNIV）的帕洛諾司瓊制劑。四件專利均請求享有2003 年1 月30 日提交的美國臨時申請的優(yōu)先權(quán)，因此判斷銷售阻卻的關鍵日期是2002 年1 月30 日。其中三件專利7,947,724、7,947,725、7,960,424 適用AIA 之前的美國《專利法》，8,598,219 適用AIA 之后的美國《專利法》。

2001 年4 月6 日，Helsinn 與MGI Pharma,Inc（以下簡稱“MGI”）達成兩項協(xié)議：許可協(xié)議以及供貨和購買協(xié)議。在供貨和購買協(xié)議中，MGI 同意從Helsinn 獨家購買，Helsinn 同意根據(jù)MGI 的需求供應獲得美國食品藥品管理局（FDA）批準的0.25mg 和／或0.75mg 的帕洛諾司瓊產(chǎn)品。所述供貨和購買協(xié)議規(guī)定了價格、付款方式、交付方式，并特別規(guī)定如銷售行為必須公開了發(fā)明的細節(jié)，所述供貨和購買協(xié)議雖然披露了銷售協(xié)議和交易的主要內(nèi)容，但是其沒有公開披露0.25mg 的劑量，仍然不構(gòu)成公開銷售。同時，法院認為8,598,219 專利在關鍵日期之前還沒有為獲得專利作好準備。所以，聯(lián)邦地區(qū)法院得出了四件專利有效的結(jié)論。?Helsinn Healthcare S.A.v.Dr.Reddy's Labs.Ltd.,No.CV 11-3962 (MLC),2016 WL 832089 (D.N.J.Mar.3,2016).

在當事人上訴后，聯(lián)邦巡回上訴法院發(fā)現(xiàn)無論適用AIA 之前或之后的美國《專利法》，涉案專利均因在先銷售行為而無效。?Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharm.USA,Inc.,855 F.3d 1356 (Fed.Cir.2017).

聯(lián)邦巡回上訴法院認為前述供貨和購買協(xié)議具有商業(yè)銷售合同的所有特征，對Helsinn 的供貨和MGI的購買產(chǎn)生了拘束力。盡管在協(xié)議簽訂的時候還不知道FDA 是否會批準0.25mg 劑量或者0.75mg 劑量，但是以監(jiān)管部門批準為條件的協(xié)議仍然是“一個有效的和可實施的合同”。同樣，盡管MGI 作為購買者可以在兩個劑量之間進行選擇，該協(xié)議仍然是有拘束力的協(xié)議。

對于8,598,219 專利，Helsinn 試圖通過文義解釋、立法解釋等來爭辯AIA 中增加的“以其他方式為公眾所知”使得銷售阻卻不再包含秘密的銷售，而只有使發(fā)明可以為公眾所知悉的銷售才會導致銷售阻卻。法院回顧了國會議員的發(fā)言，認為即使國會的發(fā)言有意推翻那些秘密或者保密銷售的案例，也不會對本案產(chǎn)生影響，因為那些案例僅僅關注的是現(xiàn)有銷售或者許諾銷售是否公開。而本案中，在Helsinn 和MGI 之間的銷售（即所述供貨和購買協(xié)議），在提交SEC 的表格8-K 中已經(jīng)對公眾披露。法院認為，如果國會打算對銷售阻卻作出如此徹底的改變并且想要立法廢止以往關于銷售阻卻的先例，則會以清楚的方式表明這一點。所以在AIA 之后，如果銷售行為的存在為公眾所知悉，則不需要公開發(fā)明的細節(jié)就已經(jīng)滿足了銷售阻卻的要求。

此外，法院認為如果只有當完全公開了請求保護果Helsinn 不能滿足MGI 的訂單，那么他應當指定第三方制造商向MGI 供應產(chǎn)品。所述許可協(xié)議涉及正在進行臨床試驗的0.25mg 和0.75mg 劑量的帕洛諾司瓊并規(guī)定：（1）如果FDA 沒有批準任一劑量的產(chǎn)品的銷售，Helsinn 可以終止該協(xié)議，所述供貨和購買協(xié)議也自動終止；（2）MGI 同意向Helsinn 支付1 千1百萬美金的預付款和未來在美國分銷產(chǎn)品的許可使用費。在兩公司的聯(lián)合新聞發(fā)布中和在MGI 提交給證券交易委員會（SEC）的表格8-K 中都披露了這些協(xié)議節(jié)選的副本，但是沒有披露上述協(xié)議中的價格條款和具體的劑量。

2002 年9 月，在成功完成所有三期試驗之后，Helsinn 為其0.25mg 劑量提交了新藥申請，但是沒有尋求FDA 批準0.75mg 劑量的產(chǎn)品。2003 年1 月30日，Helsinn 提交臨時專利申請，涵蓋了0.25mg 劑量和0.75mg 劑量。2003 年7 月，F(xiàn)DA 批準了0.25mg 劑量的產(chǎn)品。之后提交的涉案四件專利都包含了0.25mg劑量的帕洛諾司瓊。

2011 年，Teva（“Teva Pharmaceuticals USA,Inc”以 及“Teva Pharmaceutical Industries,Ltd.”，以下合并簡稱“Teva”）向FDA 提交簡略新藥申請（Abbreviated New Drug Application，簡稱“ANDA”），請求同意銷售0.25mg 帕洛諾司瓊產(chǎn)品。Helsinn 于是起訴Teva 侵權(quán)。Teva 的抗辯理由之一是，涉案專利因為違反了美國《專利法》第102 條的銷售阻卻規(guī)定而無效。

新澤西地區(qū)法院根據(jù)Pfaff 測試，認為對于7,947,724、7,947,725 和7,960,424 專利，雖然所述供貨和購買協(xié)議是未來銷售0.25mg 劑量產(chǎn)品的合同，但是關鍵日期之前請求保護的發(fā)明沒有付諸實踐，因為還沒有得到FDA 的批準，所以不符合Pfaff 測試的第二點。對于8,598,219 專利，地區(qū)法院認為美國《專利法》第102(a)(1)款改變了銷售阻卻的判斷標準，即的發(fā)明之細節(jié)時才能觸發(fā)銷售阻卻，會對法定銷售阻卻的理論造成根本性的改變。在法院看來這些理論即使在AIA 之后的美國《專利法》下仍然具有意義。法院援引了眾多先例來支持其主張，即當包含了發(fā)明的產(chǎn)品已經(jīng)銷售或者許諾銷售且該銷售已經(jīng)向公眾公開時，則發(fā)明為公眾所知悉，此時并不要求在銷售中公開發(fā)明的細節(jié)，因為公開銷售包含了發(fā)明的產(chǎn)品將置該發(fā)明于公有領域?，F(xiàn)有的案例表明，即使沒有產(chǎn)品的交付，產(chǎn)品的交付在關鍵日期之后，或者即使在交付產(chǎn)品的時候公眾不能確定請求保護的發(fā)明，銷售阻卻一樣可以適用。

總之，聯(lián)邦巡回上訴法院認為，Helsinn 在關鍵日期之前已經(jīng)公開銷售了其請求專利保護的發(fā)明。法院還認為，涉案發(fā)明均已經(jīng)“為獲得專利作好準備”，是否完成第III 階段的研究和獲得FDA 批準并不是符合此項規(guī)定的必要條件。所以Helsinn 的行為導致銷售阻卻，其主張的四件專利的相關權(quán)利要求因此而無效。法官拒絕在廣泛的意義上就銷售阻卻作出解釋。例如，如果所述供貨和購買協(xié)議沒有被公開的話，在AIA 之后的美國《專利法》下是否依然會導致銷售阻卻的適用。

美國一些團體和學者呼吁聯(lián)邦巡回上訴法院全席審理這一案件，甚至呼吁聯(lián)邦最高法院提審此案。2018 年2 月，Helsinn 請求聯(lián)邦最高法院提審此案，此案的核心問題在于，在AIA 的框架下，發(fā)明人將發(fā)明授予負有保密義務的第三方是否屬于確定發(fā)明的可專利性的現(xiàn)有技術。?Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA Inc.Petition for a writ of certiorari filed,https：//www.supremecourt.gov/Dock etPDF/17/17-1229/36967/20180228105246621_Helsinn%20cert%20petition.pdf，最后訪問時間：2019 年3 月29 日。該請求得到了來自國會議員Lamar Smith、美國知識產(chǎn)權(quán)法律協(xié)會（AIPLA）、生物技術創(chuàng)新組織（BIO）等提交的法庭之友意見的支持。美國聯(lián)邦最高法院于2018 年6 月決定提審此案并于2019 年1 月22 日以一致意見維持了聯(lián)邦巡回上訴法院的判決，托馬斯大法官代表法院撰寫了一份簡短的判決書。?Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA,Inc.,et al.No.17-1229,586 U.S.____ (January 22,2019).

聯(lián)邦最高法院引用Pfaff 案認為，銷售阻卻反應了國會“不愿意允許發(fā)明人將已有知識從公開使用中移走”，并且自從1836 年以來，所有的美國《專利法》都包括了銷售阻卻規(guī)定。鑒于AIA 之前已經(jīng)確定的關于“銷售”的先例，法院“推測國會在AIA 中采用相同表達的時候，其采納了關于該措辭先前的司法解釋”，僅僅增加“或者以其他方式為公眾所知”尚不足以得出這樣的結(jié)論，即國會期望改變“銷售”的含義。因為“銷售”在AIA 頒布之前已經(jīng)獲得了穩(wěn)定的含義，聯(lián)邦最高法院拒絕因為新增加的寬泛的兜底措辭而更改先例。所以，向第三方的商業(yè)銷售，即使該第三方負有對發(fā)明的保密義務，該銷售仍然屬于AIA 之后《專利法》中規(guī)定的“銷售”行為，從而影響發(fā)明的新穎性。

四、從Helsinn 案看美國銷售阻卻的政策延續(xù)

Helsinn 案爭議的核心問題涉及美國《專利法》第102 條第(a)(1)款中的兜底條款“以其他方式為公眾所知”的理解，地區(qū)法院試圖在新修改的法律框架下對此進行重新解釋，而聯(lián)邦巡回上訴法院則認為改變需要有明確的立法依據(jù)。聯(lián)邦巡回上訴法院回避了案件當中最為關鍵的問題，即“以其他方式為公眾所知”的確切含義是什么？其與《專利法》第102 條第(a)(1)款列舉的其他種類的現(xiàn)有技術在結(jié)構(gòu)上是什么關系？只有回答了這些問題，才能夠回答關于銷售阻卻是否應當繼續(xù)適用的問題。

“以其他方式為公眾所知”至少包含了三個層次的意思：

(1)發(fā)明充分公開模式：通過對發(fā)明信息的充分公開而使得公眾可以獲知實施發(fā)明的完整信息。

(2)發(fā)明接觸模式：公眾可以接觸到發(fā)明，但是公眾未必能夠獲知實施發(fā)明的充分信息，例如銷售通過發(fā)明方法制造的產(chǎn)品。

(3)銷售披露模式：公眾僅僅知道存在涉及發(fā)明的銷售，但是并不能獲知發(fā)明的任何技術內(nèi)容。

Helsinn、美國政府和一些法庭之友認為，美國《專利法》第102(a)(1)款改變了銷售阻卻的含義，主要理由是該條款的文義解釋和立法歷史。但是，聯(lián)邦巡回上訴法院的觀點是，國會議員的議會陳述僅僅表明了廢棄當前法律下的先例的愿望27Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharm.USA,Inc.,855 F.3d 1356,1368 (Fed.Cir.2017).，即使在AIA 之后，銷售阻卻適用于所有的公開銷售，包括沒有公開發(fā)明細節(jié)的那些銷售28當然，此處公開銷售的產(chǎn)品包含了主張權(quán)利的發(fā)明。。有評論家指出，上述議會陳述實際上述一種“虛假的立法歷史”，因為AIA 在此之前已經(jīng)通過。29Harold C.Wegner,The 2011 Patent Law：Law and Practice 138 (4th ed.2011).

一般來說，如果國會認為法院創(chuàng)設的某一審判規(guī)則不符合公眾的利益，那么它會通過修法的方式來推翻法院的判決，并明確新的規(guī)則。30例如，美國1952 年修改《專利法》時增加第103 條關于非顯而易見性的規(guī)定，明確“可專利性不因做出發(fā)明的方式而被否定”，摒棄了法院長期堅持的“靈感”標準，客觀上起到了降低創(chuàng)造性要求的效果。在Helsinn案中，聯(lián)邦巡回上訴法院認為AIA 的立法過程表明，國會沒有打算修改銷售阻卻的含義，因為如果國會打算對銷售阻卻作出如此徹底的改變并且想要立法廢止以往關于銷售阻卻的案例，那么它會清楚地表明這一點。31Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharm.USA,Inc.,855 F.3d 1356,1371 (Fed.Cir.2017).

如果說聯(lián)邦巡回上訴法院在Helsinn 案中對“以其他方式為公眾所知”作出了解釋的話，那么法院是以第三種模式對此進行解釋，即只要公眾知道存在銷售即可，而不需要在銷售條款中公開披露發(fā)明的細節(jié)。但是，法院將該兜底條款對《專利法》第102 條第(a)(1)款產(chǎn)生的效果僅僅限于本案特定事實，沒有回答如果銷售或者許諾銷售沒有向公眾披露時，是否會導致銷售阻卻。顯然，聯(lián)邦巡回上訴法院認為該兜底條款對同一法條下所列舉的其他種類的現(xiàn)有技術的適用具有限定作用。

聯(lián)邦最高法院在判決中指出，“以其他方式為公眾所知”囊括了不能恰好匹配《專利法》所列舉的現(xiàn)有技術種類但是又想要包含在內(nèi)的材料。32Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharmaceuticals USA,Inc.,et al.,No.17-1229 (Helsinn),586 U.S.____ (2019) .聯(lián)邦最高法院實際上采納的是如前所述學者的觀點，將該兜底條款視為與其他現(xiàn)有技術種類并列并相對獨立的一個條款。美國專利商標局的《專利審查指南》（MPEP）§2152.02(d) 規(guī)定：“AIA 之后的35 U.S.C.102(a)(1)中的術語‘ 銷售’ 以與AIA 之前的35 U.S.C.102(b)中的‘銷售’具有相同的含義對待，除了所述銷售必需將發(fā)明公之于眾?！彼裕鶕?jù)美國專利商標局的規(guī)定，Helsinn 案中的供貨和購買協(xié)議將不會使得涉案專利無效，因為“主張權(quán)利的發(fā)明”沒有被“公之于眾”。這也是之前地區(qū)法院的觀點。聯(lián)邦最高法院關于Helsinn 案的判決意味著美國專利商標局必須要修改MPEP 的有關規(guī)定。

在Helsinn 案中，Helsinn 的一個爭辯理由是，在該案中適用銷售阻卻是不公平的，因為這會在具有內(nèi)部分銷能力的垂直整合的制造商和必需通過與第三方訂立合同以獲得分銷服務的像Helsinn 這樣的小實體之間造成差別。發(fā)明人與第三方合作來開發(fā)和制造新產(chǎn)品是非常正常的商業(yè)活動。如同很多其他的制藥公司，Helsinn 需要合作伙伴來開發(fā)藥品、將該藥品推向市場來幫助許許多多的癌癥病人減輕化療帶來的惡心和嘔吐。聯(lián)邦巡回上訴法院的觀點是，與MedCo案33Medicines Co.v.Hospira,Inc.,827 F.3d 1363 (Fed.Cir.2016).中的“制造服務”不同，本案中Helsinn 和MGI之間訂立的供貨和購買協(xié)議構(gòu)成商業(yè)銷售或者許諾銷售。該法院同時指出，它并不是要創(chuàng)設這樣一條規(guī)則，即所有的分銷協(xié)議都構(gòu)成銷售行為。34Helsinn Healthcare S.A.v.Teva Pharm.USA,Inc.,855 F.3d 1356,1371 (Fed.Cir.2017).所以準確區(qū)分制造服務和銷售或者許諾銷售行為非常重要。

銷售阻卻是美國專利實踐中非常獨特的內(nèi)容。盡管專利申請的關鍵日期之前的銷售或者許諾銷售并不能使公眾通過這些行為實際上獲知專利保護的發(fā)明，但是法院仍然認為其披露了請求保護的發(fā)明，從而影響到對該發(fā)明專利性的評價。這種“秘密”現(xiàn)有技術35實際上包括了兩種情形，即例如使用、銷售等行為本身沒有對外公開的“秘密”現(xiàn)有技術和雖然使用、銷售等行為已經(jīng)向公眾披露，但是發(fā)明的技術不為公眾所知悉的“秘密”現(xiàn)有技術。，包括本文介紹的未公開發(fā)明細節(jié)的銷售和許諾銷售，最能反映美國的專利政策。

專利從來就不只是簡單地為發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造提供有限時間的壟斷權(quán)，其根本上還是希望發(fā)明人盡早公開其發(fā)明創(chuàng)造的技術，從而一旦該專利技術到期，那么公眾可以盡早享受到發(fā)明創(chuàng)造帶來的實惠。同時，如果專利技術向社會公開，公眾可以圍繞該發(fā)明創(chuàng)造進行下游技術的開發(fā)，從而帶動科技的進步和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。所以，如果發(fā)明人做出了一項發(fā)明，那么除非他準備承擔第三人獨立開發(fā)或者反向工程的風險，以商業(yè)秘密的方式來保護自己的發(fā)明，否則該發(fā)明人應當盡早向公眾公開其發(fā)明并申請專利。

AIA 之前的美國專利制度采取“先發(fā)明制”，發(fā)明專利授予最先完成發(fā)明的人，除非該發(fā)明人放棄、壓制或者隱藏該發(fā)明。36Pre-AIA 35 U.S.C.§ 102(g).為防止發(fā)明人在作出發(fā)明之后遲遲不提交專利申請，從而延長壟斷期間，阻礙科學和實用技藝的進步，法院創(chuàng)設了法定阻卻制度。在這一點上，它與“發(fā)明人先申請制”是一致的，即鼓勵發(fā)明人盡早提交專利申請。但是，“先發(fā)明制”最大的問題在于該制度充滿了專利的不確定性，進行抵觸審查程序，即基于在先發(fā)明主張一件專利的權(quán)利，要花費40 萬到50 萬美元，所以該制度是昂貴并且復雜的，而獨立發(fā)明人常常輸?shù)粼撍袡?quán)的訴訟。37“The importance of patent reform”,by：Rep.Lamar Smith and Sen.Patrick Leahy,June 15,2011 09：29 PM EDT,http：//www.politico.com/story/2011/06/the-importance-of-patent-reform-057029，最后訪問日期：2019 年1 月22 日。

所以，在Helsinn 案中，法官需要從政策角度考量，美國《專利法》第102 條第(a)(1)款確定的“發(fā)明人先申請制”是否已經(jīng)提供了充分的激勵，促使申請人盡早就其發(fā)明創(chuàng)造提交專利申請，從而該發(fā)明創(chuàng)造的技術可以盡早向公眾公開，并且也可以盡早進入公有領域。顯然，聯(lián)邦巡回上訴法院和最高法院都認為，即使在“發(fā)明人先申請制”下，促進發(fā)明盡早進入公有領域、防止從公有領域攫取現(xiàn)有技術的政策考量依然必要。所以，一旦發(fā)明產(chǎn)品被銷售，則申請人必須最晚在1 年內(nèi)提交專利申請，否則該發(fā)明就進入公有領域而不再屬于發(fā)明人了。法院實際上并不關心銷售行為是否真正公開了發(fā)明的內(nèi)容。

事實上，法定阻卻并不為“先發(fā)明制”所獨享，在實行“先申請制”的澳大利亞38Australian Government &IP Australia,A Guide to Applying for Your Patent,https：//www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/patent_application_guide.pdf.“為發(fā)明首次提交專利申請的日期建立了眾所周知的優(yōu)先權(quán)日。為相同發(fā)明在比該優(yōu)先權(quán)日晚的日期提交申請的潛在競爭對手將因為在先的優(yōu)先權(quán)日而不能獲得專利?！弊詈笤L問日期：2019 年3 月29 日。，也規(guī)定了發(fā)明人的“秘密使用”會影響其專利的新穎性39見澳大利亞1990 年《專利法》案第9 條關于“秘密使用”（“secret use”）的規(guī)定。。在Bradken Resources 案40Bradken Resources Pty Ltd.v Lynx Engineering Consultants Pty Ltd [2012]FCA 944.中，法院闡述了“秘密使用”作為撤銷理由的依據(jù)，即，防止專利權(quán)人通過優(yōu)先權(quán)日之前的秘密使用享受一段期間事實上的壟斷、而獲得比法定期間更長的壟斷，且專利權(quán)人在秘密使用期間沒有履行其獲得這一壟斷的相應義務，即，公開披露發(fā)明。評價一項發(fā)明是否存在秘密使用，不在于對單詞“秘密”或者“使用”的解釋，而在于專利權(quán)人是否以獲得某種商業(yè)利益為目的實施了其發(fā)明。南非1978年頒布的《專利法》第25(8)款也規(guī)定了在南非國內(nèi)“商業(yè)規(guī)模秘密使用的發(fā)明”構(gòu)成現(xiàn)有技術。

Helsinn 案沒有詳細探討這樣的情形，即如果銷售或者許諾銷售沒有被公開是否依然構(gòu)成現(xiàn)有技術。在本案中一再被引用的1988 年作出的Pfaff 案就“銷售”設定的兩個條件是，該發(fā)明是商業(yè)銷售或者許諾銷售的對象，并且該發(fā)明為獲得專利作好準備，且在該案中并沒有證據(jù)表明Pfaff 向公眾披露了銷售行為。41Pfaff v.Wells Electronics.,Inc.,525 U.S.55,67 (1998).而聯(lián)邦最高法院關于兜底條款“以其他方式為公眾所知”的闡述似乎在表明，該兜底條款不會影響關于已有銷售阻卻的任何先例。

在美國的專利實踐中還創(chuàng)設了眾多與銷售阻卻類似或者相關的規(guī)則，例如，秘密使用、固有公開規(guī)則（Inherency Doctrine）、實驗性使用例外（Experimental Use Exception）42City of Elizabeth v.Am.Nicholson Pavement Co.,97 U.S.126,134,137 (1877).、現(xiàn)有技術的充分公開或者可實施性（Enablement）要求43In re Hafner,410 F.2d 1403,1405 (C.C.P.A.1969).等?？雌饋?，這些司法案例所創(chuàng)設的規(guī)則在新的《專利法》下依然適用。值得注意的是，美國《專利法》第102 條第(a)(1)款的規(guī)定還涉及與第102(b)(1)款的例外規(guī)定的協(xié)調(diào)，后者規(guī)定了專利申請日之前1 年內(nèi)激發(fā)“寬限期”的“披露”，但是沒有明確這種“披露”是否必須“公開”了發(fā)明。

五、結(jié) 語

“發(fā)明人先申請制”簡化了申請程序，使得美國《專利法》與大部分采用“ 先申請制”的國家相一致，并且消除了成本高昂的抵觸審查程序。44Rondeau,George."‘ America Invents Act’ patent law overhaul：the benefits and the drawbacks”[EB/OL].(2011-11-17)[2019-03-29].http：//www.startuplawblog.com/2011/11/17/america-invents-act/.“發(fā)明人先申請制”還有利于提高專利權(quán)歸屬的確定性。如果競爭對手單獨作出了同樣的發(fā)明并且迅速提交了專利申請，后發(fā)明人的發(fā)明也有可能獲得專利。因此，“發(fā)明人先申請制”對于盡早申請專利施加了顯著的新的法定壓力。45參見Bristol-Myers Squibb Co.v.Teva Pharm.USA,Inc.,769 F.3d 1339,1349 (Fed.Cir.2014),Newman 法官的分歧意見。在這個意義上，法定阻卻包括銷售阻卻促使發(fā)明人盡早提交專利申請的政策效果明顯變?nèi)酢５?，這并不意味著法定阻卻完全喪失了價值。只要人們還可以像Pennock 或者Metallizing 那樣實施他們的發(fā)明，那么該法定阻卻依然具有存在的理由。

在中國和世界上大部分國家的專利實踐中，秘密的使用、銷售等行為因為沒有向公眾披露發(fā)明的技術而不構(gòu)成破壞專利性的公開。中國《專利法》第22條第5 款規(guī)定，現(xiàn)有技術“是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術?！薄秾＠麑彶橹改稀罚?010 版）第二部分第三章第2.1 節(jié)進一步規(guī)定，“現(xiàn)有技術包括在申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。”但是這并不意味著中國的專利實踐中不需要美國“秘密”現(xiàn)有技術這樣的政策考量。例如，“抵觸申請”制度就體現(xiàn)了防止第二個申請人攫取公有領域的技術或者防止申請人推遲專利技術公開。在對外觀設計是否可以用專利權(quán)和著作權(quán)進行重疊保護的爭論中，反對的觀點實際上也蘊含了這樣的思想，甚至在判斷現(xiàn)有技術的固有公開和偶然公開的時候，也有必要進行類似的考量。

美國聯(lián)邦最高法院的判決澄清了銷售阻卻的范圍，但是也給一些小企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。這些小企業(yè)，尤其是醫(yī)藥行業(yè)的小企業(yè)，往往需要與其他制造或者供應鏈企業(yè)合作才能將發(fā)明推向市場。所以，從產(chǎn)業(yè)的角度看，對該判決最大的擔心是，其是否會抑制創(chuàng)新，特別對于是需要融資來實施發(fā)明的小企業(yè)的創(chuàng)新。

對于中國申請人而言，Helsinn 案具有重要的參考意義。中國企業(yè)和個人每年向美國提交大量的專利申請，申請人應當避免在申請日前銷售或者許諾銷售包含了發(fā)明的產(chǎn)品，不論這種銷售或者許諾銷售是否公開了發(fā)明的細節(jié)，也不論該銷售或者許諾銷售行為發(fā)生在美國還是其他國家。申請日前已經(jīng)銷售或者許諾銷售（包括秘密銷售或者許諾銷售）了包含發(fā)明的產(chǎn)品時，申請人應當在寬限期46各國或者地區(qū)對此具有不同規(guī)定。例如，美國規(guī)定了1 年的寬限期，而中國規(guī)定了6 個月的寬限期，并且對適用寬限期設定了嚴格條件。內(nèi)向美國專利商標局提交專利申請，以避免銷售阻卻導致專利申請無法授權(quán)或者將來被無效，從而給自己造成巨大的商業(yè)損失。