王獻茹

在專利的實際操作過程中，絕大多數發(fā)明專利的創(chuàng)造性都是通過“三步法”來判斷的。那么，是否所有的專利（申請）均必須按部就班地采用“三步法”？所有的專利（申請）均適合于采用“三步法”進行判斷嗎？本文將討論如何通過判斷發(fā)明具有“預料不到的技術效果”，來對發(fā)明進行創(chuàng)造性判斷。

一、發(fā)明創(chuàng)造性概念

我國《專利法》第二十二條第三款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步。”由該規(guī)定可知，發(fā)明具備創(chuàng)造性必須同時具備兩個條件：一是與現有技術相比具有突出的實質性特點，二是與現有技術相比具有顯著的進步。

“突出的實質性”指相對于本領域技術人員來說，發(fā)明相對于現有技術是非顯而易見的。所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上，僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點；反之，則發(fā)明具有突出的實質性特點。

在評價發(fā)明是否具有顯著的進步時，主要應當考慮發(fā)明是否具有有益的技術效果。有益的技術效果是指構成發(fā)明的技術特征直接帶來的，或者由所述的技術特征必然產生的技術效果，這些都是確定發(fā)明是否具有“顯著的進步”的重要依據。

無論是在審查階段還是在無效階段，上述法條都是發(fā)明創(chuàng)造性判斷的根本標準。

二、發(fā)明創(chuàng)造性的判斷方法

由上述發(fā)明創(chuàng)造性的判斷標準可知，在判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，必須是在與現有技術對比的基礎上，通過判斷發(fā)明是否顯而易見來進一步判斷發(fā)明是否具有突出的實質性。因此，發(fā)明相對于現有技術是否顯而易見，是判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的關鍵所在。

實際操作過程中通常采用“三步法”來判斷發(fā)明相對于現有技術是否顯而易見，即：第一步，確定最接近的現有技術；第二步，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；第三步，判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員來說是否顯而易見。在第三步中，判斷過程為：確定現有技術整體上是否存在某種技術啟示，這種啟示會使本領域技術人員有動機改進最接近的現有技術并獲得所要求保護的發(fā)明，以解決發(fā)明實際解決的技術問題，進而判斷發(fā)明是否顯而易見，然后判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點。

三、預料不到的技術效果與發(fā)明創(chuàng)造性

《專利審查指南2010》第二部分第四章5.3節(jié)中規(guī)定，發(fā)明取得了預料不到的技術效果，是指發(fā)明同現有技術相比，其技術效果產生“質”的變化，具有新的性能，或者產生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質”的或者“量”的變化，對所屬技術領域的技術人員來說是事先無法預測或者推理出來的。當發(fā)明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明該發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出該發(fā)明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，則該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

（一）預料不到的技術效果與非顯而易見性

為什么說當發(fā)明產生了預料不到的技術效果時，發(fā)明的技術方案就是非顯而易見的呢？

對此，《審查指南》中并沒有進行詳細分析。個人理解，結合上述非顯而易見的判斷方法“三步法”，可得出上述結論。

眾所周知，效果與問題如影相隨。在專利（申請）文件中，技術問題、為解決該技術問題所采用的技術方案、采用該技術方案所產生的技術效果，三者是相互適應、相互關聯(lián)且緊密聯(lián)系的。因此，當發(fā)明產生了預料不到的技術效果時，與之相對應，發(fā)明的技術方案也解決了與之對應的技術問題。一方面，該技術問題有可能是預料不到的，即該技術問題在現有技術中還沒有被發(fā)現，此時，在沒有發(fā)現現有技術存在問題時，本領域技術人員則不會有動機去考慮解決該技術問題，因此，現有技術整體上就不存在使本領域技術人員有動機改進最接近的現有技術的啟示；另一方面，該技術問題本身是存在的，但是基于本領域技術人員常規(guī)認識及慣用技術手段，因為沒有預料到發(fā)明的技術方案能夠產生相應的預料不到的技術效果，所以不會想到采用發(fā)明的技術方案來解決該技術問題，也就是說，現有技術整體上同樣不存在使本領域技術人員有動機改進最接近的現有技術的啟示；因此，發(fā)明是非顯而易見的，具有突出的實質性特點。由此可知，當發(fā)明與現有技術相比產生了預料不到的技術效果時，發(fā)明所要求保護的技術方案本身就具有突出的實質性特點，故可以確定該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

（二）如何衡量技術效果能否預料到

在判斷發(fā)明技術效果是否預料不到時，需要考慮如下方面：（1）站在本領域技術人員角度；（2）技術效果有“質”的或者“量”的變化，且這種變化事先無法預測或推理得出。

下面通過兩個案例進行分析說明。

案例1：通常情況下，圓珠筆包括筆芯、筆桿，其中，筆芯為直線形桿狀結構，容納有油墨，筆桿為柱狀殼體結構，用于安裝筆芯。這種結構的圓珠筆，由于筆芯長度受限，使用時間較短，當油墨用完后筆頭就無法使用，只能直接丟棄，造成了很大浪費；在制造過程中，筆芯和筆桿分別制造，并需相互匹配，由此可知其制造工藝復雜，成本較高。

與上述圓珠筆相對應，一種新型的筆芯，通過螺旋狀盤繞形成桿狀結構，進而形成筆桿，其中充有油墨。此種筆芯由于呈螺旋狀，與現有筆芯相比，其長度明顯變長，延長了使用壽命，并能夠充分使用筆頭以節(jié)省成本；另一方面，由于螺旋狀的筆芯形成桿狀結構，故無需額外設置筆桿，進而節(jié)省制造工藝，進一步節(jié)省成本。很明顯，與通常所使用的圓珠筆相比，這種新型筆芯不僅具有筆芯填充油墨的功能，還具有筆桿供使用者握持的功能，故其技術效果產生了“質”的變化，同時也產生了明顯的“量”的變化。

為了解決筆芯油墨容量小這一技術問題，本領域技術人員的通常做法是增大筆芯內徑以增大筆芯的總容量，但是這種方式的增大量仍是有限的。換一個角度說明，既延長筆芯長度又節(jié)省制造工藝成本這一效果，相對于現有常用的圓珠筆來說是不容易實現的，也就是說該新型筆芯所產生的效果超出了人們的預期，是不可預測的。相對于現有技術來說，該新型筆芯產生了預料不到的技術效果，是非顯而易見的，具有突出的實質性特點和顯著的進步，故而具備創(chuàng)造性。

案例2：（2013）高行終字第1754號行政判決所涉及的CN200780016464.X案例，即是利用預料不到的技術效果來評價創(chuàng)造性的一個典型案例。該案判決中指出，當本領域技術人員難以預測技術方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用三步法，而應當以技術方案是否取得預料不到的技術效果作為判斷是否具備創(chuàng)造性的方法。

該案中，涉案專利的權利要求7要求保護一種耐間隙腐蝕性優(yōu)良的鐵素體系不銹鋼，屬于由諸多金屬元素及其含量作為必要技術特征的合金領域。附件4作為最接近的現有技術，公開了一種高溫強度優(yōu)異的鐵素體系不銹鋼。兩者比對，本專利權利要求7各組分與附件4的技術方案中各組分相同，前者的各組分除Mn和Ti外，其含量數值范圍均與后者相應組分含量的數值范圍有共同的一個端點，而另一端點也落入后者所述范圍之內，且前者中Mn和Ti的含量范圍完全落入后者所述范圍之內。由此可見，權利要求7的技術方案均落入附件4的技術方案之中。在此情況下，權利要求7具備創(chuàng)造性的前提是其屬于附件4技術方案的選擇發(fā)明。在進行選擇發(fā)明的創(chuàng)造性判斷時，該選擇所帶來的預料不到的技術效果是所要考慮的主要因素。根據本專利說明書的記載，權利要求7的發(fā)明目的在于合成一種具有耐間隙腐蝕性鐵素體系的不銹鋼。從本專利說明書載明的實驗數據可知，本專利實施例中C1的最大侵蝕深度為516μm，而對比例C16的最大侵蝕深度為925μm，對比例C16屬于落入附件4中而未落入權利要求7中的具體技術方案。從效果上看，本專利實施例的最大侵蝕深度比對比例C16的效果提高了44%，故可以認為本專利權利要求7取得了預料不到的技術效果，具備創(chuàng)造性。

四、小結

相對于現有技術，當發(fā)明的技術方案產生了預料不到的技術效果時，無需按部就班地采用“三步法”來證明其非顯而易見性就可以直接得出結論：該發(fā)明是非顯而易見的，具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。