張翼翔

本次研討會為知識產(chǎn)權(quán)理論與實(shí)務(wù)界提供了一些關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利與FRAND原則的深度思考與深刻觀點(diǎn)，為促進(jìn)我國專利領(lǐng)域的可持續(xù)創(chuàng)新、保護(hù)權(quán)利人與實(shí)施者雙方的合理利益、順利開展相關(guān)司法實(shí)踐均提供了有力指引。

2018年8月31日下午，在第九屆中國專利年會即將落下帷幕之際，由《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志主辦的“可持續(xù)創(chuàng)新與FRAND許可——2018中國專利年會專題研討會”在年會主場地北京亦創(chuàng)國際會展中心隆重召開。本次研討會是第九屆中國專利年會所設(shè)置的一個分論壇，也是本屆年會的壓軸大戲之一。

《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志特邀請來自法院、專利機(jī)構(gòu)和知識產(chǎn)權(quán)業(yè)界的多位專家，與一百多位嘉賓齊聚一堂，共同分享并深度討論了關(guān)于加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)必要專利的司法保護(hù)，運(yùn)用專利許可中的FRAND（公平、合理、無歧視）原則促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)造、使用和推廣，以及業(yè)界對FRAND原則的實(shí)踐等方面的見解和經(jīng)驗(yàn)。中山大學(xué)法學(xué)院李揚(yáng)教授主持本次研討會，北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭副庭長焦彥、愛立信專利主張與實(shí)施副總裁羅伯特·厄爾（Robert Earle）、中國信息通信研究院知識產(chǎn)權(quán)中心副主任畢春麗分別做了主題發(fā)言。

李揚(yáng)教授在致辭中提到，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)必要專利（Standards-Essential Patents， SEP）的保護(hù)問題越來越受到人們的關(guān)注。標(biāo)準(zhǔn)必要專利保護(hù)涉及眾多的知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)前沿問題和熱點(diǎn)問題，對于保護(hù)創(chuàng)新主體的知識產(chǎn)權(quán)成果、促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，都有著重要意義。創(chuàng)新主體在相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和開發(fā)的過程中需要投入大量的資源，承受巨大的風(fēng)險(xiǎn)，如果不對標(biāo)準(zhǔn)必要專利進(jìn)行合理的保護(hù)，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)就無法持續(xù)開發(fā)，社會也享受不到先進(jìn)技術(shù)帶來的福祉。標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可適用FRAND原則，要求專利權(quán)人和技術(shù)使用人通過善意合理的談判簽訂許可，保證專利權(quán)人能獲得合理的回報(bào)，技術(shù)許可人也能持續(xù)使用先進(jìn)技術(shù)?？梢姡裱璅RAND許可原則，是促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)持續(xù)開發(fā)及相關(guān)行業(yè)健康發(fā)展的重要保障。不過，關(guān)于FRAND許可，業(yè)界仍在一些具體問題上存在分歧和爭議。因此，對標(biāo)準(zhǔn)必要專利與FRAND許可做更為細(xì)致和深入的探討，將有助于在公平合理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)相關(guān)各方利益的最大化。

司法實(shí)踐：國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)必要專利案件的審理現(xiàn)狀與反思

北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭副庭長焦彥以“標(biāo)準(zhǔn)必要專利案件審理中的主要問題”為題做了主旨演講。

焦彥首先總結(jié)了當(dāng)前我國標(biāo)準(zhǔn)必要專利案件審理現(xiàn)狀的五大特點(diǎn)：第一，案件數(shù)量分布集中，地區(qū)不平衡情況突出。目前，我國的標(biāo)準(zhǔn)必要專利案件主要集中在北京、廣東兩地。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年1月份，北京知識產(chǎn)權(quán)法院就受理標(biāo)準(zhǔn)必要專利一審案件38件，而廣東省高級人民法院、廣州知識產(chǎn)權(quán)法院、深圳知識產(chǎn)權(quán)法庭共受理標(biāo)準(zhǔn)必要專利案件36件。第二，案件類型多樣，侵權(quán)訴訟、許可費(fèi)率糾紛、壟斷糾紛以及確認(rèn)不侵權(quán)訴訟等各種類型的案件均有出現(xiàn)。第三，訴訟主體仍以傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人和實(shí)施人為主，同時非專利實(shí)施主體（NPE）也已在國內(nèi)訴訟中現(xiàn)身，并日趨活躍。另外，國內(nèi)訴訟正成為全球訴訟的一大重要戰(zhàn)場，有相當(dāng)一部分國內(nèi)訴訟是權(quán)利人或?qū)嵤┤藶榱朔粗茖Ψ铰氏忍崞鸬膰庠V訟而提起的。第四，案件疑難復(fù)雜，審理周期長，多以撤訴方式而少以法院判決結(jié)案，“以訴制訴”“以訴促談”的現(xiàn)象非常明顯，訴訟往往僅作為標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人或?qū)嵤┤朔粗茖Ψ交驅(qū)Ψ嚼卣勁凶赖囊环N手段。第五，訴訟標(biāo)的額兩極分化現(xiàn)象日益突出。一方面，一些案件訴訟標(biāo)的額極大，標(biāo)的額破億元的案件不斷涌現(xiàn)，且有水漲船高的趨勢；另一方面，多數(shù)案件中當(dāng)事人對標(biāo)的額不甚關(guān)注，有許多權(quán)利人在訴訟中僅要求達(dá)成禁令，對賠償極少予以重視。

當(dāng)前，無論在國內(nèi)還是國外，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人多以尋求禁令為目的提起訴訟。對于這一現(xiàn)象，焦彥總結(jié)了各地法院的觀點(diǎn)，并提出了司法界目前的三個基本共識：一是尋求禁令是權(quán)利人理所當(dāng)然應(yīng)當(dāng)具備的權(quán)利，不能因FRAND原則的存在就將其剝奪；二是禁令的頒發(fā)，應(yīng)與訴訟雙方在標(biāo)準(zhǔn)必要專利談判中的過錯緊密關(guān)聯(lián)；三是法院應(yīng)鼓勵權(quán)利人與實(shí)施者通過談判解決問題。針對一些權(quán)利人提出許可費(fèi)率協(xié)商要求或賠償要求的案件，焦彥旗幟鮮明地指出，應(yīng)清晰地辨明許可費(fèi)與賠償?shù)膮^(qū)別，將二者清楚地分開。費(fèi)率是在訴訟雙方均無過錯的前提下，由法院確定的一種合理補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)；賠償則建立在認(rèn)定實(shí)施人有過錯、需承擔(dān)賠償責(zé)任的前提上，許可費(fèi)率僅在某些情況下可作為賠償費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。

隨后，焦彥對當(dāng)前我國的標(biāo)準(zhǔn)必要專利案件在審理中經(jīng)常出現(xiàn)、備受關(guān)注的一些問題提出了自己的思考。他指出，標(biāo)準(zhǔn)必要專利案件與傳統(tǒng)的專利侵權(quán)案件在審理上有很大的不同之處，集中體現(xiàn)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與專利的關(guān)系上。通常，標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟的審理需要涉及三類技術(shù)方案，即為實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而必須使用的專利、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本和被控侵權(quán)產(chǎn)品。其中，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)往往是一個非常大而復(fù)雜的技術(shù)方案，涉及到大量的技術(shù)內(nèi)容。但迄今為止，大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織都沒有對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行任何審查，而是完全交由標(biāo)準(zhǔn)制定者自行公布，由此產(chǎn)生了過度披露問題，即標(biāo)準(zhǔn)必要專利中包含了部分并非實(shí)施技術(shù)方案所必需的專利。焦彥強(qiáng)調(diào)，對過度披露問題的認(rèn)定與解決，是推動標(biāo)準(zhǔn)必要專利案件審理的一個重要前提。

眼下，在一些標(biāo)準(zhǔn)必要專利案件中，當(dāng)實(shí)施者要求權(quán)利人出具權(quán)利要求對照表（即侵權(quán)對照表，下稱“CC表”）時，訴訟雙方常常圍繞CC表與保密義務(wù)是否應(yīng)當(dāng)綁定的問題爭論不休。通常，在提交CC表前，權(quán)利人會要求實(shí)施者簽訂保密協(xié)議，而一些實(shí)施者會通過拒絕簽訂保密協(xié)議的方式拖延訴訟，以達(dá)到其目的。對此，焦彥分析道，CC表包含著權(quán)利人對權(quán)利要求的理解與解釋、法律與技術(shù)方面的分析以及其他一些敏感信息，風(fēng)險(xiǎn)成本較高，故原則上不應(yīng)公開。權(quán)利人要求實(shí)施者簽訂保密協(xié)議的要求，顯然是十分合理的。如因?qū)嵤┤司芙^簽訂保密協(xié)議而導(dǎo)致談判破裂的，在排除個別例外情況的前提下，通常應(yīng)認(rèn)為實(shí)施人存在過錯。

業(yè)界思考：抑制反向劫持與專利價值評估

愛立信專利主張與實(shí)施副總裁羅伯特·厄爾以“專利權(quán)行使在標(biāo)準(zhǔn)必要專利的FRAND許可中的作用”為題，分享了自己對于專利權(quán)人如何在標(biāo)準(zhǔn)必要專利談判中保障自身權(quán)益、抑制反向劫持現(xiàn)象的思考與見解。

對于知識產(chǎn)權(quán)界人士而言，“專利劫持”可謂是一個耳熟能詳?shù)母哳l詞。所謂專利劫持，是指標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人為了自身利益，利用自身優(yōu)勢地位，對標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者提出超出合理限度的費(fèi)用要求或其他許可條件。FRAND原則的應(yīng)運(yùn)而生，正是為了規(guī)制這一現(xiàn)象。然而物極必反，過分強(qiáng)調(diào)FRAND原則，可能導(dǎo)致部分實(shí)施者反過來策略性地利用這一原則，對權(quán)利人進(jìn)行“反向劫持”。在現(xiàn)實(shí)中，相對于專利劫持而言，我們看到更多的是專利的反向劫持。厄爾總結(jié)了一些反向劫持現(xiàn)象的具體表現(xiàn)：其一，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者以FRAND原則為借口，在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必要專利的同時，惡意拖延標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費(fèi)談判時間；其二，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者以標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人未告知其許可給其他所有被許可人許可費(fèi)率，因而致使其無法判斷標(biāo)準(zhǔn)專利權(quán)人是否違背FRAND原則為由，主動向法院起訴，控告標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人濫用標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)，以達(dá)到支付最少許可使用費(fèi)率的目的等。無疑，這些不合理現(xiàn)象的存在都對專利權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益構(gòu)成了巨大威脅。

厄爾指出，為了保障自身合法利益，權(quán)利人必須尋求合理的策略，及早對可能出現(xiàn)的反向劫持行為加以防范。另外，預(yù)先計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)必要專利本身的價值，由此確定合理的許可費(fèi)率，也是至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)。

不過，問題也隨之而來：對于全世界的權(quán)利人、實(shí)施者乃至司法機(jī)構(gòu)而言，確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利本身的價值都是一個懸而未決的難題。這是因?yàn)樵S多標(biāo)準(zhǔn)都包含著數(shù)以百千計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，且每一項(xiàng)專利都可能十分復(fù)雜；另外，在訴訟中，權(quán)利人與實(shí)施者往往還會對標(biāo)準(zhǔn)必要專利的必要性和有效性等問題展開激烈爭論，更加劇了標(biāo)準(zhǔn)必要專利總體價值評估的難度。

標(biāo)準(zhǔn)必要專利價值評估的最佳方式到底是什么？針對這一問題，厄爾介紹了目前常見的兩種方式：自上而下（top-down）方法與可比許可方法（comparable license）。所謂自上而下方法，即分析所有專利權(quán)人的標(biāo)準(zhǔn)必要專利總的數(shù)量、某專利權(quán)人擁有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量，以及總的許可費(fèi)率，借以估算該專利權(quán)人的費(fèi)率。而可比許可方法，核心在于借助市場對專利價值的評判、專利技術(shù)在市場中的獲利情況等，來評判專利權(quán)人的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的價值。厄爾最后總結(jié)道，自上而下方法缺乏實(shí)際運(yùn)用的可行性，特別是在確定總的必要專利數(shù)量方面存在極大的困難，同時該方法還忽略了在必要專利之間各自的價值存在差別的事實(shí)。相比而言，借助可比許可的方法確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利的價值，是比較合理也比較可靠的方法。

學(xué)界觀點(diǎn)：如何做一個“善意的人”

眼下，我國乃至全球的標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟多以和解談判達(dá)成最終解決。為在公平合作的基礎(chǔ)上維護(hù)自身最大利益，權(quán)利人與實(shí)施人應(yīng)如何在談判中做一個“善意的人”？雙方又應(yīng)如何呈現(xiàn)FRAND原則的“公平、合理、無歧視”？針對這些問題，中國信息通信研究院知識產(chǎn)權(quán)中心副主任畢春麗做了“標(biāo)準(zhǔn)專利許可中的善意表達(dá)”主題演講。

畢春麗引用北京高院、廣東高院的相關(guān)規(guī)定與司法解釋，從協(xié)商過程、許可條款與條件、標(biāo)準(zhǔn)制定流程及訴訟過程四個維度出發(fā)，分析了標(biāo)準(zhǔn)專利許可中“善意表達(dá)”的內(nèi)涵。畢春麗指出，避免實(shí)施者受劫持及權(quán)利人受反向劫持，使雙方都得到公平合理的回報(bào)，是判斷協(xié)商過程中的善意表達(dá)時所應(yīng)遵循的基本原則?；谏鲜鲈瓌t不斷細(xì)化，從是否充分協(xié)商、協(xié)商意愿是否足夠、信息交流是否充分等方面入手，就能對雙方的善意進(jìn)行合理的評估。對于許可條款和條件中的善意表達(dá)，畢春麗從談判過程、談判時間、談判方式與內(nèi)容、談判停滯原因、其他兜底條款等多個方面，分析了善意表達(dá)的具體判定。對于標(biāo)準(zhǔn)制定流程，特別是在標(biāo)準(zhǔn)披露階段，畢春麗重點(diǎn)指出，在標(biāo)準(zhǔn)制定階段，故意不披露專利等行為可能導(dǎo)致非善意的認(rèn)定。而在協(xié)商和訴訟過程中，是否故意以禁令為威脅，是否充分根據(jù)FRAND原則提供合理的許可費(fèi)報(bào)價，是否將非標(biāo)準(zhǔn)專利剔除等，是判別權(quán)利人一方是否具有善意的幾條重要標(biāo)準(zhǔn)。

在闡釋了各個維度的善意表達(dá)判別標(biāo)準(zhǔn)之后，對于如何在標(biāo)準(zhǔn)必要專利談判及訴訟中做一個“善意的人”，畢春麗向權(quán)利人與實(shí)施者分別給出了建議。對于權(quán)利人，及時、不間斷地以書面形式通知實(shí)施者談判信息，保障信息準(zhǔn)確詳實(shí)，劃定合理的許可條件，都是權(quán)利人的應(yīng)盡義務(wù)；對于實(shí)施者，及時盡力地答復(fù)許可條件，避免無合理理由地拖延談判，才能向權(quán)利人及司法者展現(xiàn)自身的最大善意。

“善意表達(dá)是建立標(biāo)準(zhǔn)必要專利良性秩序、維持產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展的重要保障，也是達(dá)成權(quán)利人與實(shí)施人利益平衡不可或缺的基礎(chǔ)。同時，在司法者的理解中，談判中雙方展現(xiàn)的善意也是決定判決結(jié)果的重要參照?！碑叴蝴惪偨Y(jié)道，“可見，對于每個權(quán)利人和實(shí)施人而言，善意表達(dá)都是非常重要的過程，它決定了雙方自身的權(quán)益能否得到最大保護(hù)?！?/p>

本次研討會為知識產(chǎn)權(quán)理論與實(shí)務(wù)界提供了一些關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利與FRAND原則的深度思考與深刻觀點(diǎn)，為促進(jìn)我國專利領(lǐng)域的可持續(xù)創(chuàng)新、保護(hù)權(quán)利人與實(shí)施者雙方的合理利益、順利開展相關(guān)司法實(shí)踐均提供了有力指引，現(xiàn)場反響熱烈，取得了圓滿成功。