彭云　李晴晴

摘 要 本文首先從一件通信案例的一個獨立權(quán)利要求出發(fā)，提出了是否能夠同時評述“創(chuàng)造性”與“缺少必要技術(shù)特征”的思考。其次，從立法本意和技術(shù)問題兩個方面對上述兩個條款的適用范圍進(jìn)行分析。最后，確保審查邏輯正確的情況下，根據(jù)專利申請不同的前景預(yù)判，制定了適宜的審查策略，提高審查效能。

關(guān)鍵詞 “創(chuàng)造性” “缺少必要技術(shù)特征” 條款適用 審查策略

作者簡介：彭云、李晴晴，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心通信部，審查員，助理研究員。

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.09.230

一、問題的提出

案情：OFDM調(diào)制方法會引起較大的旁瓣，則會對附近頻段的主用戶帶來干擾?，F(xiàn)有技術(shù)提出使用抵消子載波抑制旁瓣，但增大了載波間的干擾。本申請為了克服上述技術(shù)缺陷提出了一種OFDM認(rèn)知無線電系統(tǒng)，將干擾抵消信號發(fā)生器在位于主用戶頻段的抵消子載波均設(shè)置在非正交頻率位置，降低了載波間的干擾，提高了旁瓣抑制的性能。其中，獨立權(quán)利要求1記載如下：1.一種OFDM認(rèn)知無線電系統(tǒng)，包括：映射電路、OFDM調(diào)制器、并串變換電路、插入循環(huán)前綴電路、加窗電路、干擾抵消信號發(fā)生器和減法器，其特征在于：認(rèn)知用戶待發(fā)送的外部數(shù)據(jù)分別輸入到映射電路和干擾抵消信號發(fā)生器，映射電路輸出端依次與OF DM調(diào)制器、并串變換電路、插入循環(huán)前綴電路及加窗電路相連，加窗電路輸出端與干擾抵消信號發(fā)生器輸出端連接到減法器，減法器的輸出送到外部信道耦合器或上變頻電路 。

可見，獨立權(quán)利要求1所限定的內(nèi)容為OFDM認(rèn)知無線電系統(tǒng)中的功能器件，以及功能器件之間的連接關(guān)系，連接關(guān)系中并沒有體現(xiàn)出“干擾抵消信號發(fā)生器在位于主用戶頻段的抵消子載波均設(shè)置在非正交頻率位置”。然而，上述特征正是構(gòu)成本發(fā)明區(qū)別于背景技術(shù)的、與發(fā)明貢獻(xiàn)密切相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)特征，是解決本申請聲稱的技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。因此獨立權(quán)利要求1是不符合《專利法實施細(xì)則》第20條第2款的規(guī)定。與此同時，通過對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索，獨立權(quán)利要求1又不具有創(chuàng)造性，不符合《專利法》第22條第3款的規(guī)定。那么，能否在一次審查意見通知書中針對獨立權(quán)利要求1同時指出上述兩種缺陷呢？如果同時指出上述兩種缺陷，技術(shù)問題既不能解決又會被解決，技術(shù)方案既不完整又不具有創(chuàng)造性，這樣的審查意見是否會導(dǎo)致審查邏輯的矛盾呢？

二、問題的分析

之所以會提出上述的問題，上述兩個條款都涉及到技術(shù)方案的認(rèn)定和技術(shù)問題的判斷。筆者將從立法本意和技術(shù)問題這兩個方面對上述兩個條款的適用范圍進(jìn)行分析。

（一）立法本意

《專利法》第22條第3款規(guī)定，“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步”。可見，“創(chuàng)造性”條款的立法本意是通過權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容相比較，對發(fā)明的智慧貢獻(xiàn)作出評價。

《專利法實施細(xì)則》第20條第2款規(guī)定，“獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征”。

可見，“缺少必要技術(shù)特征”條款的立法本意是要求獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)是包含必要技術(shù)特征的完整的技術(shù)方案，必須能夠解決發(fā)明所提出的技術(shù)問題，并且達(dá)到發(fā)明所述的技術(shù)效果。

從兩個條款的立法本意來看，“創(chuàng)造性”屬于“授予專利權(quán)的條件”的條款，審查的是權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)公開的內(nèi)容之間的關(guān)系；“缺少必要技術(shù)特征”屬于“專利的申請”的條款，審查的是獨立權(quán)利要求與專利申請說明書之間的關(guān)系。

因此，“創(chuàng)造性”條款和“缺少必要技術(shù)特征”條款的法律地位和審查內(nèi)容是不同的。

（二）技術(shù)問題

審查“創(chuàng)造性”，《審查指南（2010）》規(guī)定了“三步法”：

首先，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

其次，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。

最后，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對所屬技術(shù)人員來說是否顯而易見?？梢?，“創(chuàng)造性”條款所涉及的技術(shù)問題是相對于現(xiàn)有技術(shù)而言，實際所要解決的技術(shù)問題。針對不同的現(xiàn)有技術(shù)，確定的技術(shù)問題也是不同的，該技術(shù)問題具有相對性。

審查“缺少必要技術(shù)特征”，《審查指南（2010）》指出：必要技術(shù)特征是指發(fā)明為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案。判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書描述的整體內(nèi)容?？梢?，“缺少必要技術(shù)特征”條款所涉及的技術(shù)問題是專利申請所聲稱的技術(shù)問題，該技術(shù)問題具有絕對性。

由此可見，“創(chuàng)造性”條款和“缺少必要技術(shù)特征”條款的技術(shù)問題很有可能是不同的。審查“創(chuàng)造性”時，如果與之對比的現(xiàn)有技術(shù)不同于專利申請說明書中的背景技術(shù)，那么，專利申請實際所要解決的技術(shù)問題是不同于申請所聲稱的技術(shù)問題。即使與之對比的現(xiàn)有技術(shù)是專利申請的說明書中的背景技術(shù)，導(dǎo)致“創(chuàng)造性”條款和“缺少必要技術(shù)特征”條款指向相同的技術(shù)問題，然而，兩者之間的側(cè)重點也是不同的?！皠?chuàng)造性”條款關(guān)注的是現(xiàn)有技術(shù)“會不會”解決技術(shù)問題，“缺少必要技術(shù)特征”條款關(guān)注的是獨立權(quán)利要求本身“能不能”解決技術(shù)問題。

三、問題的解決

（一）“創(chuàng)造性”與“缺少必要技術(shù)特征”同時評述

根據(jù)第2節(jié)的分析可知，“創(chuàng)造性”條款和“缺少必要技術(shù)特征”條款的法律地位、審查內(nèi)容以及技術(shù)問題的側(cè)重點都是不同的。因此，“缺少必要技術(shù)特征”條款討論的技術(shù)方案是否“完整”，是相對于本申請聲稱的所要解決的技術(shù)問題而言，并不是相對于專利申請技術(shù)主題而言的。那么，在一次審查意見通知書中同時指出獨立權(quán)利要求1不具備“創(chuàng)造性”和“缺少必要技術(shù)特征”的缺陷，即一方面指出了專利申請實際所要解決的技術(shù)問題會被現(xiàn)有技術(shù)解決，相對于專利申請技術(shù)主題而言的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性，另一方面指出了專利申請聲稱的技術(shù)問題不能解決，相對于專利申請聲稱的所要解決的技術(shù)問題而言的技術(shù)方案是不完整的。因此，同時指出上述兩種缺陷并不會引起審查邏輯的矛盾。

（二）審查策略

由于在一次審查意見通知書中同時指出上述兩種缺陷，是不會存在審查邏輯的矛盾。因此，在一次審查意見通知書中可以存在如下三種操作：（1）僅指出創(chuàng)造性的缺陷；（2）僅指出“缺少必要技術(shù)特征”的缺陷；（3）同時指出創(chuàng)造性和“缺少必要技術(shù)特征”的缺陷。因此，A22.3與R20.2看似存在了競合。針對如下兩種不同的情況，筆者提出了相應(yīng)的審查策略：

1.申請不具備授權(quán)前景

假設(shè)本案的獨立權(quán)利要求1本身不具有創(chuàng)造性，即使補入缺少的必要技術(shù)特征之后，仍然也不具有創(chuàng)造性。在這種情況下，審查員只需在審查意見通知書中評述創(chuàng)造性的缺陷，而不必評述缺少必要技術(shù)特征的缺陷。假使采用操作（1）之后，申請人為了克服創(chuàng)造性的缺陷，將缺少的必要技術(shù)特征補入到獨立權(quán)利要求中，此時需要再發(fā)一次審查意見通知書指出創(chuàng)造性的缺陷。然而，這種修改方式是審查員能夠預(yù)期的，為了提高審查效能，可以在一次審查意見通知書中評述當(dāng)前權(quán)利要求的創(chuàng)造性之后，再假設(shè)評述修改之后的權(quán)利要求的創(chuàng)造性缺陷。因此，當(dāng)專利申請預(yù)判為不具有授權(quán)前景時，應(yīng)從實質(zhì)問題的審查角度制定審查策略。

2.申請具備授權(quán)前景

假使本案的獨立權(quán)利要求1本身不具有創(chuàng)造性，但是補入了缺少的必要技術(shù)特征之后則克服了創(chuàng)造性的缺陷，具備授權(quán)前景。如果采用操作（1），申請人為了克服創(chuàng)造性的缺陷對權(quán)利要求1進(jìn)行修改，很有可能增加的特征并不是獨立要求1中所缺少的必要技術(shù)特征。若申請人增加的特征不是所缺少的必要技術(shù)特征，無論修改后的獨立權(quán)利要求1是否克服了創(chuàng)造性的缺陷，此時的獨立權(quán)利要求1仍然是不符合R20.2的規(guī)定。因此，審查員需要多發(fā)一次審查意見通知書，指出R20.2的缺陷。這樣的操作會延長審查周期，不符合程序節(jié)約原則。對于采用操作（2）或操作（3），其最終目的都是為了引導(dǎo)申請人將缺少的必要技術(shù)特征補入權(quán)利要求1，以使其形成能夠解決申請聲稱的技術(shù)問題的完整方案，具備授權(quán)的條件。既然兩者都能達(dá)到相同的效果，那么應(yīng)當(dāng)采取何種審查策略呢？根據(jù)第2.1節(jié)的分析可知，“創(chuàng)造性”屬于“授予專利權(quán)的條件”的條款，適用于決定申請是否應(yīng)當(dāng)被授權(quán)?！叭鄙俦匾夹g(shù)特征”屬于“專利的申請”的條款，適用于授權(quán)前的文本規(guī)范和事實認(rèn)定。專利實質(zhì)審查的目的在于確定發(fā)明是否應(yīng)當(dāng)被授權(quán)，因此，當(dāng)專利申請預(yù)判為具有授權(quán)前景時，應(yīng)從授予專利保護(hù)的角度制定審查策略，實現(xiàn)全面審查，采用操作（3）的審查策略。

四、結(jié)語

本文通過一件通信案例，提出了對“創(chuàng)造性”與“缺少必要技術(shù)特征”同時評述的探討，從立法本意和技術(shù)問題兩個方面對以上兩個條款的適用范圍進(jìn)行了深入的分析，根據(jù)專利申請授權(quán)前景的預(yù)判情況，相應(yīng)地制定不同的審查策略，旨在提高審查效能。

參考文獻(xiàn)：

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[2]王可. 涉及創(chuàng)造性與缺少必要技術(shù)特征的全面審查. 法制博覽.2015（9）.