黃艷

[摘要]分析比較美國和中國的專利“捐獻原則”適用的案例，可以總結(jié)出如下結(jié)論：捐獻原則適用的前提是說明書中的替代性方案須達到一定的主客觀標準，主觀標準是該領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護的技術(shù)方案，客觀標準是明確作為某一權(quán)利要求聲明保護的化合物或物質(zhì)的替代物在說明書中被特定化披露；捐獻原則的適用并不考慮專利申請人是否出于疏忽大意。專利捐獻原則的適用對我國的影響利大于弊。

[關(guān)鍵詞]捐獻原則 等同原則 平衡原則

我國正式確立專利捐獻原則是在2010年1月1日開始實施的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，該解釋第五條規(guī)定：對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。由該規(guī)定可以看出，捐獻原則同禁止反悔原則、全面技術(shù)特征原則一樣都是對專利權(quán)人的一種限制，因此研究分析捐獻原則適用的范圍、條件、標準及其對專利申請的影響具有重要意義。

一、說明書披露的主客觀標準及專利申請人意圖

（一）披露的主觀標準

專利捐獻原則適用對于替代性的技術(shù)方案在說明書達到披露的標準，中美的規(guī)定是一致的。在隙順弟與浙江樂雪兒家居用品有限公司、何建華及第三人溫士丹侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛中，最高院認為，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護的技術(shù)方案是被專利權(quán)人作為權(quán)利要求中技術(shù)特征的另一種選擇而被特定化，則這種技術(shù)方案就視為捐獻給社會。在PBSCOMPUTER PRODUCTS，INC.v.FOXCONN INTERN案中，美國聯(lián)邦上訴法院也認為如果本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護的技術(shù)方案，則該技術(shù)方案捐獻給了社會。但如果申請人提交的原始權(quán)利要求覆蓋了相關(guān)主題，就意味著申請人想對該主題進行保護，也就不適用捐獻則。

（二）披露的客觀標準

專利捐獻原則適用強調(diào)被披露主題的特定化，只有那些明確作為某一權(quán)利要求聲明保護的化合物或物質(zhì)的替代物在說明書中被特定化披露時，才能視為將其捐獻給了社會。換而言之，技術(shù)特征信息披露必須足夠特定化。若專利說明書只是披露了類概念，并不意味著此概念下的所屬概念都捐獻給了社會。比如，在PBS v.FOXCONN案中，專利權(quán)人發(fā)明了一種能用于幫助電子芯片降溫的金屬回型夾，在權(quán)利要求書中描述的是金屬材料做的回型夾，但在說明書披露了其它非金屬的彈性材料，比如塑料也可用來做回形夾。美國聯(lián)邦上訴法院認為塑料材料作為特定的材料應(yīng)適用捐獻原則，而其它非金屬彈性材料并未特定化而不適用捐獻原則，如果被告人使用的是其它除塑料以外的其它非金屬材料則應(yīng)適用等同侵權(quán)原則。在JOHNSON v.R.E.SERVICE CO中，專利權(quán)人在權(quán)利要求書中要求鋁作為基底片用于制作電路板，可以大大提高電路板制作的成功概率。其在說明書中披露鋼和其它導電金屬材料也可做為替代方案，法院認為鋼作為特定金屬已經(jīng)捐獻，而其他導電金屬材料沒有特定化所以沒有披露。在我國的青島漢尚電器有限公司與圖們惠人電子有限公司侵害發(fā)明專利糾紛上訴案中，涉案專利說明書中的“圓形導向爪”特定化披露了，但在權(quán)利要求1中所述的“導向爪”和“圓形導向爪”是上位概念和下位概念，是對前者的具體化，所以并不存在捐獻原則所涉及的情況。

（三）專利權(quán)人的主觀意圖不予以考慮

在決定是否適用捐獻原則時并不考慮專利權(quán)人的主觀意圖。在美國MILLER v.BRASS COMPANY中，利權(quán)人在說明書中公開了兩種燈的結(jié)構(gòu)，但卻只請求保護了其中的一種。十多年后，專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)另一種結(jié)構(gòu)反而更好，于是主張自己是出于疏忽大意而沒有在權(quán)利要求書要求保護，想通過再頒發(fā)程序?qū)で髮υ摻Y(jié)構(gòu)的保護。但最高法院沒有支持專利權(quán)人的請求。捐獻原則的適用可能是專利權(quán)人對于專利權(quán)利要求書、說明書的寫作安排不當，或者是在實質(zhì)審查、無效等過程中，為了避免專利申請被駁回或者無效，而被迫從權(quán)利要求中刪除了說明書中曾經(jīng)提到的技術(shù)方案。但由于專利權(quán)基于國家的授權(quán)而產(chǎn)生，并不遵循自愿原則，所以無論失誤或是被迫，亦或權(quán)利人有意或無意，基于國家機關(guān)的公信力，專利權(quán)人都無權(quán)以其主觀意圖作為排除捐獻原則適用的理由。

二、補救措施

（一）美國的補救措施

如果專利申請人在撰寫說明書及權(quán)利要求書時由于疏忽而沒有在權(quán)利要求書中要求保護說明書已經(jīng)披露的替代性技術(shù)，那么根據(jù)美國法律，如果專利還在審查階段，專利申請人可以申請延續(xù)案（Continuation Application）或者部分延續(xù)案（Continuation-in-part（CIP）Application）。如果專利已經(jīng)被授權(quán)則可以再頒布（Reissue）。部分延續(xù)案提出的目的是為了加入較早的申請案（稱為母案）沒有揭露的特征以及申請不同于母案的請求項范圍。其中，沿用母案的特征部分可主張母案的優(yōu)先權(quán)日。延續(xù)案使用母案申請日來作為優(yōu)先權(quán)日，可以說是母案的延續(xù)。通常提出延續(xù)案的目的是為了申請不同于母案的請求項范圍。即說明書不能增加新的內(nèi)容，權(quán)利要求可以不相同，但是與母案的權(quán)利要求涉及相同的主題。

在專利獲準后的兩年內(nèi)，專利權(quán)人可利用再頒布程序，糾正授權(quán)專利的錯誤和修改授權(quán)專利，擴大請求項的涵蓋范圍，但授權(quán)兩年后則不許擴大權(quán)利要求的范圍。在Miller與Brass案中，最高院就指出如果專利權(quán)人沒有請求保護其他裝置完全是出于疏忽、意外或錯誤那么他可以及時請求再頒發(fā)并證明。但該案中的專利權(quán)人Miller在十二年后才提出再頒布，是他放棄了自己的權(quán)利。

（二）中國的補救措施

專利申請人有三次修改專利申請的機會，而實用新型申請人有兩次修改專利申請的機會。

專利、實用新型第一次修改機會：《中華人民共和國專利法實施細則》第五十一條第一、二款的規(guī)定：發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動提出修改。實用新型或者外觀設(shè)計專利申請人自申請日起2個月內(nèi)，可以對實用新型或者外觀設(shè)計專利申請主動提出修改。

專利第二次修改機會：《專利法》第三十七條規(guī)定：國務(wù)院專利行政部門對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查后，認為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當通知申請人，要求其在指定的期限內(nèi)陳述意見，或者對其申請進行修改；無正當理由逾期不答復的，該申請即被視為撤回。

專利第三次、實用新型第二次修改機會：《實施細則》第六十九條：在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。發(fā)明或者實用新型專利的專利權(quán)人不得修改專利說明書和附圖，外觀設(shè)計專利的專利權(quán)人不得修改圖片、照片和簡要說明。

在上述的修改時機中，“無效宣告”程序中不能增加權(quán)利要求或者刪除說明書中的替代性技術(shù)，但在專利或?qū)嵱眯滦蜕暾?、確認、授權(quán)過程中的修改是否能增加權(quán)利要求或刪除替代性方案？

根據(jù)《專利法》第三十三條的規(guī)定，申請人可以對其實用新型專利申請文件進行修改，但是，對申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。那么刪除說明書中的替代性技術(shù)方案或者增加權(quán)利要求算不算超出原說明書的權(quán)利要求書記載的范圍？根據(jù)《專利審查指南》細則121條的規(guī)定：如果申請人對申請文件進行修改時，加入了所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從原說明書和權(quán)利要求書中直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，這樣的修改被認為超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。申請人從申請中刪除某個或者某些特征，也有可能導致超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。說明書中補入原權(quán)利要求書中記載而原說明書中沒有描述過的技術(shù)特征，并作了擴大其內(nèi)容的描述的，被認為修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。說明書中補入原說明書和權(quán)利要求書中沒有記載的技術(shù)特征并且借助原說明書附圖表示的內(nèi)容不能毫無疑義地確定的被認為修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。從一規(guī)定可知說明書中刪除替代性技術(shù)方案可能是不可行的，而對于增加權(quán)利要求沒有明確規(guī)定。筆者認為法院可針對捐獻原則，對專利申請人的申請?zhí)峁┮恍┟鞔_的、具體的補救修改方法。

三、捐獻原則在中國的適用

捐獻原則的確立對我國專利制度的影響有利有弊。有學者提出：首先，一直以來，等同原則在我國的司法實踐中得到了比較廣泛的應(yīng)用，對有效保護專利權(quán)人的利益，對我國專利保護的國際形象起到了不可忽視的作用。捐獻原則的引入連同禁止反悔原則的加強無疑將大大降低等同原則的作用，削弱對專利權(quán)的保護，使我國剛剛在國際社會中建立起來的積極保護專利權(quán)的形象受到一定程度的影響。另外引入捐獻原則后，申請人很可能盡可能少地公開發(fā)明的內(nèi)容。這與專利法的有利于發(fā)明創(chuàng)造的推廣應(yīng)用的立法宗旨是相左的，與國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略提出的建立創(chuàng)新型國家的戰(zhàn)略目標也不太合拍。

但關(guān)注捐獻原則的學者基本都認為利大于弊，因為捐獻原則立意基點是平衡專利權(quán)人和公眾之間的利益，在保護專利權(quán)人私權(quán)的同時，不能偏廢對社會公眾利益的考慮和平衡。目前，我國專利申請總量每年都在增長，專利數(shù)量越大，屬于專利權(quán)人的“領(lǐng)地”就越大。如果其“領(lǐng)地”的邊界模糊不清，公眾必將無所適從。在這種情況下，適當增強權(quán)利要求的公示作用，從而引入“捐獻原則”有利于我國專利制度的健康運行。然而，法院如何恰當?shù)剡\用好捐獻原則這個“調(diào)節(jié)器”，兼顧專利權(quán)人和社會公眾的利益，才能實現(xiàn)和維護專利制度的最終目的，這值得關(guān)注。目前，我國適用專利捐獻原則的案例并不多，筆者檢索到的只有6件，可見，我國法院在適用捐獻原則上還是比較謹慎的。

四、結(jié)語

通過對中美專利捐獻原則適用的案例的對比和分析，有利于明確捐獻原則適用的專利范圍、說明書中披露的主客觀標準。基于美國專利捐獻原則適用制度的建立時間較長，法院判例實踐豐富，值得我國在司法實踐中借鑒。例如，專利捐獻原則適用時，法院不應(yīng)考慮專利申請人的主觀意識，即使專利申請人因疏忽大意而未在權(quán)利要求書中要求保護說明書中的替代性技術(shù)方案；又如，美國對以上情況補救措施的規(guī)則比我國要相對清楚明了，我國可以借鑒。

只有秉承捐獻原則平衡之基的法理基礎(chǔ)，才能使其在等同原則和其自身的限制性條件中得到良性的發(fā)展，從而處理好這些相互制衡的侵權(quán)判定原則之間的適用與沖突，以達到鼓勵創(chuàng)新與保護公共利益有機平衡原則之間的適用與沖突，以達到鼓勵創(chuàng)新與保護公共利益之間的有機平衡。