於堃

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心

1 引言

作為一種行政審批程序，專利審查需要遵循的兩大基本原則是公平與效率。駁回決定屬于專利審查的一個環(huán)節(jié)，自然也需遵守該基本原則。為了體現(xiàn)專利審查的公平，《專利審查指南》指出實質(zhì)審查過程中的一項基本原則是聽證原則，即審查員在作出駁回決定前，應(yīng)當(dāng)將其經(jīng)實質(zhì)審查認定申請屬于專利法規(guī)定的應(yīng)予以駁回情形的事實、理由和證據(jù)通知申請人，并給申請人至少一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。而為了體現(xiàn)專利審查的效率，《專利審查指南》指出實質(zhì)審查過程中的另一項基本原則是程序節(jié)約原則，即審查員應(yīng)當(dāng)盡可能地縮短審查過程，換言之，審查員要設(shè)法盡快地結(jié)案。綜合考量公平和效率這兩項基本原則，結(jié)合《專利法》的相關(guān)規(guī)定，筆者得出結(jié)論：只要符合聽證原則，審查員就可以做出駁回決定。

在審查實踐中，專利申請文件的權(quán)利要求一般包含多種技術(shù)方案，經(jīng)常會出現(xiàn)部分技術(shù)方案已經(jīng)滿足聽證條件，而其他部分權(quán)利要求卻并未滿足的情形。此時，審查員可以針對這些已符合聽證條件的部分技術(shù)方案將該申請予以“部分駁回”。

2 “部分駁回”的駁回時機

《專利審查指南》對符合駁回時機的各種情形進行了具體規(guī)定。在此基礎(chǔ)上，筆者將符合“部分駁回”的駁回時機的典型情形歸納為以下兩類：

（1）審查員在前次審查意見通知書中指出申請文件的全部或部分技術(shù)方案具有實質(zhì)性缺陷，申請人在答復(fù)意見中并未針對所有涉及的技術(shù)方案進行實質(zhì)性修改，也未提供有說服力的意見陳述；

（2）審查員在前次審查意見通知書中指出申請文件的全部或部分技術(shù)方案具有實質(zhì)性缺陷，申請人在意見答復(fù)中針對其中的全部或部分技術(shù)方案進行實質(zhì)性修改，而修改后的權(quán)利要求中僅有部分技術(shù)方案構(gòu)成“同類缺陷”。上述的“部分技術(shù)方案”可以是部分權(quán)利要求中的技術(shù)方案，也可以是權(quán)利要求中的部分并列技術(shù)方案；上述的“實質(zhì)性缺陷”包括《專利審查指南》第二部分第八章第6.1.2節(jié)所指出的所有駁回的種類。下面結(jié)合兩個實際案例來探討一下“部分駁回”的典型情形。

【案例1】

原始權(quán)利要求書包括獨立權(quán)利要求1，從屬權(quán)利要求2引用權(quán)利要求1，從屬權(quán)利要求10也引用權(quán)利要求1。審查員在第一次審查意見通知書中指出權(quán)利要求1、2和10不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。申請人在意見答復(fù)中對權(quán)利要求書進行修改，將原權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征加入權(quán)利要求1，將原權(quán)利要求10的序號調(diào)整為8，并簡單陳述了意見。

由于原權(quán)利要求1和2之間存在直接引用關(guān)系，新的權(quán)利要求1的技術(shù)方案即為原權(quán)利要求2的技術(shù)方案，故申請人并未對該技術(shù)方案進行實質(zhì)性修改。而新的權(quán)利要求8因引用關(guān)系導(dǎo)致其技術(shù)方案與原權(quán)利要求10并不相同，即申請人對該技術(shù)方案進行了實質(zhì)修改。此時新的權(quán)利要求1符合聽證原則，而其他的權(quán)利要求（包括權(quán)利要求8）不符合聽證原則，故該案例屬于“部分駁回”的第一種典型情形，審查員可以采取的做法是僅以新的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性為“駁回理由”進行“部分駁回”，并將權(quán)利要求8不具備創(chuàng)造性的評述放在通知書的“其他說明”里。

【案例2】

原始權(quán)利要求書包括獨立權(quán)利要求1，其包括并列技術(shù)方案A和B；從屬權(quán)利要求2-6引用權(quán)利要求1。審查員在第一次及第二次審查意見通知書中指出權(quán)利要求1-6的技術(shù)方案A相對于對比文件1不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。申請人在兩次意見答復(fù)中均對權(quán)利要求書進行修改，將說明書的內(nèi)容加入到權(quán)利要求1中形成新的技術(shù)方案A和B。

對于權(quán)利要求1-6的技術(shù)方案A，審查員在前兩次通知書中針對不同的事實，均以相同的理由和證據(jù)進行過評述，而在第二次修改后，其仍然能夠以相同的理由和證據(jù)評述其創(chuàng)造性，故其已構(gòu)成“同類缺陷”，因此該部分技術(shù)方案符合聽證原則。該案例屬于“部分駁回”的第二種典型情形，審查員可以采取的做法是僅以權(quán)利要求1-6的技術(shù)方案A不具備創(chuàng)造性為駁回理由進行“部分駁回”。

3 “部分駁回”與授權(quán)前景

《審查操作規(guī)程》中指出：專利申請文件有無授權(quán)前景是指其是否可以合法克服目前所存在的所有實質(zhì)性缺陷而最終走向授權(quán)的可能。在實質(zhì)審查中的各個階段，明確申請文件的授權(quán)前景，進而決定是否全面審查，可以提高審查效率。而在實際審查過程中，審查員的駁回或部分駁回的時機選擇是否會受到申請文件的授權(quán)前景的影響呢？

筆者認為，總的來說，部分駁回決定的時機選擇與申請是否具備授權(quán)前景并無直接的關(guān)系，駁回決定做出的時機既不應(yīng)當(dāng)過多地考慮授權(quán)前景，但也可以酌情適當(dāng)?shù)乜紤]。而這個考慮的原則是部分駁回決定的作出是否真的可以節(jié)約行政程序。具體來說，當(dāng)申請文件不具有授權(quán)前景時，只要其符合部分駁回的駁回時機，即應(yīng)當(dāng)對其進行部分駁回，以縮短審查周期，因為其不可能通過合法修改來克服其實質(zhì)性缺陷。當(dāng)申請文件具有授權(quán)前景時，如果其符合部分駁回的駁回時機，審查員是可以依法予以部分駁回的；但是，如果申請人已經(jīng)表現(xiàn)出積極配合的意愿，本著善意審查的精神，審查員再次發(fā)出通知書，對申請人進行有效引導(dǎo)，使案件走向授權(quán)是更值得提倡的，因為申請人已經(jīng)進行積極地修改，且目前存在的缺陷也是可以被合法克服的，而如果審查員做出部分駁回的決定，很有可能會不必要地引入復(fù)審程序，這實質(zhì)上并未體現(xiàn)出部分駁回決定應(yīng)遵循的行政節(jié)約原則。

結(jié)語

“部分駁回”是針對申請文件僅有部分技術(shù)方案符合駁回時機時，以該部分技術(shù)方案為駁回理由所作出的駁回決定。作為實質(zhì)審查的一個環(huán)節(jié)，“部分駁回”需要遵循聽證原則和程序節(jié)約原則。部分駁回的駁回時機的關(guān)鍵在于僅有部分技術(shù)方案符合聽證原則，包括絕對聽證和相對聽證?！安糠竹g回”決定的作出與申請文件是否具有授權(quán)前景并無直接聯(lián)系，但可以基于是否真正節(jié)約行政程序的考慮來適當(dāng)選擇部分駁回的時機。

以上是筆者在實際審查工作中關(guān)于“部分駁回”的一些觀點和體會，鑒于水平所限，其中難免有不當(dāng)之處，歡迎各位讀者批評指正。