昌學霞

一、引 言

在創(chuàng)造性判斷中，“三步法”是目前的主要判斷方法，可操作性強。但近些年，在應用“三步法”的過程中出現(xiàn)了一些問題，主要是在運用過程中刻板教條地遵循“三步法”的每一步驟，導致重特征評述輕構思把握，無法對發(fā)明的智慧貢獻作出正確、完整的評價，因此在創(chuàng)造性判斷中又提出了把握發(fā)明構思、重塑發(fā)明過程的要求。從思路上看，這兩者還是存在差異的，三步法是在已知被評價方案后進行的在后評價，而重塑發(fā)明過程則要求忘記被評價的技術方案，從“本領域技術人員”的角度判斷在現(xiàn)有技術的基礎上獲得該方案是否要經(jīng)過創(chuàng)造性勞動。雖然重塑發(fā)明過程看似更科學，但不難發(fā)現(xiàn)，這僅是一種理想狀態(tài)，用其評價創(chuàng)造性操作起來存在諸多困難。首先專利審查畢竟不是科學研究，審查都是針對特定的已知的方案進行的；其次本領域技術人員也是一種假想的人，審查員或者法官本身的技術很難接近本領域技術人員的水平；最后，一個現(xiàn)有方案能夠被改變的方面往往很多，通常情況下，一個真實的人或者團隊正好想到被評價方案的概率很小。

可見，把握發(fā)明構思、重塑發(fā)明過程的可操作性差。實踐中，我們仍然主要采用“三步法”來評判創(chuàng)造性。在這種情況下，處理好“三步法”與發(fā)明構思之間的關系，采用高效便捷的方式實現(xiàn)客觀公平的創(chuàng)造性評判是我們努力的方向。

二、技術問題與發(fā)明構思

眾所周知，技術問題是發(fā)明創(chuàng)造的前提和基礎，除了極少數(shù)偶然作出的發(fā)明外，絕大多數(shù)的發(fā)明都是一個發(fā)現(xiàn)問題解決問題的過程。本文僅從技術問題這一方面來討論發(fā)明構思在創(chuàng)造性評判中的作用。

作為創(chuàng)造性評判的主要方法，“三步法”將技術問題作為一個承上啟下的樞紐?！叭椒ā钡牡诙?，即“確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題”。在這一步中，我們都知道要客觀分析，不能僅以申請人或專利權人在說明書中聲稱的技術問題作為實際要解決的技術問題，而是要根據(jù)該特征在該被評價方案中能達到的技術效果來確定。盡管如此，這顯然也是一種事后的評價，因為我們確定技術問題的基礎是被評價方案中的特征在該方案中所起的效果，在沒有被評價方案的情況下，這樣的效果在申請日或優(yōu)先權日（以下簡稱“申請日”）之前不一定是明確的。如果不假思索地在這樣的技術問題基礎上判斷采用區(qū)別特征解決這樣的技術問題是否顯而易見，難免會犯事后諸葛亮的錯誤。這樣的錯誤正是我們在實際評價過程中一不小心就會犯的錯誤。

還原發(fā)明構思、重塑發(fā)明過程必然也要關注技術問題，但提出問題的角度存在差異。發(fā)明構思的理想狀態(tài)是完全不知道被評價的方案，從本領域技術人員的視角去發(fā)現(xiàn)最接近現(xiàn)有技術存在的缺陷，從而確定需解決的技術問題。顯然這更加貼近發(fā)明的實際過程。但大多數(shù)情況下，難以發(fā)現(xiàn)與被評價的方案相同的要解決的技術問題。原因很多，可能是現(xiàn)有技術存在方方面面的問題，導致重合的可能性小，也有可能是在當時現(xiàn)有技術的水平上，這樣的問題根本難以提出。“三步法”是事后確定問題，發(fā)明構思是事前發(fā)現(xiàn)問題。顯然，只有事后確定的問題越接近事前發(fā)現(xiàn)的問題，我們對創(chuàng)造性的評價才會越客觀公正。

三、歐專局的相關規(guī)定與判例

業(yè)內人士皆知，歐專局的相關規(guī)定和判例一直是中國專利工作者研究和學習的對象，中國創(chuàng)造性評判的“三步法”就是借鑒歐專局的“問題-解決法”（problem and solution approach）形成的，兩者總體的判斷思路并無實質差異，但“問題-解決法”的命名就體現(xiàn)了歐專局對技術問題的重視，并且這樣的重視貫穿“三步法”的每一步。

在歐專局的CASELAW①European Patent Office. Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed［EB/OL］. （2016-07）［2018-03-14］. http://www. epo. org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html.中，對“問題-解決法”的每一步均作了具體的限定。在“問題-解決法”的第（1）步，即確定最接近的現(xiàn)有技術，CASELAW指出，比起相同的技術特征，原始技術問題的形成占有更高的權重。在第（2）步，即確定解決的“客觀技術問題”，CASELA W指出，在鑒別問題時，不允許利用僅僅在申請日或優(yōu)先權日之后獲取的知識。在闡述問題時，不能利用僅僅在優(yōu)先權日或申請日之后認識到或者證實的現(xiàn)有設備或方法的缺陷來形成技術問題，特別是當該問題被引用用于證明“問題發(fā)明”的創(chuàng)造性（參見案例T 2/83）。必須根據(jù)優(yōu)先權日或申請日之前本領域技術人員的知識來評價創(chuàng)造性。對問題-解決法來說，問題必須是在優(yōu)先權日，特定技術領域的技術人員可能被要求去解決的技術問題。在第（3）步，即從最接近的現(xiàn)有技術和客觀解決的技術問題出發(fā)，考慮請求保護的發(fā)明對本領域技術人員來講是否是顯而易見的，應用“能夠-會判斷法”（could-would approach），“能夠 -會判斷法” 意味著問題不在于本領域技術人員是否能夠實施發(fā)明，而在于他是否會懷著解決優(yōu)先的技術問題的希望或者一些改進或優(yōu)勢的期望而這么做(參見案例 T 2/83）。下面介紹一典型案例，看看歐專局對待技術問題的態(tài)度和方法。

讀者能夠發(fā)現(xiàn)，CASELAW中關于“問題-解決法”的第（2）、（3）步的介紹中，均引用了同一案例，即T 2/83。該案例的涉案專利申請涉及一種胃藥，其說明書記載要解決的技術問題是提供一種同時具有防脹氣效果和抗酸效果的胃藥，含有兩種有效成分，即用于防脹氣的二甲基硅油，和抗酸劑成分。該說明書還記載了，二甲基硅油與抗酸劑成分直接接觸時，由于抗酸劑成分對二甲基硅油強烈的吸收作用，二甲基硅油的釋放被延遲或在一定程度上被阻止。為了解決該問題，一份美國專利公開了一種解決方案，即用大量的固體載體吸附二甲基硅油，再與抗酸劑成分組成藥片。但發(fā)明人發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)過規(guī)定的保存期后，相比于兩種有效成分直接接觸的藥片，該藥片能較快發(fā)揮防脹氣作用，但是相比于沒有抗酸劑成分的藥片而言，其發(fā)揮消泡作用的速度仍較慢。該發(fā)明為了克服現(xiàn)有技術的缺陷，提供了一種方案，即：一種含有二甲基硅油和抗酸劑的藥片，包括：第一體積部分，含有二甲基硅油和能夠吸附二甲基硅油的固體載體；第二體積部分，含有抗酸劑；……特征在于：第一和第二體積部分之間具有屏障，阻止第一體積部分中的二甲基硅油與第二體積部分中的抗酸劑接觸，防止成分從一個體積部分轉移到另一個體積部分。

審查部門在駁回決定中引用了兩篇對比文件，其中最接近的現(xiàn)有技術為對比文件1，公開了一種胃腸藥，含有硅油和一種胃腸道活性成分，兩種成分分為兩個體積部分，之間設置了屏障。而對比文件2即為前述涉案專利說明書提及的美國專利文獻。該案中，委員會指出，為了解決二甲基硅油被抗酸劑吸收，從而延緩或一定程度上阻止其釋放的問題，一種方案就是如對比文件1中所述的在兩種成分之間加入屏障，但因為制造更加麻煩，現(xiàn)有技術的趨勢是更加傾向于使用對比文件2中的方法，即對二甲基硅油使用大量載體。委員會認為：該專利的創(chuàng)造性，不在于技術人員是否能夠（could）在層之間加入屏障，而在于其是否會（would）這么做以期望獲得改進或利益。由于對比文件2的藥片，從字面上看或者鑒于其商業(yè)化，被認為是轉移和吸收問題的滿意答案，加入屏障反而被認為是多余的，浪費的，沒有效果的。而實際上發(fā)現(xiàn)屏障具有明顯的效果，結果是不可預期的，因此請求的改進具備創(chuàng)造性。但上述考慮是以該申請的申請日或優(yōu)先權日之前對比文件2的藥片的缺點沒有被發(fā)現(xiàn)為條件的，否則技術人員只能別無選擇地采用屏障來抵抗混合物中的轉移。委員會認為審查部門正確的認識到了具體的手段不具有可專利性，因為其已經(jīng)公知，但這不能用于吸附在固體載體上的二甲基硅油，因為與其相關的技術問題并非眾所周知。

在上述案例中，實審部顯然僅考慮技術特征在其專利申請中所達到的技術效果來確定技術問題，并在此基礎上判斷解決問題的手段是否顯而易見，從而得出了不具備創(chuàng)造性的結論。但上訴委員會從申請日或優(yōu)先權日的現(xiàn)有技術狀況出發(fā)，判斷在當時的技術水平上，能否發(fā)現(xiàn)或提出這樣的技術問題，如果技術問題都不能提出，那么即使手段是簡單的、容易實現(xiàn)的，也不能認為整個技術方案是顯而易見的。CASELA W指出，在評價創(chuàng)造性時，如果該發(fā)明要解決的技術問題在現(xiàn)有技術文件中既未被提及也未被暗示，必須避免在該問題的影響下對現(xiàn)有技術文件進行解釋，這屬于事后分析。

在CASELA W中，申訴委員會還提出了問題發(fā)明的概念，即在某些情況下，盡管要求保護的方案現(xiàn)在看是微不足道的且本身是顯而易見的，但未被認知的技術問題的發(fā)現(xiàn)會產(chǎn)生可被授權的主題，前述案例T 2/83就是其中一個典型的案例。

筆者認為，上訴委員會雖然沒有提出發(fā)明構思的概念，但是其在確定技術問題后站在本領域技術人員的角度重新審視該技術問題的做法，實際上就是退回到申請日前的實際的技術水平，分析當時的普通技術人員能夠提出什么樣技術問題，看看前面確定的技術問題是否超出該普通技術人員的水平，這實際上是在還原發(fā)明過程，體現(xiàn)了發(fā)明構思在評價創(chuàng)造性中的作用，即用發(fā)明構思來檢驗“問題-解決法”的技術問題確定得是否合理。

四、思考與借鑒

在評價創(chuàng)造性時，我們不可避免地會看到被評價的方案，為了便于操作，我們也不可避免地要用被評價方案的效果來確定技術問題，我們所作的判斷基本為事后判斷，但是為了保證事后判斷的客觀、公正、合理，歐專局申訴委員會的做法值得我們借鑒，即在用“問題-解決法”或三步法確定了實際要解決的技術問題后，我們應該回過頭來，重塑發(fā)明過程，用發(fā)明構思對這樣的事后判斷作一個檢驗，保證創(chuàng)造性的評判過程沿著發(fā)明構思這條中軸線前進。

前面已經(jīng)說過，“三步法”與“問題-解決法”在精神內涵上基本是一致的，我們在“三步法”的機械運用過程中，有一部分問題就是出在僅考慮解決已經(jīng)確定的技術問題的技術手段是否顯而易見，而忽視了對技術問題本身的考量。下面列舉一專利復審委員的典型案例②第27939號復審決定書。。在該案例中，復審委員會指出：對該申請而言，判斷創(chuàng)造性的關鍵在于對該申請實際解決的技術問題的正確認識。這是因為，如果本領域技術人員在現(xiàn)有技術特別是對比文件1的基礎上不能認識到上述實際所要解決的技術問題的存在，或者說對上述技術問題的認識超出本領域技術人員的能力或水平的話，本領域技術人員就很難有動機或者說不可能以上述技術問題為指引去改進或尋找合適的現(xiàn)有技術進而提出該申請要求保護的方案。即，在上述現(xiàn)有技術的基礎上，在本領域人員的水平和能力的范圍內能夠認識到上述技術問題的存在，是判斷該申請創(chuàng)造性的前提和關鍵。

該案例涉及一發(fā)明專利申請，其請求保護一種化合物的制備方法，說明書背景技術中記載該化合物經(jīng)常被著色，純度不高，因此該發(fā)明的目的是提供一種適于工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的制備方法，來生產(chǎn)未被著色、高純度的該化合物產(chǎn)品。其權利要求1的方案與對比文件1的區(qū)別在于：該發(fā)明反應在內壁上具有耐腐蝕層的容器中進行，而對比文件1沒有限定容器是否耐腐蝕。該發(fā)明說明書記載，該發(fā)明采用在內壁上具有耐腐蝕層的容器是為避免了金屬離子溶出，從而保證產(chǎn)品不被著色。

實審階段的駁回決定中認為為了防止反應器中金屬元素的溶出，提高產(chǎn)品純度，采用防腐蝕容器是一種慣用技術手段，不具備創(chuàng)造性。復審委員會撤銷了該駁回決定，復審決定認為基于上述區(qū)別技術特征，該申請要解決的技術問題是提供一種未著色的該種化合物的制備方法，而依據(jù)對比文件1公開的內容，本領域技術人員很難意識到該類化合物中雜質金屬離子的存在以及有除去雜質金屬離子以改善其色度的實際需求；不同于一般純化過程中需要除去的常規(guī)雜質（例如未反應的原料，多余的溶劑或反應當副產(chǎn)物本身等），該發(fā)明方法中雜質金屬離子是源自反應容器溶出的微量物質。如果現(xiàn)有技術沒有任何啟示，本領域技術人員難以從理論上確定雜質離子的存在和來源。如果不能認識到產(chǎn)生上述產(chǎn)品著色現(xiàn)象的原因，本領域技術人員很難有動機對上述現(xiàn)有技術提出如該發(fā)明所作的改進，進而復審決定認定該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

通過以上述案例可見，我們在利用“三步法”判斷一技術方案的創(chuàng)造性時，也已經(jīng)意識到要考慮技術問題的提出本身是否是容易的。在該案中，駁回決定運用“三步法”，看似毫無破綻，但仔細分析，能夠發(fā)現(xiàn)駁回決定實際是在得到區(qū)別技術特征后，僅根據(jù)區(qū)別技術特征推導技術問題，并在此基礎上得出顯而易見的結論，在“三步法”的第二、第三步中明顯忽視了對現(xiàn)有技術的考量，偏離發(fā)明構思。而復審階段，合議組根據(jù)采用該區(qū)別技術特征實際所追求的、最終的技術效果確定了實際要解決的技術問題，然后又回過頭來，通過對現(xiàn)有技術的分析，發(fā)現(xiàn)這個技術問題的提出并非是容易的，并據(jù)此肯定了該發(fā)明的創(chuàng)造性。并且，合議組認為，該案中如果知曉了因容器的金屬離子溶出造成的化合物著色的技術問題，那么為了解決該問題使用在內壁上具有耐腐蝕層的容器這個技術手段顯然是很容易的。即合議組認為該案中解決技術問題的手段是顯而易見的，但是技術問題的發(fā)現(xiàn)賦予了整個方案創(chuàng)造性。該案例充分體現(xiàn)了在復審階段合議組對發(fā)明構思的把握。

在目前的專利審查過程中，也出現(xiàn)了一些申請人或專利權人強調技術問題本身的可專利性。在這種情況下，我們要考慮但顯然不能輕信申請人或專利權人的一面之詞，而是應該努力還原申請日前的現(xiàn)有技術狀況，客觀進行評價。正如歐專局雖然提出了問題發(fā)明的概念，但他們對問題發(fā)明還是持審慎態(tài)度的。他們認為技術問題的認知僅在非常例外的情形下才對創(chuàng)造性作出貢獻。比如以下情形，新問題的提出不能支持創(chuàng)造性③European Patent Office. Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed［EB/OL］. （2016-07）［2018-03-14］. http://www. epo. org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html.：①持續(xù)地從事于對已知設備和/或產(chǎn)品消除缺陷、克服缺點以及獲得改進是技術人員的常規(guī)任務；②簡單地通過尋找克服常規(guī)工作中產(chǎn)生的困難的方法而提出的問題并不會賦予創(chuàng)造性；③對于構成理論上的本領域技術人員常規(guī)活動基礎的常規(guī)技術問題的認知，比如消除缺陷、優(yōu)化參數(shù)、或者節(jié)約能源或時間，不具備創(chuàng)造性。

在案例T 630/9 2中，委員會認為，雖然現(xiàn)有技術已經(jīng)有了很好的結果，但技術人員不應排除進一步將活體疫苗的逆轉率降低到更低水平的可能。在案例T 160/9 5中，委員會認為：雖然被引用文獻均未公開或者明示現(xiàn)有技術的繃帶有何缺陷或不足，但是任何人，更不必說是本領域技術人員，在使用該繃帶時，一般會立即發(fā)現(xiàn)刺激新組織生長或者甚至二次傷害是一個非常嚴重的問題，從而就有改變或者除去繃帶以求變好的需求。因此委員會認為上述兩案中技術問題的提出對要求保護的技術主題的創(chuàng)造性沒有貢獻。實際上，委員會如果認為技術問題對創(chuàng)造性有貢獻，通常會進行充分的論述。最具代表性的是寵物門案例T 540/9 3。在該案例中，委員會為了說明寵物在寵物門中想返回而收回爪子導致爪子被卡住的技術問題是否是容易提出的，從不同階段（上市前的測試階段、上市后的使用階段）、不同對象（有經(jīng)驗的寵物、沒有經(jīng)驗的寵物、測試人員、寵物主人）進行了分析。歐專局的上述做法值得我們借鑒。

五、小 結

通過前面的介紹可知，無論是歐專局還是國知局，在評價創(chuàng)造性時，一般都采用“三步法”或“問題-解決法”這種操作性強的方法，確定被評價方案實際要解決的技術問題均是以被評價方案相比于最接近現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征為依據(jù)的。但是為了保證結論的正確，均要回頭重新審視現(xiàn)有技術，在發(fā)明構思的指引下，整體評價現(xiàn)有技術，審視技術問題的確定是否正確合理，技術問題的認知本身是否需要創(chuàng)造性的勞動，必要時對“三步法”的路線加以調整，以期更加貼近真正的發(fā)明之路。同時還要注意，還原發(fā)明構思不是指還原被評價方案的發(fā)明人的構思，而是要盡量站在當時技術水平下本領域技術人員的角度對現(xiàn)有技術進行客觀評價。并且在發(fā)現(xiàn)技術問題是一個現(xiàn)有技術未明示或暗示的新問題時，不能輕易地認定該技術問題的提出本身就是具有創(chuàng)造性的，還要充分運用本領域技術人員的知識能力，排除其他能夠容易提出該技術問題的情形，以避免矯枉過正，過猶不及。

發(fā)明實際上是一個發(fā)現(xiàn)問題解決問題的過程，解決問題的手段固然具有可專利性，但也不應忽視發(fā)明人在發(fā)現(xiàn)問題的過程中付出的創(chuàng)造性勞動，發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的前提和基礎，技術創(chuàng)新需要更多地研究現(xiàn)有技術，發(fā)現(xiàn)別人沒有發(fā)現(xiàn)的不足，這樣創(chuàng)新才能有源源不斷的動力，技術才能得到全面的進步。