李永紅

2017年，《專利審查指南》（2010版）第二部分第九章（以下簡稱“第九章”）修改的最大變化是對涉及計算機程序改進的發(fā)明給予了更加開放的權利要求表達形式。由此帶來的一個鄰接問題是，更加多元的權利要求類型是否會導致重復授權專利增多？

比如，基于相同計算機程序的改進方案，分別以介質、設備、方法為主題的權利要求是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”？是否可以獲得多件專利？

《專利法》第9條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。

關于何為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第6.1節(jié)規(guī)定：“如果一件專利申請或專利的一項權利要求與另一件專利申請或專利的某一項權利要求保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造?！边M而，作為例舉提及這樣一種情形：“同一申請人提交的兩件專利申請的說明書都記載了一種產品以及制造該產品的方法，其中一件專利申請的權利要求保護的是該產品，另一件專利申請的權利要求要求保護的是制造該產品的方法，應當認為要求保護的是不同的發(fā)明創(chuàng)造?！?/p>

那么，主題為方法的權利要求與主題為設備的權利要求是否一概不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造？對此，筆者認為，有三個層面的問題需要思考。

一、避免“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”重復授權的法理是什么？

1893年，美國Underwood v. Gerber一案曾引起業(yè)界關注。專利權人Underwood擁有兩件專利，一為某涂覆材料的組合物，二為涂覆該組合物的紙張。兩專利的專利權人相同、申請日相同、授權日也相同。在專利權人起訴 Gerber侵權的訴訟程序中，法院判定：在給定涂覆材料組合物的前提下，涂覆該組合物的紙張專利不構成發(fā)明，因而宣告該專利無效。

引起業(yè)界關注的問題是：在當時法律沒有規(guī)定禁止重復授權的背景下，為何根據(jù)一件同日申請的專利而宣告另一專利無效？顯然，以同日申請的專利作為現(xiàn)有技術是不當?shù)?。而由于二者申請日相同且授權日相同，也不存在不當延長法定保護期的可能。那么，法院宣告專利無效的出發(fā)點到底是什么？

對此，法律評論專家的分析是：對相同或密切相關的發(fā)明分別授權可能產生對被訴侵權者的多重訴訟或騷擾。

對于重復授權的問題，我們往往從其處理方式的表面觀察其內涵。比如，當基礎專利的權利人與從屬專利的權利人之間出現(xiàn)權利沖突時，可以經過二者交叉許可解決。再如，同日不同人就同樣發(fā)明創(chuàng)造分別申請專利的，可協(xié)商解決，或成為共同申請人，或各自謀求不同保護范圍的專利。在這些處理方式中，我們看到的是如何解決權利人之間的沖突。姑且稱其為權利人群體的內部性問題。然而，禁止重復授權的更重要的目的在于防止給權利人之外的第三人增加不當?shù)牧x務負擔，即如上述法律評論專家所關注的問題：“對被訴侵權者的多重訴訟或騷擾”。我們不妨將其稱之為禁止重復授權的外部性問題。

所謂增加不當?shù)牧x務是相對發(fā)明創(chuàng)造對社會的貢獻而言。同樣一個發(fā)明創(chuàng)造，社會從中獲得的益處僅僅來自發(fā)明創(chuàng)造客體本身，與其權利主體的多寡沒有直接關系。人們從電話發(fā)明中得到的益處不會因為是愛迪生一人的發(fā)明還是多人的發(fā)明而有所增減。因此，從社會契約的利益平衡的角度，需要保證的是，無論發(fā)明人有多少，社會對同一發(fā)明創(chuàng)造所支付的對價總是與社會從中獲得的利益相當，而不應當就同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復支付獲得許可的成本，從而陷入多重訴訟或騷擾之中。這是禁止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復授權的最根本的目的。

二、權利客體與權利實施環(huán)節(jié)

如上所述，專利制度的設計所體現(xiàn)的原則是：基于相同的發(fā)明創(chuàng)造，禁止產生多項專利權。那么，在一件專利申請中，基于相同的發(fā)明創(chuàng)造，為何允許撰寫不同主題的權利要求？特別是，在涉及計算機程序發(fā)明專利申請中，可以撰寫介質主題、設備主題、方法主題的權利要求，而其依據(jù)的可能是相同的計算機程序改進的發(fā)明。

對此，需要區(qū)分權利客體與權利實施環(huán)節(jié)?！秾＠ā返?1條規(guī)定了未經專利權人許可不得實施其專利的若干情形，包括制造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產品等。需要強調的是，這些情形通常是為生產經營目的實施同一權利客體的過程中相互關聯(lián)的不同環(huán)節(jié)，而不是各自獨立、相互重疊的專利權客體。也就是說，盡管法律規(guī)定，每個環(huán)節(jié)都可以構成對相同權利客體的專利侵權行為，從而無論侵權行為以上述任一方式出現(xiàn)，專利權人都可以提起侵權訴訟，由此方便專利權人發(fā)現(xiàn)并制止侵權行為。但是，法律的意圖絕非要求第三人實施專利時需要對每個環(huán)節(jié)分別獲得許可。很多國家都借助諸如權利用盡原則、默示許可原則等避免被實施許可人對相關實施環(huán)節(jié)反復尋求許可?？梢韵胂?，如果獲得產品制造許可的廠家，還需要另外獲得銷售許可才可將其合法制造的產品銷入市場，那么，社會為一項發(fā)明創(chuàng)造所支付的對價將因實施環(huán)節(jié)的增加而成倍地增加。這顯然有違專利制度的基本原則。

對于一項基于計算機程序改進的發(fā)明，其實施環(huán)節(jié)也有著類似性質。其商業(yè)實施通常需要經過編寫計算機程序、將程序記錄在存儲介質、將存有程序的介質裝入計算機設備中或直接將程序記錄在計算機設備中的存儲介質中、在計算機設備上運行程序等若干環(huán)節(jié)。上述所有環(huán)節(jié)是相互關聯(lián)的、圍繞著計算機程序實施的不同表現(xiàn)形態(tài)。為了方便專利權人發(fā)現(xiàn)并制止侵權行為，相對于編寫計算機程序，對應有以程序為主題的權利要求類型；相對于記錄在存儲介質上的程序，對應有以介質為主題的權利要求類型；相對于裝入計算機設備的程序，對應有以計算機設備為主題的權利要求類型；相對于程序在計算機設備上的運行過程，對應有以方法為主題的權利要求類型。據(jù)此，專利權人可以根據(jù)侵權行為發(fā)現(xiàn)的難易程度、侵權者追償?shù)碾y易程度、經營性質體現(xiàn)的顯著與否等不同要素的考慮，選擇比較適當?shù)臋嗬箢愋秃戏ǖ乇Ｗo其發(fā)明創(chuàng)造。這正是此次第九章修改的立意所在。但是，如果將對應于不同實施環(huán)節(jié)的權利要求作為可以分別獲得專利權的途徑，則同樣會出現(xiàn)獲得將計算機程序記錄于介質許可的廠家，在裝入計算機設備時還需要獲得設備專利的許可，在計算機上運行程序時還需要獲得方法專利的許可。這顯然背離了第九章修改的初衷。

三、審查實踐層面的考慮

當理解了禁止重復授予同樣發(fā)明創(chuàng)造專利權的法理，理解了權利實施環(huán)節(jié)不能產生相互重復的禁止權，我們再度面對本文開始提出的問題：審查實踐中如何確定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”？

問題的關鍵在于如何判斷保護范圍。對此，《專利法》已經給出了明確的規(guī)定。那就是，“發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容”。

如果根據(jù)說明書及本領域技術常識可以確定，發(fā)明創(chuàng)造僅僅在于計算機程序的改進，其對記錄載體沒有特別的要求，對運行設備沒有特別的要求，在計算機設備上的運行方法就是程序流程的運行狀態(tài)，那么，對于記錄程序的介質權利要求，必然裝載于計算機設備上，必然在計算機設備上運行是否可以理解為隱含的內容？隱含的內容是否屬于權利要求的內容？對此，業(yè)界同行不難得出自己的判斷。

也許，我們還需要研究一下《專利審查指南》（2010版）提及的有關產品與制造產品的方法不屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造的情形。這種情形與基于計算機程序改進的方法與產品權利要求有何異同？既然《專利審查指南》（2010版）規(guī)定前者不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，那么后者同樣是方法權利要求與產品權利要求，是否也應當不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造？這是一個比較有爭議的問題。

筆者認為，二者之間有兩點重要的差異。首先，《專利審查指南》（2010版）相關內容給出的前提是：“說明書都記載了一種產品以及制造該產品的方法?！币簿褪钦f，說明書本身就包含了對應于產品的技術方案與對應于方法的技術方案。通常而言，產品的發(fā)明核心在于產品的組成，而方法發(fā)明的核心在于操作步驟等。因此，基于不同發(fā)明核心的權利要求，其保護范圍必然不同。一種特殊情形是，說明書中明示或暗示發(fā)明僅僅在于產品的制造方法，據(jù)此而提出的方法權利要求與完全由該方法限定的產品權利要求是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造？《專利法》第11條對于產品專利規(guī)定了五種情形，相應地，對于方法權利要求則給出了“使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品”的情形。由此可見，使用方法與直接獲得的產品的其他四種實施方式都是對同一專利的不同實施環(huán)節(jié)，而不是不同的專利權客體。其次，產品的制造方法與基于計算機程序改進的方法權利要求也有所不同。一個裝載計算機程序的設備與在該設備上運行的該程序，基于的發(fā)明都是計算機程序的流程。二者的差別，是計算機程序實施中的兩個相關的環(huán)節(jié)。因此，如同銷售產品與制造產品是實施同一專利的不同的相關環(huán)節(jié)一樣，基于計算機程序發(fā)明的方法權利要求與產品權利要求也是為方便專利權人在不同實施環(huán)節(jié)中方便發(fā)現(xiàn)和制止侵權行為的不同工具，而非不同的專利權客體。

事實上，相關的問題可能還有許多。比如，與醫(yī)療診斷相關的計算機程序發(fā)明，其產品權利要求如果與方法權利要求為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，那么，二者是否應當被一視同仁地看作醫(yī)療診斷方法或一視同仁地被看作醫(yī)療診斷設備？筆者認為，禁止同樣發(fā)明創(chuàng)造重復授權與區(qū)分醫(yī)療診斷方法和醫(yī)療診斷設備的法律目標不同，判斷原則也不相同。因此，根據(jù)其為同樣的發(fā)明創(chuàng)造而簡單地采取“一視同仁”的做法值得商榷。

總之，可以預見，隨著技術的發(fā)展與公眾政策的完善，專利實踐中還會出現(xiàn)新的問題。對此，我們應當不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷探索解決方案。