侯繼蕓

目前世界各國對于商標權(quán)取得的規(guī)定，大概分為兩種模式：申請在先原則和使用在先原則。巴西采用申請在先的原則，也就是說，誰先申請，誰取得商標權(quán)。不過，實踐中會有這樣的情形：申請商標的是A，但在A提交商標申請之前B已經(jīng)使用了該商標，B就有了一個在先使用權(quán)或先用權(quán)。出現(xiàn)此種情形時，我們該如何界定商標權(quán)的歸屬呢？本文通過巴西高院的一個最新判例來了解和探討巴西在這方面的規(guī)定和做法。

最近，巴西高等法院審理了撤銷注冊商標“PADR？O GRAFIA”一案。該案的大概情形如下：SERIPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA公司（以下稱“SERIPRINT”）在巴西提交了商標“PADR？O GRAFIA”申請并獲準注冊。PADRAO GRAFIA INDUSTIAL E COMERCIAL LTDA公司（以下稱“PADRAO GRAFIA”）雖然沒有申請注冊該商標，但其公司從多年前就已經(jīng)開始使用該商標。于是，“PADR？O GRAFIA”公司一紙訴狀將SERIPRINT公司訴至法院，請求法院基于其對商標“PADR？O GRAFIA”的在先使用權(quán)撤銷注冊商標“PADR？O GRAFIA”。

巴西《知識產(chǎn)權(quán)法》第129條規(guī)定：“申請人通過向巴西專利商標局提交商標申請獲得商標注冊的方式取得商標的所有權(quán)?！憋@而易見，巴西采用申請在先原則，申請人在巴西專利商標局獲得商標注冊的同時一并取得該商標的專用權(quán)。在先向巴西專利商標局提交商標申請的申請人（在先的申請人）取得該商標的所有權(quán)。

當然，巴西《知識產(chǎn)權(quán)法》第129條第1款同時規(guī)定：當滿足某些條件時，巴西專利商標局承認善意的商標在先使用人對商標的注冊享有在先權(quán)利。也就是說，在某些特殊情況下，商標的在先使用人比商標申請人享有“先機”。很顯然，這一條款是巴西申請在先原則的例外。既然是例外條款，巴西專利商標局在此之前對該法律條款的適用有著極為嚴格的規(guī)定：只有在商標異議程序中，在被異議商標獲得注冊之前，商標的在先使用人可以主張在先使用權(quán)。換句話說，一旦商標獲得注冊，例如在無效階段，巴西專利商標局并不認可或支持基于在先使用權(quán)的爭辯意見。巴西專利商標局認為商標獲準注冊后，巴西《知識產(chǎn)權(quán)法》第 129條第1款的規(guī)定就不再適用，除非能證明申請人是惡意搶注。

在注冊商標“PADR？O GRAFIA”撤銷案中，商標申請人SERIPRINT公司已經(jīng)取得商標“PADR？O GRAFIA”的注冊權(quán)，而PADRAO GRAFIA公司則基于其在先使用商標“PADR？O GRAFIA”這一事實提出了撤銷注冊商標的申請。鑒于本撤銷申請既非在注冊之前的異議階段提出，也沒有惡意搶注的事實證明。因此，注冊商標“PADR？O GRAFIA”是否適用第129條第1款而被撤銷成為雙方爭議的焦點。

就巴西《知識產(chǎn)權(quán)法》第129條第1款的解讀，相對于巴西專利商標局的嚴格按照法律條文本身的含義去理解“只有爭議商標獲準注冊之前，善意使用商標的在先使用者才可以主張對該商標有在先使用的權(quán)利。”巴西高等法院的解讀則顯得更為靈活：巴西高等法院援引了巴西聯(lián)邦憲法第5條第XXXV款來理解“公平正義”這一原則，認為該法律條款的適用范圍可以更廣一些，“在先使用者可以在任何時候主張在先使用了爭議商標，包括法院的無效程序中，只要法律中規(guī)定的限制條件都已達到即可?！比绻虡双@準注冊5年之內(nèi)，在針對相同或近似商標的案件中，即使是申請撤銷或無效注冊商標，也可能會有主張在先使用商標的情形。

因此，巴西高等法院在對該案的第1464975-BR號判決中是如下表述的：基于商標的在先使用來判定商標無效案件是可行的；并著重強調(diào)：只要某些條件得到滿足，巴西《知識產(chǎn)權(quán)法》仍舊明確保護商標的正常使用者的權(quán)利，保護其相對于已注冊商標的在先權(quán)利，即使第三人已率先申請注冊了該商標。

毫無疑問，巴西高等法院對此案的判決對于商標的真正所有人而言是非常有利的，可以視為在先使用者在巴西獲得商標保護和商標專用權(quán)的最后一次機會（“最后稻草”）。有此案例解讀，真正的商標所有人必定會積極有效地開發(fā)商標、樂于在使用商標方面投資、努力圍繞商標建立良好的商譽。

但是如同硬幣都有兩面，巴西高等法院就巴西《知識產(chǎn)權(quán)法》第129條第1款的靈活適用，也給商標注冊帶來更多的不確定性。注冊商標只有在獲準注冊5年之后，才能免受第三人的在先使用權(quán)的影響而最終穩(wěn)固下來?？紤]到目前巴西商標申請注冊周期較長（3-5年），一件商標從申請到在巴西最終變得穩(wěn)固所需的時間就非常長久了。

而對于權(quán)利人來說，充分收集并保存商標在巴西已實際使用的證據(jù)材料就變得尤為重要，因為在第三方主張在先使用某一標志的商標爭議案中，這些證據(jù)材料將成為致勝的關(guān)鍵因素。

保護商標在先使用人的利益，中國也有類似制度。根據(jù)中國法律規(guī)定，如果在先商標使用人能夠證明自己在注冊商標申請日之前使用了該商標，法律保障在先商標使用人有條件、有限制地使用該商標的權(quán)益。

中國《商標法》第59條第3款規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原有使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！睆拇朔l中可以看出，在中國，在先使用權(quán)中的“在先”應當在注冊商標“申請日”之前；同時，在先使用人的使用行為還必須早于商標注冊人對該商標的使用時間（排除在先使用人具有惡意的情形）。而對于“原有范圍”的使用，雖然《商標法》沒有細化規(guī)定，但是法院在“啟航”商標案中對“原有范圍”進行了初步界定：（1）在后使用的“商標”及“商品或服務”應與在先使用的商標及商品或服務“相同”或“基本相同”；此處的“基本相同”應當是在后使用的“商標”與在先使用的無明顯差異、“商品或服務”無明顯；區(qū)別。（2）商標在后“使用行為”的規(guī)模不受在先使用規(guī)模的限制；只要是“在先使用人”通過自身的努力而致使經(jīng)營規(guī)模擴大的，該經(jīng)營規(guī)模擴大的范圍仍屬于“原有范圍”。（3）“使用主體”僅限于“在先使用人”本人以及在先已獲得授權(quán)許可的“被許可使用人”；如果任憑“在先使用人”通過發(fā)放許可進行經(jīng)營規(guī)模的擴張，對商標注冊人利益造成的影響將難以預料，因此，基于對商標注冊人利益的考慮，對于被許可使用人的使用原則上應加以限制。

另外，《商標法》第32條“申請商標注冊……也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響商標?！痹摲蓷l文同樣也保護商標在先使用人的權(quán)益，只不過該條文強調(diào)“惡意搶注的商標”是不能對抗在先使用的商標的；也就是，在先使用的商標可以對抗在后的商標注冊人，并且該法律條文既可用于商標異議案中，又可用于無效案中。這與巴西高等法院對巴西《知識產(chǎn)權(quán)法》第129條1款的規(guī)定和使用有異曲同工之妙。

借鑒意義：

實踐中，很多國家都采取誰先申請，誰先注冊原則，但這并不意味著商標在先使用權(quán)人的利益就得不到保護。事實上，很多以申請在先為原則的國家，也會有如同巴西保護商標在先使用人權(quán)益的類似規(guī)定。因此，國內(nèi)企業(yè)如果出現(xiàn)類似案例中的情形時，不要慌張，首先要看看，我們的使用是否構(gòu)成在先使用，其次，了解一下在該國是否有類似于巴西的關(guān)于在先使用權(quán)（先用權(quán)）的規(guī)定；再次，當然要搜集并保存在先使用的證據(jù)材料。及時聯(lián)系專業(yè)代理機構(gòu)盡早采取法律措施來維護自己的權(quán)益。

不過上述策略畢竟只是維權(quán)策略。相對而言，預先做好商標申請注冊工作才是萬全之策。企業(yè)在“走出去”之前，首先要做到“商標先行”，尤其是像巴西這種國家，商標申請注冊周期大致要4-5年時間，注冊之后還存在被撤銷的風險，所以提早打算、未雨綢繆，才不失為一個好的策略。endprint