梁文惠

關(guān)鍵詞

避免侵權(quán)

改進(jìn)角度

專利挖掘

在實(shí)際工作中，經(jīng)常會(huì)有申請(qǐng)人提出“申請(qǐng)這樣的專利會(huì)不會(huì)侵犯別人的專利權(quán)”這樣的問題，從中可以看出申請(qǐng)人對(duì)于什么是專利侵權(quán)并不清楚；作為專業(yè)從業(yè)人員，雖然知曉申請(qǐng)專利這一行為并不存在專利侵權(quán)，而是專利申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品或?qū)嵤┓椒ù嬖谇址杆藢＠麢?quán)的風(fēng)險(xiǎn)，但是在撰寫申請(qǐng)文件過程中，也必須要考慮專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中如何有效獲得保護(hù)的問題。另外，在專利挖掘過程中，專業(yè)從業(yè)人員也必須要考慮如何避免落入在先專利保護(hù)范圍的問題。

本文就專利侵權(quán)的概念、如何從專利侵權(quán)訴訟的角度指導(dǎo)專利申請(qǐng)的撰寫以及在專利挖掘過程中如何避免落入在先專利保護(hù)范圍等問題進(jìn)行探討。

一、什么是專利侵權(quán)

《專利法》第十一條規(guī)定：“發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得以生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品?！?/p>

由此可見，專利侵權(quán)都是和以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的商業(yè)行為有關(guān)，且其判斷的侵權(quán)主體是產(chǎn)品或者實(shí)施方法，而專利申請(qǐng)一方面不屬于以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的商業(yè)行為，另一方面其所形成的主體是一個(gè)專利申請(qǐng)文件而不是特定的產(chǎn)品，因此，專利申請(qǐng)這一行為并不涉及專利侵權(quán)。另外，《專利法》的立法宗旨是“為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”，如果在有效專利基礎(chǔ)上進(jìn)行科學(xué)研究以及專利申請(qǐng)落入專利侵權(quán)的范疇，那么就違背了《專利法》的立法宗旨。因此，專利申請(qǐng)這一行為不涉及專利侵權(quán)。

此時(shí)，新的問題又出現(xiàn)了。專利申請(qǐng)想要獲得專利權(quán)，必然要滿足專利授權(quán)的條件，比如必須滿足《專利法》第二十六條第三款規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。”即為了達(dá)到說明書充分公開的要求，說明書中需要記載具體能夠?qū)崿F(xiàn)的方案。

由此可見，根據(jù)《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定，“對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明”是發(fā)明及實(shí)用新型專利說明書必須要滿足的要求，那么這種說明在后續(xù)會(huì)不會(huì)成為侵權(quán)訴訟的證據(jù)呢？筆者認(rèn)為其不能成為侵權(quán)訴訟的侵權(quán)證據(jù)，因?yàn)椤秾＠ā返诹艞l第四款規(guī)定了“專為科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)而使用有關(guān)專利的”不視為侵犯專利權(quán)；同時(shí)，《北京市高級(jí)人民法院專利侵權(quán)判定指南》（以下簡(jiǎn)稱《專利侵權(quán)判定指南》）第一百三十六條進(jìn)一步規(guī)定：“專為科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)，是指專門針對(duì)專利技術(shù)方案本身進(jìn)行的科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)，其目的是研究、驗(yàn)證、改進(jìn)他人專利技術(shù)，在已有專利技術(shù)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生新的技術(shù)成果。本條第一款中的使用有關(guān)專利的行為，包括該研究實(shí)驗(yàn)者自行制造、使用、進(jìn)口有關(guān)專利產(chǎn)品或使用專利方法的行為，也包括他人為該研究試驗(yàn)者制造、進(jìn)口有關(guān)專利產(chǎn)品的行為?！币簿褪钦f，專利申請(qǐng)作為一種科學(xué)研究行為的成果，即使其記載了有效專利文件中的技術(shù)方案，也不能成為侵權(quán)訴訟的侵權(quán)證據(jù)。

二、從專利侵權(quán)訴訟角度考慮對(duì)專利撰寫的指導(dǎo)

《專利法》第五十九條規(guī)定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。”《專利侵權(quán)判定指南》第三十五條規(guī)定，在判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征，并以權(quán)利要求中記載的全部技術(shù)特征與被訴侵權(quán)技術(shù)方案所對(duì)應(yīng)的全部技術(shù)特征逐一進(jìn)行比較。由此可見，權(quán)利要求書是判斷他人是否構(gòu)成侵權(quán)的依據(jù)，那么如何構(gòu)建這一保護(hù)范圍，盡可能使得專利權(quán)人可以在侵權(quán)訴訟中獲得最大利益，是撰寫專利時(shí)需要關(guān)注的問題。筆者從權(quán)利要求保護(hù)范圍、權(quán)利要求的穩(wěn)定性、侵權(quán)比對(duì)的難易程度以及說明書撰寫的注意事項(xiàng)等方面進(jìn)行如下探討。

（1）權(quán)利要求保護(hù)范圍

雖然申請(qǐng)專利這一行為不涉及專利侵權(quán)，但是遵循專利侵權(quán)判定規(guī)則來指導(dǎo)權(quán)利要求書的撰寫還是很有必要的，比如從專利侵權(quán)規(guī)避的角度去審視權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否足夠且合理。進(jìn)一步舉例說明如下：

申請(qǐng)人要求申請(qǐng)一個(gè)關(guān)于涂料組合物的專利，一般交底書中記載的是對(duì)應(yīng)了實(shí)際產(chǎn)品的、包含了所有組分A、B、C、D、E及各自含量的技術(shù)方案。那么代理人就需要在確認(rèn)要解決的關(guān)鍵技術(shù)問題后，確定必要技術(shù)特征組分A、組分B和組分C以及各自含量構(gòu)成獨(dú)立權(quán)利要求（假定各自含量為必要技術(shù)特征）。在這個(gè)過程中，代理人還可以進(jìn)一步從防止專利侵權(quán)規(guī)避的角度考慮是否需要對(duì)技術(shù)特征組分A、組分B和組分C分別進(jìn)行上位概括或者擴(kuò)展，同時(shí)考慮對(duì)各組分含量的擴(kuò)展以及含量限定方式的選擇，以撰寫出盡可能大的保護(hù)范圍。

同時(shí)，根據(jù)《專利法》第十一條的規(guī)定可知侵權(quán)主體有多種，也就是說一項(xiàng)發(fā)明其可能的侵權(quán)主體包括保護(hù)客體供應(yīng)商、生產(chǎn)商、銷售商、應(yīng)用載體的生產(chǎn)商和銷售商等。因此，僅僅從技術(shù)特征概況這一單一角度擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要考慮保護(hù)客體的全面性。

同樣以上述涂料組合物的專利撰寫為例，該涂料組合物為雙組份涂料中的改進(jìn)后的甲組分組合物，假定其具有新穎性和創(chuàng)造性，且與其配合使用的雙組份涂料的乙組分可以有多種選擇，同時(shí)該甲組分或甲組分組合物為可單獨(dú)生產(chǎn)、銷售的最小單位，那么基于該涂料組合物為發(fā)明點(diǎn)的保護(hù)客體應(yīng)該包括甲組分組合物、甲組分、包括該甲組分的雙組份涂料、該雙組份涂料的應(yīng)用載體（包含該雙組份涂料形成的涂層、含有該涂層的產(chǎn)品等），在專利權(quán)人沒有做出任何許可的前提下，使甲組分的生產(chǎn)商、甲組分銷售商、雙組份涂料整體銷售商、應(yīng)用載體的生產(chǎn)商和銷售商成為可能的侵權(quán)行為人，以獲得盡可能大的侵權(quán)賠償額。當(dāng)以甲組分為保護(hù)客體時(shí)，該甲組分的生產(chǎn)商、甲組分銷售商、包含該甲組分的雙組份涂料整體銷售商都成為可能的侵權(quán)行為人；當(dāng)以包括該甲組分的雙組份涂料為保護(hù)客體時(shí)，該雙組份涂料的生產(chǎn)商、整體銷售商都成為可能的侵權(quán)行為人；當(dāng)以該雙組份涂料的應(yīng)用為保護(hù)客體時(shí)，比如以設(shè)置有該雙組份涂料形成的涂層的罐體、汽車、船舶等載體為保護(hù)客體時(shí)，對(duì)應(yīng)這些載體的生產(chǎn)商和銷售商都成為可能的侵權(quán)行為人。由此可見，遵循從小到大的原則保護(hù)盡可能多的保護(hù)客體，從而形成多個(gè)侵權(quán)主體，則更有利于從多角度防止侵權(quán)行為的發(fā)生。endprint

（2）權(quán)利要求的穩(wěn)定性

如前所述，代理人在撰寫專利時(shí)，會(huì)考慮對(duì)交底書的內(nèi)容進(jìn)行擴(kuò)展，以撰寫出盡可能大的保護(hù)范圍，但是在該過程中仍然需要顧及權(quán)利要求的穩(wěn)定性，以保證在專利侵權(quán)訴訟中形成有力的武器。

仍然以上述涂料組合物的專利撰寫為例，對(duì)于組合物類型的權(quán)利要求的撰寫，所采用的具體限定方式也會(huì)對(duì)保護(hù)范圍形成很大的影響，通常的限定方式是重量份限定和百分含量限定。對(duì)于個(gè)別以重量單位所限定的組合物，尤其要注意將其轉(zhuǎn)為重量份限定或百分含量限定，以避免對(duì)組合物進(jìn)行大批量生產(chǎn)、大批量包裝、小規(guī)格生產(chǎn)或小規(guī)格包裝等侵權(quán)行為無法追責(zé)的情況發(fā)生。當(dāng)組分種類較多且申請(qǐng)人提供的技術(shù)方案也不符合百分之百原則時(shí)，由于百分含量的限定受限于百分之百原則的規(guī)定，代理人有時(shí)會(huì)將百分含量轉(zhuǎn)換為重量份限定，在這個(gè)過程中很有可能會(huì)使得組分之間原有配比關(guān)系消失而使保護(hù)范圍擴(kuò)大，進(jìn)而使原本對(duì)本申請(qǐng)沒有威脅的現(xiàn)有技術(shù)成為了用于評(píng)價(jià)新穎性和創(chuàng)造性的文件，導(dǎo)致權(quán)利要求不穩(wěn)定。由此可見，在權(quán)利要求保護(hù)范圍擴(kuò)展的過程中，不僅僅要從專利規(guī)避和改進(jìn)的角度去擴(kuò)展盡可能大的保護(hù)范圍，同時(shí)還需要盡可能保證擴(kuò)展后保護(hù)范圍的合理性。

在進(jìn)行了上述擴(kuò)展后，為了避免在侵權(quán)訴訟中權(quán)利要求被攻擊時(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求被無效后，由于其從屬權(quán)利要求與獨(dú)立權(quán)利要求之間缺乏層次連接和層次劃分而將權(quán)利要求的保護(hù)范圍直接落入具體實(shí)施例，導(dǎo)致無法有效地在侵權(quán)訴訟中主張權(quán)利，代理人需要從整體上對(duì)權(quán)利要求的進(jìn)行嚴(yán)密的層次布局，比如在從屬權(quán)利要求中限定具有協(xié)同作用的組分之間的比例范圍，以彌補(bǔ)獨(dú)立權(quán)利要求擴(kuò)展后導(dǎo)致的組分之和缺少百分之百限定的缺陷。在對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行了布局后，還需要對(duì)其它的發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)一步分層限定，比如限定各組分中優(yōu)選的具體物質(zhì)，以在縱深方向上嚴(yán)密布局不同發(fā)明點(diǎn)，確保在侵權(quán)訴訟被攻擊時(shí)，保留退步的余地。

（3）侵權(quán)比對(duì)的難易程度

眾所周知，產(chǎn)品的特征比對(duì)相對(duì)于方法的特征比對(duì)容易，因此，一般在撰寫時(shí)盡可能以產(chǎn)品為保護(hù)客體進(jìn)行保護(hù)。

但是，在化學(xué)領(lǐng)域以產(chǎn)品為保護(hù)客體進(jìn)行保護(hù)時(shí)，有些產(chǎn)品在直接進(jìn)行限定時(shí)難以從結(jié)構(gòu)或組成上限定清楚。仍然以上述涂料組合物的專利撰寫為例，上述涂料組合物混合進(jìn)行反應(yīng)形成的產(chǎn)品為實(shí)際流通的商品，但是由于該商品的組成和結(jié)構(gòu)在現(xiàn)有技術(shù)水平上無法檢測(cè)確定，那么在對(duì)該保護(hù)客體進(jìn)行保護(hù)時(shí)，代理人一般建議從明確各組分和組成的角度進(jìn)行保護(hù)，即以組合物的方式進(jìn)行保護(hù)，同時(shí)通過以該組合物為原料制備的產(chǎn)品作為技術(shù)特征對(duì)真正的商品進(jìn)行保護(hù)。在侵權(quán)訴訟的侵權(quán)比對(duì)中，通過反向工程對(duì)侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行破解得到形成該侵權(quán)產(chǎn)品的組合物，然后再進(jìn)行特征的比對(duì)，同樣能夠較容易地完成侵權(quán)比對(duì)。此外，由于同時(shí)對(duì)組合物和組合物形成的產(chǎn)品進(jìn)行了保護(hù)，能夠使組合物的生產(chǎn)商、產(chǎn)品的生產(chǎn)商、產(chǎn)品的銷售商、應(yīng)用載體的生產(chǎn)商和銷售商都成為可能的侵權(quán)行為人。

（4）從專利侵權(quán)角度看說明書的撰寫

雖然權(quán)利要求書是判斷他人是否構(gòu)成侵權(quán)的直接依據(jù)，但是，根據(jù)《專利法》第五十九條規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。同時(shí)《專利侵權(quán)判定指南》第三條的折衷原則規(guī)定，解釋權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的技術(shù)內(nèi)容為準(zhǔn)，根據(jù)說明書及附圖、現(xiàn)有技術(shù)、專利對(duì)現(xiàn)有技術(shù)所做的貢獻(xiàn)等因素合理確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，既不能將專利權(quán)的保護(hù)范圍拘泥于權(quán)利要求書的字面含義，也不能將專利權(quán)的保護(hù)范圍擴(kuò)展到本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在專利申請(qǐng)日前通過閱讀說明書及附圖后需要經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)才能聯(lián)想到的內(nèi)容。由此可見，說明書及附圖也是用來確定專利權(quán)保護(hù)范圍的重要因素，因此說明書及附圖的撰寫也必須重視。

以下結(jié)合上述涂料組合物的專利申請(qǐng)撰寫為例對(duì)撰寫說明書的注意事項(xiàng)進(jìn)行說明。

第一：從技術(shù)原理解釋技術(shù)特征解決技術(shù)問題的原因?；瘜W(xué)領(lǐng)域的技術(shù)問題的解決很多是由于發(fā)生了化學(xué)作用，普通技術(shù)人員很難直觀理解其技術(shù)效果，而在說明書中又難以窮盡能夠解決技術(shù)問題的各種技術(shù)方案，因此，從技術(shù)原理去解釋技術(shù)特征解決技術(shù)問題的原因顯得尤為重要，比如組分A和組分B中的哪種官能團(tuán)之間的相互作用使得技術(shù)問題得到解決，或者上位后的組分A所具有的共性使得技術(shù)問題得到解決。同時(shí)，對(duì)于其它的發(fā)明點(diǎn)解決技術(shù)問題的技術(shù)原理，也可采用上述方式進(jìn)行說明。上述撰寫方式一方面有利于法官正確理解權(quán)利要求，確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍；另一方面，有利于對(duì)大范圍的權(quán)利要求進(jìn)行理論支持，使權(quán)利要求更穩(wěn)定。

第二：對(duì)于上位技術(shù)特征的舉例說明和實(shí)施例的驗(yàn)證。該注意事項(xiàng)對(duì)于化學(xué)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)尤為重要，由于化學(xué)領(lǐng)域?qū)儆趯?shí)驗(yàn)性學(xué)科，因此進(jìn)行了技術(shù)原理的分析后，還需要對(duì)技術(shù)特征進(jìn)行下位的舉例說明以及實(shí)施例驗(yàn)證。比如對(duì)可用作組分A的具體物質(zhì)進(jìn)行列舉，并且從實(shí)施例驗(yàn)證各具體物質(zhì)的效果以及效果的差異，一方面有利于法官確定相對(duì)較大的保護(hù)范圍；另一方面，有利于形成對(duì)權(quán)利要求的支持，為權(quán)利要求的限縮做準(zhǔn)備。

第三：避免技術(shù)方案的捐獻(xiàn)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求書中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。這就提醒代理人在撰寫時(shí)，第二項(xiàng)所舉例說明的用于支持上位概念的各具體物質(zhì)不僅要記載在說明書中，也要記載在權(quán)利要求書中，以防止在權(quán)利要求修改后僅僅保留了以具體物質(zhì)限定的范圍，而導(dǎo)致權(quán)利要求書中沒有記載的物質(zhì)被捐獻(xiàn)，并且避免與權(quán)利要求的技術(shù)特征等同的特征僅僅記載在說明書中而被捐獻(xiàn)。

三、從專利侵權(quán)訴訟角度考慮對(duì)專利挖掘的指導(dǎo)

筆者在近兩年的實(shí)踐工作中發(fā)現(xiàn)，越來越多的申請(qǐng)人從原來的“有一個(gè)寫一個(gè)”的粗放式專利申請(qǐng)策略逐步向挖掘-布局-申請(qǐng)-訴訟-無效相結(jié)合的綜合全面的申請(qǐng)策略轉(zhuǎn)變，其中專利挖掘作為專利申請(qǐng)的第一步其重要性不言而喻。

顧名思義，專利挖掘的目的便是形成專利申請(qǐng)方案進(jìn)行專利申請(qǐng)。怎樣才能幫助申請(qǐng)人規(guī)避本文開頭所提到的申請(qǐng)人申請(qǐng)的專利所對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案侵犯他人專利權(quán)的情形？以下從一種能夠比較直觀地判斷是否會(huì)構(gòu)成專利侵權(quán)的專利挖掘途徑，對(duì)上述問題進(jìn)行分析。

專利挖掘的一種途徑就是從已有專利出發(fā)，即首先對(duì)目標(biāo)專利進(jìn)行整體分析；然后分析目標(biāo)專利的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)及權(quán)利要求；接著分析目標(biāo)專利的實(shí)現(xiàn)方案；最后進(jìn)行專利挖掘，可首先尋找規(guī)避落入在先專利保護(hù)范圍的技術(shù)方案，然后再考慮于在先專利基礎(chǔ)上的改進(jìn)方案。如果在研發(fā)之初就對(duì)已有專利技術(shù)方案進(jìn)行了規(guī)避設(shè)計(jì)，將會(huì)大大降低甚至規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。也就是說，在已有專利技術(shù)方案基礎(chǔ)上進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)，一方面通常能夠避免申請(qǐng)人的產(chǎn)品落入已有專利權(quán)的范圍內(nèi)構(gòu)成侵權(quán)，另一方面還很有可能產(chǎn)生新的專利申請(qǐng)方案并增加授權(quán)機(jī)會(huì)。而如果已有專利的技術(shù)方案難以規(guī)避而只能形成改進(jìn)方案，那么申請(qǐng)人的產(chǎn)品難免會(huì)落入已有專利權(quán)的范圍內(nèi)構(gòu)成侵權(quán)，此時(shí)有效的防御手段是就改進(jìn)后的技術(shù)方案進(jìn)行專利申請(qǐng)（即從屬專利），形成有力的專利布局網(wǎng)絡(luò)，為后續(xù)可能發(fā)生的侵權(quán)糾紛做準(zhǔn)備。

從以上的探討可以看出，在專利撰寫中，代理人可以向申請(qǐng)人解釋申請(qǐng)專利這一行為不涉及專利侵權(quán)，并且應(yīng)當(dāng)盡可能幫助申請(qǐng)人從避免專利侵權(quán)的角度進(jìn)行專利挖掘；同時(shí)代理人在撰寫過程中，需要充分考慮后續(xù)在出現(xiàn)專利侵權(quán)糾紛時(shí)可能出現(xiàn)的問題，以使作為專利保護(hù)基礎(chǔ)的專利申請(qǐng)文件在后續(xù)維權(quán)中成為專利權(quán)人的維權(quán)利器，為其在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮強(qiáng)有力作用打下良好基礎(chǔ)。

當(dāng)然，從專利侵權(quán)角度來看，專利申請(qǐng)文件的撰寫還有其它很多值得探討之處，本文只是從專利侵權(quán)角度的出發(fā)，針對(duì)一類典型的化學(xué)案件提出了一些撰寫策略，如有不足之處，還請(qǐng)廣大讀者批評(píng)指正。endprint