羅滿

以前流傳過一篇文章叫《專利代理人與審查員的愛恨情仇》，具體的愛恨情仇如何形成已不大記得，但是我相信，如果專利代理人在面對“容易想到”、“常規(guī)技術手段”等審查意見時，應該頗有受到“一萬點傷害”的感受。

審查意見答復是一項很專業(yè)的法律技術工作，因為，基于法律規(guī)定，創(chuàng)造性的評判有其固有的一套評判規(guī)則，對于多數(shù)技術人員出身的申請人或發(fā)明人而言，他們并不善于此，這也是審查員希望由專利代理人作審查意見答復的重要原因。

目前在我國，創(chuàng)造性的評判標準源自于《專利審查指南》中的“三步法”，雖然各國的評判步驟未必一致，但是總體上的思路相同。《審查指南》的三步法如下：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題；

（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員來說是否顯而易見。

對于第（3）點，審查指南進一步給出示例（i）“所述區(qū)別技術特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段”。

這一條也是目前審查意見中出現(xiàn)的頻次相對較高的用于否定創(chuàng)造性的依據(jù)。以往也有諸多文章從技術啟示的角度來提供答復思路，例如，雖然手段是常規(guī)手段，但是并不用于解決特定問題。這無疑是一個比較好的答復角度。但對于解決某一技術問題的手段的確是常規(guī)技術手段時，專利代理人又當如何答復呢？

不到萬不得已決不放棄，顯然是一名具有責任心的專利代理人的重要信條。

雖然不放棄，但針對審查意見，和審查員進行“是常規(guī)”、“不是常規(guī)”的口水仗顯然毫無意義。本文旨在針對上述情況，也從技術啟示的角度出發(fā)，給出另外一種處理思路，即，雖然解決該技術問題的手段是常規(guī)技術手段，但是該技術問題本身卻并不容易發(fā)現(xiàn)，也就是說三步法（2）中的技術問題本身在申請日前難以確定，那么即便解決該技術問題的手段是常規(guī)技術手段，本領域技術人員也不存在動機將該常規(guī)的技術手段結合到最接近的現(xiàn)有技術中。

以筆者親歷的一件無效宣告案件為例。

某專利權人發(fā)明了一種自激式推挽變換器，為了解決上電時的高頻自激振蕩，在推挽電路中增設了電容。請求人提供了自激式推挽變換器的公知常識證據(jù)作為最接近的現(xiàn)有技術，并且提供了記載電容具有抑制高頻振蕩功能的公知常識性證據(jù)。請求書的三步法邏輯是，與自激式推挽變換器的現(xiàn)有技術方案比較，區(qū)別特征為增設有電容，解決的技術問題是抑制上電時的高頻自激振蕩，而電容抑制高頻振蕩是公知常識，繼而認為專利的技術方案不具備創(chuàng)造性。

如果從三步法的字面含義來理解，以上邏輯顯然成立，專利的有效性應當被否定。然而，專利權人在答辯時提到，自激式推挽變換器雖然上電時存在高頻自激振蕩，但是該技術問題并不能被本領域技術人員發(fā)現(xiàn)。高頻自激振蕩的現(xiàn)象，是發(fā)明人在針對性地去除自激式推挽變換器的部分外部元件后，通過連線的方式檢測獲得（此處是簡化后的大致內容），普通的性能試驗不會按此步驟進行。也就是說，本領域技術人員正常的試驗、使用是無法發(fā)現(xiàn)在上電時，自激式推挽變換器內部實際上存在高頻自激振蕩的。而且，在對自激式推挽變換器不作任何處理的情況下，試驗結果表明上電時的確檢測不出高頻自激振蕩。在沒有發(fā)現(xiàn)技術問題的情況下，何來動機尋找解決該技術問題的技術手段呢？即便解決該技術問題的手段是如此常規(guī)？

從這個角度而言，審查意見中基于“三步法”確定的技術問題，專利代理人應當予以思考：該技術問題是不是能夠這樣被確定；當確定的技術問題是諸如降低成本、減小重量、提高速度等本領域技術人員普遍追求的技術問題時，解決該技術問題的技術手段如果是常規(guī)手段，則應當存在結合的技術啟示。只有解決的技術問題并不是通過常規(guī)方式能夠獲取的，或是一直處于忽略狀態(tài)、無法被關注等情形下，技術問題發(fā)現(xiàn)的本身才可能對技術方案帶來創(chuàng)造性的貢獻。

實際上，的確存在這樣的情況：一旦知曉需要解決的技術問題之后，技術手段相對而言并不困難，但是技術問題作為現(xiàn)有技術和創(chuàng)造性方案之間的這層窗戶紙，卻始終沒有人來捅破。做到這一點的發(fā)明人，其創(chuàng)造性的貢獻也理應被認可。

專利代理人作為申請人的代言人，充分了解申請方案，掌握創(chuàng)造性貢獻所在，全面維護申請人的利益，是基本的職業(yè)要求。在答復審查意見的過程中，需要秉承這一理念，從多個角度尋找創(chuàng)造性因素，盡最大努力使申請案件能夠被授權，并維持合理的保護范圍。endprint